NL23-0119 Le 25/09/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 juin 2023, la société par actions simplifiée MASTEOS (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0119 contre la marque n°22/ 4918174 déposée le 2 décembre 2022, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Messieurs M Z et M R sont titulaires (les titulaires de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-12 du 24 mars 2023.

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0119 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 36 : Acquisition pour investissements financiers ; Administration de fonds et d’investissements ; Analyses d’investissements ; Conseils en investissements résidentiels ; Conseils en matière d’investissements immobiliers ; Conseils en matière d’investissement de capitaux ; Conseils relatifs à l’investissement de capitaux ; Financement d’investissements ; Financement de biens immobiliers ; Financements de biens immobiliers ; Gestion d’investissement ; Gestion d’investissements hypothécaires ; Gestion financière de projets immobiliers ; Investissements immobiliers ; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet ; Planification financière immobilière ; Service d’information en matière de biens immobiliers ; Services bancaires d’investissement immobilier ; Services d’informations électroniques en matière d’investissements ; Services de conseils en investissements immobiliers ; Services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers ; Services immobiliers en matière de gestion d’investissements immobiliers ; Services d’investissement aux clients particuliers ; Services de conseillers en investissements ; Services de gestion pour investissements immobiliers ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;

Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ;

Classe 42 : Architecture d’intérieur ; Conception architecturale pour décoration extérieure ; Conception architecturale pour décoration intérieure ; Conception architecturale ; Conception architecturale pour l’aménagement urbain ; Conception de tours de bureau à plusieurs étages [architecture] ; Conception et développement d’architecture de matériel informatique ; Conception et développement d’architecture logicielle ; Conseils en architecture ; Consultation dans le domaine de la création architecturale ; Gestion de projets architecturaux ; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la conception architecturale par l’intermédiaire d’un site web ; Préparation de dessins architecturaux ; Préparation de plans architecturaux ; Préparation de plans d’architecture ; Préparation de rapports architecturaux ; Préparation de rapports en matière d’architecture ; Recherche dans le domaine de l’architecture ; Recherches en architecture ; Services d’architectes ; Services d’architecture ; Services d’architecture concernant l’aménagement de terrain ; Services d’architecture et d’ingénierie ; Services d’architecture et d’urbanisme ; Services d’architecture intérieure ; Services d’architecture pour la conception de bureaux ; Services d’architecture pour la conception de bâtiments commerciaux ; Services d’architecture pour la conception de bâtiments industriels ; Services d’architecture pour la conception de locaux de vente au détail ; Services d’architecture pour la conception de bâtiments ; Services d’architecture pour la conception de centres commerciaux ; Services d’architecture pour la conception d’immeubles de bureaux ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 2

NL23-0119 Services d’architecture pour la préparation de plans architecturaux ; Services d’architecture pour la préparation de plans ; Services de conception architecturale concernant des expositions ; Services de conception architecturale dans les domaines du trafic et des transports ; Services de conception architecturale ; Services de conception assistée par ordinateur en matière d’architecture ; Services de conception concernant les biens immobiliers résidentiels [architecture] ; Services de conception de bureaux [architecture] et d’aménagement de bureaux [décoration intérieure] ; Services de conception de bâtiments [architecture] ; Services de conception de maisons [architecture] ; Services de conception en génie civil [architecture] ; Services de conception en matière de génie civil [architecture] ; Services de conception en matière d’architecture ; Services de conseil en matière de conception de bâtiments [architecture] ; Services de conseils dans le domaine de l’architecture et de l’élaboration de plans de construction ; Services de conseils et d’information en matière d’infrastructure et d’architecture des technologies de l’information ; Services de conseils professionnels en matière d’architecture ; Services de consultation en matière de planification architecturale ; Services de planification architecturale ; Services professionnels en matière de conception architecturale ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; conseils en technologie de l’information ; services de conception d’art graphique ; audits en matière d’énergie».

3. Le demandeur invoque quatre motifs absolus de nullité, à savoir :

— Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels
- La marque a été déposée de mauvaise foi
- Le signe est dépourvu de caractère distinctif
- Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé les titulaires de la marque contestée de la demande en nullité et les a invités à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors du dépôt de la marque contestée, ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire ayant procédé au dépôt.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 19 juillet 2023, reçu le 31 juillet 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, les titulaires de la marque contestée ont présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.

8. Le demandeur n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 1er juillet 2024.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 3

NL23-0119 Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir notamment :

— 

Sur le caractère descriptif et non distinctif de la marque contestée :

Il indique que l’expression « investissement locatif » désigne l’ensemble des situations dans lesquelles une personne décide de procéder à l’achat d’un bien immobilier dans l’objectif de le mettre en location afin d’en tirer des revenus locatifs.

Or, il constate que la marque contestée est précisément utilisée pour désigner la réalisation de ce type d’opération. Il souligne également que les services désignés par la marque contestée sont descriptifs de ces étapes et donc du concept d’investissement locatif.

Il ajoute qu’il est de jurisprudence constante que la présence d’un tiret et de l’extension « .com », qui renvoient communément à l’orthographe utilisée pour désigner une adresse de sites internet, est usuelle et descriptive des services en ligne.

Il rappelle qu’une précédente demande de marque (n°4520646) comportant uniquement l’élément « investissement-locatif.com » et pour les mêmes services, a déjà fait l’objet d’un refus de la part de l’Institut.

Il ajoute que la stylisation apportée à l’élément verbal reposant sur une nuance de style de police est totalement négligeable et ne confère donc aucun caractère distinctif à l’élément verbal.

Il estime enfin que les formes choisies sont particulièrement basiques puisqu’il ne s’agit que de deux « L » rectangulaires et colorés.

Il en conclut que l’ensemble des éléments composant le signe de la marque contestée est dépourvu de distinctivité. Il souligne que l’élément verbal apparaît dominant dans la perception d’ensemble du signe, le consommateur le percevra en premier et c’est ce qu’il retiendra à l’exclusion de l’élément figuratif qui, en plus d’être dépourvu de distinctivité, apparaît comme insuffisant pour accorder un quelconque caractère distinctif à la marque contestée dans son ensemble.

— 

Sur le caractère usuel et non distinctif de la marque contestée :

Il soutient que pour le public concerné, qu’il soit particulier ou professionnel, l’expression « investissement locatif », qui est un élément dominant de la marque contestée, est couramment utilisée dans le secteur de l’immobilier, pour désigner l’ensemble des opérations par lesquelles un particulier achète un bien en vue de le louer.

Il ajoute que le choix des formes figuratives n’apporte pas, par principe, de distinctivité à la marque contestée, usuelle, prise dans son ensemble.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 4

NL23-0119
-

Sur le dépôt frauduleux de la marque contestée :

Il considère que le terme « investissement locatif » fait partie du langage courant et désigne l’activité en cause de manière nécessaire. Il estime ainsi qu’il n’est pas possible qu’au 2 décembre 2022 – jour du dépôt de la marque contestée – les titulaires aient ignoré ce fait, et ce d’autant plus qu’ils sont des professionnels de l’immobilier.

Il indique que les titulaires de la marque contestée ont effectué un premier dépôt le 31 janvier 2019 pour la marque semi-figurative « Investissement-locatif.com » (n° 4520646) désignant des services en classes n°36, 37 et 41, mais que cette demande a fait l’objet d’un refus de la part de l’Institut le 3 mars 2019.

Il ajoute que les titulaires de la marque contestée ont ensuite effectué un nouveau dépôt le 17 janvier 2020 pour une marque figurative (n°4615356) désignant des services quasi-identiques à la marque contestée, et ayant fait l’objet d’un enregistrement le 18 septembre 2020. Toutefois, il signale qu’après une requête en nullité formulée par lui-même le 21 novembre 2022, opposant le caractère descriptif et usuel du signe et le caractère frauduleux du dépôt, les titulaires de la marque contestée ont renoncé, d’eux-mêmes, à l’ensemble des services visés par la demande en nullité.

Le demandeur considère ainsi que ces dépôts successifs, incluant le troisième dépôt correspondant à celui de la marque contestée le 2 décembre 2022, témoignent d’une réelle volonté des titulaires de la marque contestée de monopoliser ce signe, pourtant conscients de son caractère courant et nécessaire à l’activité de leurs concurrents.

10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur soutient :

— 

Sur le caractère prétendument distinctif de la marque contestée :

Il répond que les étapes d’accomplissement de services de travaux, d’aménagement du bien ou de mise en location sont intrinsèquement liées à la notion d’investissement locatif, peu importe que ces étapes soient fournies directement ou qu’elles soient sous-traitées.

Il renvoie à son développement relatif à l’utilisation de l’extension « .com » et à la jurisprudence qui considère qu’une telle utilisation renvoie communément à l’orthographe utilisée pour désigner une adresse de sites internet, et qui se révèle donc usuelle et descriptive des services en ligne.

Il ajoute que deux formes rectangulaires rappelant des « L » et colorés selon une manière rappelant le drapeau français, sont des éléments particulièrement basiques et n’apportent donc aucune distinctivité au signe dans son ensemble.

— 

Sur le caractère prétendument distinctif de la marque contestée en raison de l’usage qui en a été fait par ses titulaires :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 5

NL23-0119 Il considère que les titulaires de la marque contestée semblent confondre l’usage d’un nom commercial et d’un nom de domaine avec l’usage de la marque contestée elle-même.

Il ajoute qu’aucune licence ou cession de la marque contestée n’a été inscrite au registre national des marques et qu’ainsi la société 2M Conseil ne peut pas avoir exploité la marque contestée sur le site investissement-locatif.com.

Il fait enfin valoir que la jurisprudence constante en la matière reconnaît l’acquisition du caractère distinctif par l’usage notamment lorsqu’il s’agit d’un usage couvrant une longue période, notamment pendant 50 ans ou encore plus de 10 ans. Il estime ainsi que les éléments apportés sont à ce titre largement insuffisants.

— 

Sur le caractère usuel de la marque contestée :

Il affirme que l’élément verbal « Investissement Locatif » de la marque contestée est largement prédominant, contrairement à l’extension « .com » et à l’élément figuratif qui apparaissent comme secondaires et non distinctifs.

Il considère ainsi que le seul fait que l’élément verbal « investissement locatif » soit usuel suffit à considérer que la marque contestée n’a aucun caractère distinctif et doit être annulée.

— 

Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque contestée :

Il précise que le litige soulevé par les titulaires de la marque contestée ne présente aucune connexité avec la présente demande en nullité.

Il ajoute qu’en tant qu’acteur important du secteur de l’investissement locatif, il dispose d’un intérêt légitime à empêcher qu’un monopole soit frauduleusement créé sur les éléments descriptifs nécessaires à son activité.

Prétentions des titulaires de la marque contestée 11. Dans leurs premières observations en réponse, les titulaires de la marque contestée avancent notamment les arguments suivants :

— 

Sur le caractère distinctif de la marque contestée :

Ils soutiennent que la dénomination « Investissement Locatif.com » ne présente pas avec certains services un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces services ou de leurs caractéristiques objectives.

Ils ajoutent que l’adjonction des éléments figuratifs du signe contesté suffit à rendre l’ensemble parfaitement distinctif.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 6

NL23-0119 Ils invoquent également le caractère distinctif de la marque en raison de l’usage qui en a été fait par ses titulaires.

— 

Sur le caractère usuel de la marque contestée :

Ils font valoir qu’il est parfaitement erroné de considérer que la marque contestée est composée exclusivement de l’expression « investissement locatif » puisque les éléments verbaux ne sont pas « investissement locatif » mais « Investissement Locatif.com », et que le signe contesté contient également des éléments figuratifs qui sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, qui ne peuvent être qualifiés de superficiels ou de simplement ornementaux en raison de leur volume et de leur stylisme et qui présentent un caractère suffisamment arbitraire.

— 

Sur le caractère prétendument frauduleux du dépôt de la marque contestée :

Ils soulignent que le signe contesté a bien été utilisé avant son dépôt mais par eux-mêmes et en aucun cas par des tiers.

Ils indiquent que leurs dépôts de marques ont été effectués dans le seul but de protéger une marque semi-figurative qui a évolué pour des raisons de stratégie de communication. Ils soulignent qu’il est largement admis que l’évolution du logo d’une entreprise ou d’une marque est une phase quasi-obligatoire dans son développement.

— 

Ils font valoir que dans un jugement en date du 6 février 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a considéré qu’en faisant référence à la dénomination investissement-locatif dans un tableau comparatif, le demandeur a effectivement diffusé une publicité comparative illicite à l’égard de la société 2 M CONSEIL (créée et dirigée les titulaires de la marque contestée) qui a interjeté appel afin d’obtenir la condamnation du demandeur à réparer le préjudice subi.

Ils considèrent ainsi que la présente demande en nullité contre la marque N° 4918174, tout comme l’était la précédente demande en nullité contre la marque N°4615356, ne constitue, de la part du demandeur, qu’une mesure de rétorsion à l’égard des dirigeants de la société 2 M CONSEIL.

Ils soutiennent que cette demande en nullité n’est dictée par aucun intérêt légitime, puisque la protection de la marque contestée ne l’empêche en rien d’utiliser les termes descriptifs nécessaires à son activité, et qu’elle ne vise donc qu’à tenter de gêner la société 2 M CONSEIL sur un autre terrain que celui pour lequel la responsabilité du demandeur a été reconnue par le Tribunal de Commerce.

Ils invoquent ainsi le caractère manifestement abusif de la présente demande en nullité.

— 

Les titulaires de la marque contestée sollicitent enfin de mettre à la charge du demandeur les frais qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente procédure, à hauteur de 1100 euros.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 7

NL23-0119

12. Dans leurs deuxièmes et dernières observations en réponse, les titulaires de la marque contestée réitèrent leurs précédents arguments et insistent sur les points suivants en réponse aux observations du demandeur :

— 

Ils rappellent que la marque contestée est constituée d’un ensemble combinant des éléments verbaux et des éléments figuratifs, et que cet ensemble est parfaitement distinctif, tant au regard des services de la classe 36 que de ceux des classes 37 et 42.

Ils répondent qu’il semble pour le moins réducteur de considérer que la seule présence de l’élément « .com », effectivement utilisé pour la constitution de noms de domaine, ait pour effet systématique de décrire tous les produits et services ayant un lien proche ou lointain avec le domaine informatique.

Ils soutiennent que si l’expression complète « investissement dans l’acquisition d’un bien immobilier dans un but locatif » peut effectivement décrire des services financiers, la formule « Investissement Locatif.com » paraît quant à elle comme une contraction originale de cette expression.

Ils ajoutent que les éléments figuratifs ne sont à l’évidence pas des rectangles et que rien ne permet d’affirmer qu’ils rappellent la lettre « L ». Ils considèrent également que ces éléments figuratifs du signe n’ont rien de commun avec le drapeau français.

Ils rappellent que les éléments figuratifs du signe contesté sont parfaitement aptes à transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers le considéreront comme une marque.

Ils répondent aux arguments du demandeur quant aux éléments fournis au soutien du caractère distinctif de la marque en raison de l’usage qui en a été fait par ses titulaires.

— 

Ils soulèvent une contradiction du demandeur à invoquer tout à la fois le caractère descriptif du signe en cause dès l’origine de son utilisation et le fait qu’il puisse être devenu usuel par la suite.

Ils rappellent que les dispositions de l’article L711-2, 4° du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors que les éléments figuratifs du signe contesté sont loin de jouer un rôle mineur dans la perception qu’en aura le public.

— 

Ils affirment qu’il n’est absolument pas dans leur intention de se créer un monopole sur des éléments descriptifs.

Ils font valoir que le litige déjà évoqué est bien différent puisqu’il concerne un cas dans lequel le demandeur a lui-même clairement identifié l’activité des titulaires de la marque contestée et de leur société 2M CONSEIL par la mention « investissement-locatif » et réalisé ainsi une publicité comparative illicite.

Les titulaires de la marque contestée estiment que c’est très probablement en raison de cette décision rendue à son encontre par le Tribunal de Commerce de Paris que le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 8

NL23-0119 demandeur a présenté une demande en nullité de la marque contestée dans l’unique but de nuire aux titulaires de la marque contestée, et ce alors même que ladite marque n’a jamais été utilisée pour empêcher qui que ce soit d’utiliser des éléments descriptifs dans son activité. La présente demande en nullité leur apparaît totalement gratuite et présentée uniquement à titre de rétorsion.

— 

Les titulaires de la marque contestée complètent leurs observations en attirant l’attention de l’Institut sur un arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et portant sur un signe figuratif ESPACE FOOT.

Ils en déduisent que, dans le cas qui nous concerne, à supposer que les éléments verbaux Investissement Locatif.com soient dépourvus de caractère distinctif, les éléments figuratifs de ce signe sont aptes à lui conférer une distinctivité.

Ils précisent en effet que dans le signe contesté, les éléments figuratifs originaux combinés à la présentation spécifique des éléments verbaux sur deux lignes et dans des polices de caractères différents confèrent au signe un caractère original permettant au public concerné, au- delà de la perception du domaine des biens immobiliers qui font l’objet d’investissements à but locatif, d’en attribuer l’origine commerciale, comme étant précisément la marque d’un acteur commercial spécialisé dans la prestation de services divers en lien avec ce domaine.

— 

Ils réitèrent enfin leur demande de prise en charge des frais par le demandeur et sollicitent que l’Institut retienne le montant maximum du barème applicable.

II.- DECISION

A- Sur l’abus de droit à agir

13. Les titulaires de la marque contestée font valoir que dans un jugement en date du 6 février 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a considéré qu’en faisant référence à la dénomination investissement-locatif dans un tableau comparatif, le demandeur a effectivement diffusé une publicité comparative illicite à l’égard de la société 2 M CONSEIL (créée et dirigée par les titulaires de la marque contestée) qui a interjeté appel afin d’obtenir la condamnation du demandeur à réparer le préjudice subi.

Ils considèrent ainsi que la présente demande en nullité contre la marque N° 4918174, tout comme l’était la précédente demande en nullité contre la marque N°4615356, ne constitue, de la part du demandeur, qu’une mesure de rétorsion à l’égard des dirigeants de la société 2 M CONSEIL.

Ils soutiennent que cette demande en nullité n’est dictée par aucun intérêt légitime, puisque la protection de la marque contestée ne l’empêche en rien d’utiliser les termes descriptifs nécessaires à son activité, et qu’elle ne vise donc qu’à tenter de gêner la société 2 M CONSEIL sur un autre terrain que celui pour lequel la responsabilité du demandeur a été reconnue par le Tribunal de Commerce.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 9

NL23-0119 Ils invoquent ainsi le caractère manifestement abusif de la présente demande en nullité.

14. Le demandeur répond que le litige soulevé par les titulaires de la marque contestée ne présente aucune connexité avec la présente demande en nullité.

Il ajoute qu’en tant qu’acteur important du secteur de l’investissement locatif, il dispose d’un intérêt légitime à empêcher qu’un monopole soit frauduleusement créé sur les éléments descriptifs nécessaires à son activité.

15. Il convient en premier lieu de rappeler qu’il ressort de l’article L.716-2 du Code de la propriété intellectuelle, que toute personne physique ou morale peut introduire devant l’INPI une demande en nullité fondée notamment sur l’article L.711-2 du même code ; le demandeur ayant invoqué des motifs relevant de cet article, aucun intérêt à agir n’est requis.

16. Il convient ensuite de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.

17. En l’espèce, les titulaires de la marque contestée font état d’un litige judiciaire opposant la société 2 M CONSEIL, qu’ils ont créée et dirigent, au demandeur.

Ils soulignent également que le demandeur avait déjà présenté une précédente demande en nullité contre une marque, dont ils étaient également titulaires, N°4615356.

18. Toutefois, il convient de relever que les titulaires de la marque contestée (personnes physiques) n’apparaissent pas directement parties au litige judiciaire qu’ils invoquent (Annexe 30 des titulaires de la marque contestée).

De plus, ce litige apparaît toujours en cours dès lors que les titulaires de la marque contestée ont précisé que la société 2 M CONSEIL a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 février 2023, le tribunal ayant « reconnu illicite la publicité diffusée par [le demandeur] mais en rejetant tout préjudice indemnisable ».

19. Ainsi, si la présente demande en nullité s’inscrit dans le cadre de relations conflictuelles plus globales entre les parties, rien dans les éléments exposés par les titulaires de la marque contestée ne permet de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en nullité devant l’Institut.

En effet, la simple existence d’une procédure en nullité antérieure, mettant en cause les mêmes parties et à l’égard d’une autre marque des titulaires de la marque contestée, et du litige judiciaire précité en cours ne permet pas de caractériser un abus de droit dans la présente demande en nullité.

20. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 10

NL23-0119

B- Sur le droit applicable

21. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

22. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;

4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».

23. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

C- Sur le fond

24. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

25. Cette marque a été enregistrée pour les services listés précédemment au point 2.

1. Sur le motif selon lequel le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service

26. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclaré nuls, les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 11

NL23-0119 27. A ce titre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services, en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.

28. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.

29. En l’espèce, les services pour lesquels la marque a été enregistrée s’adressant aussi bien à des particuliers qu’à des professionnels, il y a lieu de considérer que le public pertinent se trouve composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

30. Le demandeur indique que l’expression « investissement locatif » désigne l’ensemble des situations dans lesquelles une personne décide de procéder à l’achat d’un bien immobilier dans l’objectif de le mettre en location afin d’en tirer des revenus locatifs.

Il fait valoir que les services désignés par la marque contestée sont descriptifs des étapes d’une opération d’investissement locatif : l’acquisition du bien, la réalisation des travaux, l’aménagement du bien immobilier et la mise en location.

Il répond que les étapes d’accomplissement de services de travaux, d’aménagement du bien ou de mise en location sont intrinsèquement liées à la notion d’investissement locatif, peu importe que ces étapes soient fournies directement ou qu’elles soient sous-traitées.

Il ajoute qu’il est de jurisprudence constante que la présence d’un tiret et de l’extension «.com», qui renvoient communément à l’orthographe utilisée pour désigner une adresse de sites internet, est usuelle et descriptive des services en ligne.

Il rappelle qu’une précédente demande de marque (n°4520646) comportant uniquement l’élément « investissement-locatif.com » et pour les mêmes services, a déjà fait l’objet d’un refus de la part de l’Institut.

Il ajoute que la stylisation apportée à l’élément verbal reposant sur une nuance de style de police est totalement négligeable et ne confère donc aucun caractère distinctif à l’élément verbal.

Il estime enfin que les formes choisies sont particulièrement basiques puisqu’il ne s’agit que de deux « L » rectangulaires et colorés, selon une manière rappelant le drapeau français, éléments particulièrement basiques et n’apportant donc aucune distinctivité au signe dans son ensemble.

Il en conclut que l’ensemble des éléments composant le signe de la marque contestée est dépourvu de distinctivité. Il souligne que l’élément verbal apparaît dominant dans la perception d’ensemble du signe, le consommateur le percevra en premier et c’est ce qu’il retiendra à l’exclusion de l’élément figuratif qui, en plus d’être dépourvu de distinctivité, apparaît comme insuffisant pour accorder un quelconque caractère distinctif à la marque contestée dans son ensemble.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 12

NL23-0119 31. Les titulaires de la marque contestée soutiennent que la dénomination « Investissement Locatif.com » ne présente pas avec certains services un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces services ou de leurs caractéristiques objectives.

Ils répondent qu’il semble pour le moins réducteur de considérer que la seule présence de l’élément « .com », effectivement utilisé pour la constitution de noms de domaine, ait pour effet systématique de décrire tous les produits et services ayant un lien proche ou lointain avec le domaine informatique.

Ils soutiennent que si l’expression complète « investissement dans l’acquisition d’un bien immobilier dans un but locatif » peut effectivement décrire des services financiers, la formule « Investissement Locatif.com » paraît quant à elle comme une contraction originale de cette expression.

Ils ajoutent que l’adjonction des éléments figuratifs du signe contesté suffit à rendre l’ensemble parfaitement distinctif.

Ils répondent que les éléments figuratifs ne sont à l’évidence pas des rectangles et que rien ne permet d’affirmer qu’ils rappellent la lettre « L ». Ils considèrent également que ces éléments figuratifs du signe n’ont rien de commun avec le drapeau français.

32. En l’espèce, le signe contesté est composé des éléments verbaux INVESTISSEMENT LOCATIF.COM, d’éléments figuratifs en couleurs et d’une présentation particulière.

33. Comme le démontre le demandeur (pièces n°5 à 7), les éléments verbaux INVESTISSEMENT LOCATIF apparaissent couramment utilisés, au jour du dépôt de la marque contestée, pour désigner la proposition d’investissement financier dans l’achat de biens immobiliers dans le but de les louer.

L’élément .COM est également usuel pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet.

Ainsi, l’expression INVESTISSEMENT LOCATIF.COM est susceptible d’être appréhendée par le public pertinent tel que précédemment défini comme désignant l’adresse d’un site Internet spécialisé dans la proposition de services financiers d’investissements immobilier locatifs.

Par conséquent cette expression est susceptible d’être perçue comme désignant une caractéristique des services relevant de la classe 36 (tels que listés au point 2) de la marque contestée, à savoir la nature des services rendus.

En revanche, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’expression INVESTISSEMENT LOCATIF.COM ne permet pas de faire un lien direct et concret avec les domaines de la construction, de l’architecture et de l’informatique (classes 37 et 42).

34. Par ailleurs, une marque comprenant des termes purement descriptifs ou non distinctifs peut être acceptée à l’enregistrement si elle est composée d’un ou plusieurs autres éléments figuratifs qui la rendent distinctive dans son ensemble. Ces éléments figuratifs doivent alors avoir un caractère distinctif en tant que tels et ne pas être de nature superficielle (CJUE, 15 septembre 2015, arrêt C-37/03 P, BioID, points 72 et 74). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 13

NL23-0119

35. Il appartient ainsi à l’Institut de déterminer si les éléments figuratifs du signe contesté présentent un caractère distinctif en tant que tel et ne sont pas superficiels.

36. En l’espèce, il apparaît que les éléments figuratifs en couleurs adjoints permettent de conférer au signe pris dans son ensemble le minimum de caractère distinctif requis.

En effet, contrairement aux arguments du demandeur, ces éléments figuratifs, représentant deux formes géométriques, n’apparaissent pas basiques et sont présentés dans une taille non négligeable, avec une disposition particulière (en position d’attaque) et en couleurs (bleu et rouge) permettant à la marque de remplir sa fonction essentielle de garantie d’identité d’origine des services en cause.

A cet égard, il convient de souligner que, contrairement aux arguments du demandeur, rien ne permet d’affirmer que ces éléments figuratifs représentent la lettre L dès lors qu’aucune des branches des formes géométriques du signe ne semble plus allongée qu’une autre. De plus et en tout état de cause, à supposer même que cette lettre puisse être perçue et que les couleurs du signe puissent évoquer celles du « drapeau français », de telles circonstances ne sont pas de nature à dénuer tout caractère distinctif au signe contesté pris dans son ensemble au regard des services en cause.

37. Par conséquent, ces éléments susceptibles de créer une impression durable de la marque, ne peuvent être qualifiés de superficiels ou de simplement ornementaux, et présentent un caractère suffisamment arbitraire. Le signe pris dans son ensemble, donne ainsi une impression générale suffisamment éloignée du message descriptif transmis par les éléments verbaux au regard de certains des services visés.

38. Ce motif de nullité de la marque contestée est dès lors rejeté.

2. Sur le motif selon lequel le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels

39. A titre liminaire, en réponse aux observations des titulaires de la marque contestée, il convient de souligner, que même si le demandeur n’avait pas cité les dispositions de l’article L.711-2 4° du Code de la propriété intellectuelle dans son exposé des moyens, il avait bien mentionné le motif « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels » dans le récapitulatif de la demande et présenté une argumentation y relative dans son exposé des moyens.

Il convient ainsi de statuer sur ce motif.

40. Il est établi que la désignation usuelle d’un produit ou d’un service se définit comme tout signe communément utilisé pour désigner le produit ou le service.

41. En outre, il est constant que cette appréciation doit se faire au regard des produits et services revendiqués par la marque.

42. De sorte qu’il appartenait au demandeur de démontrer que le signe contesté était composé exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 14

NL23-0119 habitudes loyales et constantes du commerce au regard des services cités au point 2 et ce, au jour du dépôt de la marque contestée, le 2 décembre 2022.

43. Le demandeur soutient que pour le public concerné, qu’il soit particulier ou professionnel, l’expression « investissement locatif », qui est un élément dominant de la marque contestée, est couramment utilisée dans le secteur de l’immobilier, pour désigner l’ensemble des opérations par lesquelles un particulier achète un bien en vue de le louer.

Il ajoute que le choix des formes figuratives n’apporte pas, par principe, de distinctivité à la marque contestée, usuelle, prise dans son ensemble.

Il affirme que l’élément verbal « Investissement Locatif » de la marque contestée est largement prédominant, contrairement à l’extension « .com » et à l’élément figuratif qui apparaissent comme secondaires et non distinctifs.

Il considère ainsi que le seul fait que l’élément verbal « investissement locatif » soit usuel suffit à considérer que la marque contestée n’a aucun caractère distinctif et doit être annulée.

44. Les titulaires de la marque contestée font valoir qu’il est parfaitement erroné de considérer que la marque contestée est composée exclusivement de l’expression « investissement locatif » puisque les éléments verbaux ne sont pas « investissement locatif » mais « Investissement Locatif.com », et que le signe contesté contient également des éléments figuratifs qui sont susceptibles de créer une impression durable de la marque, qui ne peuvent être qualifiés de superficiels ou de simplement ornementaux en raison de leur volume et de leur stylisme et qui présentent un caractère suffisamment arbitraire.

Ils soulèvent une contradiction du demandeur à invoquer tout à la fois le caractère descriptif du signe en cause dès l’origine de son utilisation et le fait qu’il puisse être devenu usuel par la suite.

Ils rappellent que les dispositions de l’article L711-2, 4° du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas applicables au cas d’espèce dès lors que les éléments figuratifs du signe contesté sont loin de jouer un rôle mineur dans la perception qu’en aura le public.

45. En l’espèce, si, comme l’a démontré le demandeur, les éléments verbaux INVESTISSEMENT LOCATIF et .COM sont couramment utilisés (point 33), tel n’est pas le cas des éléments figuratifs du signe qui ne sont pas habituels et apparaissent bien perceptibles et distinctifs au sein du signe contesté au regard des services en cause.

Ainsi, le demandeur n’établit pas qu’au jour du dépôt, le signe pris dans son ensemble était composé exclusivement d’éléments devenus usuels au regard des services en cause.

46. Ce motif de nullité de la marque contestée est dès lors rejeté.

3. Sur le motif selon lequel le signe est dépourvu de caractère distinctif

47. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 15

NL23-0119

48. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

49. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent des produits et services revendiqués.

A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376).

50. Force est toutefois de constater que si le demandeur développe une argumentation quant à une absence de caractère distinctif de la marque contestée liée à son « caractère descriptif » et à son caractère « usuel », il ne présente aucune argumentation spécifique au motif indépendant de l’absence de caractère distinctif de la marque issu des dispositions de l’article L.711-2 2° du Code de la propriété intellectuelle précité.

51. En tout état de cause, il a été précédemment reconnu que la marque contestée disposait du minimum de caractère distinctif requis au regard des services en cause (point 37 ; point 45).

A cet égard, il n’y a ainsi pas lieu d’examiner le « caractère distinctif de la marque en raison de l’usage qui en a été fait par ses titulaires » invoqué par ces derniers.

52. Ce motif de nullité de la marque contestée est dès lors rejeté.

4. Sur le motif selon lequel la marque a été déposée de mauvaise foi

53. La Cour de justice de l’Union Européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, § 73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

54. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 75).

55. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 16

NL23-0119 ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

56. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

57. Le demandeur considère que le terme « investissement locatif » fait partie du langage courant et désigne l’activité en cause de manière nécessaire. Il estime ainsi qu’il n’est pas possible qu’au 2 décembre 2022 – jour du dépôt de la marque contestée – les titulaires aient ignoré ce fait, et ce d’autant plus qu’ils sont des professionnels de l’immobilier.

Il indique que les titulaires de la marque contestée ont effectué un premier dépôt le 31 janvier 2019 pour la marque semi-figurative « Investissement-locatif.com » (n° 4520646) désignant des services en classes n°36, 37 et 41, mais que cette demande a fait l’objet d’un refus de la part de l’Institut le 3 mars 2019.

Il ajoute que les titulaires de la marque contestée ont ensuite effectué un nouveau dépôt le 17 janvier 2020 pour une marque figurative (n°4615356) désignant des services quasi-identiques à la marque contestée, et ayant fait l’objet d’un enregistrement le 18 septembre 2020. Toutefois, il signale qu’après une requête en nullité formulée par lui-même le 21 novembre 2022, opposant le caractère descriptif et usuel du signe et le caractère frauduleux du dépôt, les titulaires de la marque contestée ont renoncé, d’eux-mêmes, à l’ensemble des services visés par la demande en nullité.

Le demandeur considère ainsi que ces dépôts successifs, incluant le troisième dépôt correspondant à celui de la marque contestée le 2 décembre 2022, témoignent d’une réelle volonté des titulaires de la marque contestée de monopoliser ce signe, pourtant conscients de son caractère courant et nécessaire à l’activité de leurs concurrents.

Il précise qu’en tant qu’acteur important du secteur de l’investissement locatif, il dispose d’un intérêt légitime à empêcher qu’un monopole soit frauduleusement créé sur les éléments descriptifs nécessaires à son activité.

58. Les titulaires de la marque contestée soulignent que le signe contesté a bien été utilisé avant son dépôt mais par eux-mêmes et en aucun cas par des tiers.

Ils indiquent que leurs dépôts de marques ont été effectués dans le seul but de protéger une marque semi-figurative qui a évolué pour des raisons de stratégie de communication. Ils soulignent qu’il est largement admis que l’évolution du logo d’une entreprise ou d’une marque est une phase quasi-obligatoire dans son développement.

Ils affirment qu’il n’est absolument pas dans leur intention de se créer un monopole sur des éléments descriptifs.

59. En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée n’inclut pas seulement les éléments verbaux INVESTISSEMENT LOCATIF.COM mais également des éléments figuratifs en couleurs permettant au signe de revêtir un caractère distinctif comme précédemment exposé.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 17

NL23-0119 60. Dès lors, les titulaires de la marque contestée ayant déposé un signe distinctif pris dans son ensemble, l’argument du demandeur relatif à « une réelle volonté des déposants de monopoliser ce signe, pourtant conscients de son caractère courant et nécessaire à l’activité de leurs concurrents » ne saurait être valablement retenu.

61. Ainsi, il n’est pas démontré par le demandeur que le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans une stratégie visant à détourner la finalité du droit des marques en s’appropriant un terme générique et empêcher la concurrence d’en faire usage.

62. Il en résulte que les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.

63. Ce motif de nullité de la marque contestée est dès lors rejeté.

5. Conclusion

64. En conséquence, la demande en nullité doit être rejetée en ce que :

— le motif selon lequel le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service est rejeté (point 38) ;

— le motif selon lequel le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels est rejeté (point 46) ;

— le motif selon lequel le signe est dépourvu de caractère distinctif est rejeté (point 52) ;

— le motif selon lequel la marque a été déposée de mauvaise foi est rejeté (point 63).

D- Sur la répartition des frais

65. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

66. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ».

Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

67. En l’espèce, les titulaires de la marque contestée ont présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Ceux-ci doivent être considérés comme partie gagnante dès lors que la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité en sorte que l’enregistrement de leur marque n’a pas été modifié par la décision de nullité.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 18

NL23-0119 68. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Les titulaires de la marque contestée, représentés par un mandataire, ont présenté deux jeux d’observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande ainsi qu’à ceux liés à sa réponse aux observations des titulaires de la marque contestée.

69. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par les titulaires de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL23-0119 est rejetée.

Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société MASTEOS au titre des frais exposés.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI 19