OPP 24-2829 Le 02/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L G et Monsieur N H ont déposé le 25 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5057175 portant sur le signe figuratif THE HIVE COMPANY. Le 12 août 2024, la société B-HIVE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque figurative B-HIVE ENGINEERING déposée le 26 avril 2022 et enregistrée sous le n° 4864337, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale B-HIVE déposée le 7 août 2017 et enregistrée sous le n°4381721, sur le fondement du risque de confusion. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, les déposants ont invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure n° 4381721 invoquée, notamment, à l’appui de l’opposition.

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Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées aux titulaires de la demande d’enregistrement. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A- A TITRE LIMINAIRE SUR LA RECEVABILITE DES DERNIERES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE OPPOSANTE EN DATE DU 24 MARS 2025 Les titulaires de la marque contestée sollicitent le rejet des dernières observations déposées par la société opposante, au motif qu’elles seraient hors délai. A cet égard, l’article R. 712-16-1 4° du code de la propriété intellectuelle dispose : « En cas de réponse du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant dispose d’un nouveau délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites en réplique ou produire de nouvelles pièces ». En l’espèce, la société opposante a choisi la notification uniquement par courrier électronique ; la notification l’informant des secondes observations des titulaires de la marque contestée ayant été lue le 24 février 2025, elle disposait donc d’un délai de réponse jusqu’au 24 mars 2025, date à laquelle elle a présenté ses dernières observations. Ainsi, ces observations ont bien été fournies dans le délai imparti et sont donc parfaitement recevables. B- SUR LE FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative B-HIVE ENGINEERING n° 4864337 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents

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concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « Par la présente, nous restreignons expressément la portée de l’opposition aux services suivants de la demande de marque contestée:  Classe 37 : Installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a limité la portée de son opposition. L’opposition est donc formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « installation, entretien et réparation de matériel informatique. Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse

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de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; conseil opérationnel en matière d’ingénierie et ingénierie, services d’études techniques, conception de composants mécanique et de systèmes électriques ; aucun des services précités ne pouvant être rendu en relation avec des maisons connectées (soit des maisons avec de multiples appareils électroniques en réseau ou autrement intégrés afin de créer un environnement qui peut être contrôlé facilement) ou en relation avec le domaine de l’énergie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, les déposants ne sauraient invoquer l’appartenance des services à des classes différentes de la classification. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des services en cause. De même, est inopérante l’argumentation des déposants selon laquelle la société opposante « limite son activité au secteur de l’ingénierie dans l’industrie et l’énergie et non pas dans le secteur l’informatique » dès lors que cette précision tenant aux domaines dans lesquels certains des services de la marque antérieure et de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’être fournis, ne saurait avoir pour effet d’écarter leur identité ou leur similarité. En effet, leur identité a été constatée et les similarités pouvant résulter soit de leurs natures et fonctions communes soit de leur complémentarité, ainsi que l’a démontré la société opposante.

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En revanche, les services de « numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations reposant sur des procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, des prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent, et des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Conseils en technologie de l’information ; aucun des services précités ne pouvant être rendu en relation avec des maisons connectées (soit des maisons avec de multiples appareils électroniques en réseau ou autrement intégrés afin de créer un environnement qui peut être contrôlé facilement) ou en relation avec le domaine de l’énergie » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de conseils et d’analyses de systèmes informatiques. Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires. Les « services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations rendues par des artistes ou graphistes visant à la réalisation ou l’impression de dessins ou de peintures, et de prestations rendues par un designer, chargé de créer de nouveaux modèles, des formes nouvelles par exemple dans le domaine de l’ameublement, de l’habillement ou de la carrosserie automobile, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conception de composants mécanique et de systèmes électriques ; aucun des services précités ne pouvant être rendu en relation avec des maisons connectées (soit des maisons avec de multiples appareils électroniques en réseau ou autrement intégrés afin de créer un environnement qui peut être contrôlé facilement) ou en relation avec le domaine de l’énergie » de la marque antérieure qui désignent des travaux et activités intellectuelles qui tendent à l’élaboration de produits nouveaux dans divers secteurs, ainsi que la conception de différents composants mécanique ou électrique. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas davantage en étroite relation, dans la mesure où les premiers ne servent pas nécessairement ni exclusivement à réaliser la prestation des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif THE HIVE COMPANY, ci-dessous reproduit :

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Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif B-HIVE ENGINEERING, reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de trois éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs dans une certaine présentation. Les signes en présence ont en commun le terme HIVE associé à des éléments graphiques de forme hexagonale le surplombant, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

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Si les signes diffèrent par la présence des termes THE et COMPANY au sein du signe contesté, et B et ENGINEERING au sein de la marque antérieure, et d’éléments graphiques et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme HIVE apparaît distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise, pas plus qu’il ne constitue un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. A cet égard, la fourniture par les déposants d’une recherche indiquant trois sociétés et neuf marques comportant le terme HIVE, ne peut suffire pour considérer que ce terme présente un caractère faiblement distinctif ou banal au regard des services en cause, d’autant que, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans les classes concernées, le nombre de marques indiquées n’apparaît pas significatif. Les déposants font également valoir que « la présence du mot « HIVE » signifiant « RUCHE » lève tout caractère distinctif à la marque « B-HIVE », laquelle relève davantage d’une désignation usuelle ». Toutefois, à supposer même que ce terme soit perçu comme tel, ce qui n’est nullement évident, rien ne permet d’affirmer qu’il soit devenu usuel au point d’en perdre son caractère distinctif. A cet égard, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure, l’argument des déposants relatif au fait que le terme HIVE pris isolément ne serait pas distinctif au regard des services invoqués de la marque antérieure en ce qu’il en désignerait une caractéristique ne saurait prospérer en l’espèce. En effet, il n’appartient pas à l’Institut dans le cadre d’une opposition de se prononcer sur la validité d’une marque déjà enregistrée, cette question relevant de la compétence de la cellule annulation. En outre, le terme HIVE présente un caractère dominant tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. En effet, au sein du signe contesté, il est précédé de l’article défini anglais THE qui ne fait que l’introduire, et le terme COMPANY par sa position sur une seconde ligne et en plus petits caractères est susceptible d’apparaître que comme une simple mention descriptive. Il en est de même au sein de la marque antérieure, la lettre B susceptible d’être perçue comme le verbe anglais « be » conjugué à l’impératif, ne fait qu’introduire le terme HIVE, le mettant ainsi en exergue ; le terme ENGINEERING quant à lui, présenté sur une seconde ligne et en plus petits caractères, et signifiant « ingénierie » est également susceptible d’apparaître que comme une simple mention descriptive. Par ailleurs, les éléments figuratifs et les couleurs présents dans chacun des signes ne font pas perdre aux éléments verbaux et leur caractère prépondérant et immédiatement lisibles. Dès lors, il en résulte que les signes présentent une impression d’ensemble proche en raison de la présence du terme commun HIVE, distinctif et dominant dans les deux signes ainsi que précédemment démontré ; ainsi sont inopérants les arguments des déposants tendant à développer les différences visuelles et phonétiques pouvant exister entre les signes, dès lors que le consommateur ne se livrera pas à un examen en détail des marques mais ne retiendra des marques qu’une impression générale réduite à leurs caractéristiques essentielles, à savoir en l’espèce le terme HIVE. Il résulte donc tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes.

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Enfin, sont inopérants les arguments des titulaires de la demande d’enregistrement contestée tirés des conditions concrètes d’exploitation des marques, et notamment des différences d’activités entre les parties en présence (« objet social différent »). En effet, la comparaison des services dans la procédure d’opposition doit porter sur les services tels que désignés dans les libellés des marques, indépendamment des conditions effectives d’exploitation de celles-ci, lesquelles sont des circonstances extérieures à la procédure. Le signe figuratif contesté THE HIVE COMPANY est donc similaire à la marque figurative antérieure B-HIVE ENGINEERING.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, les déposants ne sauraient écarter le risque de confusion du fait que le public pertinent est composé de professionnels, dès lors que les ressemblances existant entre les signes sont telles qu’un risque de confusion ne peut être exclu même de la part de consommateurs professionnels. B) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale B-HIVE n° 4381721 Sur la comparaison des services Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse

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de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » ont tous été considérés comme identiques ou similaires aux services invoqués de la précédente marque antérieure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les comparer avec la présente marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont donc les suivants : « numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données », ces services n’ayant pas été reconnus comme identiques ou similaires aux services invoqués de la précédente marque antérieure. Toutefois, les services précités de la demande d’enregistrement ont été comparés avec les mêmes services que ceux de la précédente marque antérieure (cf supra A-) ; ainsi pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure, ce qui serait sans incidence sur l’issue de l’opposition, les services précités de la demande d’enregistrement doivent également être considérés comme différents des services invoqués de la marque antérieure n° 4864337.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif THE HIVE COMPANY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal B-HIVE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes résultant de la présence commune du terme HIVE distinctif et dominant dans chacun des signes. Le signe figuratif contesté THE HIVE COMPANY est donc similaire à la marque verbale antérieure B-HIVE. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté THE HIVE COMPANY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « installation, entretien et réparation de matériel informatique ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.