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OP24-3858Le 01/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MC BRUNCH (SARL), a déposé, le 25 août 2024 la demande d’enregistrement de marque n° 5077836 portant sur le signe figuratif MC BRUNCH. Le 13 novembre 2024, la société McDonald’s International Property Company Limited (société de droit américain), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

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— La marque verbale de l’Union européenne BIG MAC déposée le 6 octobre 2017, enregistrée sous le n° 17305079, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque verbale de l’Union européenne BIG MAC déposée le 6 octobre 2017, enregistrée sous le n° 17305079, sur le fondement d’une atteinte à la renommée ;

- La marque verbale de l’Union européenne MCDONALD’S, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 62497 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque verbale de l’Union européenne MCDONALD’S, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 62497 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 17305079 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure

3 L a renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 017305079 portant sur le signe verbal BIG MAC. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Sandwiches comestibles ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, et notamment :

- P ièces n° 1 et 2 : attestations faisant état de chiffres liés aux ventes du produit BIG MAC en France ;

- P ièces n° 3 et 4 : attestations faisant état de chiffres liés à l’investissement publicitaire du produit BIG MAC en Allemagne et au Royaume-Uni ;

- P ièce n° 5 : sondage effectué par GFK concernant la marque BIG MAC en Allemagne et traduction libre partielle ;

- P ièce n° 22 : article de presse de ZEPROS, janvier – février 2019, dans lequel il est notamment indiqué : « [BIG MAC] demeure la vente n°1 de McDonald’s avec 100 M de BIG MAC croqués en 2017 en France. D’ailleurs, parmi les 121 pays où le sandwich est présent, c’est en France qu’il est le plus consommé » ;

- P ièce n° 25 : article de presse de Club-Sandwich, 10 janvier 2022, dans lequel il est notamment indiqué : « Célèbre dans le monde entier, le sandwich de chez McDonald’s a vu le jour à la fin des années 60. […] » ;

- P ièce n° 26 : article de presse de OUEST France du 7 février 2024, dans lequel il est traité de « la nouvelle recette du burger iconique » en parlant du « nouveau Big Mac de McDonald’s » ;

- P ièce n° 27 : article de presse de RTL.FR du 22 octobre 2024, dans lequel il est mentionné « C’est une icône du fast food : le Big Mac. Le burger emblématique de McDonald’s est né le 22 août 1967 à Unionton en Pennsylvanie aux Etats-Unis ». Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces 1, 2, 3, 4, 5, 22, 25, 26 et 27 que la marque antérieure BIG MAC a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public, tout particulièrement sur le marché français, pour des sandwiches.

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A cet égard, il ressort notamment que les chiffres émanant du sondage et ceux liés à la vente du produit BIG MAC constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas la société déposante. Ainsi la marque antérieure invoquée BIG MAC a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits suivants : « Sandwiches comestibles ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif MC BRUNCH, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BIG MAC, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une présentation particulière en couleur, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. A titre liminaire, au sein de ses observations, la société déposante fait valoir que « le « M » emblématique de McDonald’s présente des courbes prononcées et douces, ce qui crée une différenciation évidente dans l’aspect global et la perception visuelle immédiate des deux logos » et ajoute que « l’identité visuelle de McDonald’s, [est] largement reconnue pour son duo de vert sombre (#264f36) et de jaune orangé (#ffbc0d) », or il convient de relever que la

5 m arque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure est BIG MAC, marque exclusivement verbale. Les signes en présence partagent un terme proche à savoir MC pour le signe contesté et MAC pour la marque antérieure, le terme MC étant la forme contractée de MAC, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence du terme BRUNCH et une présentation particulière en couleur au sein du signe contesté, et par la présence du terme BIG dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précitées. En effet, les éléments verbaux MC du signe contesté et MAC de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits et services en question. Au sein de la marque antérieure, le terme MAC apparaît dominant dès lors qu’il est précédé du terme BIG, compris par le consommateur comme signifiant « grand », et qui vient directement qualifier le terme MAC. En outre, le terme MC apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme BRUNCH qui lui succède, présente un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause, ce dernier étant susceptible d’être compris par le consommateur comme désignant le type de repas proposé, comme le souligne la société opposante. De plus, la présentation particulière en couleur n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes MC BRUNCH par lesquelles le signe sera lu et prononcé. Enfin, les arguments de la société déposante relatifs aux conditions dans lesquelles le signe est exploité, à savoir « un service de restauration rapide axé sur les brunchs, avec des plats élaborés à base de produits frais et faits maison » qui « se démarquent fortement des burgers ou spécialités typiques de McDonald’s » sont extérieurs à la procédure d’opposition. En effet, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les signes tels qu’ils ont été déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ou des raisons ayant présidé au choix des signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté MC BRUNCH est donc similaire à la marque verbale antérieure BIG MAC. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

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Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure BIG MAC et son caractère distinctif élevé. La société opposante indique notamment dans ses observations que « la marque BIG MAC est dotée d’un fort caractère distinctif intrinsèque en ce qu’elle est constituée de deux éléments verbaux, « BIG » et « MAC » qui, combinés, évoquent indéniablement les sandwiches du même nom dans l’esprit du public ». En effet, il est vrai que la marque antérieure BIG MAC possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des sandwiches comestibles, tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure BIG MAC est dirigée à l’encontre des services suivants « Services de restauration rapide à emporter ; Services de restauration rapide ». Les services suivants « Services de restauration rapide à emporter ; Services de restauration rapide » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue ou susceptibles d’être attribués à la même origine. Ainsi, il ne peut être exclu que le consommateur concerné par les services de la demande d’enregistrement contestée songe à la marque de renommée BIG MAC compte tenu de la renommée de celle-ci auprès de tous types de publics, de l’appartenance des produits au domaine alimentaire et de la proximité des signes. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en relation avec des services similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est renommée ou susceptibles d’être attribués à la même origine.

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Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que, du fait de la forte renommée dont la marque BIG MAC jouit, la demande contestée « cherche à bénéficier de l’image de qualité et de confiance véhiculée par la marque BIG MAC et attendue des consommateurs des sandwiches de marque BIG MAC. ». Elle ajoute que la demande contestée « cherche ainsi à favoriser la diffusion et la commercialisation de ses services […] grâce à l’association que fera le consommateur entre lesdits services, d’une part, et la marque BIG MAC, d’autre part ». Enfin, elle soulève que « le signe « MC BRUNCH » dilue la renommée de la Marque BIG MAC en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant l’origine des produits qu’elle couvre, et pour lesquels elle est renommée, auprès du public auquel ceux-ci sont destinés ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure BIG MAC présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque a acquis une renommée importante pour des produits similaires aux services de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des services pour lesquels un lien a été précédemment constaté. Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire.

8 L ’usage de la demande d’enregistrement contestée MC BRUNCH est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure BIG MAC. B. Sur les autres fondements invoqués Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n° 017305 079 ni sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 62497 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement de la renommée de la marque antérieure n° 017305079. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif MC BRUNCH ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur n° 017305079 de la société opposante sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.