OP24-4320 17/09/2025

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GEKOMED, SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 2 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 086 998 portant sur le signe verbal GEKOMED.

Le 19 décembre 2024, la société SKY MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal GEKO, déposée le 11 novembre 2009 et renouvelée par déclaration publiée le 21 octobre 2019, sous le numéro 008 678 252, sur le fondement d’un risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 17 avril 2025, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur l’usage de la marque antérieure

Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

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3 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espèce, la date du dépôt de la demande contestée est le 2 octobre 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 2 octobre 2019 au 2 octobre 2024, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits et services suivants : « Appareils électroniques médicaux pour le traitement de la thrombose veineuse profonde et d’autres troubles circulatoires ».

Sur l’invitation de la société déposante, la société SKY MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :

— Annexe n°1 : les brochures en plusieurs langues et documents dérivés sur le produit GEKO ;

— Annexe n°2 : la liste des distributeurs actuels de tous les pays de l’UE ;

— Annexe n°5 : factures du 2 octobre 2019 au 1er octobre 2024.

Au vu des pièces fournies, la société opposante a démontré un usage sérieux de la marque antérieure pour des « Appareils électroniques médicaux pour le traitement de la thrombose veineuse profonde et d’autres troubles circulatoires », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

En conséquence, dans le cadre de l’appréciation globale des pièces, un usage sérieux a été suffisamment démontré pour les « Appareils électroniques médicaux pour le traitement de la thrombose veineuse profonde et d’autres troubles circulatoires » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.

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4 B. Sur le risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; bassins à usage médical ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils électroniques médicaux pour le traitement de la thrombose veineuse profonde et d’autres troubles circulatoires ».

L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

En l’espèce, les « appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Appareils électroniques médicaux pour le traitement de la thrombose veineuse profonde et d’autres troubles circulatoires » de la marque antérieure invoquée, appartiennent tous à la catégorie générale du matériel médical, quelque soient leurs fonctions et destinations spécifiques.

C’est pourquoi, les « appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires » de la demande contestée et les « Appareils électroniques médicaux pour le traitement de la thrombose veineuse profonde et d’autres troubles circulatoires » de la marque antérieure apparaissent similaires à un faible degré.

De même, les « membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; matériel de suture ; bas pour les varices ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; déambulateurs pour personnes handicapées ; bassins à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ; tout comme les « Appareils électroniques médicaux pour le traitement de la thrombose veineuse profonde et d’autres troubles circulatoires » de la marque antérieure, appartiennent tous à la catégorie générale du matériel médical, quelque soient leurs fonctions et destinations spécifiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Répondant à des finalités thérapeutiques, ces produits peuvent être destinés à la même clientèle (hôpitaux et cliniques, chirurgiens, médecins et dentistes) et sont susceptibles d’emprunter les mêmes canaux de distribution, à savoir les grossistes en matériel médical et chirurgical.

A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que « les produits de la Marque Antérieure ne peuvent être que destinés à des « praticiens médicaux », il n’en demeure pas moins que les produits de la demande peuvent aussi être utilisés par des professionnels de santé.

Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc similaires aux produits de la marque antérieure invoquée à un faible degré.

En outre, les « articles orthopédiques ; chaussures orthopédiques » de la demande d’enregistrement contestée et les « Appareils électroniques médicaux pour le traitement de la thrombose veineuse profonde et d’autres troubles circulatoires » de la marque antérieure invoquée appartiennent tous à la catégorie générale du matériel médical, quelque soient leurs fonctions et destinations spécifiques.

Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc similaires aux produits de la marque antérieure invoquée à un faible degré.

En revanche, les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles de puériculture, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils électroniques médicaux pour le traitement de la thrombose veineuse profonde et d’autres troubles circulatoires » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis, les produits de la demande servant à nourrir les bébés et ne présentant pas de caractère médical.

En effet, répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (parents souhaitant alimenter des nourrissons pour les premiers / professionnels de la médecine).

Ces produits ne sont donc pas similaires.

Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal GEKOMED, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal GEKO.

L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont constitués d’une dénomination.

Les deux signes en présence ont en commun la séquence GEKO, constitutive de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de de la séquence finale MED.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, la séquence commune GEKO apparait parfaitement distinctive au regard des produits précités.

En outre, la séquence GEKO présente un caractère dominant dans le signe contesté, en ce qu’elle y est située en attaque et que, comme le relève l’opposante, l’élément MED constitue «… l’abréviation du terme MEDICAL [et apparait donc] peu distinctif à l’égard des produits en cause ». La séquence MED présente donc un caractère accessoire au regard de la séquence d’attaque distinctive GEKO.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le signe verbal contesté GEKOMED est donc similaire à la marque verbale antérieure GEKO.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, la faible similarité de certains produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes.

Ainsi, en raison de la faible similarité de certains produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la forte similitude des signes.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté GEKOMED ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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7 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; bassins à usage médical » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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