TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre […]

R.G N° : 12/09439

Jugement du 04 Avril 2017

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL ALTYS ET ASSOCIES – 700

M^e Didier LEMASSON – 395

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Avril 2017 devant la Chambre […] le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Juin 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Février 2017 devant :

Béatrice RIVAIL, Vice-Président, ayant fait son rapport oral à l’audience,

Véronique OLIVIERO, Vice-Président,

A B, Juge,

Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur C X

né le […] à , […]

et ayant élu domicile au Cabinet de Maître Gérard Lora-Tonet , avocat au Barreau de l’Ain sis […]

représenté par M^e Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON et par Maître Maître Gérard Lora-Tonet , avocat plaidant au Barreau de l’Ain

DEFENDEURS

Monsieur D Y

né le […] ,

[…]

représenté par Maître Leslie EVANS de la SELARL ALTYS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame F-G Y

née le […] ,

[…]

représentée par Maître Leslie EVANS de la SELARL ALTYS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La S.A.S Z,

dont le siège social est sis […]

représentée par son président

représentée par Maître Leslie EVANS de la SELARL ALTYS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La S.A.S IDR ENVIRONNEMENT,

dont le […] […]

représentée par son président

représentée par Maître Leslie EVANS de la SELARL ALTYS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X est titulaire de la marque semi-figurative NEBIOS n°053345009 enregistrée à l’INPI le 7 Mars 2005.

En 2005, il a consenti à la société CREA CONCEPT, dirigée par monsieur et madame Y, une autorisation d’exploiter sa marque. Cette autorisation a été ensuite révoquée.

La société CREA CONCEPT ayant poursuivi l’usage de la marque NEBIOS, Monsieur X a introduit une action en contrefaçon de marque afin de faire cesser l’utilisation du signe NEBIOS exploité sous la forme de différents noms de domaine. Par un arrêt en date du 9 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris a retenu l’existence d’une contrefaçon. La société CREA CONCEPT étant en liquidation judiciaire, l’arrêt a ordonné au liquidateur de procéder au transfert des noms de domaine litigieux au bénéfice de Monsieur X. Cette injonction n’a pas été ordonnée à l’égard de Monsieur et Madame Y, le juge retenant que les noms de domaine avaient été enregistrés et exploités par la seule société CREA CONCEPT.

Estimant que Monsieur D Y et Madame F-G Y et les deux nouvelles sociétés qu’ils avaient créées, à savoir les sociétés Z et IDR ENVIRONNEMENT, poursuivaient la contrefaçon de marque NEBIOS, Monsieur X les a assignées en référé par acte extra judiciaire délivré le 15 mai 2012 à Monsieur D Y, F-G Y, SAS Z, représentée par Monsieur D Y, et la SAS IDR ENVIRONNEMENT.

Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a fait droit à la demande d’interdiction, ordonnant aux défendeurs de cesser d’exploiter la marque, le tout sous astreinte, considérant que la marque avait été vraisemblablement contrefaite;

Par exploit d’huissier en date des 15 juillet et 30 juillet 2012, Monsieur X les a assignées au fond Monsieur et Madame Y, la SAS Z et la SAS IDR ENVIRONNEMENT aux mêmes fins, ainsi qu’en indemnisation des préjudices subis.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 11 décembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur X a demandé au tribunal de :

— Dire que l’exploitation de la dénomination « NEBIOS » par Monsieur D Y, Madame F-G Y, la SAS Z et la SAS IDR ENVIRONNEMENT sur quelque support commercial, constitue la contrefaçon de la marque enregistrée à l’INPI par Monsieur C X sous le numéro 053345009.

— En conséquence, ordonner à Monsieur D Y, Madame F-G Y, la SAS Z et la SAS IDR ENVIRONNEMENT de cesser d’exploiter la marque contrefaite sur tout support quelle qu’en soit la nature, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée passé le jour de la signification du jugement à intervenir.

— Dire que la détention et l’exploitation des noms de domaine enregistrés par Monsieur et Madame Y au profit des sociétés Z et IDR ENVIRONNEMENT et comportant la dénomination « NEBIOS » constituent la contrefaçon de la marque.

— En conséquence ordonner aux défendeurs de procéder à leurs frais au transfert des noms de domaine litigieux au profit de M. X, et ce sous astreinte in solidum de 1 000 euros par jour de retard, passé le jour de la signification de la décision à intervenir.

— Ordonner la publication d’un extrait du jugement faisant état de la condamnation des défendeurs à titre de contrefaçon dans deux journaux au choix du demandeur, et aux frais des défendeurs, tenus in solidum, dans la limite de 1.500 euros par insertion.

— Ordonner la publication d’un extrait du jugement faisant état de la condamnation des défendeurs à titre de contrefaçon sur la page d’accueil des sites de IDR ENVIRONNEMENT

— Condamner in solidum Monsieur D Y, Madame F-G Y, la SAS Z et la SAS IDR ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur X, la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral, et la somme de 2.400 euros au titre des frais engagés pour mettre fin à la contrefaçon.

— Ordonner l’exécution provisoire.

— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Gérard LORA-TONET.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur C X expose que :

— l’adresse indiquée dans son assignation est celle qui apparaît officiellement sur son visa de résident et les critiques visant sa nouvelle adresse sont sans effet sur la validité de l’assignation ;

— l’autorité de la chose jugée du fait de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le

9 décembre 2011 ne peut pas s’étendre aux nouveaux agissements en contrefaçon que constituent le transfert des noms de domaine ;

— le présent litige ne se résume donc pas à un problème d’exécution de l’arrêt rendu en 2011 ;

— l’action n’est pas prescrite dès lors que les faits contrefaisants n’ont pas pour origine l’enregistrement initial des noms de domaine mais leur réenregistrement frauduleux en 2012 ;

— s’agissant de la déchéance de la marque NEBIOS, il convient de distinguer une première période d’exploitation licite de la marque par la société CREA CONCEPT qui bénéficiait d’une concession d’exploitation ayant pris fin le 1^er septembre 2007 et une seconde période d’exploitation frauduleuse de la marque qui a suivi ;

— les époux Y poursuivent la déchéance de la marque NEBIOS alors qu’ils ont affirmé lors de procédures antérieures qu’elle était exploitée par la société CREA CONCEPT ;

— l’exploitation de la marque NEBIOS est justifiée par la production de pièces dont les époux Y se sont autrefois prévalus et dont ils contestent aujourd’hui la valeur probante ;

— il ne peut être soutenu que la marque serait utilisée à titre de “simple mention” ;

— les conclusions du demandeur ne permettent pas de retenir que Monsieur X se serait livré à un aveu judiciaire confirmant l’absence d’exploitation sérieuse de sa marque ;

— Concernant la seconde période, de justes motifs d’inexploitation pourraient être invoqués ;

— en dépit des circonstances, Monsieur X s’est efforcé d’exploiter sa marque, ce qui ressort notamment du constat d’huissier produit ;

— s’agissant de la contrefaçon de marque, le changement de titulaire des noms de domaine montre qu’ils ont bien été ré-enregistrés et non simplement mis à jour ;

— la proximité entre les signes NEBIOS et NEBIOS “ne requiert ni particulière sagacité ni démonstration complexe” et l’absence de similitude entre les couleurs ou le graphisme est indifférente dès lors qu’il s’agit de noms de domaine, et que les produits sont par ailleurs identiques ;

— de plus, Monsieur Y a répondu depuis l’adresse électronique IDR ENVIRONNEMENT à une question formulée par un internaute sur un site NEBIOS sous l’en-tête “Formulaire NEBIOS” et l’a redirigé vers le site internet de la société IDR ENVIRONNEMENT ;

— ces agissements conduisent le consommateur à croire que la société IDR ENVIRONNEMENT serait économiquement liée à la marque NEBIOS ;

— les doutes existants sur l’identité réelle de l’auteur du mail sont indifférents dès lors que la contrefaçon est établie ;

— la preuve de l’absence de page internet à la date du 20 Mai 2014 ne signifie pas que les noms de domaine n’étaient pas antérieurement exploités, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’échange de mails entre l’internaute et la société IDR ENVIRONNEMENT;

— la détention frauduleuse des noms de domaine constitue, en soi, un acte de contrefaçon ;

— les sociétés Z et IDR ENVIRONNEMENT sont également impliquées dans la contrefaçon : les noms de domaine ont été enregistrés au bénéfice de la société Z, qui est en réalité une “société écran”, l’exploitation économique de la marque NEBIOS bénéficiant à la société IDR ENVIRONNEMENT ;

— le détournement des noms de domaine conduit à un détournement des internautes et le prive de l’usage de sa marque ;

— ces faits justifient une indemnisation forfaitaire et la réparation du préjudice moral subi.

Aux termes de leurs conclusions n°4 signifiées le 6 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Monsieur D Y, Madame F-G Y, la société Z et la société IDR ENVIRONNEMENT ont demandé au tribunal de :

A titre principal,

— Déclarer nulle l’assignation délivrée le 11 juillet 2012 à la requête de Monsieur C X ;

A titre subsidiaire,

— Constater que, par arrêt au fond du 9 décembre 2011 (RG n°10.16062), la Cour d’appel de Paris a débouté Monsieur C X de l’ensemble des demandes qu’il avait formées contre Monsieur D Y et contre Madame F-G Y,

— Dire et juger que cet arrêt a autorité de la chose jugée ;

— Déclarer irrecevables les demandes présentement formées par Monsieur C X à l’encontre de Monsieur D Y et Madame F-G Y ;

— Dire et juger que les noms de domaine nebios.net, nebios.info, nebios.eu et nebios-france.com ont été déposés plus de trois ans avant la délivrance de l’assignation ;

— Par conséquent, déclarer prescrite l’action engégée par Monsieur C X à l’encontre des sociétés Z et IDR ENVIRONNEMENT et irrecevables les demandes formées par Monsieur C X à l’encontre de celles-ci ;

En toute hypothèse,

— Dire et juger que, dans ses conclusions notifiées le 27 aout 2014, Monsieur C X reconnaît que la marque française NEBIOS n°053345009 n’a fait l’objet d’aucune exploitation sérieuse, à tout le moins au cours de la période antérieure au 1^er septembre 2007 ;

— Dire et juger qu’il s’agit d’un aveu judiciaire ;

— Subséquemment, se dire lié par cet aveu ;

— Dire et juger en outre que Monsieur C X ne démontre pas que la marque française NEBIOS n°053345009 ait fait l’objet d’une exploitation sérieuse au cours de la période postérieure au 1^er septembre 2007 ;

Surabondamment, d’une manière générale :

— Dire et juger que Monsieur C X n’apporte pas la preuve d’une exploitation sérieuse de la marque française NEBIOS n°053345009, déposée le 7 mars 2005 et dont l’enregistrement a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 12 août 2005 ;

Par conséquent, en toute hypothèse :

— Dire et juger Monsieur C X déchu de ses droits sur la marque française NEBIOS n°053345009 à compter du 12 août 2010 ;

En outre, en toute hypothèse,

— Ecarter comme irrecevable la pièce produite par Monsieur C X sous le numéro 18 ;

A titre plus subsidiaire,

— Débouter Monsieur C X de son action en contrefaçon de la marque française NEBIOS n°053345009 ;

En toute hypothèse,

— Débouter Monsiuer C X de l’intégralité de ses demandes ;

— Condamner Monsieur C X à verser à Monsieur D Y, Madame F-G Y, la société Z et la société IDR ENVIRONNEMENT des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros pour procédure abusive ;

— Condamner Monsieur C X à verser à Monsieur D Y, Madame F-G Y, la société Z et la société IDR ENVIRONNEMENT une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner Monsieur C X aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la société ALTYS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur D Y, Madame F-G Y, la société Z et la société IDR ENVIRONNEMENT exposent que:

— à titre principal, l’assignation est nulle au regard de l’article 648 du Code de procédure civile pour défaut d’indication par le demandeur de son domicile véritable ;

— le nouveau domicile renseigné par le demandeur dans ses conclusions est incohérent;

— subsidiairement, le litige opposant Monsieur X aux époux Y a déjà été tranché le 9 décembre 2011 par la Cour d’appel de Paris : il y a donc autorité de la chose jugée ;

— les détournements de noms de domaine allégués ne sont pas établis et, quand bien même ils seraient établis, il n’est pas démontré qu’ils auraient été réalisés après le prononcé de l’arrêt ;

— la Cour d’appel a ordonné le transfert des noms de domaine au profit de Monsieur X, ce qui lui confère un titre de propriété lui permettant de faire modifier les mentions litigieuses auprès des bureaux d’enregistrements compétents ;

— le problème rencontré par Monsieur X est donc en réalité un problème d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ;

— l’action est prescrite, le dépôt des noms de domaine étant intervenu il y a plus de trois ans et leur détournement n’étant pas établi ;

— la déchéance des droits de Monsieur X sur la marque NEBIOS pour défaut d’usage sérieux est fondée ;

— la licence d’exploitation dont se prévaut Monsieur X n’est pas établie et, en toute hypothèse, la simple concession d’une licence ne constitue pas un acte d’exploitation ;

— Monsieur X a reconnu que la marque ne faisait pas l’objet d’un usage sérieux, ce qui constitue un aveu judiciaire ;

— les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ne sauraient faire échec à la déchéance ;

— les pièces produites par Monsieur X ne permettent pas de retenir l’existence d’un usage sérieux de la marque NEBIOS (faiblesse quantitative des usages allégués, pièces non datées ou concernant un usage réalisé sans le consentement du titulaire ou à titre de “simple mention” ou témoignant de projets d’usage ou ne concernant pas le territoire français) ;

— Monsieur X ne peut arguer de justes motifs d’inexploitation dus à la contrefaçon ;

— A titre plus subsidiaire, aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu, un “détournement de nom de domaine”, même avéré, n’en faisant pas partie ;

— il revient à Monsieur X de prouver que les noms de domaine ont été transférés alors que les défendeurs prouvent que ce n’est pas le cas ;

— A titre encore plus suradondamment, il n’existe aucune similarité entre les signes et les produits;

— le demandeur ne se livre qu’à une comparaison “embryonnaire” des signes alors que la marque invoquée est semi-figurative et que la contrefaçon concerne des noms de domaine composés d’extensions (.net ; .info…) ;

— la comparaison des produits fait également défaut alors qu’elle doit être menée produit par produit sur la base de ceux visés au dépôt ;

— le courrier du dénommé Martinez doit être écarté en raison de l’exigence de loyauté;

— il est impossible de déterminer qui a apposé l’expression “Formulaire NEBIOS” ;

— le risque de confusion est exclu, la société IDR ENVIRONNEMENT indiquant qu’elle ne vend pas de produits NEBIOS ;

— le renseignement sollicité porte sur un “appareil distributeur d’eau”, produit qui n’est pas visé au sein du dépôt de la marque NEBIOS ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2015. L’affaire a été plaidée le 14 février 2017.

Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 4 avril 2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Liminairement : sur la recevabilité de l’action pour cause de nullité de l’assignation :

L’article 648 du Code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, si le requérant est une personne physique, ses nom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Le non respect de ces prescriptions relève des exceptions de nullité pour vice de forme qui ne peuvent être retenues en application de l’article 114 du Code de procédure civile qu’à condition que soit rapportée la preuve d’un grief. Par ailleurs, il résulte de l’article 771 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

En l’espèce, la nullité de l’assignation qui est poursuivie constitue une exception de procédure sur laquelle le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer dès lors que la demande a été présentée postérieurement à sa désignation et antérieurement à son dessaisissement.

A titre superfétatoire, il sera observé qu’aucun grief n’est démontré.

En conséquence, il y a lieu de débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 11 juillet 2012 à la requête de Monsieur C X.

I – Sur l’action dirigée contre les époux Y :

I-1 / Sur la recevabilité de l’action au regard de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par la Cour d’appel de PARIS en date du 27 mai 2008 :

L’article 1351 du Code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.

En l’espèce, le contentieux tranché par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 27 Mai 2008 opposait Monsieur C X à Monsieur D Y et Madame F-G Y, d’une part, et à la société CREA CONCEPT, d’autre part de sorte qu’il y a bien identité de parties.

Monsieur X avait demandé devant la Cour que soient retenus des actes de contrefaçon à l’encontre des époux Y et de la société CREA CONCEPT;

A l’examen de l’arrêt de la Cour, il en résulte que si celle-ci a retenu des actes de contrefaçon de la part de la société CREA CONCEPT, tel n’est pas le cas pour les consorts Y, pour lesquelles elle a considéré que les noms de domaine avaient été déposés au nom de la société CREA CONCEPT et exploitées par cette seule société, de sorte que Monsieur X devait être débouté de sa demande à l’encontre des consorts Y de ce chef.

Ainsi, la demande en contrefaçon du fait de l’exploitation de la marque NEBIOS par Monsieur et Madame Y, notamment au moyen de la détention ou de l’exploitation des noms de domaine “nebios.net”, “nebios.info”, “nebios.eu” et “nebios-france.com”, a donc été tranchée par la Cour d’appel de Paris.

Par suite, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rend l’action en contrefaçon pour les faits qui ont été soumis aux débats devant la Cour d’appel de PARIS irrecevable.

Néanmoins, l’autorité de la chose jugée ne saurait s’étendre à de nouveaux agissements en contrefaçon qui n’ont pas été soumis de ce fait à la Cour d’appel de Paris. Or, Monsieur X soutient que les noms de domaine“nebios.net”, “nebios.info”, “nebios.eu” et “nebios-france.com” auraient été transférés ou réenregistrés postérieurement au prononcé de l’arrêt.

Il y aura donc lieu de dire si ces nouveaux agissements sont constitutifs de contrefaçon.

I-2 / Sur le bien fondé de l’action dirigée contre Monsieur et Madame Y au regard des nouveaux agissements allégués par Monsieur X :

A l’appui de sa démonstration, Monsieur X produit une suite de mentions en anglais qui seraient extraites des sites internet Whois et Euridile bien que l’adresse internet de ces sites n’apparaisse pas sur les documents communiqués (pièces n°7 à 10 du demandeur).

Ces pièces n’étant accompagnées d’aucune traduction, même libre, en langue française alors que la langue de la procédure est le français, elles seront écartées des débats. Monsieur X ne produisant aucune pièce supplémentaire à l’appui de sa démonstration, le réenregistrement ou le transfert des noms de domaine allégués n’est pas démontré.

Ainsi les nouveaux moyens opposés à Monsieur X tendant à démontrer la réalité de nouveaux agissements, en l’état des pièces produites, ne seront pas accueillis.

La demande en contrefaçon dirigée contre Monsieur et Madame Y sera donc rejetée, comme non fondée, au regard des nouveaux faits allégués.

II Sur la demande en déchéance de la marque NEBIOS pour défaut d’exploitation

L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

“Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.”

Il y a lieu d’examiner la période à prendre en considération, ainsi que les produits visés par la demande de déchéance.

2-1/ Sur la période à prendre en considération

En application de l’article L. 714-5 susvisé, la jurisprudence retient que la période de référence de cinq années permettant d’apprécier la demande en déchéance prend pour point de départ la date de publication de la marque au BOPI lorsqu’elle n’a jamais été exploitée. Dans le cas inverse, la période court à compter du dernier acte sérieux d’exploitation ou de la date à laquelle la demande en déchéance a été formée retranchée de cinq ans.

En l’espèce, les défendeurs poursuivent la déchéance de la marque NEBIOS à compter de la publication de la marque au BOPI, soit le 12 août 2005. En conséquence, la période pour laquelle Monsieur X doit justifier d’une exploitation sérieuse de sa marque s’étend du 12 août 2005 au 12 août 2010.

2-2/ Sur les produits visés par la demande en déchéance :

Les défendeurs poursuivent la déchéance de la marque sans viser expressément certains produits ou services de sorte qu’il convient de considérer que la déchéance demandée s’étend à l’ensemble des produits ou services visés par la marque NEBIOS, à savoir les produits suivants :

”Parfums et huiles essentielles. Produits d’hygiène et de désinfection pour la médecine et les hôpitaux, la destruction et répulsion des insectes et parasites. Appareils médicaux pour le traitement de l’atmosphère. Appareils pour la purification de l’air”.

2-3/ Sur la preuve de l’usage sérieux de la marque NEBIOS

Monsieur X distingue une première période d’exploitation licite de la marque pendant laquelle la société CREA CONCEPT bénéficiait d’une concession d’exploitation, d’une seconde période au cours de laquelle l’exploitation de la marque s’est poursuivie de manière frauduleuse alors que Monsieur X avait mis un terme par lettre du 1^er septembre 2007 à l’autorisation d’exploitation de la marque NEBIOS à laquelle il avait consenti de manière orale.

S’agissant de la première période d’exploitation, la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt rendu le 9 décembre 2011 ayant autorité de chose jugée, retenu que la marque NEBIOS avait été exploitée par la société CREA CONCEPT jusqu’en 2007, et que cette exploitation du signe a pu être faite sans aucune difficulté, avec l’autorisation de monsieur X, la Cour retenant notamment que Monsieur X “reconnaît avoir donné à la société CREA CONCEPT une autorisation orale d’utiliser sa marque française suite au dépôt de la dite marque” et qu’il a mis fin à une telle autorisation par lettre du 1^er septembre 2007 (pièces n°2 du demandeur).

Ainsi, le principe d’un usage de la marque NEBIOS réalisé avec le consentement de son titulaire est donc acquis jusqu’au 1^er septembre 2007.

Néanmoins, l’usage de la marque devant être prouvé pour l’ensemble des produits ou services visés au dépôt, il convient de se référer aux pièces produites par Monsieur X pour déterminer les produits pour lesquels la société CREA CONCEPT a pu exploiter la marque.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société CREA CONCEPT exploitait la marque NEBIOS pour l’ensemble des produits visés au dépôt et que le signe n’était nullement employé à titre de “simple mention” mais bien pour identifier l’origine des produits auprès de la clientèle, (voir notamment facture éditée le 28 mars 2007: pièces demandeur n°25) ce qui constitue l’une des fonctions de la marque. Par ailleurs il sera observé que Monsieur Y (intervenant alors pour CREA CONCEPT) avait reconnu dans le cadre du référé diligenté devant le Président du tribunal de grande instance de Belley, exploiter la marque NEBIOS depuis 2005 (Pièces n°2 défendeur)

Par suite, l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ne requérant pas un usage continu, l’exploitation de la marque NEBIOS antérieurement au 1^er septembre 2007 suffit à faire échec à la demande en déchéance pour la période s’étendant du 12 août 2005 au 12 août 2010.

III/ Sur l’action en contrefaçon de la marque NEBIOS dirigée contre les sociétés IDR ENVIRONNEMENT ET Z :

Liminairement, le demandeur sollicite de voir écarter la pièce n°18 du demandeur au visa de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable. La seule invocation de doutes existants sur l’identité de l’internaute et les motifs qui ont pu l’animer ne permet pas de caractériser une violation de l’article 6§1 de la CESDH. Partant, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.

III – 1 Sur la prescription alléguée :

En vertu de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans.

En l’espèce, l’application de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle aux faits de l’espèce commande de rechercher si les faits présentés comme contrefaisants ont été commis entre le 30 juillet 2009 et le 30 juillet 2012, date de l’acte introductif d’instance.

Or, le demandeur fait grief aux sociétés Z et IDR ENVIRONNEMENT d’avoir exploité frauduleusement la marque NEBIOS en se livrant à compter du 5 janvier 2012 pour le nom de domaine nebios.net, du 6 janvier 2012 pour le nom de domaine nebios.info, du 10 février 2012 pour le nom de domaine nebios.eu et du 15 février 2012 pour le nom de domaine nebios.france.com à une exploitation contrefaisante. Ces faits étant postérieurs au 30 juillet 2009, aucune prescription n’est acquise

III – 2 Au fond : Sur le bien fondé de l’action :

Il sera rappelé que l’action en contrefaçon de marque ne saurait aboutir, sauf à établir la renommée ou la notoriété de la marque, qu’à la condition que la marque reproduite ou imitée le soit pour des produits identiques ou similaires à ceux visés au dépôt.

En l’absence d’une telle démonstration, le simple enregistrement d’un nom de domaine, même réalisé dans le seul but de nuire à un opérateur économique, ne saurait être sanctionné sur le terrain de l’action en contrefaçon.

En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que le réenregistrement ou la mise à jour des noms de domaine “nebios.net”, “nebios.info”, “nebios.eu” et “nebios-france.com” au profit des sociétés IDR ENVIRONNEMENT et Z ne peut être retenu dès lors que les pièces justificatives sont produites en langue anglaise sans traduction et qu’au surplus aucune pièce complémentaire, telle que les certificats d’enregistrement antérieurs des noms de domaine qui auraient pu permettre de mesurer l’évolution des mentions litigieuses, n’est communiquée.

L’échange de courriels versé au débat (pièce n°18 du demandeur) atteste en outre que Monsieur Y a, pour le compte de la société IDR ENVIRONNEMENT, répondu à un internaute ayant posté une demande d’information le 9 mars 2012.

Néanmoins, la contrefaçon d’une marque ne peut être retenue qu’à condition que les produits pour lesquels l’usage de la marque a été constaté soient identiques ou similaires à ceux visés au sein de l’enregistrement de la marque.

Or, la marque NEBIOS est déposée pour les produits suivants : “Parfums et huiles essentielles. Produits d’hygiène et de désinfection pour la médecine et les hôpitaux, la destruction et répulsion des insectes et parasites. Appareils médicaux pour le traitement de l’atmosphère. Appareils pour la purification de l’air” (pièce n°1 du demandeur).

Or, le signe NEBIOS a été utilisé en relation avec un appareil de distributeur d’eau. Ainsi, Monsieur X n’explique pas pourquoi ce produit devrait être regardé comme identique, similaire ou complémentaire aux produits visés au dépôt de la marque NEBIOS.

Enfin, au vu des pièces produites aux débats, il en résulte qu’aucun acte de contrefaçon supplémentaire qui aurait été commis par la société Z n’est rapporté.

En conséquence, la contrefaçon de la marque NEBIOS par les sociétés IDR ENVIRONNEMENT et Z ne saurait être retenue, et l’action en contrefaçon diligentée contre les sociétés IDR ENVIRONNEMENT et Z de ce chef sera donc rejetée.

IV Sur les autres demandes:

L’erreur de Monsieur X sur l’étendue de ses droits n’est pas constitutive d’un abus de droit. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Monsieur X, partie perdante, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.

Par ailleurs l’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de condamner Monsieur X à verser à Monsieur D Y, Madame F-G Y, la société Z et la société IDR ENVIRONNEMENT la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au vu des circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, et par jugement mis à disposition au greffe

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur D Y, Madame F-G Y, la société Z et la société IDR ENVIRONNEMENT

DECLARE l’action en contrefaçon irrecevable et mal fondée à l’égard de Monsieur D Y et Madame F-G Y ;

DEBOUTE Monsieur D Y, Madame F-G Y, la société Z et la société IDR ENVIRONNEMENT de leur demande en déchéance de la marque NEBIOS n'°053345009 ;

REJETTE la demande de la société IDR ENVIRONNEMENT et de la société Z tendant à voir écarter des débats la pièce n°18 des demandeurs ;

DIT que l’action de Monsieur C X en contrefaçon de la marque NEBIOS à l’égard de la société IDR ENVIRONNEMENT et de la société Z est recevable, mais non fondée,

DEBOUTE Monsieur X de sa demande en contrefaçon de la marque NEBIOS à l’égard de la société IDR ENVIRONNEMENT et de la société Z ;

DEBOUTE Monsieur D Y, Madame F-G Y, la société Z et la société IDR ENVIRONNEMENT de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur D Y, Madame F-G Y, la société Z et la société IDR ENVIRONNEMENT la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

CONDAMNE Monsieur X aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente