FAITS ET PROCEDURE La société LABORATOIRE CHAUVIN est titulaire de la marque CERULYSE déposée en 1972 renouvelée le 23 janvier 1992 et enregistrée sous le numéro 1 200 608 pour désigner des produits de la classe 5. Elle utilise cette marque pour la commercialisation d’un produit ayant pour but de traiter les bouchons de cerumen. Celui-ci était vendu sur prescription médicale jusqu’au 1^er avril 1987 et est depuis cette date en vente libre. Elle a appris que Monsieur M avait le 13 février 1995 déposé à l’INPI une marque CERUFLUID enregistrée sous le numéro 95 558 632 pour désigner des produits des classes 3 et 5. Monsieur M a confié l’exploitation de la marque CERUFLUID à la société DERMOPHARM qui met en vente sous ce nom, un produit destiné à faire disparaître les bouchons de cerumen. Le 22 avril 1996, la société LABORATOIRE CHAUVIN a assigné Monsieur M et la société DERMOPHARM aux fins, de constatation judiciaire de la contrefaçon par imitation de sa marque CERULYSE par la marque CERUFLUID, des actes de concurrence déloyale commis par ceux ci et de l’illicéité de leur publicité. Outre des mesures d’interdiction, de publication et de confiscation, elle réclame la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

- 500.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l’imitation de sa marque ;

- 500.000 francs en réparation des agissements parasitaires ;

- 500.000 francs en réparation de la publicité comparative illicite réalisée par la société DERMOPHARM. Elle souhaite voir le jugement assorti de l’exécution provisoire et les défendeurs tenus de lui verser une somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Monsieur M et la société DERMOPHARM concluent au rejet de l’intégralité des prétentions de la société LABORATOIRE CHAUVIN. Ils soutiennent que le terme CERU est générique et descriptif du produit destiné à traiter le cerumen et que le terme LYSE est couramment utilisé dans le domaine pharmaceutique. Ils en déduisent que l’ensemble CERULYSE n’est donc pas susceptible d’être protégé.

Ils contestent les agissements parasitaires qui leur sont imputés estimant que les deux produits interviennent dans des secteurs différents, ceux de l’hygiène et de la pharmacie, se présentent dans des conditionnements qui ne sont pas semblables et ont une composition distincte. Ils soutiennent que leur publicité n’est pas critiquable, les dispositions relatives à la publicité comparative n’étant pas applicable à l’espèce selon eux. Ils ajoutent que les mentions figurant sur leur publicité sont fiables et les informations données exactes. Ils précisent que le CERULYSE n’est pas le seul produit répertorié utilisant du xylène. Ils forment des demandes reconventionnelles liées à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19 décembre 1995 leur interdisant la commercialisation du produit CERUFLUID. La société DERMOPHARM réclame le remboursement de la provision de 220.354 francs qu’elle a été amenée à payer à la suite du prononcé de cette décision. Elle souhaite recevoir, en outre, de la société demanderesse paiement des sommes suivantes arrêtées à la date du 30 novembre 1996 :

- 4.000.000 francs au titre de la perte de son chiffre d’affaires ;

- 1.348.504 francs au titre des annulations de commandes et des retours de flacons ;

- 954.339 francs au titre de la perte des investissements promotionnels
- 720.000 francs au titre de la demande en paiement de redevances par la société SUN TRADING ;

- 500.000 francs au titre de son préjudice commercial immatériel ;

- 5.000.000 francs au titre de la destruction de la marque CERUFLUID et par répercussion de la disparition de la société DERMOPHARM. Monsieur M entend obtenir paiement des sommes suivantes :

- 122.000 francs au titre de la perte de redevances sur le contrat d’exploitation de la marque ;

- 100.000 francs au titre de son préjudice commercial et moral ;

- 300.000 francs au titre de la perte de la marque CERUFLUID. Ils sollicitent, en outre, la condamnation de leur adversaire au règlement d’une somme de 50.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 40.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 15 janvier 1997, la société LABORATOIRE CHAUVIN a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée pour des délits de faux et usage de faux portant sur des pièces numérotées 26 et 54 produites dans la présente instance par les défendeurs. Monsieur M et la société DERMOPHARM ont retiré des débats les pièces 26 et 54. Le Tribunal a, par jugement du 25 avril 1997, rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société LE LABORATOIRE CHAUVIN en l’absence de justification du dépôt de la plainte pénale et du paiement de la consignation entre les mains du Doyen des juges d’instruction mettant en oeuvre l’action publique. Par conclusions du 11 mars 1998, après avoir changé de conseil, la société LABORATOIRE CHAUVIN a maintenu ses demandes. Elle rappelle que les deux marques doivent être comparées dans leur ensemble et qu’il n’y a pas lieu de séparer le terme CERU de celui de LYSE, qu’au demeurant ceux-ci n’ont rien de générique ou de descriptif pour un produit destiné à traiter le cérumen. Elle ajoute que la comparaison de ces signes permet de constater l’imitation de CERULYSE par CERUFLUID. La société LABORATOIRE CHAUVIN estime que les faits de concurrence déloyale sont avérés dès lors que la société DERMOPHARM commercialise un produit dont la destination est identique à celle du sien. Elle maintient que la publicité faite par son adversaire est condamnable dès lors qu’elle se fait au travers de la dépréciation de la valeur curative de son propre produit. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles présentées en défense rappelant qu’il ne saurait lui être reproché un abus du droit d’ester en justice, soulignant que les diverses décisions rendues en référé et en appel lui ont donné gain de cause. Dans leurs dernières écritures, les défendeurs qui persistent dans leurs moyens de défense, ont porté leurs demandes reconventionnelles aux chiffres suivants : en ce qui concerne Monsieur M :

- 308.000 francs au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de redevances ;

- 100.000 francs au titre de son préjudice commercial et moral ;

- 300.000 francs au titre de la perte de la marque CERUFLUID ; en ce qui concerne la société DERMOPHARM :

—  9.266.286 francs au titre de la perte de chiffre d’affaires ;

- 1.329.981 francs au titre d’annulations de commandes et de retours de marchandises ;

- 1.355.l39 francs au titre de la perte des investissements promotionnels engagés auprès de la société PROMEDIS ;

- 941.137 francs au titre de la valeur marchande des flacons CERUFLUID saisis et détruits par le LABORATOIRE CHAUVIN ;

- 1.995.456 francs au titre de la demande en paiement de ses redevances par la société SUN TRADING ;

- 500.000 francs au titre de son préjudice commercial immatériel ;

- 8.350.000 francs au titre des investissements nécessaires à la réhabilitation du produit CERUFLUID. Outre la demande en paiement de la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts pour procédures abusives, ils sollicitent la publication du jugement à intervenir aux frais de la société demanderesse.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que la société LABORATOIRE CHAUVIN estime que la marque « CERUFLUID » déposée par Monsieur M et exploitée par la société DERMOPHARM constitue une contrefaçon par imitation de sa marque « CERULYSE » ; Attendu que l’article L 713-3 du Code de la propriété Intellectuelle énonce que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : … l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » ; Attendu qu’en l’espèce, la marque « CERULYSE » a été déposée en 1972 et renouvelée depuis pour désigner des produits de la classe 5 notamment les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ;

Attendu que Monsieur M a, quant à lui, déposé sa marque « CERUFLUID » postérieurement le 13 février 1995, pour désigner des produits des classes 3 et 5 notamment des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, des savons, de la parfumerie, des huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, des substances diététiques à usage médical, des aliments pour bébés, des emplâtres, matériel pour pansements, des matières pour plomber les dents, des désinfectants, des produits pour le destruction des animaux nuisibles, des fongicides et des herbicides ; Attendu que sont identiques les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; Attendu que peuvent être considérés comme similaires par nature aux produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, les savons, cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, dentifrices, lotions pour les cheveux qui sont des produits destinés à l’hygiène ou aux soins du corps ; Attendu que, de même, doivent être déclarés similaires par destination, les substances diététiques à usage médical, les emplâtres, le matériel pour pansements, les matières pour plomber les dents, les désinfectants qui sont en rapport avec la santé et donc avec les produits pharmaceutiques ; Attendu que les autres produits visés à l’enregistrement de la marque « CERUFLUID » ne sont ni identiques ni similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque « CERULYSE » et donc ne peuvent être retenus dans le cadre de la procédure en contrefaçon engagée par la laboratoire CHAUVIN ; Attendu que les marques en présence sont « CERULYSE » et « CERUFLUID » ; Attendu que les défendeurs soutiennent que le terme CERU doit être isolé ; qu’il est générique pour désigner des produits destinés à traiter les bouchons de cérumen ; que la comparaison des deux marques doit donc uniquement porter sur les termes LYSE et FLUID ; que ceux-ci étant radicalement différents, la contrefaçon n’existe pas et aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du consommateur qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux ; Attendu que, toutefois, l’imitation doit s’apprécier en comparant les deux marques dans leur ensemble et d’après leurs ressemblances eu égard au consommateur d’attention moyenne qui n’aurait pas les deux signes en même temps sous les yeux ; Attendu que certes, il existe un élément commun entre les deux marques qui est CERU ; que ce terme ne peut être écarté de la comparaison d’ensemble que, si il revêt un caractère purement descriptif ; Attendu que, pour apprécier le caractère descriptif du radical CERU, il convient de se placer à la date du dépôt de la marque « CERULYSE » en 1972 ; qu’alors, la loi applicable

était celle de 1964 qui disposait dans son article 3 que « Ne peuvent être considérés comme marques, celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition de ce produit » ; Attendu qu’il n’est pas démontré d’une part, que le consommateur perçoive nécessairement le terme CERU comme la forme abrégée de cérumen ; Attendu que, d’autre part, ce vocable, même s’il est évocateur de la nature ou de la destination du produit, est arbitraire pour désigner un produit pharmaceutique ou d’hygiène ; Attendu qu’en effet, le cérumen se définit comme une matière onctueuse et jaune secrétée par les glandes sébacées du conduit auditif externe ; Attendu que ce mot qui désigne donc une substance du corps humain, ne constitue pas l’appellation normale et usuelle d’un médicament ; qu’il ne décrit pas plus les caractéristiques des produits pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques visés dans l’enregistrement de la marque « CERULYSE » ; Attendu que le terme CERU n’a donc pas lieu d’être écarté de l’appréciation d’ensemble qui doit être faite des deux marques en litige ; Que, dès lors, la comparaison est faite entre CERULYSE et CERUFLUID ; Attendu que les deux marques sont constituées de trois syllabes, d’une séquence identique de quatre premières lettres disposées dans le même ordre ; que le radical d’attaque est donc le même et qu’il est suivi de suffixes de même brièveté et caractérisés par une sonorité commune résultant des lettres L et I ; Attendu que les défendeurs prétendent qu’il conviendrait de distinguer les significations distinctes LYSE qui renvoie à la désagrégation tandis que FLUID évoque une liquéfaction ; Attendu que, toutefois, ces significations toutes en nuances ne sont pas perçues par le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas en même temps les deux marques sous les yeux ; Attendu qu’en conséquence, la marque « CERUFLUID » présente des similitudes visuelles et phonétiques telles qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui n’aura pas les deux signes en même temps sous les yeux ; qu’il importe peu que les conditionnements des produits soient différents ; Attendu que la contrefaçon est avérée pour les produits identiques ou similaires énoncés précédemment ;

Attendu que Monsieur M en déposant sa marque « CERUFLUID » et la société DERMOPHARM en exploitant cette marque, ont donc commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société LABORATOIRE CHAUVIN, titulaire de la marque « CERULYSE » ; II – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la société LABORATOIRE CHAUVIN se plaint d’agissements parasitaires commis par ses adversaires ; qu’elle indique que ceux-ci se seraient placés dans son sillage et auraient effectué une publicité comparative dénigrante ; Attendu que, dans la mesure où les parties en présence exercent leur activité dans le même domaine, il s’agit d’entreprises concurrentes et le fondement de la demande ne saurait être que la concurrence déloyale ; Attendu qu’il est reproché au LABORATOIRE DERMOPHARM, l’envoi à des médecins et des pharmaciens d’un document publicitaire ; que cette publicité visait à dénigrer le CERULYSE ; Attendu que ce document destiné à promouvoir le CERUFLUID indique : "Bouchons de cerumen… Enfin un produit qui ne se contente pas de… ramollir! » ; que cette affirmation est suivi de la relation d’un test comparatif entre un produit de référence Xylène et le CERUFLUID ; qu’il résulte de la comparaison qu’avec le xylène, le bouchon de cérumen est intact tandis qu’avec le CERUFLUID, il a disparu ; Attendu que le xylène est le composant unique de CERULYSE ainsi que cela résulte du mode d’emploi figurant dans la boîte de produit ; que le CERULYSE est donc parfaitement identifiable pour les médecins et pharmaciens à qui a été adressé ce document ; Attendu que la présentation faite consiste à vanter l’efficacité du CERUFLUID au détriment du xylène, parfaitement identifiable comme étant le CERULYSE ; que l’assertion selon laquelle il s’agit d’un produit qui ne se contente pas de ramollir étayée par le test présenté tend à nier toute efficacité au produit de comparaison ; que cela constitue un dénigrement caractérisé ; Attendu qu’il convient de rappeler que, même si les informations contenues dans la publicité sont exactes, il n’en demeure pas moins que cela tend à dénoncer l’inefficacité d’un produit concurrent et à le tourner en dérision ; que cette attitude n’est pas loyale ; que seul le consommateur doit rester juge de la qualité des produits en cause ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner les conditions d’application de l’article L 121-8 du code de la Consommation, la demanderesse agissant sur le fondement de l’article 1382 du code Civil ;

Attendu que la laboratoire DERMOPHARM s’est donc rendu coupable d’agissements de concurrence déloyale au détriment de la société demanderesse ; Attendu que, par contre, il n’est pas établi que Monsieur M ait participé personnellement à ces faits ; que la demande, de ce chef, à son encontre, sera rejetée ; Attendu que la demanderesse n’établit, par ailleurs, aucun autre agissement de concurrence déloyale distinct de ceux de contrefaçon de marque ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que la marque CERUFLUID ayant été déclarée contrefaisante de la marque CERULYSE, sa nullité doit être prononcée ; Attendu qu’il sera fait droit dans les conditions visées au dispositif du présent jugement aux mesures d’interdiction, de confiscation et de destruction sollicitées ; Attendu que la marque litigieuse a été déposée le 13 février 1995 ; qu’elle a fait l’objet d’une exploitation par le laboratoire DERMOPHARM jusqu’au 19 décembre 1995, date à laquelle est intervenue une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce lui interdisant la poursuite de la commercialisation du CERUFLUID et ordonnant la confiscation des produits incriminés ; Attendu que, certes, cette décision a été infirmée mais les mesures de confiscation ont été effectuées et la société DERMOPHARM n’a pas repris la vente de ce produit ; Attendu que le préjudice résultant de la contrefaçon a été limité dans le temps ; que, toutefois, il apparaît au regard des demandes reconventionnelles formées en défense que le nombre de produits destinés à la vente était conséquent ; Attendu qu’au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum Monsieur M et la société DERMOPHARM à payer à la société LABORATOIRE CHAUVIN, la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque, Monsieur MIGE n’étant tenu de cette condamnation qu’à concurrence de 50.000 francs ; Attendu que la société DERMAPHARM est, en autre, condamnée à verser à la société demanderesse, la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la publicité dénigrante ; Attendu qu’il convient de prévoir la publication de la présente décision dans les conditions visées au dispositif à titre de dommages et intérêts complémentaires ; IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :

Attendu que les défendeurs, considérant mal fondées les prétentions de la société demanderesse et excessives les mesures d’interdiction, de confiscation et de destruction qui ont été ordonnées, sollicitent l’allocation de dommages et intérêts ; Attendu qu’ils seront déboutés de ce chef dans la mesure où il a été fait droit dans la présente décision aux demandes principales en contrefaçon et concurrence déloyale ; qu’au surplus, la société LABORATOIRE CHAUVIN ne saurait être tenue pour responsable des décisions prises par le juge des référés du Tribunal de Commerce ; Attendu que la procédure engagée par la demanderesse ne présente donc aucun caractère abusif et ne saurait entraîner l’allocation de dommages et intérêts au profit des défendeurs ; Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire du chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de la société LABORATOIRE CHAUVIN présentée sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; que Monsieur M et la société DERMOPHARM sont condamnés in solidum à lui payer une somme de 12.000 francs à ce titre ; Attendu que, succombant, ceux-ci doivent supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

- Dit que Monsieur M en déposant la marque CERUFLUID et la société DERMOPHARM en l’exploitant ont commis des actes de contrefaçon de la marque CERULYSE dont est titulaire la société LABORATOIRE CHAUVIN ;

- Leur interdit, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

- Ordonne, en tant que de besoin, la confiscation des produits portant la marque CERUFLUID encore détenus par Monsieur M et la société DERMOPHARM, ce sous le contrôle d’un huissier, aux frais des défendeurs ;

- Dit que l’huissier procédera à la destruction des produits portant la marque contrefaisante ;

- Prononce la nullité de la marque CERUFLUID enregistrée sous le numéro 95.558.632 à l’INPI ;

- Dit que le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques ;

— Dit que la société DERMOPHARM en diffusant une publicité comparant le XYLENE et le CEROFLUID et en adoptant le slogan "Bouchons de cérumen… enfin un produit qui ne se contente pas de… ramollir! " a dénigré le CERULYSE et a ainsi commis un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société LABORATOIRE CHAUVIN ;

- Condamne in solidum. Monsieur M et la société DERMOPHARM à payer à la société LABORATOIRE CHAUVIN, la somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque ;

- Dit que Monsieur M ne sera tenu de cette condamnation qu’à hauteur de 50.000 francs ;

- Condamne la société DERMOPHARM à verser à la société LABORATOIRE CHAUVIN la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

- Autorise la société LABORATOIRE CHAUVIN à faire publier le dispositif du jugement en entier ou par extraits dans deux journaux ou revues de son choix et aux frais des défendeurs sans que le coût total d’insertion dépasse 40.000 francs H.T ;

- Déboute la société LABORATOIRE CHAUVIN du surplus de ses demandes ;

- Déboute Monsieur M et la société DERMOPHARM de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;

- Prononce l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction ;

- Condamne in solidum Monsieur M et la société DERMOPHARM à verser à la société LABORATOIRE CHAUVIN, la somme de 12.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

- Les condamne in solidum aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.