FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE BURBERRY’S fabrique des articles vestimentaires, des articles de maroquinerie et des parapluies commercialisés par sa filiale BURBERRY’S FRANCE. Elle est titulaire de la marque figurative renouvelée le 26 janvier 1989, sous le n 1.510.937 pour désigner des produits et services de la classe 18, 24 et 25 parmi lesquels figurent notamment les parapluies. Cette marque donne à voir un carreau écossais, évoquant les tartans, constitué d’un agencement de lignes orthogonales et représenté dans des couleurs beige, rouge et noir. La SOCIETE BURBERRY’S FRANCE déclare avoir acheté le 20 septembre 1996 au magasin Haussmann des GALERIES LAFAYETTE un parapluie pliant reproduisant ladite marque et, avoir constaté à la même date que les stands installés sur le trottoir devant ce même magasin, offraient à la vente d’autres parapluies contrefaisant sa marque. Le 8 novembre 1996, elle fit constater par huissier la vente par les Galeries Lafayette de leur modèles de parapluie (golf et télescopique). Aussi, estimant que de tels actes tombaient sous le coup de l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et que la commercialisation de modèles de parapluie reproduisant les siens (parapluie « KNIRPS » copie du modèle compact et parapluie « GUY DE JEAN » copie du modèle Burbrolly), comme la permission laissée aux vendeurs situés devant le magasin de commercialiser des écharpes qui reproduisent sa marque, constituent des actes de concurrence déloyale, les SOCIETES BURBERRY’S, ont, par acte du 26 novembre 1996, fait assigner la Société GALERIES LAFAYETTE. Le 28 octobre 1997, cette dernière appelait en garantie la Société PARASOLERIE GUY DE JEAN. Aux termes de leurs écritures, les SOCIETES BURBERRY’S sollicitent outre les mesures d’interdiction et de publication d’usage, la condamnation de la SOCIETE GALERIES LAFAYETTE au paiement des sommes suivantes, à titre de provision sur le montant des dommages et intérêts à fixer après expertise :

- à la société BURBERRY LTD pour les actes de contrefaçon de sa marque………………………….. 450.000 F
- à la société BURBERRY’S FRANCE pour les actes de concurrence déloyale………………………………… 200.000 F Elles demandent qu’injonction soit faite aux GALERIES LAFAYETTES de « sommer, sous astreinte, les personnes vendant des produits contrefaisants devant le magasin HAUSSMANN de retirer de la vente les articles contrefaisants ».

Elle concluent sans plus de précision à la condamnation in solidum de la SOCIETE GUY DE JEAN et de la SOCIETE GALERIES LAFAYETTE « au paiement de dommages- intérêts », ainsi qu’à la condamnation de chacune d’elle à leur verser la somme de 50.000 FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SOCIETE GALERIES LAFAYETTES conclut pour sa part à la nullité de la marque, en application des articles L 711-1 et L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, motifs pris, tour à tour, de son absence de distinctivité de son caractère générique et usuel, et de l’absence de disponibilité du signe déposé en raison de la préexistence d’un droit d’auteur. Elle ajoute que la SOCIETE BURBERRY’S LTD doit être déclaré déchue de ses droits car l’utilisation qu’elle fait de ce tartan (carreau écossais) ne l’a pas été à titre de marque. Subsidiairement, elle considère que les tissus ornant les parapluies litigieux « GUY DE JEAN » et « KNIRPS » ne constituent nullement la reproduction du tartan écossais que les demanderesses cherchent à s’approprier par le détour du droit des marques. Elle ajoute qu’en tous cas il n’est pas établi que les factures d’achat du 20 septembre 1996 correspondent aux deux parapluies produits aux débats. Quant aux écharpes vendues à l’extérieure du magasin, la défenderesse précise qu’elle concède à des commerçants indépendants des emplacements sur la voie publique et qu’elle ne peut exercer aucun contrôle préalable sur la qualité des produits offerts à la vente. Poursuivant sur les actes de concurrence déloyale, elle relève que la SOCIETE BURBERRY’S Ltd est irrecevable à agir sur ce fondement et que la SOCIETE BURBERRY’S FRANCE (qui ne verse aucun contrat de licence n’est pas plus recevable à agir puisqu’elle ne fait état d’aucun fait distinct de la contrefaçon. Excipant des conditions générales d’achat de la SPAM, centrale d’achat des magasins GALERIES LAFAYETTE), elle sollicite la condamnation de la SOCIETE GUY DE JEAN à la garantir. La SOCIETE GUY DE JEAN fait valoir en premier lieu qu’en raison du caractère particulièrement tardif de leur transmission, il y a lieu de rejeter des débats la totalité des parapluies présentés et communiqués par le SOCIETES BURBERRY’S comme étant les originaux de leurs pièces n 4 et 5 à savoir le parapluie Compact télé référence 138.114, le parapluie classic UMB UP 138/14 J et le parapluie Burbrully référence UP 138/SL. Elle conclut également au rejet des conclusions et bordereaux récapitulatifs tardifs. Au fond, elle poursuit la nullité de la marque motif pris de son absence de caractère distinctif lors de son dépôt, car l’usage de ce tartan était déjà très répandu. Elle fait état de la diffusion en 1973, 1974 et 1976 de divers modèles de parapluie recouverts d’un tissu écossais similaire à celui déposé à titre de marque, et fabriqué par la SOCIETE JUNKERS & MULLERS sous diverses références dont elle donne le détail.

Le caractère distinctif de la marque revendue n’a pas plus été acquis par l’usage qu’en a fait titulaire, les publications produites par celui-ci étant ambigües. Elle ajoute, comme la SOCIETE GALERIES LAFAYETTE, que la SOCIETE BURBERRY’S doit être déchue de ses droits pour inexploitation de sa marque, et soutient que celle-ci est devenue usuelle en raison notamment de l’absence d’engagement d’actions judiciaires à l’encontre des fabricants et vendeurs de parapluies recouverts de tissus similaires. En ce qui concerne les actes de concurrence déloyale, allégués, elle oppose qu’ils ne sont pas distincts de ceux de la contrefaçon prétendue de la marque et que les modèles de parapluie invoqués par les demanderesses ont une présentation ordinaire insusceptible de faire naître profit de ces dernières des droits quelconques. Quant à l’appel en garantie dirigé à son encontre la SOCIETE GUY DE JEAN soutient que les conditions générales du contrat d’achat de la SPAM, au demeurant illisibles, ne peuvent lui être opposées par la SOCIETE GALERIES LAFAYETTE qui n’est pas partie à cette convention.

DECISION I – SUR LE REJET DES PIECES ET DES CONCLUSIONS TARDIVES DE LA SOCIETE GALERIES LAFAYETTE Attendu que cette société précise que si elle a pu commettre une erreur dans les références du modèle de parapluie burbrolly, il a été communiqué sous les pièces n 4 et 5, les pages 62 et 63 d’un catalogue 1995-1996 où sont photographiés les modèles de parapluie qu’elles estiment reproduits, à savoir le modèle compact télé (page 62) référence UP 138/14 et le modèle burbrolly (page 62) référence UP 110/8. Qu’il a été communiqué par erreur un modèle de parapluie classic, mais que cette erreur a été réparée par la communication préalablement à la signification de leurs conclusions récapitulatives, d’un parapluie burbrolly. Attendu cependant que la communication de ce dernier intervenue le 22 mars 1999 soit trois jours avant la clôture, ne peut qu’être écartée, les parties n’ayant pas été mises en mesure de prendre connaissance de cette pièce avec le temps nécessaire à son examen. Attendu en revanche que les communications précédentes étant intervenues régulièrement en cour de procédure, n’ont pas lieu d’être écartées, pas plus que les écritures récapitulatives des sociétés demanderesses auxquelles est joint le bordereau des

pièces communiquées ; qu’il n’est pas soutenu que ces écritures contiennent des moyens nouveaux auxquels les parties défenderesses n’auraient pas répondre. II – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE FIGURATIVE INVOQUEE Attendu que la SOCIETE BURBERRY LIMITED est donc titulaire de la marque figurative déposée pour désigner des produits et services des classes 18-24 et 25 parmi lesquels figurent des articles d’habillement, de maroquinerie et des parapluies. Que cette marque se présente sous la forme d’un dessin de carreau écossais constitué d’un agencement de lignes et de couleurs déclinées en beige, brun, rouge et noir. 1 – Sur le caractère générique et usuel Attendu que les défenderesses soutiennent qu’un tel carreau écossais était couramment utilisé pour orner les articles visés au dépôt. Qu’à cette fin, sont produits aux débats des échantillons de tissus, des registres d’inventaires du fournisseur de la SOCIETE GUY DE JEAN, à savoir la SOCIETE JUNKERS et MULLERS et des attestations, ainsi qu’un ouvrage répertoriant les tartans écossais, intitulé SCOTTISH CLANS & TARTANS. Attendu cependant qu’il ressort de l’examen des pièces précitées qu’aucun tartan ancien ne reproduit l’agencement de la marque figurative, ainsi décrit sur son certificat d’enregistrement : « Sur un fond beige foncé, des lignes orthogonales, beige clair, grises et rouges, créant en se coupant des carrés noirs, blancs et rouges, en formant un quadrillage représenté sur ledit certificat ». Attendu que les échantillons produits de tissus quand bien même auraient-ils été utilisés pour la fabrication de parapluie avant le dépôt en 1979 de la marque attaquée, ce que les pièces produites sont insuffisantes à prouver, ne sont à l’évidence pas de nature à établir que ce carreau était au moment de son dépôt, d’un usage si répandu qu’au regard des articles vestimentaires et de maroquinerie, il en était devenu usuel et générique. 2 – Sur la dégénérescence : Attendu que les défenderesses n’établissent pas plus que depuis son dépôt, ce signe soit devenu la désignation usuelle desdits articles comme elles se bornent à le prétendre. Attendu qu’il sera observé en outre que les sociétés BURBERRY’S justifient avoir agi pour défendre la marque invoquée ; qu’ainsi la demande en déchéance fondée sur l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut qu’être rejetée. 3 – Sur la disponibilité du signe

Attendu qu’il est prétendu en défense que par ce dépôt de marque la SOCIETE BURBERRY’S a cherché à obtenir un monopole d’exploitation sur un type de carreau écossais alors qu’elle n’était titulaire d’aucun droit d’auteur sur celui-ci. Attendu qu’il ressort cependant des débats et des pièces versées, que la SOCIETE BURBERRY’S utilisant ledit carreau bien avant l’année 1979 et que, selon les GALERIES LAFAYETTE, c’est au début des années 1970 qu’elle l’utilisa non plus seulement pour doubler des vêtements, les imperméables, mais également pour la confection, les foulards, cravates, écharpes et parapluies. Attendu qu’elle justifie donc sur une longue période d’actes de possession qui font présumer à l’égard des tiers une titularité de droits d’auteur. Attendu que sauf à revendiquer de tels droits -ce qu’elles ne font pas- les sociétés GALERIES LAFAYETTE et GUY DE JEAN n’ont pas qualité à avancer que le dépôt de la marque contreviendrait à un droit d’auteur antérieur. 4 – Sur la déchéance des droits pour défaut d’exploitation Attendu que ce qui est ici contesté, ce n’est pas que les demanderesses utilisent de façon continue ce type de carreau écossais dans la confection de vêtements, écharpe et parapluies, mais que cet usage l’ait été à titre de marque. Attendu qu’il sera simplement rappelé qu’une marque a pour objet, par sa distinctivité, d’identifier les produits et services visés à son dépôt ; qu’il est indifférent que le ou les signes qui la constituent, aient un caractère décoratif dès lors qu’apposer sur lesdits produits, ils sont habiles à en identifier l’origine. Attendu que tel est le cas en l’espèce. Que la demande en déchéance des droits de la SOCIETE BURBERRY’S Ltd ne peut qu’être rejetée. III – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que les sociétés BURBERRY’S affirment avoir acquis le 20 septembre 1996, aux GALERIES LAFAYETTE, un parapluie qui reproduirait la marque et justifie de cet achat par la production d’un ticket de caisse. Attendu que ce dernier est insuffisant face aux contestations des défenderesses à apporter la preuve, par les seules mentions qu’il contient (prix et n de référence), de l’origine du parapluie produit aux débats. Attendu en revanche que le constat dressé le 8 novembre 1996 établit la vente par les GALERIES LAFAYETTE de deux modèles de parapluies incriminés, dénomés l’un golf et l’autre téléscopique.

Attendu que la toile imperméable qui recouvre ces articles est une reproduction quasi servile de la marque ; qu’en effet les mêmes couleurs sont utilisées (rouge, noir, blanc, beige) dans le même quadrillage formé de lignes orthogonales qui en se coupant forment les mêmes carrés ; que l’épaisseur ou le caractère hachuré de certaines lignes, ou l’usage d’une couleur plus claire (pour le fond) relèvent de différences de détail que seul un examen minutieux est de nature à révéler ; Qu’en revanche le consommateur d’attention moyenne, qui n’est pas censé avoir sous les yeux la marque de la SOCIETE BURBERRY, ne pourra que se méprendre sur l’origine des parapluies considérés. Que partant, en fabriquant et en commercialisant les parapluies litigieux, les sociétés GALERIES LAFAYETTE et GUY DE JEAN ont commis des actes de contrefaçon. IV – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE Attendu que sont invoqués à ce titre au préjudice de la SOCIETE BURBERRY’S LTD des actes d’usurpation de la marque, la fabrication et la commercialisation de parapluie reproduisant ses modèles et enfin la permission données à des vendeurs dont les stands sont situés devant le magasin du boulevard Haussmann de commercialiser des écharpes contrefaisantes. Attendu qu’il n’est pas contesté que seul la SOCIETE BURBERRY’S FRANCE commercialise en France les produits incriminés la Société BURBERRY’S Ltd étant pour sa part titulaire de la marque. Qu’il suit que cette société ne peut agir en concurrence déloyale. Attendu que les mêmes griefs de concurrence déloyale paraissent être formulés par la société BURBERRY’S FRANCE ; que nonobstant l’absence de publication de la licence d’exploitation dont elle bénéficie, il demeure que chargée de commercialiser les produits fabriqués par BURBERRY’S Ltd, elle est fondée à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour obtenir réparation des actes litigieux, c’est-à-dire du préjudice qu’elle subit du fait de la commercialisation illicite des parapluies. Attendu qu’en ce qui concerne le grief, qualifié « d’usurpation de marque », aucun autre acte distinct de la contrefaçon de celle-ci n’est démontré, ni même allégué ; qu’en effet est incriminée la faiblesse du prix des parapluies contrefaisants, considération insuffisante à elle seule à caractériser un acte de concurrence déloyale d’autant que la différence du prix avec ceux des modèles "BURBERRY’S est due, selon les demanderesses, à la moindre qualité de leur facture. Attendu que le grief de reprise de modèles de parapluie de sa gamme (modèles dénomés COMPACT TELE, BRUBROLLY et SL TELESCOPIC) n’est aucunement circonstancié ; qu’il appartenait à la SOCIETE BURBERRY’S FRANCE de déterminer quels sont les caractéristiques de chacun de ses parapluies qui sont reproduites, et de préciser en quoi la

reprise de celles-ci serait de nature à générer une confusion dans l’esprit du public ; que faute d’apporter ces éléments, ses prétentions de ce chef ne peuvent être qu’écartées. Attendu qu’il en est de même de l’allégation d’une permission qui aurait été donnée par la société GALERIES LAFAYETTE aux titulaires de stands situés sur le trottoir, de commercialiser des écharpes contrefaisantes. Attendu en effet qu’en l’absence dans la cause du ou des vendeurs considérés et dans l’ignorance des termes contractuels qui lient ces vendeurs aux GALERIES LAFAYETTE, le tribunal ne peut supputer l’existence d’actes de contrefaçon prétendument tolérés au surplus, par la société LES GALERIES LAFAYETTE. V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction, d’instruction, et de publication sollicitées. Qu’en revanche la demande d’injonction donnée aux GALERIES LAFAYETTE de sommer les commerçants oeuvrant devant son magasin de retirer de leur stand les produits litigieux apparait bien trop imprécise pour pouvoir être accueillie. Attendu qu’il y a lieu de fixer la provision à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, à la somme de 80.000 FRANCS eu égard à la distribution des articles contrefaisants, qui n’a pas pu être restreinte dans le lieu de vente des GALERIES LAFAYETTE ; que les défenderesses doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme. VI – SUR L’APPEL EN GARANTIE Attendu qu’il résulte des conditions générales d’achat de la centrale des GALERIES LAFAYETTES (la S.P.A.M.) que le fournisseur doit garantir ces dernières contre toute revendication de droits de propriété intellectuelle ; que dès lors que la centrale d’achat a agi pour le compte des GALERIES LAFAYETTE, la clause précitée doit trouver application. VII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’exécution provisoire accompagnera les mesures d’interdiction et d’instruction ; qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les défenderesses à verser la somme de 18.000 FRANCS sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE des débats, comme ayant été tardivement produit, le parapluie dénommé BURBROLLY de la SOCIETE BURBERRY’S Ltd ; REJETTE les demandes d’annulation de la marque figurative n 1.510.937 ; REJETTE les demandes de déclaration de déchéance des droits de la SOCIETE BURBERRY’S Ltd sur la dite marque ; DIT qu’en fabriquant, vendant et offrant à la vente les parapluies objet du contrat du 8 novembre 1996, les sociétés GUY DE JEAN et GALERIES LAFAYETTE ont commis des actes de contrefaçon de la marque n 1.510.937 ; En conséquence, LEUR interdit la poursuite de tels actes sous astreinte de mille francs (1.000 F) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Avant dire droit sur la détermination du préjudice subi par les demanderesses du fait des actes de contrefaçon, ORDONNE une mesure d’instruction ; DESIGNE à cette fin : Monsieur Bernard G en qualité d’expert, avec la mission de :

- Entendre les parties,
- Se faire communiquer tous éléments comptables notamment propres à déterminer le montant des ventes réalisés et des bénéfices dégagés. DIT que les sociétés BURBERRY’S devront consigner avant le 15 DECEMBRE 1999 au greffe du tribunal une provision de quinze mille francs (15.000 F) à valoir sur les honoraires de l’expert, et qu’à défaut, la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité ; DIT que l’expert devra remettre son rapport avant le 30 AVRIL 2000 ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 21 janvier 2000 pour vérification du versement de la consignation ; REJETTE les demandes formées au titre de la concurrence déloyale à l’exception de celle formées par BURBERRY’S FRANCE en réparation du préjudice subi par elle du fait de la commercialisation des parapluies contrefaisant ;

CONDAMNE in solidum les sociétés GUY DE JEAN et GALERIES LAFAYETTE à verser aux sociétés BURBERRY’S la somme globale de quatre vingt mille francs (80.000 F) à titre de provision à valoir sur le montant de la réparation de leur préjudice ; DIT QUE LA SOCIETE GUY DE JEAN devra garantir la société GALERIES LAFAYETTE du montant des condamnations mises à sa charge ; REJETTE toute autre demande, AUTORISE les demanderesses à faire publier le présent dispositif aux frais in solidum des défenderesses dans la limite de soixante mille francs (60.000 F) pour trois insertions dans le rapport écrit de leur choix ; ORDONNE l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction et d’expertise ; CONDAMNE in solidum les société GALERIES LAFAYETTE et GUY DE JEAN à verser aux défenderesses la somme globale de dix huit mille francs (18.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.