FAITS ET PROCEDURE M. André GAYOT est l’un des fondateurs historiques de sociétés ayant créé et exploité la marque Gault&Millau et ce, en association avec M. Henri G et M. Christian M. Le 7 avril 1986, M. André GAYOT a fondé avec M. MILLAU la société de droit californien GaultMillau Inc. dont il a été nommé le président. A la suite de divers remaniements dans les sociétés françaises Gault et Millau, M. GAYOT a recentré son activité aux USA. Le 1^er janvier 1988, M. GAYOT a obtenu une licence d’exploitation de la marque GAULT&MILLAU qui a été transmise le 19 juillet 1989 à la société GaultMillau Inc. Le 28 avril 1998, la société DAMEFA a racheté les fonds de commerce des sociétés JOUR AZUR et Société de presse et éditions du soleil (S.P.E.S) et en qualité de concessionnaire, a acquis la titularité des 10 marques françaises et internationales GAULT&MILLAU. Par acte du 30 juin 2000, la société DAMEFA assigne la société GAULT MILLAU Inc. et M. GAYOT aux fins de :

- voir dire que les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon de ses dix marques GAULT&MILLAU,
- leur faire interdiction d’utiliser la dénomination GAULT et M ou G et notamment la dénomination GAULTMILLAU.com, et ce, sous astreinte,
- faire injonction aux défendeurs de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine GAULTMILLAU.com à son profit et ce, sous astreinte,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000.000 francs (ou son équivalent en Euros) à titre de dommages et intérêts au titre de contrefaçon,
- dire que les défendeurs se sont livrés à des actes de concurrence déloyale et parasitaires distincts de la contrefaçon et les condamner à lui payer la somme de 1.000.000 francs (ou son équivalent en Euros) à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

- dire que les défendeurs ont violé leurs obligations contractuelles,
- ordonner la résolution judiciaire du contrat de licence de marques,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 500.000 francs (ou son équivalent en Euros) à titre de dommages et intérêts du fait de ces violations contractuelles et la somme de 20.000 francs (ou leur équivalent en Euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société DAMEFA explique :

- qu’elle s’est aperçu en voulant ouvrir un site internet à un échelle internationale que le nom de domaine « GaultMillau.com » était déjà réservé par la société André GAYOT Publications qui est une enseigne commerciale de, la société GAULMILLAU Inc et ce, sans que son autorisation n’ait été sollicitée ;

- qu’en outre, l’exploitation de la marque GAULTMILLAU par les défendeurs n’est pas conforme aux stipulations du contrat de licence et est très faible au regard des dix années d’exploitations par rapport à l’exploitation de cette marque sur des territoires beaucoup plus petits que les USA ;

- que, sous l’enseigne GAYOT Publications, les défendeurs éditent des publications directement concurrentes des guides GAUL&MILLAU et ce, en infraction à la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de licence ;

- que la marque GAULTMILLAU figure toujours dans l’ensemble de publications avec l’enseigne ANDRE GAYOT PUBLICATION et est tellement associée à cette dénomination qu’elle paraît en être l’accessoire ;

- qu’il y a lieu de relever que le site GaultMillau.com n’a pas de réelle existence mais que son accès permet d’être directement en communication avec le site GAYOT.com qui offre à la vente les publications de André G P ce qui permet de détourner la notoriété et la clientèle de Gault&Millau sur les publications adverses. La société GAULTMILLAU Inc et M. G plaident :

-sur la contrefaçon :

- que la société GAULTMILLAU Inc.bénéficie d’une autorisation d’utiliser la marque GAULTMILLAU dans le monde entier de par le contrat de licence conclu le 19 juillet 1989 ;

- le dépôt de ce nom de domaine n’entre pas dans le cadre des cas jurisprudentiels sanctionnant ce acte à titre de contrefaçon ;

- le contrat de licence doit s’interpréter en faveur du licencié ;

- Damefa ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;

- sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

- il n’y a pas de rapport de concurrence entre les parties ;

— l’association du nom de GAYOT à la marque GAULTMILLAU est normale car il s’agit du nom de l’auteur ;

-sur les violations contractuelles :

- ils ont investi plus de 3 millions de dollars US pour soutenir la marque sur les 10 dernières années et commencent avoir une réel succès, la qualité des guides étant reconnue par la presse,
- les guides concurrents évoqués par la société DAMEFA n’existent pas. Les défendeurs concluent au débouté des demandes et reconventionnellement estimant :

- que la société DAMEFA a violé le contrat de licence en refusant de leur fournir la version française du guide France pour en effectuer la traduction anglaise et en assurer la commercialisation et en s’abstenant de provoquer des réunions contradictoires pour assurer le développement future de la marque GAULTMILLAU ;

- que la dénonciation du contrat de licence par la société DAMEFA est abusive dès lors qu’elle ne répond à aucune des conditions prévues contractuellement, réclament la condamnation de la société DAMEFA à leur payer la somme de 15.000.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle 100.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société DAMEFA a répliqué oralement aux moyens de défense soulevés et maintient ses prétentions.

DECISION Les parties ayant adressé des pièces et des correspondances au tribunal au cours de son délibéré, celles-ci sont rejetées des débats dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire. I – SUR LA RECEVABILITE DE LA SOCIETE DAMEFA : Les défendeurs contestent que la société DAMEFA vient aux droits des sociétés SPES et Jour AZUR, faute de justification de l’enregistrement fiscale des actes de cession de fonds et commerce entre ces sociétés et de mention du prix de cession. Le tribunal relève que les défendeurs ne peuvent soulever ce moyen d’ailleurs non soutenu lors de leurs plaidoiries des lors qu’ils versent aux débats leurs correspondances

des 8 avril, 12 juillet, 2 août et 2 novembre 1999 avec la société DAMEFA établissant qu’il reconnaissent celle-ci comme venant aux droits des sociétés JOUR AZUR et SPES tant au titre de la propriété des marques GAULT et M qu’au titre du contrat du 19 juillet 1989. II – SUR LE CONTRAT DU 19 JUILLET 1989 : Il y a lieu de rappeler les principales dispositions de ce contrat conclu entre la société GAULTMILLAU Inc et la société SPES aux droits de laquelle vient la société DAMEFA, la société SPES jouissant ainsi que la rappelle cette convention d’une autorisation d’exploitation exclusive des pseudonymes accolés « G et M » à titre de marque dans monde entier pour les produits relatifs à la presse en générale et à l’édition et de la faculté de concéder des sous-autorisations d’utilisation de la dite marque. Il est rappelé au titre des dispositions générales de la convention que la société GAULTMILLAU Inc a souhaité éditer de publications et des guides « G et M » en langue anglaise présentant de caractéristiques semblables à ceux développés en France. Pour ce faire et par combinaison des articles I et II du contrat, la société GAULTMILLAU Inc devient titulaire d’une concession du savoir-faire développé par la SPES en matière d’édition de guides et publications portant la marque ou le signe distinctif « GAULT et M » et du droit d’exploitation exclusive de la marque ou du droit d’usage des pseudonymes accolés « GAULT et M » pour les territoires suivants : USA, Canada (sauf le Quebec) Grande-Bretagne, Irlande, Nouvelle-Zelande, Australie, Hong Kong, Singapour et Taiwan et pour l’édition sur support papier et électronique des guides et publications GAULT et M en langue anglaise. Les guides ne doivent traiter que des territoires précités et peuvent être vendus dans le monde entier ; les publications peuvent traiter de tous les sujets de gastronomie, tourisme et loisirs mais ne doivent pas être commercialisés que dans les territoires précités. Par ailleurs, GAULTMILLAU Inc est autorisée à éditer exclusivement la traduction en langue anglaise des guides GAULT et M édités par la SPES et ce, contre une redevance qui sera déterminée entre les cocontractant au cas par cas. Le contrat précise par ailleurs et en son article III :

- que la concession donnée à la société GAULTMILLAU Inc. et sans incidence sur les droits de marque dont la SPES est titulaire dans les autres territoires que ceux précités et sur lesquels, le licencié s’interdit d’exercer son activité,
- que la diffusion des publications en anglais de la société GAULTMILLAU Inc, entrant dans le champ d’application de la convention, en dehors du territoire concédé, sera subordonnée à un accord express du concédant. L’article IV 3) prévoit pour GAULTMILLAU Inc. La possibilité de réalisation de guides en langue anglaise sur d’autres territoires que ceux concédés (Bangkok, Séoul, Manille

etc…) sous réserve de l’accord du Comité d’éthique. Ce Comité prévu à l’article IX du même contrat, composé de représentants de la SPES, de GAULTMILLAU Inc et de la société JOUR AZUR est chargé de toutes les questions relatives à la politique d’image de marque. III – SUR LE NOM DE DOMAINE ET LE SITE « GAULTMILLAU.COM » : Il ressort du constat d’huissier en date du 24 novembre 1999 :

- que le nom de domaine « GAULTMILLAU.com » a été réservé le 9 mars 1996 par M. André GAYOT pour le compte de « André Gayot publications » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’enseigne commerciale de la société GAULTMILLAU Inc. ;

- que sur la page d’accueil du site correspondant à ce nom de domaine, il apparaît que ce site dont le titre est G et édité par la société GAULTMILLAU Inc ;

- que cette page d’accueil renvoie en cliquant sur le mot « guidebooks » au site « gayot.com » ;

- que ce site « gayot.com » comporte une page présentant les publications GAYOT et une autre permettant d’obtenir gratuitement le journal « TASTES » de la société GAULTMILLAU Inc et un catalogue des publications de celle-ci. Les défendeurs prétendent que le contrat du 19 juillet 1989 leur permettait d’ouvrir un site sous la dénomination GAULTMILLAU. Le tribunal relève :

- que si effectivement au titre de l’article II dudit contrat, la société GAULTMILLAU Inc était autorisée à utiliser la marque sur un support électronique, cette autorisation était limitée à l’édition sur ce type de support des « guides et publications G et M en langue anglaise » et ce dans les conditions précisées à l’article 1 rappelées ci-avant ;

-qu’en application de ces dispositions, la société GAULTMILLAU Inc était autorisée à ouvrir un site « internet » utilisant le point « com » facilement accessible du monde entier, sous la marque GAULTMILLAU seulement si ce site reprenait les informations de Guides en langue anglaise qu’elle édite et qui traitent des territoires concédés car elle est titulaire de l’autorisation de les commercialiser dans le monde entier ;

- en revanche, elle n’était pas autorisée à ouvrir un site GAULTMILLAU accessible du monde entier pour diffuser ces éventuelles publications de gastronomie, tourisme et loisirs en langue anglaise, car leur distribution était limitée aux territoires concédés et encore moins pour donner accès au site « gayot.com » qui présente au niveau mondial les autres publications éditées par André G P.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la société GAULTMILLAU Inc n’était pas autorisée contractuellement à exploiter le site « gaultmillau.com » dans le conditions précitées. IV – SUR LA CONTREFAÇON : L’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. L’article L.713-3 du même code dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement En l’espèce, le tribunal relève :

- que la société GAULTMILLAU Inc exploite un site accessible depuis le territoire français (cf PV de constat d’huissier visé ci-avant) sous la dénomination « GAULTMILLAU.com » ; que ce site reproduit également sur ses pages la dénomination GAULTMILLAU et propose un service d’informations sur des livres et des publications ;

- que cette exploitation ainsi qu’il a été vu précédemment n’a pas été autorisée par la société DAMEFA ou ses ayant-cause. Dans ces conditions, l’exploitation de ce site par la société GAULTMILLAU Inc. constitue la reproduction illicite au regard des textes précités et du principe de territorialité, des marques françaises ou internationales visant la France, acquises par la société DAMEFA suivant un acte de cession enregistré au registre national des marques le 18 janvier 1999, ayant une date de dépôt postérieure à 1996, date d’ouverture du site internet contrefaisant et désignant des produits ou services identiques ou similaires au service proposé sur le site (des produits d’édition). Il s’agit des marques :

- GAULT ET M déposée le 21 décembre 1987, enregistrée sous le n 1 441 154, renouvelée le 17 avril 1997 notamment pour désigner les services d’édition, distribution, abonnement et location de tous livres, journaux, revues ;

- GRANDES TOQUES GAULT M déposée le 28 mai 1990, enregistrée sous le n 1 594 035 régulièrement renouvelée pour désigner les mêmes produits que la précédente ;

- CLE D’OR GAULT M DE LA GASTRONOMIE déposée le 5 juin 1990, enregistrée sous le n 1 595 509 et régulièrement renouvelée pour désigner notamment les guides touristiques et guides gastronomiques et le service d’édition et de publication.

V – SUR LES VIOLATIONS CONTRACTUELLES :

- de la clause de non-concurrence : La société DAMEFA établit que la société GAULTMILLAU Inc n’a pas respecté la clause de non-concurrence figurant à l’article 6) du contrat qui stipule : « pendant l’exécution du présent contrat, le licencié ou son représentant s’engage à ne pas exploiter directement ou indirectement… une activité portant sur des produits qui seraient concurrents des publication et guides faisant l’objet du présent contrat et ce, dans les territoires visés à l’article I ». Il apparaît en effet de la pièce N 24 du demandeur reproduisant les pages du site GAYOT ou des pages d’une recherche sur Amazon.com que les guides G sont proposés au côté de guide GAYOT portant sur des villes américaines ou sur des états (la Californie, la Floride) ou sur l’Amérique du Nord (Guide to the best Wineriers of North America), tout territoire entrant dans la concession donnée à la société défenderesse.

- relatives à l’exécution de l’article VII« : exploitation du licencié » : Aux termes de cette stipulation, la société GAULTMILLAU Inc devait « assurer dans les conditions optimales la réalisation des publications et guides, leur exploitation et leur commercialisation » et « remettre à la SPES pour avis les projets de guides qu’il envisage d’éditer sous la marque »GAULT MILLAU". La société DAMEFA justifie sans que la société défenderesse n’apporte d’éléments d’explication convaincants de cette situation :

- un chiffre d’affaires très faible déclaré par GAULTMILLAU Inc depuis 1992 (sur la base de 1% royalties, celles dues pour 1992 15 400 francs ; pour 1993 étaient 31 724, 13 francs ; pour 1994 de 27 713, 40 francs ; 1995 : CA non justifié : pour 1996 sur un semestre de 9.737, 95 francs) pour une exploitation sur le monde entier des guides de langue anglaise et ce, alors qu’il est justifié par la société DAMEFA que l’exploitation des marques en Autriche, Allemagne, Italie, Suisse et Israël est de 6 fois supérieure, ces territoires ayant un poids démographique et économique inférieur de moitié à celui de la zone concédée à la société GAULTMILLAU Inc (cf lettre du 23 mars 2000) ;

- des relances incessantes qui ont été faites à GAULTMILLAU Inc. depuis 1997 pour obtenir les chiffres d’affaires réalisés (lettres AR des 6 mai et 4 juillet 1997, 23 novembre 1998, 3 juin 1999, 22 juin 2000) ainsi que pour obtenir le paiement des redevances déclarées (cf mêmes correspondances) ;

- le non-paiement des redevances dues au titre de l’exercice 1999 ;

- l’absence de demandes d’avis pour l’édition des guides de langue anglaise (cf lettre du 29 novembre 1996 de la société GAULTMILLAU Inc) ;

— une confusion dans l’exploitation de la marque GAULTMILLAU avec les publications GAYOT.

- il y lieu de relever à cet égard dans les ouvrages versés aux débats à savoir le guide « the best of New York » « the best of Los Angeles » « la restaurants and gourmet shops for southern california » que la marque GAULT MILLAU est toujours associée sur la page de couverture avec la mention « GAYOT’S » écrite dans un même format de police voire dans une police plus importante. L’argument tendant à dire que « Gayot’s » fait référence à l’auteur est inexact dès lors que ce ne sont pas le nom et le prénom de M. G qui sont employés comme à l’intérieur de la page de garde où celui-ci est désigné comme personne physique sous cette identité en qualité d'« éditor » et de « publisher » ; le terme « GAYOT’S » fait donc référence aux publications du même nom. Cette confusion est entretenue délibéremment pour faire profiter les publications André G de la notoriété de la marque GAULTMILLAU ; cela est également démontré par le fait comme il a été indiqué précédemment, que lorsque l’internaute se connecte sur le site « gaultmillau.com » et clique sur « guidebooks », il se retrouve sur le site "gayot ; com« sur une page intitulée »Welcome to gaultmilliau Gayot Publications".

- une inexploitation pour les magazines, aucune publication de cette sorte n’étant justifiée sur une période de plus de 10 ans. Les seuls arguments défendus par la société GAULTMILLAU Inc consistent à soutenir qu’elle a investi 3 Millions de dollars US depuis 10 ans dans l’exploitation de la marque ; que les guides en langue anglaise ont reçu de la presse un accueil très favorable et qu’enfin la société DAMEFA n’a pas non plus respecté les stipulations contractuelles. Le tribunal note :

- que l’investissement allégué ne saurait être pris en compte dès lors que la société GAULTMILLAU Inc. ne justifie pas d’une gestion séparée de l’exploitation de la marque GAULTMILLAU de ses autres activités,
- que l’accueil favorable de la presse pour les guides G de langue anglaise aurait dû se traduire par une augmentation du chiffre d’affaires ce qui ne semble pas être le cas au vu des chiffres déclarés ;

- que certes, il n’y a jamais eu de réunion du Comité d’éthique depuis la signature du contrat pour définir la politique d’image de la marque ; que toutefois, cette absence ne saurait être imputable à la seule société DAMEFA, la société GAULTMILLAU Inc, ne justifiant pas avoir demandé de telles rencontres depuis l’origine mais uniquement le 18 juillet 2000 lorsque les rapports entre les parties s’étaient détériorés ; ;

- qu’il n’est pas contesté qu’aucun accord n’est intervenu pour la traduction en langue anglaise des éditions 1999 et 2000 du guide GAULTMILLAU France ; que toutefois, ainsi que cela était prévu contractuellement, cette mise à disposition passait par la

négociation d’un accord « au cas par cas » qui compte-tenu de l’ensemble des difficultés rencontrées avec la société GAULTMILLAU Inc précitées n’a pu être trouvé. Dans ces conditions, le tribunal considère que la société GAULTMILLAU Inc a failli à ses obligations contractuelles de non-concurrence et de bonne exploitation de la marque GAUTMILLAU. VI – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : En application du principe du non-cumul de responsabilités contractuelle et quasi- délictuelle, les faits retenus au titre des violations contractuelles ne sauraient constituer des actes de concurrence déloyale. VII – SUR LES MESURES REPARATRICES : Aucun de faits reprochés tant au titre de la contrefaçon que de la responsabilité contractuelle n’étant imputable à M. G à titre personnel, il y a lieu de le mettre hors de cause. Compte-tenu de l’importance des violations contractuelles constatées (violation de la clause de non-concurrence, exploitation très faible de la marque et dévalorisation de celle-ci par son association avec la marque « GAYOT »), il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat du 19 juillet 1989 à compter de la présente décision aux torts exclusifs de la société GAULTMILLAU Inc. Le contrat étant résilié, la société GAULTMILLAU Inc. ne pourra plus utiliser la marque « GAULT et M » pour quelqu’usage que ce soit et en application de l’article XI dudit contrat devra supprimer dans les plus bref délai toute référence à la marque sur les guides avant leur mise en vente ou vendre ceux-ci dans les 60 jours de la présente décision après en avoir communiqué l’inventaire à la société DAMEFA qui pourra reprendre le stock au prix de revient justifié par la société GAULTMILLAU Inc. S’agissant du montant du préjudice subi du fait de l’atteinte aux marques et des violations contractuelles, le tribunal relève que la société DAMEFA ne peut justifier d’un préjudice que du jour de la cession des fonds de commerce de SPES et JOUR AZUR c’est-à-dire depuis le 28 avril 1998. Dans ces conditions, compte-tenu de la valeur économique des marques GAULT et M et du manque à gagner résultant des violations contractuelles il y a lieu d’allouer à la société DAMEFA la somme de 200.000 francs du fait de la contrefaçon de marques et celle de 400.000 francs du fait des violations contractuelles à titre de dommages et intérêts, ces sommes ou leurs contre-valeurs en Euros étant mises à la charge de la société GAULTMILLAU Inc. Le transfert du nom de domaine « GAULTMILLAU.com » à la société DAMEFA étant une mesure excédant la stricte réparation du préjudice, n’est pas ordonnée. En revanche,

la société GAULTMILLAU Inc. devra procéder à la radiation de ce nom de domaine et ce, sous l’astreinte définie au présent dispositif. L’équité commande d’allouer à la société DAMEFA la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ou sa contre-valeur en Euros. Compte-tenu de l’urgence à faire cesser la contrefaçon, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du chef de l’interdiction et de la mesure de radiation du nom de domaine contrefaisant. PAR CE MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette des débats les lettres et documents envoyés par le parties en cours de déliberé ; Déclare recevables les demandes de la société DAMEFA, Dit que la société GAULTMILLAU Inc en exploitant le site « gaultmillau.com » a commis des actes de contrefaçon des marques GAULT et M n 1 441154, 1594035 et 1595509, au préjudice de la société DAMEFA, Dit que la société GAULTMILLAU Inc n’a pas exécuté le contrat du 19 juillet 1989 conformément à ses stipulations, En conséquence, prononce la résiliation du contrat du 19 juillet 1989 à compter de la présente décision aux torts exclusifs de la société GAULTMILLAU Inc, Interdit à la société GAULTMILLAU Inc. d’utiliser les dénominations GAULTMILLAU ou GAULT et M pour tout usage que ce soit, et ce sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision, Ordonne à la société GAUTLMILLAU Inc, de procéder aux formalités de radiation du nom de domaine « Gaultmillau.com » et ce, dans le délai de 2 mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 10.000 franc par jour de retard passé ce délai, Dit que la société GAULTMILLAU Inc devra supprimer toute référence à la marque sur les guide avant leur mise en vente ; Dit que si cette suppression n’est pas possible, les guides devront être vendus dans les 60 jours de la présente décision après inventaire communiqué préalablement à la société DAMEFA qui pourra à son gré reprendre le stock à son prix de revient, Condamne la société GAULTMILLAU Inc. à payer à la société DAMEFA les sommes de 200.000 francs et 400.000 francs ou leurs contrevaleurs en Euros, à titre de dommages

et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux actes de contrefaçon et aux violations contractuelles ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision du chef de la mesure d’interdiction et de radiation du nom de domaine, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société GAULTMILLAU Inc. à payer à la société DAMEFA la somme de 20.000 franc en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.