FAITS ET PROCEDURE La société THE POLO/LAUREN COMPANY est titulaire des quatre marques suivantes :

- marque verbale POLO déposée le 16 décembre 1987 enregistrée sous le n 150 1334 (en renouvellement d’un précédent dépôt n 265 642/1 135 894) pour désigner divers produits et services en classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 35 et notamment les produits de nettoyage, parfumerie, savonnerie, cosmétiques, fards et accessoires de toilette ; produits de l’imprimerie, de la photographie et de la papeterie ; cuirs et imitations du cuir ;

- marque semi figurative POLO Ralph Lauren déposée le 16 décembre 1987 enregistrée sous le n 1440383 pour désigner les mêmes produits et services que ci dessus ainsi qu’en classe 25 les vêtements, chaussures, chapellerie et renouvelée le 26 septembre 1997 ;

- marque verbale POLO déposée le 30 août 1991 en renouvellement d’un précédent dépôt, enregistrée sous le n 1 690 081 pour désigner en classe 3 les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

- marque POLO avec graphisme, déposée le 3 juillet 1989, enregistrée sous le n 1539422 pour désigner en classe 25 les vêtements, chaussures, chapellerie. De son côté, Monsieur Philippe C a déposé le 2 septembre 1991 les trois marques verbales suivantes :

- POLO PASSION enregistrée sous le n 1690810 pour désigner divers produits en classes 3, 14, 20 et 21 dont les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, parfums.

- POLO LIFE enregistrée sous le n 1690811 pour désigner divers produits et services en classes 3, 16, 25 et 41 dont outre les produits susvisés, ceux de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeteries, machines à écrire et articles de bureaux, cartes à jouer. Vêtements, chaussures, chapellerie.

- POLO LINE enregistrée sous le n 1690812 pour les produits des classes 3, 14 et 25 déjà cités ainsi qu’en classe 18 le cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux ; malles et valises. Estimant que ces trois marques portaient atteinte à ses droits, POLO/LAUREN COMPANY a, par exploit en date du 27 décembre 1995, assigné Monsieur C en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication et de confiscation, elle sollicitait l’annulation des trois marques incriminées ainsi que le paiement d’une somme de 400 000 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 40 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur C concluait au rejet des prétentions de POLO/ LAUREN COMPANY et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal par le jugement entrepris a :

- dit que les marques POLO PASSION, POLO LIFE et POLO LINE constituent la contrefaçon des marques n 1501334, 1440383, 1690081 et 1539422,
- prononcé la nullité de la marque POLO PASSION en ce qu’elle vise les produits des classes 3 et 14,
- prononcé la nullité de la marque POLO LIFE en ce qu’elle vise les produits des classes 3, 16 et 25,
- prononcé la nullité de la marque POLO LINE en ce qu’elle vise les produits des classes 3, 14, 18 et 25
- fait interdiction à Monsieur C de faire usage de ces trois dénominations dans ces applications sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée et ce avec exécution provisoire,
- condamné Monsieur C à payer à THE POLO/LAUREN COMPANY la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 12 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- fait droit à des mesures de publication, Monsieur C qui a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 1997 demande à la cour aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 septembre 2000 de :

- prononcer la déchéance des droits de THE POLO/LAUREN COMPANY sur :

- la marque 1 135 894 à compter du 16 décembre 1992, subsidiairement du 1^er janvier 1997 pour les produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 35,
- la marque 1 690 081 à compter du 30 août 1996 pour les produits de la classe 3,
- la marque 1 539 422 à compter du 3 juillet 1994, subsidiairement du 1^er janvier 1997 pour les produits de la classe 25,
- déclarer nul le dépôt de la marque 1 539 422 pour désigner des vêtements, des chaussures et de la chapellerie pour défaut de distinctivité et pour déceptivité,
- dire que la marque complexe 1 440 383 n’est distinctive qu’en ce qu’elle comporte l’expression RALPH LAUREN, le mot POLO étant descriptif pour désigner les produits des classes 3, 14, 16, 18 et 25,
- débouter POLO/LAUREN COMPANY de ses demandes en contrefaçon,
- condamner l’intimée à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 30 000 F en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; THE POLO/LAUREN COMPANY par ses dernières écritures signifiées le 6 septembre 2000 poursuit la confirmation du jugement et conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande en déchéance des marques 1 501 334 et 1 690 081 ainsi qu’à l’absence d’intérêt légitime de Monsieur C à agir en déchéance. Par ailleurs, elle réclame le

paiement d’une somme supplémentaire de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE Considérant que Monsieur C fait valoir que l’intimée qui ne justifie pas avoir exploité les marques POLO n 1 135 894 (en réalité 1 501334, 1 135 894 étant le numéro sous lequel la marque a été enregistrée en 1978) 1 690 081 et 1 539 422 pendant une période ininterrompue de 5 ans doit être déchue de ses droits sur ces marques pour les produits couverts par les enregistrements ; Considérant que THE POLO/LAUREN COMPANY qui ne réplique que sur les marques 1 501 334 et 1 690 081 soutient tout d’abord que Monsieur C ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir en déchéance, qu’il forme cette demande dans le seul but d’obtenir la réformation du jugement alors qu’en toute hypothèse THE POLO/ LAUREN COMPANY pourra toujours lui opposer ses autres marques incluant la dénomination POLO et obtenir sa condamnation pour contrefaçon ; que d’autre part elle fait valoir que les deux marques en cause sont notoires et dûment exploitées ; Considérant ceci exposé que l’intimée opposant à Monsieur C non seulement la marque 1 440 383 mais également les marques 1 501 334, 1 690 081 et 1 539 422 est recevable à invoquer comme moyen de défense à l’action en contrefaçon la déchéance des droits de THE POLO/ LAUREN COMPANY sur ces trois marques et ce d’autant plus que l’appelant exploite ses marques et soutient qu’en ce qui concerne la marque 1 440 383 l’intimée ne peut s’approprier le terme POLO qui est descriptif pour désigner les produits des classes 3, 14, 16, 18 et 25 ; Considérant qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans … la déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu » ; Considérant que les périodes d’inexploitation mentionnées à titre principal par l’appelant dans ses dernières écritures se situant soit en partie avant et après le 28 décembre 1991 (date d’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991) soit entièrement après le 28 décembre 1991, elles doivent être retenues comme périodes de référence ;

Considérant que l’intimée pour justifier de l’exploitation des trois marques en cause au cours des périodes visées ne produit aucune pièce datée à l’exception d’une présentation d’une gamme 1997 de produits de parfumerie et de cosmétiques qui comporte exclusivement en en tête la dénomination POLO ralph lauren ; qu’aucun des articles n’est désigné par une des trois marques, objet de la demande en déchéance ; que le document intitulé plan media 1^er semestre 1991 n’est pas pertinent dès lors qu’il ne mentionne que la marque Ralph Lauren avec le dessin d’un cavalier jouant au polo ; que l’attestation de la société d’expertise comptable SODEXCO ne constitue pas davantage une preuve d’exploitation des trois marques litigieuses dès lors qu’elle fait état du chiffre d’affaires réalisé « par la marque RALPH LAUREN » et se contente de citer cinq noms : POLO, LAUREN, SAFARI, SAFARI FOR MEN, POLO SPORT sans que rien ne permette de déterminer quels sont les produits vendus sous ces noms ; Considérant en conséquence que Monsieur C doit être déclaré bien fondé en sa demande en déchéance et qu’il y sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif ci après ; II – SUR LA DEMANDE EN NULLITE Considérant que Monsieur C fait valoir que la marque semi figurative 1 539 422 doit être annulée pour désigner des vêtements, chaussures et de la chapellerie aux motifs que le terme POLO est la désignation usuelle des chemises (ou produit similaire) et de certains chapeaux et que ce signe est déceptif pour désigner d’autres vêtements ; Qu’en ce qui concerne la marque 1 440 383, il expose qu’elle n’est valable pour désigner des vêtements qu’en ce qu’elle ajoute le terme distinctif Ralph Lauren au mot descriptif POLO ; Considérant enfin qu’il prétend que s’agissant des produits des classes 3, 14, 16 et 18 l’intimée ne peut pas non plus revendiquer de monopole sur le terme POLO pour les désigner ; que ces produits sont, soit des produits de luxe assimilés aux vêtements, soit des articles ou services en relation avec le sport équestre qu’est le POLO, mot qui doit pouvoir être librement utilisé pour les présenter ; Considérant que POLO/LAUREN COMPANY réplique qu’à l’égard des objets auxquels elles s’appliquent, les marques « POLO » présentent un caractère distinctif et arbitraire dès lors qu’elles n’en constituent nullement la désignation nécessaire, générique ou usuelle ; Considérant ceci exposé, que s’agissant de la marque 1 539 422, elle est constituée du mot POLO et d’un graphisme comportant trois initiales entrelacées et deux maillets entrecroisés ; qu’elle désigne en classe 25 les vêtements, chaussures et la chapellerie ; Considérant qu’au sein de cette marque le terme POLO ne forme pas un tout indivisible avec le graphisme et constitue le seul élément susceptible d’être prononcé ; que POLO/LAUREN COMPANY faisant valoir que les marques de Monsieur C contrefont cette marque en ce qu’elles reproduisent le terme POLO, il convient de rechercher si celui

ci est susceptible d’être déposé à titre de marque pour désigner les produits visés par ce dépôt ; Considérant que Monsieur C fait justement valoir que le mot POLO désigne non seulement un sport collectif dans lequel des cavaliers, divisés en deux équipes, essaient de pousser une boule de bois dans le but adverse avec un maillet à long manche, mais aussi une coiffure de femme, sans bords et une chemise de sport en maille à col ouvert (définitions données par le dictionnaire Petit Robert édition 1994) ; que ce mot nécessaire pour désigner ce type de vêtement et cette coiffure est donc non susceptible d’être approprié en tant que marque pour présenter des chemises de sport ou des pulls à col ouvert ainsi que des chapeaux ; que par ailleurs s’agissant des autres vêtements il est déceptif dans la mesure où il est susceptible de faire croire au public que les produits offerts sont des chemises à col ouvert ou des chapeaux ; Considérant en conséquence que la marque 1 539 422 doit être annulée pour désigner les vêtements et la chapellerie en ce qu’elle comporte le terme POLO ; Considérant que la marque 1 440 383 est constituée du mot POLO écrit en gros caractères et des mots Ralph Lauren inscrits en dessous en très petits caractères ; qu’elle désigne divers produits en classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 35 ; Considérant que le terme POLO très nettement séparé des deux autres et mis en évidence ne forme pas un tout indivisible avec « Ralph Lauren » qui se présentent comme un prénom suivi d’un nom ; que POLO/ LAUREN COMPANY faisant valoir que les marques de Monsieur C contrefont cette marque en ce qu’elles reproduisent le terme POLO, il convient de rechercher si celui ci est susceptible d’être déposé à titre de marque pour désigner les produits visés par ce dépôt ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux ci dessus retenus, la marque doit être annulée pour désigner les vêtements et la chapellerie en ce qu’elle comporte le mot POLO ; Considérant que pour les autres produits visés au dépôt, le terme POLO ne constituant ni leur désignation usuelle ou nécessaire et ne définissant pas davantage leurs caractéristiques, la demande en nullité sera rejetée ; III – SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON 1 – Marque n 1 440 383 Considérant que cette marque étant annulée en ce qu’elle désigne les vêtements et la chapellerie, il convient de rechercher si les trois marques de Monsieur C en constituent la contrefaçon en ce qu’elles désignent notamment des produits des classes 3 (parfumerie, savons, cosmétiques) 14 (joaillerie, bijouterie, métaux précieux et leurs alliages) 16 (papeterie, produits de l’imprimerie) 18 (cuir et imitations du cuir, malles et valises) ;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu qu’au sein des trois marques incriminées, le mot POLO ne perdait pas son individualité et son pouvoir distinctif ; qu’il ne forme pas un tout indissociable avec les mots LIFE, PASSION et LINE qui ne font que qualifier le terme POLO ; qu’en déposant ces trois marques et en faisant usage pour désigner certains produits identiques à ceux visés par la marque 1 440 383 dont notamment des bijoux, l’appelant a commis des actes de contrefaçon ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur C pour contrefaçon de cette marque et prononcé la nullité de la marque POLO PASSION en ce qu’elle vise les produits des classes 3 et 14, de la marque POLO LIFE en ce qu’elle vise les produits des classes 3 et 16, de la marque POLO LINE en ce qu’elle vise les produits des classes 3, 14 et 18 ; 2 – Marque n 1 501 334 Considérant que les droits de l’intimée sur cette marque étant déchus depuis le 16 décembre 1992 et Monsieur C ayant été assigné en contrefaçon par exploit en date du 27 décembre 1995, il s’ensuit qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être imputé, la prescription étant de trois ans en cette matière ; que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné de ce chef Monsieur C ; 3 – Marque n 1 690 081 Considérant que les droits de l’intimée sur cette marque n’étant déchus qu’à compter du 30 août 1996, elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur C pour les actes de contrefaçon qui auraient été commis du 27 décembre 1992 au 30 août 1996 ; Mais considérant que si les marques POLO PASSION, POLO LIFE et POLO LINE ont été déposées le 2 septembre 1991 pour désigner des parfums, des cosmétiques, des savons et des huiles essentielles, POLO/LAUREN COMPANY ne rapporte pas la preuve que Monsieur C en a fait usage entre le 27 décembre 1992 et le 30 août 1996 pour commercialiser ces produits voire les offrir à des participants dans le cadre de matchs de polo ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné Monsieur C pour contrefaçon de la marque n 1 690 081 ; 4 – Marque n 1 539 422 Considérant que cette marque étant partiellement annulée en ce qu’elle désigne des vêtements et de la chapellerie et l’intimée étant par ailleurs déchue de ses droits sur cette marque à compter du 3 juillet 1994, aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à Monsieur C du fait du dépôt le 2 septembre 1991 des marques POLO PASSION, POLO LINE et POLO LIFE pour désigner des vêtements, chaussures et de la chapellerie ; que par ailleurs la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il aurait fait usage de ces signes avant le 3 juillet 1994 et au cours d’une période non couverte par la prescription, pour présenter des chaussures ; Que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné Monsieur C pour contrefaçon de la marque n 1 539 422 ;

IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que seule la marque n 1 440 383 étant contrefaite et les actes de contrefaçon étant très limités, le préjudice subi par l’intimée sera intégralement réparé par le versement d’une somme de 20 000 F ; Qu’il sera fait droit par ailleurs aux mesures d’interdiction dans les conditions précisées au dispositif ; Considérant que les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’autoriser des mesures de publication ; V – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que Monsieur C succombant pour partie ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre, qu’il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

- dit que les marques POLO PASSION, POLO LINE et POLO LIFE constituent la contrefaçon de la marque n 1 440 383 en ce qu’elles visent des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement dont THE POLO/LAUREN COMPANY est titulaire,
- prononcé la nullité de la marque POLO PASSION en ce qu’elle vise des produits des classes 3 et 14, de la marque POLO LIFE en ce qu’elle vise des produits des classes 3 et 16, POLO LINE en ce qu’elle vise des produits des classes 3, 14 et 18, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Prononce la déchéance des droits de la société THE POLO/LAUREN COMPANY sur :

- la marque n 1 501 334 à compter du 16 décembre 1992
- la marque n 1 690 081 à compter du 30 août 1996
- la marque n 1 539 422 à compter du 3 juillet 1994 Annule la marque 1 539 422 en ce qu’elle comporte le terme POLO pour désigner des vêtements et de la chapellerie, Annule la marque 1 440 383 en ce qu’elle comporte le terme POLO pour désigner des vêtements et de la chapellerie,

Condamne Monsieur C à payer à la société THE POLO/LAUREN COMPANY la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts, Fait interdiction à Monsieur C d’utiliser le terme POLO seul ou en association avec les termes PASSION, LIFE ou LINE pour désigner les produits ou services visés au dépôt de la marque n 1 440 383 à l’exception des vêtements et de la chapellerie et ce sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, Rejette toute autre demande des parties, Dit que le présent arrêt en ce qui concerne la nullité des marques et la déchéance des droits sur les marques 1 501 334, 1 690 081 et 1 539 422 sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.