N

TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE PARIS stock

3ème chambre JUGEMENT 3ème section rendu le 26 Février 2002

N° RG :

[…]

N° MINUTE : 12 DEMANDERESSE

S.A.R.L. A Y DIFFUSION

Assignation du :

19 Septembre 2000 représentée par M^e Jean-Marc LEFRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D.31 et par M^e ESCLAPEZ, avocat au barreau de

TOULON, avocat plaidant

DEFENDEURS
Monsieur A Y

Société L D E

M-B

[…]

[…]

représentés par M^e Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de

PARIS, avocat postulant, vestiaire J30
Monsieur F D

Expéditions exécutoires représenté par M^e Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat délivrées le : postulant, vestiaire R47 5/03/2002

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3ème Chambre, 3ème Section

Audience du 26 Février 2002

R.G: […]

N° Minute 12

Société HEDLARD

[…]

[…]

[…]

représenté par M^e Michèle-Claude GAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D96

S.A.R.L. EDUC’N SOFT

[…]

[…]

représentée par M^e Hélène. DUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1370
Monsieur F S

représenté par M^e Grégoire GOUSSU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire T 372

COMPOSITION DU TRIBUNAL
M^me BELFORT, Vice-Président
M^me TAPIN, Juge
Madame X, Juge

assistée de Catherine MAIN, Greffier,

DEBATS

A l’audience du 16 Octobre 2001 tenue publiquement devant M^me BELFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort

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Audience du 26 février 2002

3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

2012

FAITS ET PROCEDURE:

La société A Y DIFFUSION Sarl (ci-après dénommée ADD)dont M. A Y, chef cuisinier de réputation internationale est un associé, a été constituée par acte sous seings privés le

13 avril 1991 et a pour objet notamment la création ,la fabrication et la commercialisation de produits de la ligne A Y.

Cette société est propriétaire de deux marques « A Y M B »:

-l’une dénominative déposée le 18 février 1992 et enregistrée sous le

n° 92406814 pour désigner des produits et services des classes 11,14,16,18,20,21,24,15,29,30,32,33,41 et 42 de la classification internationale,

-l’autre semi-figurative déposée le 19 mars 1992 et enregistrée sous le n° 92 411 790 pour désigner des produits et services des classes 11,14,16,18,20,21,24,25,29,30,32,33,41 et 42 de la classification internationale.

La société A Y DIFFUSION a également déposé le

17 août 1992 la marque « A Y M-B »à l’OMPI sur la base de sa marque française n° 92 06814 en visant les pays suivants:

Monaco, Espagne et Italie; celle-ci a été enregistrée sous le n° 589925.

M. A Y ayant enregistré à MONACO la marque

A Y le 17 avril 1992 et sur la base de cet enregistrement ayant déposé une marque internationale A Y désignant France, l’Allemagne et l’Italie dans les classes

8,11,16,18,20,21,24,25,29,30,32,33 41 et 42 de la classification internationale ainsi qu’ayant acquis le 22 mars 1993 la marque française

A Y n° 1475310, il assignait le 13 septembre 1993 la société ADD devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en annulation des marques déposées par cette dernière.

Par un arrêt du 20 avril 2000,la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence infirmait le jugement du Tribunal ayant fait droit à la demande d’A

Y.

Par acte du 20 septembre 2000,la société ADD assigne M. A Y et la société HEDIARD en contrefaçon de ses marques

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

reprochant au premier l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine « A-Y.com »"Y-online.com« et »Y formation.com" et le dépôt des enregistrements de la marque A

Y et à la seconde la vente de produits alimentaires sous la dénomination A Y et en indemnisation du préjudice résultant de ces actes illicites.

Le 30 novembre 2000, la société ADD assigne la société L

D E, M d la société EDUC’N SOFT

^et ^M. ^S en contrefaçon de ses marques pour l’enregistrement par chacun des défendeurs d’un nom de domaine comportant la dénomination

« A Y » et en indemnisation.

Le 12 janvier 2001, le Président du présent tribunal en la forme des référés interdisait sous astreinte, à M. A Y et à la société

HEDIARD de faire usage des termes « A Y »pour désigner les produits et services visés aux dépôts des marques de la société ADD.

Le 12 mars 2001,la société Y J K intervenait volontairement à l’instance en qualité d’exploitante du site « www.Y online.com ».

PRETENTIONS de la société ADD:

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre

2001, la société A Y DIFFUSION demande au tribunal de:

*dire que M. Y a contrefait ses marques :

-en inscrivant la France parmi les pays visés par la marque « A Y » qu’il a déposée à l’OMPI le 15 juillet 1992 dans les mêmes celles couvertes par les siennes;classes que

-en inscrivant le 11 mai 1993 à l’INPI la cession à son profit de la marque A Y enregistrée le 6 juillet 1988 par la société

ESPACE ENERGIES;

*dire que M. Y a contrefait ses marques en autorisant la société Y Online à utiliser cette dénomination sociale alors que son objet social est l’exploitation d’un site de vente en ligne de produits alimentaires sous l’appellation « www.Y-online.com »;

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

*dire quela société Y Online a contrefait ses marques en 1²12 enregistrant et en exploitant sa dénomination sociale et son enseigne

« Y online » et exploitant le nom de domaine « Y-online.com »;

a contrefait ses marques en réservant*dire que M. D le nom de domaine « Y-online.com »;

*dire que M. A Y ,Président de la société D

E en autorisant celle-ci à utiliser son patronyme pour réserver le nom de domaine « A-Y.com »et cette dernière société pour exploiter ce nom pour offrir en ligne des produits couverts par ses marques ont commis des actes de contrefaçon de celles-ci ;

*dire que la société EDUC’N SOFT,de concert avec M. Y et la société D DEVELOPMENT ont contrefait ses marques en enregistrant le nom de domaine « Y-formation »pour offrir sur un site internet des prestations de formation, produits couverts en classe 41 par ses marques;

« dire que l’enregistrement du nom de domaine »Y.com"par M. Z constitue une contrefaçon de ses marques;

*dire que la vente par la société HEDIARD de produits alimentaires sous la dénomination A Y ainsi que cela résulte du PV de saisie-contrefaçon en date du 7 septembre 2000 constitue des actes de contrefaçon de ses marques dont la société HEDIARD et M. A

Y sont responsables;

prononcer la nullité des marques A Y n° 1475310

*

et la partie française de la marque internationale n° 588791 déposées en fraude de ses droits ainsi que cela a été jugé par la Cour d’Appel d’Aix-en

Provence;

"ordonner à M. A Y sous astreinte de procéder aux formalités de radiation desdits enregistrements et de toutes les inscriptions subséquentes;

*ordonner la confiscation des produits ,conditionnements, revues, publicités et autres supports reproduisant les termes A Y et ce, sous astreinte,

*interdire également sous astreinte la poursuite des actes illicites et ordonner notamment la fermeture des sites contrefaisants et le transfert des

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3ème Chambre 3ème section.

RG:[…]

noms de domaine au profit d’ADD,

*condamner M. A Y à lui payer la somme de 5 MF à titre de dommages et intérêts dont 500.000 francs solidairement avec la société HEDLARD et la société Y J K et 500.000 francs solidairement avec la société D E ainsi qu’une somme de 250.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile solidairement avec la société HEDIARD à hauteur de

200.000 francs et solidairement avec les sociétés D E,HEDIARD et Y J K à hauteur des 50.000

francs restant,

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.

MOYENS DE DEFENSE:

M. S plaide que:

*il a réservé le 6 février 1998 le nom de domaine

« Y.com »dans le but de l’utiliser pour créer un site internet consacré aux ducasses, fêtes traditionnelles dans le Nord de la France et est toujours titulaire de celui-ci;

*la société ADD ne peut lui interdire d’utiliser le nom d’usage courant,Y et ce, pour une exploitation relative aux fêtes portant ce nom;

"le risque de confusion avec les marques complexes de la société

ADD n’est pas établi.

Aussi, M. S conclut au débouté des demandes et sollicite

l’allocation d’une somme de 15.000 francs pour les frais qu’il a exposés dans la présente procédure.

La société EDUC’N SOFT plaide sa mise hors de cause aux motifs qu’elle est intervenue comme prestataire de services pour créer le site internet Y FORMATION et a transféré le 7 novembre 2000 le nom de domaine « Y-formation »à société D

DEVELOPPEMENT Ltd. A titre subsidiaire, elle s’associe à la demande de sursis à statuer formulée par M. A Y et la société D E. En tout état de cause, elle réclame l’allocation

d’une somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

wome Code de Procédure Civile.

d et la société Y J K M. F disent que:

*M.d n’a eu qu’un rôle technique en déposant le nom de domaine « www.Y-online.com »pour le compte de la société

Y J K qui est la seule responsable de l’exploitation du site « Y-online.com » et qui a d’ailleurs fait transférer le nom de domaine litigieux à son nom;

*M. A Y a le droit d’utiliser son nom patronymique dans le cadre de ses relations professionnelles et civiles et il a exploité ce droit en autorisant l’exploitation de son nom patronymique comme dénomination sociale et pour désigner un site qui a pour objet de vendre des produits culinaires sélectionnés par lui;

*l’exploitation en cause ne traduit aucune intention parasitaire mais

s’appuie sur la notoriété de M. A Y en tant que cuisiner de renommée internationale et non sur celle inexistante des marques "A

Y M B";

*l’utilisation en cause servant à désigner M. A Y, personne physique ,cette exploitation est licite en application de l’article L 713-4 a) du Code de la Propriété Intellectuelle ;

*au surplus,la classe 38 appliquée à l’exploitation d’un site internet puisqu’elle concerne les services de télécommunication au sens large ne fait pas partie des classes couvertes par les marques de la société ADD#dès lors l’exploitation du site internet « Y-online.com »ne saurait effe contrefaisante:

*par ailleurs, l’objet du site n’est pas de promouvoir des produits marqués « A Y »mais de promouvoir des marques qui n’ont aucun point commun avec le nom A Y;

*dans ces conditions, il n’y a aucun risque de confusion.

Aussi,ces défendeurs sollicitent le débouté des demandes et

l’allocation d’une somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la société DICASSE J

LIGNE et celle de 15 000 francs pour M. D

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3ème Chambre 3ème sec tion

RG:[…]

N²14 La société HEDIARD écrit que:

*elle s’associe à la demande de sursis à statuer de M. A

Y et de la société D E;

*elle a retiré de la vente l’ensemble des produits argués de contrefaçon;

*elle est de bonne foi.

Aussi, elle demande le débouté des prétentions de la société ADD à son encontre et reconventionnellement lui réclame la somme de 174 249 francs,montant du préjudice commercial lié à l’arrêt de la commercialisation des produits A Y et celle de 50.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dans l’hypothèse de condamnations prononcés à son encontre ,elle sollicite la garantie de M. A Y et de la société L

D E.

M. A Y et la société D E prétendent:

-sur les faits et les procédures opposant les parties:

"que M. A Y a constitué le 13 avril 1991 une SARL avec M. G H pour une activité exclusivement publicitaire;

*que les marques de la société ADD ont été déposées en fraude des droits de M. A Y;

"qu’une nouvelle marque a été déposée par la demanderesse le 18 avril 2001 constituée du nom A Y sous forme de signature sans son accord;

"que si la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a effectivement infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan ayant annulé les marques de la société ADD pour dépôt frauduleux, l’arrêt du 27 avril 2000 fait l’objet d’un pourvoi en cassation;

*par assignation en date du 13 juillet 2000, M. A Y a formé une demande en nullité des marques de la société ADD sur le fondement de l’article 711-4 g)du Code de la Propriété Intellectuelle et cette

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3ème Chambre 3ème sect ion

RG:[…]

N'12 action est pendante devant le TGI de Draguignan à qui ils ont demandé le dessaisissement au profit du présent tribunal;

*une troisième procédure opposant M. Y à la société ADD est actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Fréjus aux termes de laquelle M. A Y a formé une demande de dissolution de la société A Y DIFFUSION pour disparition de l’affectio societatis et pour mise en sommeil de cette société depuis

1995;

*enfin, l’ordonnance du Président du présent tribunal en date du 12 janvier 2001 a fait l’objet d’un appel actuellement pendant devant la Cour

d’Appel de Paris.

Aussi,M. A Y et la société L D

E réclament le sursis à statuer dans l’attente de la décision du TGI de Draguignan sur l’exception de connexité soulevée par eux.

Sur le fond, les défendeurs soutiennent que:

"les marques opposées sont nulles en application de l’article 711

4g) du Code de la Propriété Intellectuelle car elles ont été déposées pour le service « restauration »en violation des droits de la personnalité de M. A

Y et de la notoriété acquise par celui-ci dans le domaine de la cuisine;

*cette demande de nullité ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, la Cour d’Aix-en-Provence n’ayant pas statué sur ce point ni expressément ni implicitement;

"en tout état de cause, la matérialité de établie car: contrefaçon n’est par

-la réservation et l’exploitation des noms de domaine litigieux ne sont pas de leur fait;

-les exploitations reprochées correspondent à l’utilisation du nom d’A Y pour désigner et identifier la personne physique de celui-ci et sa notoriété;

-le tribunal peut juger que la cession de la marque A

Y est inopposable à la société ADD mais ne peut pas annuler la marque qui a été déposée en 1988 soit antérieurement à la naissance des

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

2²12 droits de marques de la demanderesse;

-les services visés par les signes en cause sont différents de ceux couverts par les marques de la société ADD,

-les signes ne sont pas identiques;

-aucun risque de confusion n’est démontré,

*le préjudice allégué par la société ADD est inexistant du fait de l’absence de toute activité réelle de celle-ci.

Aussi, à titre reconventionnel, M. A Y et la société

L D E sollicitent :

*la nullité des marques opposées en tant qu’elles ont été déposées pour désigner le service « restauration »pour les motifs explicités ci-avant,

*la nullité de la marque « A Y M-B » déposée le 18 avril 2001 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne sur le fondement des articles L 711-4g) et L 714-3 du Code de la Propriété

Intellectuelle dès lors qu’elle a été déposée en violation des droits de la personnalité de M. Y, la signature déposée n’étant pas au surplus celle de celui-ci;

"l’interdiction pour la société ADD de porter atteinte aux droits de la personnalité de M. Y sous astreinte,

*la condamnation de la société ADD à leur payer la somme de

80.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 35000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.

La société ADD réplique aux moyens de défense et maintient ses prétentions.

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

12²12 SUR CE,

*sur le sursis à statuer:

En l’état de leurs dernières écritures ,M. A Y et la société L D E réclament le sursis à statuer en

l’attente de la décision du TGI de DRAGUIGNAN sur l’exception de connexité soulevée par eux.

Il y a lieu de relever que le tribunal de grande instance de Draguignan a été saisi par ces défendeurs d’une demande de nullité des marques appartenant à la société ADD sur le fondement de l’article L 711-4

g) du Code de la Propriété Intellectuelle que dans la présente instance, ces parties ont formulé les mêmes demandes à titre reconventionnel.

Le tribunal considère dès lors qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur la présente instance dans

l’attente de la décision du TGI de Draguignan sur son dessaisissement à son profit puisqu’il est déjà saisi des prétentions formées devant cette juridiction.

La demande de sursis à statuer est dès lors rejetée.

*sur les droits de la société ADD:

Il ressort des certificats d’enregistrement produits aux débats que la société ADD est titulaire:

*d’une marque dénominative "A Y M

B"déposée le 18 février 1992 et enregistrée sous le n° 92 406814 pour désigner différents produits et services des classes 11,14,16,18 et 42 de la classification internationale;

*d’une marque semi-figurative "A Y M

B"déposée le 19 mars 1992 et enregistrée sous le n° 92 411790 pour désigner différents produits et services des classes

11,14,16,18,20,21,24,25,29,30,32,33,41 et 42 de la classification internationale;

*d’une marque semi-figurative « A Y M-B » déposée le 18 avril 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 095 713 pour désigner différents produits des classes 31 et 32 de la classification internationale.

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

N214

*sur la validité de ses marques:

M. A Y et la L D E demandent la nullité des 2 marques déposées en 1992 pour désigner les services « restauration » et de la marque déposée en 1991 pour l’ensemble des produits et services désignés, sur le fondement de l’article L 711-4 g)du

Code de la Propriété Intellectuelle.

Le tribunal relève que seul M. A Y qui est titulaire de son nom patronymique a qualité pour demander la nullité sur le fondement de l’article précité.

La société ADD dit que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 27 avril 2000 de la Cour d’Appel d’Aix-en

Provence.

-sur l’autorité de la chose jugée :

L’article 1351 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée

n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement; qu’il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée contre elles en la même qualité. par^elles ^et

Il y a lieu de relever des pièces produites:

"que l’arrêt dont s’agit opposait M. A Y et la société

A Y DIFFUSION (jugement du 28 septembre 1995 et arrêt du 27 avril 2000)

« que la Cour d’Aix-en-Provence comme le tribunal de grande instance de Draguignan précédemment, était saisie d’une demande de nullité des deux marques »A Y M-B« déposées en 1992 sur la base des droits antérieurs de M. A Y sur une marque »A Y" déposée le 6 juillet 1988 et sur la violation de la portée de son autorisation d’utiliser son nom patronymique (conclusions en appel de M. A Y page 5 et jugement du 28 septembre

1995);

*que l’arrêt de la Cour d’Aix en Provence a considéré que M.

Y en signant les statuts de la société ADD avait donné à cette dernière « ipso facto » l’autorisation de faire un usage commercial de son

[…]

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Audience du 26 février 2002

3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

10212 nom patronymique devenu un objet de propriété incorporelle de celle-ci; que la société ADD a usé du libre exercice de son droit de propriété sur le signe litigieux en déposant les demandes d’enregistrement des deux marques « A Y M-B »;que les dépôts et acquisition ultérieurs de marques par M. A Y avaient été faits en fraude du droit de propriété incorporelle de la société ADD; que dès lors, la cession de la marque déposée en 1988 était inopposable à la société ADD; que la nullité des autres marques de M. A Y n’étant pas demandée, il n’y avait pas lieu à statuer sur ce point;

que M. A Y soutient devant la Cour de Cassation

♥

saisi de l’arrêt précité (cf mémoire en défense de la société ADD);

dans une première branche que « le consentement donné par un associé fondateur déjà notoirement connu à l’insertion de son nom dans la dénomination sociale d’une SARL ne constituerait pas un apport de nom commercial dès lors que celui-ci n’est ni mentionné parmi les apports en nature dans les statuts ni évalué conformément aux exigences légales »;

-dans une deuxième branche que « le consentement donné par un associé à l’insertion de son nom dans la dénomination sociale destinée à désigner la seule personne morale constituée n’emporterait pas lui-même accord pour le dépôt par cette société de ce nom à titre de marque afin de désigner non plus une personne morale mais des produits et services »;

-dans une troisième branche que « tant la personnalité juridique des personnes morales que le droit des marques et autres signes distinctifs sont gouvernés par le principe de spécialité ».

Le tribunal considère au vu de ces éléments que l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence ne s’oppose pas à la demande formée présentement par M. A Y :

-en nullité de la marque « A Y »déposée le 18 avril 2001 soit postérieurement à l’arrêt en cause;

-en nullité des marques « A Y »déposée en 1992 :

En effet, s’il y a identité de parties (A Y et société ADD) et d’objet (nullité des marques déposées en 1992) entre l’action portée devant les juridictions de Draguignan et celle d’Aix-en-Provence et celle présentement formée, la cause de la présente demande de nullité des marques déposées en 1992 n’est pas la même.

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Audience du 26 février 2002

3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

No12 Dans la procédure précédente, M. A Y avait fondé ces demandes sur ses droits antérieurs de marque (article L 711-4 a)du Code de la Propriété Intellectuelle)ou sur la violation du pacte social constituée selon lui par la dénaturation de son autorisation d’utiliser son nom patronymique réalisée par la SARL ADD (article 1134 du code civil).

Présentement, M. Y oppose ses droits de personnalité sur son nom patronymique qui permet son identification en tant que personne physique et qui comme tels n’ont pas pu être transférés à la société ADD.

Dans ces conditions, M. A Y est recevable à solliciter la nullité des marques dont la société ADD est titulaire sur le fondement de l’article L 711-4 g)du Code de la Propriété Intellectuelle.

-sur la validité:

L’article L 711-4 g) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:… g) aux droits de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, son pseudonyme ou à son image.

Il est constant par ailleurs que cette interdiction ne vise que les marques dont l’exploitation entraîne soit un risque de confusion avec le porteur du nom soit lui cause un préjudice en portant atteinte à sa réputation.

-des marques déposées en 1992:

II ressort des éléments biographiques versés aux débats et non contestés par la société ADD que M. A Y est un chef cuisiner de renommée internationale; qu’après avoir débuté sa carrière en se formant chez des chefs prestigieux, il s’est vu décerner en 1990 à 33 ans ses premières trois étoiles au Michelin en tant que chef du restaurant de l’Hôtel de Paris à Monaco « le Louis XV »puis a poursuivi son activité sur Paris où il a obtenu en 1997 ses secondes 3 étoiles; M. A Y exerce aujourd’hui son talent dans plusieurs restaurants en France et à l’étranger

(New York, Monaco, Tokyo…).

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Audience du 26 février 2002

3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

NAR Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le dépôt des marques « A Y M-B »en 1992 par la société ADD pour désigner des services de restauration porte atteinte au droit de M. A Y sur son nom patronymique dès lors que risque de confusion est certain dans ce domaine d’activité où la personne physique de M. A Y jouit d’une grande notoriété et ce, depuis 1990 date de sa distinction par le Michelin et antérieurement au dépôt des marques en cause ,le consommateur étant naturellement conduit au vu des services de restauration proposés sous la marque A Y à penser que ceux-ci sont contrôlés par M. A Y ,personne physique ,grand chef cuisinier.

Contrairement à son argumentation, la société ADD ne justifie pas jouir de l’autorisation de M. A Y pour utiliser le nom patronymique de celui-ci pour désigner des services de restauration dès lors que d’une part ceux-ci ne rentrent pas dans l’objet social de la SARL tel qu’il figure à ses statuts et tel que la société ADD le reconnaît elle-même ayant ^écrit que la société avait été créée pour diffuser sous la dénomination

A Y une ligne de produits des arts de la table et que d’autre part postérieurement à la création de la SARL, M. A Y a continué

à exercer et développer son activité de chef cuisinier sans aucune revendication de la société sur cette activité exercée par M. Y, personne physique, sous son nom patronymique.

La société ADD étant une personne morale distincte de la personne physique de M. Y est un tiers au sens de l’article L 711-4

g)précité.

Dans ces conditions, il convient en application de la combinaison des articles L 714-4 g) et L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle de prononcer la nullité des marques n° 92 408814 et 92 411790 pour désigner les services de restauration.

-de la marque déposée en 2001:

La société ADD a déposé le 18 avril 2001, la marque A

Y enregistrée sous le n° 01 3 095 713

Le tribunal relève :

*que la marque est constituée du nom patronymique de M. A Y sous la forme figurative d’une signature sous laquelle est ajoutée en lettres manuscrites d’imprimerie le terme « M-B ».,

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s im

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Audience du 26 février 2002

3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

N²12 "qu’il n’est pas contesté que la signature n’est pas celle autographe de M. A Y;

*que dès lors, le dépôt de ce signe qui est trompeur pour le consommateur qui peut croire que la marque est la signature authentique de
M. A Y, grand chef cuisinier porte atteinte à la réputation de ce dernier par son caractère mensonger;

*que si comme l’a jugé la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 27 avril 2000, la société ADD jouit de droits sur la dénomination A Y ,les droits acquis par celle-ci ne saurait priver M. Y ,personne physique de la protection des droits de sa personnalité au nombre desquels figurent non seulement son nom patronymique mais également sa signature.

Dans ces conditions, en application des articles précités, il y a lieu

d’annuler la marque en cause pour l’ensemble des produits désignés.

*sur la contrefaçon:

Le tribunal examinera successivement les actes de contrefaçon incriminés par la société ADD au regard des marques de celle-ci déposées en 1992 qui restent valables pour l’ensemble des produits et services désignés à l’exception des services de restauration.

-sur le cadre juridique général:

Dès lors que les marques n° 92406814 et 92411790 sont constituées pour la première exclusivement de l’élément dénominatif A

Y M B et pour la seconde de ce même élément inclus dans un élément figuratif constitué d’un ovale et de deux lettres D majuscules entrelacées et que les actes de contrefaçon allégués concernent des signes ne reproduisant pas à l’identique les marques en cause mais reprenant uniquement les termes « A Y » ou

« Y »,c’est au regard de l’article L. 713-3 b)du Code de la Propriété

Intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans

l’enregistrement que doivent s’apprécier les faits incriminés.

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

pua

-sur le dépôt et l’exploitation des marques de M. A Y:

Il y lieu de rappeler qu’en vertu du principe de territorialité des marques, le présent tribunal ne peut examiner que les marques de M. A Y visant la France.

1) la marque n° 1475310:

Le tribunal relève :

"que cette marque a été déposée le 6 juillet 1988 et a fait l’objet d’une cession à M. A Y par contrat du 22 mars 1993,cession inscrite au registre national des marques le 11 mai 1993;

*que compte-tenu de l’antériorité du dépôt de la marque en cause par rapport à celles des marques de la société ADD, celui-ci ne peut être annulé pour contrefaçon;

*que compte-tenu de l’absence à la présente instance du liquidateur judiciaire de la société Espace Energies,cédante de cette marque à M. A Y, cette cession ne peut faire l’objet d’une annulation mais uniquement être déclaré inopposable à la société ADD puisque comme l’a jugé l’arrêt précité, cette cession a été faite en fraude des droits de cette dernière;

*si cette cession est inopposable à la société ADD, il n’en demeure pas moins que M₁ A Y reste titulaire de cette marque ;

l’inscription de cette cession au registre national des marques ne peut dès lors être considérée comme un acte de contrefaçon puisque cette formalité est prévue par l’article L 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle pour permettre de rendre la cession opposable aux tiers, en l’espèce les tiers autres que la société ADD.

2) la partie française de la marque internationale 588

791:

L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence précité a décidé qu^e
M. A Y ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l’article

1134 du code civil désigner la France pour bénéficier de la protection de la marque 588791 pour les mêmes produits ou services que ceux visés à

l’enregistrement des marques de la société ADD déposées en 1992.

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

10) ²12 Le demandeur sollicitant le bénéfice de l’autorité de la chose jugée de cet arrêt et cette autorité portant sur la qualification de violation conventionnelle donnée à l’extension de la protection de la marque en cause à la France pour les produits et services identiques à ceux visés aux marques ADD de 1992, le tribunal prononce la nullité de celle-ci en application de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le cumul des responsabilités contractuelle et quasi-delictuelle

n’étant pas juridiquement possible et la Cour d’Appel d’Aix ayant qualifié les actes de M. Y relatif à l’acquisition de la marque 1 475 310 et

à l’extension de la protection de la marque 588 791 à la France de violations contractuelles, le tribunal rejette les demandes relatives à ces mêmes faits fondés sur la contrefaçon.

3) le contrat de licence de A Y à la société

L D E:

Aux termes d’un contrat en date du 20 juin 1993, M. A

Y a concédé à la société L D E la licence exclusive d’usage et d’exploitation des marques A Y n°

1475310,n°588791 et 9214234 pour désigner des services de restauration à

Monaco et en France.

Eu égard aux décisions précitées, le tribunal constate :

"que ce contrat est devenu sans objet pour ce qui concerne la partie française de la marque n°588791 pour désigner les services de restauration suite à la mesure d’annulation précitée;

*que l’exploitation en France de la marque n°1475310 pour désigner des services de restauration est impossible: son ayant-cause M. A

Y qui a acquis la marque de la société ESPACE ENERGIES en fraude des droits de la société ADD est interdit pour ce motif de l’exploiter et n’a pu en conséquence transmettre à la société L D

E plus de droits qu’il n’en avait lui-même;

*qu’en conséquence le contrat de licence doit être limité à

l’exploitation de la marque 588791 pour désigner des services de restauration à Monaco.

Pour les mêmes motifs que précédemment, la conclusion de ce contrat de licence ne peut être qualifié de contrefaçon des marques de la société ADD.

5 um ^Page 18

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

N²12

-sur l’exploitation de la dénomination « Y J K »:

-sur les faits:

Il ressort des pièces produites aux débats (statuts de la société et PV de Maître BAROSO,huissier de Justice):

*que M. A Y a fondé le 1er novembre 1999 une SARL avec pour objet essentiellement d’exploiter un site internet de vente à distance sous la dénomination de Y J K;

"que M. D

,associé de cette SARL a réservé le nom de domaine « www.Y-online.com »;

"que ce site est exploité par la société Y J K pour vendre par correspondance des produits sélectionnés par M. Y

(produits alimentaires, ustensiles de cuisine etc…).

Le tribunal relève que:

*les services proposés par la société Y Online et les produits proposés par son site « Y-online.com »sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés par les deux marques (produits alimentaires, ustensiles de cuisine, vins,livres ); que l’absence

d’enregistrement de celles-ci au titre de la classe 38 de la classification internationale est sans incidence dès lors qu’en l’espèce, le signe Y

Online est exploité comme l’enseigne d’un magasin offrant à la vente des produits;que le support informatique servant à offrir ce service à la clientèle

n’est pas ici le produit désigné par le signe mais un moyen pour offrir celui ci à la vente;que de même le fait que les produits soient porteurs d’autres marques est également inopérant, la commande et le paiement des produits s’effectuant auprès de la société Y Online et une partie de ceux-ci étant uniquement dénommés Y (mallette Y de survie, pâtes Y aux truffes…);

*le seul élément commun entre le signe « Y Online »et les marques de 1992 de la société ADD est le terme « Y »;

*le risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne est certain :dès la page de garde du site, le signe « Y-online.com »est associé à une photographie de M. Y ;la société ADD justifie avoir exploité ses deux marques de 1992 pour désigner des vins de champagne certes à destination uniquement du restaurant de M. Y; aussi,la

[…]

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

HOM clientèle ayant fréquenté cet établissement associera les signes en cause et pensera qu’aujourd’hui le site Y Online distribue les produits de la ligne Y ;

*si M. Y jouit du droit d’exploiter son nom patronymique pour exercer son talent de chef cuisinier, il a perdu ainsi que l’a jugé la Cour

d’Aix la jouissance de son nom patronymique pour développer des activités rentrant dans l’objet social de la société ADD.

Dans ces conditions,le tribunal considère que la dénomination sociale, l’enseigne Y J K ainsi que,le nom de domaine

« Y-online.com »et son exploitation pour la vente de produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement des marques de la société ADD sont contrefaisants.

ľ

-sur les responsabilités:

^M. ^D qui a déposé le nom de domaine et qui ne peut argué de sa bonne fois qui est inopérante en matière de marque, M.

Y qui a autorisé l’exploitation de son nom patronymique pour la vente en ligne de produits sélectionnés par lui par une société dont il est le fondateur et qui porte son nom, la société Y ONLINE qui porte une dénomination et une enseigne contrefaisante et qui exploite le site précité sont responsables des actes de contrefaçon précités.

*sur le nom de domaine et le site « A-Y.com »:

-sur les faits:

L’édition des pages du site « A-Y.com »permet de constater que celui-ci est consacré à donner de l’information sur les activités de
M. A Y,grand chef cuisinier (cf sommaire:l’actualité,les restaurants, les auberges,les livres dont M. A Y est l’auteur, la biographie,les récréations, le centre de presse,nous contacter)à l’exclusion

d’une rubrique consacrée aux objets et saveurs dans laquelle il est fait état de la vente de produits alimentaires ou des arts de la table de la ligne « A Y ».

Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que précédemment, le tribunal considère que:

*le nom de domaine « A-Y.com »n’est pas contrefaisant dès lors qu’il est exploité pour donner des informations sur les activités de er im ^Page ²⁰

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

1²²12 la personne physique de M. A Y,celui-ci ne pouvant être privé de la possibilité comme toute personne physique de créer son site internet sous son nom pour donner des informations liées sa propre personne;

*les rubriques du site « A-Y.com »ne sont pas contrefaisantes à l’exception de la rubrique « objets:saveurs »en ce qu’elle propose des produits alimentaires et d’art de la table de la ligne "A

Y".

sur les responsabilités:

M. A Y qui a autorisé la société L D

E à utiliser son nom pour proposer à la vente des produits alimentaire et d’art de la table dans son site et la société L D

E qui exploite le site dans lequel est proposé cette vente sont responsables des actes de contrefaçon précités.

*sur le nom de domaine « Y-formation.com »et

l’exploitation de celui-ci:

Le PV d’huissier précité établit que la société EDUC’N SOFT a réservé et exploite un site « Y-formation »qui présente les formations de l’école de cuisine que M. A Y a créée.

Le tribunal considère qu’en l’espèce, bien que les marques de la société ADD vise les services de formation et que le signe reprennent le terme Y,il n’y a aucune risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ,la société ADD ne justifiant pas exploiter ses marques pour ce type de prestations;qu’au surplus,il ^ressort ^du ^contenu ^du ^site ^en

S cause que le terme Y renvoie systématiquement à la personne physique de M. Y,grand chef cuisinier (formations cuisine;les m base de la cuisine d’A Y,les trois thèmes clès de la cuisine

d’A Y…).

Les demandes en contrefaçon de ce chef sont rejetées.

*sur la vente de produits A Y par la société

HEDIARD:

Il ressort du PV de saisie-contrefaçon en date du 7 septembre 2000 que la société HEDIARD offrait à la vente et vendait des produits alimentaires (huile d’olive,olives,thon etc…)comportant des étiquettes « A Y ».

un ^Pa ge 21

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

FU? 12 Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit à considérer que l’offre en vente de produits alimentaires sur le site « Y online.com »étaient contrefaisants, le tribunal considère que l’offre en vente et la vente de produits alimentaires, produits identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés dans l’enregistrement des marques de 1992 de la société ADD, sous le signe « A Y »reproduisant l’élément le plus fortement distinctif des marques de 1992 de la société ADD sont des actes contrefaisants.

M. A Y qui ne conteste pas avoir autorisé l’exploitation d’étiquettes portant son nom patronymique et la société HEDIARD qui a offert à la vente et vendu les produits contrefaisants sont responsables des actes ainsi constitués étant rappelé que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marques.

(

*sur la réservation du nom de domaine « Y.com »:

M. S dont il n’est pas contesté qu’il n’a aucun lien avec les sociétés de M. A Y a réservé le nom de domaine « Y com ».

Le tribunal considère que faute d’exploitation de ce nom de domaine et faute de visa des produits de la classe 38 dans l’enregistrement des marques de la société ADD opposées, aucun risque de confusion n’est établi.

La simple réservation du nom de domaine « Y.com »n’est pas contrefaisante et ce, d’autant que les marques opposées n’ont en elles-même aucune notoriété.

*sur les mesures réparatrices:

Il est mis en oeuvre une mesure d’interdiction et de confiscation dans les conditions définies au présent dispositif s’agissant des actes de contrefaçon.

La demande d’interdiction d’atteinte aux droits de la personnalité de
M. A Y étant d’un caractère trop général ,il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Compte-tenu des droits de la société ADD qui porte sur la dénomination A Y, le transfert du nom de domaine

« Y-online.com »à son profit n’est pas justifié du fait de l’absence de

s im ^Page ²²

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Audience du 26 février 2002

3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

A12 reproduction à l’identique.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il y a lieu de relever que la société ADD a été déboutée par la Cour d’Appel d’Aix-en Provence de ses demandes de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice résultant du dépôt frauduleux des marques de M. A

Y, que dès lors l’autorité de la chose jugée s’oppose à l’allocation de dommages et intérêts de ce chef.

S’agissant de l’exploitation du signe “Y-ONLINE", le tribunal considère que celle-ci a porté une atteinte limitée aux marques en cause de la société ADD dès lors que les pièces produites aux débats justifient d’une exploitation très ponctuelle de celles-ci.

Il est fait une juste appréciation de la réparation de ces atteintes par

l’allocation d’une somme de 15.000 euros qui seront suppcrtés in solidum par M. A Y, M.d ,la société Y J K

S’agissant de l’offre en vente et de la vente de produits sous la dénomination « A Y », le tribunal considère là encore et pour les mêmes motifs que précédemment que l’atteinte aux marques de la société ADD est très limitée. Une indemnité de 15000 Euros qui sera supportée in solidum par la société HEDLARD et M. A Y est suffisante pour réparer le préjudice ainsi causé.

Enfin, M₁ A Y et la société L D

E seront condamnés à payer à la société ADD la somme de

5000 Euros en réparation du préjudice consécutif à l’offre en vente de produits alimentaires et d’art de la table sur le site « A-Y.com »

Le tribunal transmettant à l’INPI pour inscription au registre des marques la présente décision devenue définitive ,il n’y a pas lieu d’ordonner

à M. A Y de procéder aux modalités de radiation et de modifications consécutives à celle-ci.

Compte-tenu du pourvoi en cassation interjeté à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence et de la nature de l’affaire, il n’y a ^lieu ⁿⁱ

à exécution provisoire ni à publication de la présente décision. s im

L’équité commande d’allouer à la société ADD une indemnité de

7500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile qui sera supportée in solidum par M. A Y et la société Y-Online.

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s ^im

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

102

*sur les autres demandes:

^M.^S n’ayant manifestement aucune participation dans le conflit opposant la société ADD et M. A Y et ses sociétés,il lui est alloué une indemnité de 2000 Euros au titre de la prise en charge des frais exposés dans la présente procédure.Cette somme sera prise en charge par la société ADD.

En revanche,aucune considération ne commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres parties.

La société HEDIARD ayant été reconnue responsable d’actes de contrefaçon ne saurait réclamer à la société ADD l’indemnisation du préjudice lié à l’arrêt de la commercialisation des produits A

Y ,celui-ci étant la conséquence de son fait et de celui de M. A

Y.

La demande de garantie formée par la société HEDIARD devant

s’analyser comme une action récursoire entre coauteurs d’une dommage,il y

a lieu d’examiner la faute imputable à chaque coauteur .Le tribunal relève que produits ont été facturés à la société HEDIARD par une société italienne et que dès lors l’intervention de la société L D dans la contrefaçon n’est pas établie. Compte-tenu de la connaissance par M. Y de l’existence des marques de la société ADD ,il y a lieu de dire qu’il garantira la société HEDIARD à hauteur de 90% des condamnations mises à la charge de cette dernière, celle-ci gardant une part de responsabilité eu égard à sa qualité de professionnelle et à l’écho médiatique qui a été donné au différend opposant M. A Y à la société ADD.

La procédure engagée par la société ADD étant en partie fondée,il

n’y a pas lieu de la considérer comme abusive.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer ainsi que l’exception d’autorité de la chose jugée,

Prononce en application de l’article L 711-4 g)du Code de la Propriété Intellectuelle:

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3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

* la nullité de la marque « A Y » n° 01 3 095 713 NO 12 déposée le 18 avril 2001 par la société ADD pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement,

*la nullité de la marque 92 406814 « A Y » déposée le

13 février 1992 par la société ADD pour désigner les services de restauration,

*la nullité de la marque 92 411790 “A Y" déposée le

19 mars 1992 par la société ADD pour désigner les services de restauration,

Rejette la demande de nullité de la marque A Y n° 1475310 déposée le 6 juillet 1988,

Prononce,en application de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,la nullité de la partie française de la marque internationale 588 791 de M. A Y pour l’ensemble des produits et services désignés;

Dit qu’eu égard à l’arrêt du 20 avril 2000 de la Cour d’Aix-en-Provence et aux annulations précitées,le contrat de licence en date du 20 juin 1993 entre
M. A Y et la société L D porte limitativement sur l’exploitation de la marque internationale n° 588 791 pour désigner des services de restauration à Monaco;

Dit que la réservation par M.d du nom de domaine « Y online.com »,l’autorisation donnée par M. Y à la société Y J K d’utiliser son nom patronymique comme dénomination sociale,enseigne commercial et nom d’un site internet, l’exploitation par la société Y J K de la dénomination Y comme dénomination sociale,comme enseigne et comme nom d’un site internet pour offrir en vente et vendre des produits identiques ou similaires à ceux visés par l’enregistrement des marques 92 406814 et 92 411790,sans l’autorisation de la société ADD constituendes actes de contrefaçon ^par ⁱm^itati^on ^au ^détriment ^de ^cette ^dernière, sinn

Dit que l’offre en vente par la société L D de produits alimentaires et d’objets d’art de la table sur le site "A

Y.com"et l’autorisation donnée par A Y à une telle offre en vente sans l’autorisation de la société ADD constituent des actes de contrefaçon par imitation des marques 92 406814 et 92 411790;

n um ^Page ²⁵

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Audience du 26 février 2002

3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

2012 Dit que l’offre en vente et la vente par la société HEDIARD avec

l’autorisation de M. A Y de produits alimentaires portant l’étiquette « A Y »,sans l’autorisation de la société ADD constituent des actes de contrefaçon par imitation des marques 92 406 814 et 92 411 790,

Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 180 Euros par infraction constatée ou par jour de retard s’agissant des sites internet, passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision,

Ordonne en vue de leur destruction la remise entre les mains d’un huissier choisi par la société ADD et aux frais des parties succombantes de tout document, support ou produits portant les dénominations contrefaisantes et ce, sous astreinte de 180 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision,

Condamne in solidum M. A Y,M. D et la société Y J K à payer à la société ADD la somme de 15000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’utilisation de la dénomination

« Y J K »,

Condamne in solidum M. A Y et la société L D

E à payer à la société ADD la somme de 5000 Euros à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation de la dénomination A

Y,

Condamne in solidum M. A Y et la société HEDIARD à payer

à la société ADD la somme de 15000 Euros à titre de dommages et intérêts pour l’exploitation de la dénomination A Y,

Dit que la société HEDLARD sera garantie à hauteur de 90% de cette condamnation par M. A Y

Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente à l’INPI poour transcription aux registres des marques correspondants,

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5 mm

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Audience du 26 février 2002

3ème Chambre 3ème section

RG:[…]

A2.12 Rejette les autres demandes,

Condamne la société ADD à payer à M. S la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne in solidum M. A Y ,la société Y J K et la société L D E à payer à la société ADD la somme de 7500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile et aux dépens sauf en ce qui concerne les frais de saisie contrefaçon qui seront supportés uniquement par M. A Y,

Fait et Jugé à Paris, le 26 février 2002,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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motnul ligne nulle renvoi

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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

SARL A Q R S contre A I.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous

Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande

Instance de Paris

Le Greffier en Chef

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ED² page et dernière.