Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 16 janvier 2004, n° 2001/01595

  • Action en responsabilité au titre de l'art. l. 713-5 cpi·
  • Accord de coexistence entre le demandeur et un tiers·
  • Action en contrefaçon des marques du défendeur·
  • Autorité de la chose jugée entre les parties·
  • Défendeur venant aux droits du tiers·
  • Demande en nullité pour dol·
  • Opposabilité aux parties·
  • Stipulation pour autrui·
  • Accord de coexistence·
  • Action en déchéance

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 16 janv. 2004, n° 01/01595
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2001/01595
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 1er juin 2005
  • 2005/06010
  • Cour de cassation, 15 janvier 2008
  • J/2007/15607
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SKYROCK ; SKY RADIO ; SKY TELEVISION ; SKY NEWS ; RAP-N-SKY ; SKYROULETTE ; SKYMAG ; SKY BAROMETRE ; SKYBANK ; SKYBAROMETRE ; SKYBASE ; SKYDIRECT ; SKYGROOVE ; SKYRAGGA ; SKYRAI ; SKYRAP ; SKYREGGAE ; SKYRNB ; SKYTECHNO ; SKYZ ; SKY ; 10:00 SKY NEWS AT TEN ; SKY SPORTS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1358107 ; 1422956 ; 96653094 ; 676517 ; 1500752 ; 1500753 ; 1500754 ; 98732617 ; 99807781 ; 99796937 ; 99819497 ; 3029946 ; 3029948 ; 3061263 ; 3029974 ; 3029950 ; 3029951 ; 3029949 ; 3029953 ; 3029954 ; 3029952 ; 3029956 ; 3031634 ; 519040 ; EM1178409 ; EM1178540 ; EM126425 ; EM1088038 ; EM1178458
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : 1270896 ; 1451376 ; 1383823
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42
Référence INPI : M20040039
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

M20040039 025237

3e chambre 2e section N°RG: 01/01595

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2004

Assignation du : 09 Janvier 2001

DEMANDERESSE

S.A. VORTEX […] représentée par Me Natacha RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P224 DEFENDERESSE Société BRITISH SKY BROADCASTTNG LIMITED Grant W – Isleworth MIDDLESEX – TW7 5QD (ROYAUME- UNI) représentée par Me DENIS CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire J 25

COMPOSITION DU TRIBUNAL M. G, Vice-Président Mme D, Vice-Présidente Mme D de SAINT MARC, Vice-Président assistés de Annie VENARD-COMBES, Greffier

Sème chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 DEBATS A l’audience du 20 Novembre 2003 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort La société VORTEX, constituée le 21 mars 198S, a pour activité principale la production, l’édition et la diffusion de programmes radiophoniques et exploite depuis 1985 une station de radio initialement dénommée LA VOIX DU LÉZARD puis SKÏROCK. Elle a pris le nom commercial SKYROCK le 11 février 1986 et elle est titulaire en France notamment des marques suivantes :

- la marque verbale SKYROCK déposée le 10 juillet 1985 en classes 35, 38, 39 et 42 sous le n° 751 140, enregistrée sous le n° 1 358 107 et renouvelée le 21 juin 1995 ;

- la marque semi-figurative SKYROCK déposée le 9 juin 1987 en classes 9,16, 35, 38, 41 et 42 sous le n° 860 353, enregistrée sous le n° 1 422 956 et renouvelée le 21 février 1997. Elle soutient utiliser en outre comme nom commercial le terme SKY. Elle expose que la radio devenant de plus en plus renommée et notoire sous le signe distinctif « SKY », elle a utilisé ce signe pour désigner non seulement ladite radio mais également certaines de ses émissions ou opérations et ce, dès 1985, et, plus récemment, ses développements Internet. Elle cite comme exemples : la Skyroulette (1986), le Skyfiic (1987), Skyraan (1987) Sky boutique, Sky convention, Sky danse (1987), Sky boom (1987), Sky tube, Skygag, SkyTV, Skyfusee, Sky solution, Skyflash, Sky jeu, Skytop, Gagnant du Skytop et Skybarometre (1988), Skytron, Fais-moi sky etSkydance(1989), Skymonstre(1989), Sky club (1992), Skymagouille(1993), Skyrave (1997) et Sky’pot (2000). Elle précise avoir créé un service minitel « 3615 code SKY » et la « SKYMESSAGEREE », et avoir lancé en 1996 la Skycarte, la Skypass et la Skyfac.

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 Elle indique en outre avoir, dans le même souci de décliner le signe « SKY », déposé les marques verbales suivantes :

- RAP-N-SKY le 15 mai 1998 ;

- SKYROULETTE le 19 mars 1999 ;

- SKYMAGle 11 juin 1999 ;

- SKY B le 25 octobre 1999 pour des sondages. Elle expose enfin avoir déposé d’autres marques déclinant le préfixe SKY telles que SKYBANK, SKYBAROMETRE, SKYBASE, SKYDIRECT, SKYGROOVE, SKYRAGGA, SKYRAÏ, SKYRAP, SKYREGGAE, SKYRNB, SKYTECHNO et SKYZ pour couvrir les développements de la radio sur Internet et identifier les différents courants musicaux présents à l’antenne de SKYROCK. Elle précise exploiter également deux sites Internet « skyrock.fr » et « skyrock.com » et avoir, à cet effet, déposé à nouveau la marque verbale SKYROCK auprès de l’INPI le 29 novembre 1996 sous le n° 96 653 094 pour tous les produits et services des classes 1 à 42 afin notamment de viser ces nouveaux services, dépôt étendu le 28 mai 1997 à l’international pour les classes 9, 16, 35, 36,38 et 41 et enregistré sous le numéro 676 517. La société VORTEX ajoute que la société SKYMAIL, qui appartient au même groupe qu’elle, voulant bénéficier de sa renommée sous le nom « SKY » et souhaitant encore la renforcer, a déposé tant en France qu’au niveau communautaire et international la marque SKYMAIL le 2 décembre 1998 en classes 35, 38,41 et 42. La société de droit britannique BRITISH SKY BROADCASTING (ci-après désignée BskyB) a déposé en France, le 29 novembre 1988, les marques suivantes :

- la marque semi-figurative SKY RADIO sous le n° 1 500 752 en classes 38 et 41,
- la marque semi-figurative SKY TELEVISION sous le n° 1 500 753 en classes 25, 38 et 41,
- la marque verbale SKY NEWS sous le n° 1 500 754 en classes 38 et 41, pour désigner notamment les services de programmes radiophoniques et des activités s’y rapportant. La société VORTEX précise à cet égard que ces marques n’étant pas exploitées et que chaque média étant bien identifié, elle n’avait pas estimé nécessaire de faire annuler ces dépôts mais que dans la logique mondiale de développement des nouvelles technologies et soucieuse de s’adresser à ses auditeurs par tous les moyens de communication existants, elle a étendu ses activités de communication sur Internet et ses activités traditionnelles de radiodiffusion à de nouveaux services, complémentaires des anciens et susceptibles d’être offerts aux internautes par ces nouveaux réseaux informatiques.

Sème chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 Elle ajoute que la société BskyB a formé opposition devant l’INPI à l’enregistrement des marques SKY 2000 et SKY B et devant l’OHMI à l’enregistrement de la marque SKYMAIL sur le fondement de sa marque communautaire SKY n° EM 126 425 déposée le 1er avril 1996, puis qu’elle a formé systématiquement opposition à rencontre de toutes les déclinaisons du signe SKY, à savoir les marques SKYBANK, SKYBAROMETRE, SKYDERECT, SKYGROOVE, SKYRAGGA, SKYRAÏ, SKYRAP, SKYREGGAE, SKYRNB, SKYTECHNO et SKYZ C’est dans ces conditions et aux motifs que la société BskyB tente de s’approprier des droits exclusifs en France sur le signe SKY alors qu’elle estime que les droits les plus anciens lui appartiennent, que la société VORTEX a, par actes d’huissier tous trois datés du 9 janvier 2001, fait assigner la société BRJTISH SKY BROADCASTING LIMITED. La société VORTEX a, dans l’instance enrôlée sous le numéro 01/01595 du répertoire général, à titre principal : * sollicité, en application de l’article L. 711-4 a) et b) du Code de la propriété intellectuelle, l’annulation de la marque SKY TELEVISION n° 1 500 753 ; * agi sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code précité, en contrefaçon des marques SKYROCK n° 1 358 107 et 1422 956 par la marque SKY TELEVISION n° 1 500 753 ; * agi en responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 du même code, pour atteinte aux marques notoires SKYROCK n° 1 358 107 et 1 422 956 ; * agi sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour atteinte aux droits antérieurs qu’elle détient sur ses noms commerciaux SKYROCK et SKY ; * sollicité en conséquence : ~ la radiation de la marque SKY TELEVISION n° 1 500 753; ~ la condamnation de la société BRJTISH SKY BROADCASTING à lui payer :

- la somme de 1 000 000 francs (152 449,94 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la contrefaçon, augmentée de la somme de 100 000 francs (15 244,99 euros) par usage illicite de la marque incriminée qui viendrait à être prouvé,
- la somme de 1 000 000 francs (152 449,94 euros) à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit privatif sur ses noms commerciaux, augmentée de la somme de 100 000 francs (15 244,99 euros) par usage illicite de la marque incriminée qui viendrait à être prouvé. Elle a, à titre subsidiaire : * agi en déchéance des droits de la société BRJTISH SKY BROADCASTING sur la marque SKY TELEVISION n° 1 500 753 et ce, à compter du 30 novembre 1993.

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 Elle a, en tout état de cause, sollicité toutes mesures d’interdiction sous astreinte, le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la société BRITISH SKY BROADCASTING au paiement de la somme de 25 000 francs (3 811,25 euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a, dans les instances enrôlées sous les numéros 01/01598 et 01/01600 du répertoire général, formé les mêmes demandes du fait respectivement des marques SKY NEWS n° 1 500 754 et SKY RADIO n° 1 500 752, à l’exception de celle en responsabilité pour atteinte aux marques notoires formée au titre des dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ces trois instances ont été jointes le 30 janvier 2003. En l’état de ses dernières écritures, la société VORTEX : ■4 in limine litis : * soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de PARIS pour statuer sur la demande reconventionnelle de déchéance concernant la marque internationale SKYROCK n° 519 040 et ce, au profit des juridictions du BENELUX, du MAROC, de MONACO et de la SUISSE ; * soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de PARIS pour qu’il lui soit Eût injonction de mettre un terme définitif d’une part, aux procédures d’opposition et aux requêtes en annulation dont elle a saisi l’OHMI à rencontre des demandes d’enregistrement de la société BRITISH SKY BROADC ASTING et d’autre part, à la demande d’enregistrement de la marque communautaire SKYMAIL, et ce, au profit de l’OHMI ;

à titre principal : * conclut à la nullité pour réticence dolosive, en application de l’article 1116 du Code civil, du protocole qu’elle avait conclu le 3 novembre 1988 avec la société SKY TELEVISION; * conclut qu’il soit jugé, en application des articles 2044 et suivants et 1131 et suivants du Code civil : ~ que cet accord est un protocole transactionnel terminant un litige né entre les parties et qui se renferme dans son objet, à savoir la coexistence des marques SKYROCK et SKYZIN d’une part, et de la marque SKY CHANNEL d’autre part, ~ que les engagements qu’elle avait pris sont nuls et sans effet pour défaut de cause depuis l’expiration de la marque SKY CHANNEL le 23 novembre 1993,

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 ~ qu’en tout état de cause les engagements pris par les parties sont devenus caducs pour défaut d’objet depuis l’expiration de la marque SKY CHANNEL le 23 novembre 1993, ~ que la société BRITISH SKY BROADCASTING ne rapporte pas la preuve qu’elle vient aux droits de la société SKY TELEVISION dans le bénéfice de ce protocole ; * conclut à l’inopposabilité à son égard, en application de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, du prétendu transfert de droits de la société SKY TELEVISION à la société BRITISH SKY BROADCASTING ; * conclut qu’il soit jugé que l’argument tiré par la société BRITISH SKY BROADCASTING du protocole du 3 novembre 1988 constitue un abus de droit et viole les dispositions de l’article 81 § 1° du Traité de Rome ; * conclut, sur l’action en contrefaçon et en annulation des marques SKY RADIO, SKY TELEVISION et SKY NEWS : ~ que soit rejetée, en application des articles L. 714-3 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance qui lui a été opposée ; ~ que soient jugées notoires les marques SKYROCK n° 1 358 107 et 1 422 956 ; ~ qu’il soit jugé que les marques SKY RADIO n° 1 500 752, SKY TELEVISION n° 1 500 753 et SKY NEWS n° 1 500 754 constituent la contrefaçon des marques SKYROCK n° 1358 107 et 1422 956 en application des articles L. 713-3 et L. 716-1 du code précité ; ~ que soit prononcée, en application de l’article L. 711-4 a) et c) du même code, l’annulation des marques SKY RADIO n° 1 500 752, SKY TELEVISION n° 1 500 753 et SKY NEWS n° 1 500 754 et ordonnée en conséquence, la radiation desdites marques ; ~ qu’il soit jugé que la société BRITISH SKY BROADCASTING a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 713-5 du même code du fait de la marque SKY TELEVISION n° 1 500 753; ~ que soient prononcées toutes mesures d’interdiction sous astreinte, le tribunal devant se réserver la liquidation de ladite astreinte ; ~ que la société BRITISH SKY BROADCASTING soit condamnée à lui payer la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la contrefaçon, augmentée de la somme de 15 000 euros par usage illicite de chaque marque incriminée ; * conclut, sur l’atteinte aux noms commerciaux SKYROCK et SKY : ~ qu’il soit jugé que les marques SKY RADIO n° 1 500 752, SKY TELEVISION n° 1500 753 et SKY NEWS n° 1500 754 portent atteinte aux droits antérieurs qu’elle détient sur ses noms commerciaux SKYROCK et SKY, ~ que soient prononcées toutes mesures d’interdiction sous astreinte, le tribunal devant se réserver la liquidation de ladite astreinte ;

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 ~ que la société BRITISH SKY BROADCASTING soit condamnée à lui payer la somme de 450 000 euros pour atteinte à son droit privatif sur ses noms commerciaux, augmentée de la somme de 15 000 euros par usage illicite de chaque marque incriminée ;

à titre subsidiaire : * conclut, en application de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, à la déchéance de la société BRITISH SKY BROADCASTING de tous droits sur ses marques SKY RADIO n° 1 500 752, SKY TELEVISION n° 1 500 753 et SKY NEWS n° 1 500 754 et ce, à compter du 30 novembre 1993 et sollicite, en conséquence l’inscription du jugement à intervenir au registre national des marques ainsi que toutes mesures d’interdiction sous astreinte, le tribunal se réservant de liquider cette dernière;

sur les demandes reconventionnelles : * soulève, en application des articles 31 et 70 du nouveau Code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de déchéance formée à son encontre « à tout le moins » en ce qui concerne ses droits sur les marques SKYROCK (marque internationale n° 519040), SKYROCK LA RADIO OFFICIELLE DES ANNÉES 90, PERSONNE NE VOUS OFFRE AUTANT DE TUBES QUE SKYROCK, C’EST NOUVEAU C’EST SUR SKYROCK, SKYROCK MUSIC VIDÉO, SKYROCK MUSIC BAR, SKYROCK LA PREMIÈRE RADIO LD3RE DANS TOUTE LA FRANCE, SKYROCK PRIORITÉÀLA MUSIQUE, SKYROCK PRIORITÉ AUX AUDITEURS et SKYROCK PRIORITÉ À L’INFO ; * conclut, en application de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, au rejet de la demande de déchéance ; * conclut à l’irrecevabilité des demandes concernant la marque SKYMAIL ; * conclut, en application de l’article 1142 du Code civil, au rejet des demandes en annulation des marques françaises dont elle est titulaire ainsi qu’au rejet de toutes les demandes reconventionnelles fonnées par la société BRITISH SKY BROADCASTING ;

-->> 4 en tout état de cause : * sollicite toutes mesures de publication d’usage et le bénéfice de l’exécution provisoire pour le jugement à intervenir ; * sollicite la condamnation de la société BRITISH SKY BROADCASTING à lui payer : ~ la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et demandes abusives,

~ la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 En l’état de ses dernières écritures, la société BRITISH SKY BROADCASTING :

à titre principal : * soulève l’irrecevabilité de toutes les demandes à défaut pour la société VORTEX d’avoir le droit d’agir compte tenu du protocole transactionnel qu’elle avait conclu le 3 novembre 1988 avec la société SKY TELEVISION aux droits de laquelle vient la société BRITISH SKY BROADCASTING, et conclut au rejet de tous les arguments contraires qui sont opposés à cette fin de non- recevoir ;

-f à titre subsidiaire : * conclut qu’il soit jugé qu’elle a fait un usage sérieux des marques SKY RADIO n° 1 500 752, SKY TELEVISION n° 1 500 753 et SKY NEWS n° 1 500 754 et que la société VORTEX a toléré cet usage en France pendant plus de cinq ans ; * soulève en conséquence l’irrecevabilité des demandes d’annulation de ces marques, de l’action en contrefaçon des marques SKYROCK par lesdhes marques et de déchéance de ses droits sur lesdites marques et conclut, à tout le moins, au rejet de toutes ses demandes ; * conclut qu’il soit jugé que « SKY » n’est pas le nom commercial de la société VORTEX et soulève en conséquence l’irrecevabilité de la demande formée du chef de l’atteinte au nom commercial SKY; * conclut au rejet de la demande formée du chef de l’atteinte au nom commercial SKYROCK pour absence de rayonnement national de SKYROCK lors des dépôts de marques attaqués et pour absence de risque de confusion ;

à titre reconventionnel : * conclut qu’il soit jugé que la société VORTEX a violé les obligations souscrites dans le protocole du 3 novembre 1988 en instituant les présentes procédures ainsi que les procédures devant l’OHMI et en déposant l’intégralité des marques contenant le terme « SKY », autres que SKYROCK et SKYZIN ; * sollicite en conséquence : ~ la condamnation de la société VORTEX à lui payer la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, ~ toutes mesures d’interdiction d’usage sous astreinte, ~ l’annulation des marques RAP-N-SKY n° 98 732 617, SKYROULETTE n° 99 781 807, SKYMAG n° 99 796 937, SKY B n° 99 819 497, SKYBANK n° 00 3 029 946, SKYBAROMETRE n° 00 3 029 948, SKYDDRECT n° 00 3 029 974, SKYGROOVE n° 00 3 029 950, SKYRAGGA n° 00 3 029 951, SI

Sème chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 00 3 029 949, SKYRAP n° 00 3 029 953, SKYREGGAE n° 00 3 029 954, SKYRNB n° 00 3 029 952, SKYTECHNO n° 00 3 029 956, SKYBASE n° 00 3 061263 et SKYZ n° 00 3 031 634 ainsi que leur radiation du registre national des marques ; ~ qu’il soit fait injonction à la société VORTEX de mettre un terme définitif aux procédures d’opposition déposées auprès de l’OHMI à rencontre des marques SKY (forme de virgule) n° EM 117 8409, SKY (forme de nuages) n° EM 117 8540 et aux procédures d’annulation auprès de l’OHMI des marques communautaires SKY n° EM 126 425, SKY NEWS n° EM 128 181 et 10:00 SKY NEWS AT TENn°EM 108 8038, et SKY S n°EM 117 8458; * conclut, à titre subsidiaire s’il n’était pas fait application du protocole du 3 novembre 1988, à la déchéance des droits de la société VORTEX sur les marques SKYROCK LA RADIO OFFICIELLE DES ANNÉES 90 n° 162 4978, PERSONNE NE VOUS OFFRE AUTANT DE TUBES QUE SKYROCK n° 168 3407, C’EST NOUVEAU C’EST SUR SKYROCK n° 168 3408, SKYROCK MUSIC VIDÉO n° 171 0723, SKYROCK MUSIC BAR n° 93 496 940, SKYROCK LA PREMIÈRE RADIO LIBRE DANS TOUTE LA FRANCE n° 94 536 636, SKYROCK PRIORITÉ À LA MUSIQUE n° 95 581 338, SKYROCK PRIORITÉ AUX AUDITEURS n° 95 587 180 et SKYROCK PRIORITÉ À L’INFO n° 95 594 744 ; * conclut à la déchéance des droits de la société VORTEX sur les marques SKYROCK n° 1358 107 dans les classes de produits 35 et 42, SKYROCK n° 1422 956 dans les classes de produits 9,16,35,39,41 et 42, et SKYROCK n° 519 040 dans les classes de produits 9, 16, 35, 41 et 42 ainsi qu’à la radiation partielle de ces marques du registre national des marques ;

en tout état de cause : * sollicite la condamnation de la société VORTEX à lui payer : ~ la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ~ la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; * sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire pour le jugement à intervenir. L’instruction a été clôturée le 13 mars 2003.

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 MOTIFS: Attendu qu’au soutien de son action, la société VORTEX revendique des droits antérieurs à ceux de la société BskyB sur le terme « SKY » dont elle indique faire usage depuis l’année 1985 pour désigner non seulement la radio qu’elle édite mais également certaines des émissions ou opérations qu’elle anime et, plus récemment, pour désigner ses activités liées à l’apparition de nouvelles technologies dans le domaine de la communication, notamment sur Internet ; qu’elle prétend à cet égard que ladite radio est devenue de plus en plus renommée et notoire sous le signe distinctif « SKY » ; qu’elle indique en outre faire usage de ce terme comme nom commercial au même titre que SKYROCK ; qu’elle précise enfin avoir déposé diverses marques déclinant ce terme afin de protéger les noms d’émissions, existant pour certaines depuis des années à l’antenne, ou des services offerts sur le site de SKYROCK. Attendu que la société VORTEX ajoute que les dépôts des marques RAP-N-SKY, le 15 mai 1998, SKYROULETTE, le 19 mars 1999, et SKYMAG, le 11 juin 1999, n’avaient suscité aucune réaction de la part de la société BskyB et que cette dernière n’a développé une « stratégie agressive » qu’à compter de novembre et décembre 1999 lorsqu’elle a formé opposition devant l’INPI à rencontre des marques SKY 2000 et SKY B, et devant l’OHMI à rencontre de la marque SKYMAEL ; qu’elle expose que la société BskyB a, par la suite, formé systématiquement opposition à rencontre de toutes les déclinaisons du terme « SKY » qu’elle avait déposées à titre de marques; que la société VORTEX indique avoir été contrainte, pour préserver ses droits, d’introduire devant l’OHMI des requêtes en nullité à rencontre des marques communautaires SKY n° EM 126 425 et SKY S n° EM 1 178 458 et une opposition à rencontre de la marque SKY n° EM 1 178 409 déposées par la défenderesse et sur lesquelles celle-ci avait fondé ses oppositions contre les marques françaises qu’elle-même avait déposées. Attendu qu’à titre principal, la société VORTEX soutient en conséquence que les marques SKY RADIO n° 1500 752, SKY TELEVISION n° 1 500 753 et SKY NEWS n° 1 500 754, déposées le 29 novembre 1988, constituent la contrefaçon par imitation des marques SKYROCK n° 1 358 107 et 1 422 956 qu’elle avait respectivement déposées les 10 juillet 1985 et 9 juin 1987 ; que lesdites marques doivent être annulées en application de l’article L. 711-4 a) et c) du Code de la propriété intellectuelle du fait de l’indisponibilité de ces signes tant en raison des marques SKYROCK précitées qu’en raison de

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 ses noms commerciaux SKYROCK et SKY ; qu’enfin la marque SKY TELEVISION n° 1 500 7S3 porte atteinte à la notoriété des marques SKYROCK n° 1 358 107 et 1 422 956. Attendu que la société BskyB lui oppose à titre principal le protocole d’accord conclu le 3 novembre 1988 entre la société VORTEX et la société SKY TELEVISION aux droits de laquelle elle prétend venir ; qu’elle soulève en conséquence l’irrecevabilité de toutes les demandes ou, à tout le moins, leur rejet, et forme notamment des demandes reconventionnelles afin qu’il soit mis fin aux procédures engagées devant l’OHMI d’une part et en annulation des marques déposées par la société VORTEX contenant le terme « SKY » autres que SKYROCK et SKYZIN d’autre part; qu’elle oppose subsidiairement la forclusion de l’action par tolérance en application de l’article L. 714-3 du code précité. Attendu que les parties forment des demandes subsidiaires pour la première, en déchéance des droits de la société BskyB sur ses trois marques pour défaut d’exploitation en France et, pour la seconde, en déchéance des droits de la société VORTEX sur les marques contenant le terme « SKYROCK » pour défaut d’exploitation concernant certains produits et services. Sur l’accord du 3 novembre 1988 : Attendu que la société BskyB se prévaut de l’accord conclu le 3 novembre 1988 entre la société VORTEX et la société SKY TELEVISION; que la demanderesse réplique d’une part que cet accord est nul pour dol, d’autre part qu’il ne portait que sur la coexistence entre les marques alors en litige entre les deux sociétés et qu’il a cessé de produire effet et est devenu caduc à l’expiration de la marque SKY CHANNEL le 23 novembre 1993, et enfin que la société BskyB ne justifie pas venir aux droits de la société SKY TELEVISION dans le bénéfice de cet accord. Attendu à cet égard qu’il convient de rappeler que la société de droit britannique SATELLITE TELEVISION P.L.C., titulaire de la marque SKY CHANNEL n° 1 270 896, déposée le 23 novembre 1983 à l’INPI pour désigner des produits et services en classes 9,16,38 et 41, avait, après avoir fait procéder à des opérations de saisie- contrefaçon le 25 mai 1988, assigné la société VORTEX en contrefaçon de cette marque du fait du dépôt des marques SKYROCK n° 1358107, SKYROCK n° 1422 956 et SKYZIN n° 1383 823, et du fait de l’exploitation de son activité sous le nom commercial SKYROCK,

que se fondant sur l’accord intervenu le 3 novembre 1988, elle s’était désistée de son instance ce dont le tribunal lui avait donné acte selon jugement du 16 mars 1989 ;

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 qu’il est par ailleurs constant que la marque SKY CHANNEL n’a pas été renouvelée à son échéance le 23 novembre 1993. Sur la demande en annulation de l’accord pour dol : Attendu que la société VORTEX sollicite l’annulation de l’accord dont s’agit pour réticence dolosive en application de l’article 1116 du Code civil aux motifs qu’il résulte des écritures de la défenderesse que la société SKY TELEVISION était également titulaire de la marque verbale française SKY RADIO n° 1 4SI 376, déposée le 24 février 1988, et qu’il est évident que si elle avait eu connaissance de ce dépôt de marque, elle n’aurait pas négocié puis conclu, en ces termes, le protocole d’accord transactionnel ; qu’elle prétend qu’il en aurait été de même si elle avait été informée de la volonté de la société SKY TELEVISION de déposer les trois marques querellées à peine trois semaines après la signature de l’accord ; qu’aux termes des motifs développés dans ses conclusions, la défenderesse lui oppose la prescription de cette action et conclut en tout état de cause à son rejet. Attendu qu’en vertu de l’article 1304 du Code civiL l’action en nullité d’une convention pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert ; qu’il appartient à celui qui invoque la nullité de démontrer la date à laquelle il a eu connaissance du dol. Or attendu que la société VORTEX n’offre pas de rapporter la preuve qu’ elle aurait découvert la réticence dolosive qu’elle reproche à une date postérieure à l’accord dont s’agit, se contentant de se référer aux conclusions de son contradicteur. Attendu que la marque SKY RADIO n° 1451376 a été déposée à l’INPI le 24 février 1988, soit trois mois avant les opérations de saisie- contrefaçon ; que la publication intégrale de l’enregistrement a été effectuée au BOPI le 29 juillet 1988, soit au cours des négociations et, a fortiori, antérieurement à la signature du protocole ; que cet enregistrement a pour finalité et pour effet de rendre l’existence de cette marque opposable à tous et permet l’identification de son titulaire ; qu’il convient en outre d’observer que la société VORTEX qui est depuis l’origine assistée par le même conseil en propriété industrielle, ainsi que l’a souligné la défenderesse, a nécessairement effectué une surveillance des marques en raison du conflit relatif aux marques respectives des parties ; qu’elle ne saurait dès lors prétendre avoir découvert l’existence de cette marque, et en conséquence la réticence dolosive, à travers les

conclusions de la société BskyB signifiées le 7 mars 2002, soit plus de treize ans après la signature de l’acte ;

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 que son action est donc prescrite. Sur la portée de l’accord du 3 novembre 1988 : Attendu que les parties sont contraires sur la portée de l’accord du 3 novembre 1988 et se réfèrent, au soutien de leurs prétentions respectives, aux consultations juridiques qu’elles ont sollicitées ; que la société VORTEX fait valoir en substance qu’il s’agit d’une transaction incluant un accord de coexistence des seules marques en litige et qu’il est aujourd’hui caduc en raison du non-renouvellement de la marque SKY CHANNEL ; que la société BskyB prétend au contraire qu’il a été prévu, à l’occasion de la transaction mettant fin au litige en cours, un accord de coexistence portant non seulement sur les marques existantes mais également sur toutes les marques futures à déposer par les parties. Attendu qu’il est constant que cet accord, établi simultanément dans les deux langues -française et anglaise- des parties, a été négocié au cours du litige qui opposait la société SATELLITE TELEVISION P.L.C. / SKY TELEVISION, titulaire de la marque SKY CHANNEL n° 1 270 896 utilisée « pour une chaîne de télévision », à la société VORTEX, titulaire des marques SKYROCK n° 1 358 107, SKYROCK n° 1 422 956, SKYZEV n° 1 383 823 et de l’enregistrement international de la marque SKYROCK n° 319 040 utilisées « pour une chaîne de radio » ainsi qu’il ressort de l’exposé fait de la situation dans le préambule ; qu’il est également constant qu’il a permis de mettre fin à ce litige ; qu’il a d’ailleurs ci-dessus été rappelé qu’à la suite de la signature de ce protocole, la société SATELLITE TELEVISION P.L.C. s’était désistée de l’instance en contrefaçon qu’elle avait engagée à rencontre de la société VORTEX. Attendu que cet accord est, après l’exposé de la situation, rédigé en ces termes: « Attendu que les parties sont mutuellement désireuses de régler et de résoudre toutes les contestations entre elles concernant l’usage respectif des marques »SKYROCK« et »SKYZIN« pour Vortex et »SKY C" pour Sky Télévision. AINSI ET EN CONSÉQUENCE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT: 1) Vortex utilisera les marques « SKYROCK » et « SKYZIN » toujours en un seul mot et n 'utilisera jamais « SKY » seul ou en caractère plus grand que le terme « ROCK » ou « ZIN ».

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3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 2) Vortex utilisera la marque « SKYROCK » uniquement pour une chaîne de radio et jamais pour une chaîne de télévision ou une émission de télévision de quelque sorte que ce soit 3) Vortex n 'utilisera jamais ni ne cherchera à obtenir l’enregistrement d’autres marques contenant le terme « SKY » à l’exception de « SKYROCK » et « SKYZIN ». 4) Sky Télévision n 'utilisera jamais les combinaisons « SKYROCK » ou « SKYZIN » pour quelque raison que ce soit. 5) Les deux parties ne s’opposeront pas ou n 'objecteront pas d’une manière quelconque à l’utilisation et à l’enregistrement de leurs marques respectives dans le monde entier dans les conditions ci-dessus et, si appelées à le faire par les bureaux d’enregistrement, fournira des lettres de consentement quant aux marques respectives des deux parties. 6) Cet accord est conclu entre les parties, leurs successeurs, leurs ayant droits, tous utilisateurs recommandés ou licenciés qui seraient nommés, et ne pourra être modifié ou amendé que par un accord postérieur écrit. Fait à Paris, le 3 Novembre 1988 (Suivent les signatures des représentants de chacune des parties.) ". Attendu que le fait qu’une transaction intervienne pour mettre fin à un litige actuel n’exclut pas la possibilité, pour les parties en cause, de rechercher simultanément par leur accord à prévenir le risque de futurs litiges; que tels sont en effet les deux types de transaction envisagés par l’article 2044 du Code civil qui n’exclut pas leur combinaison en un seul contrat de même que l’article 20S7 qui évoque l’hypothèse des parties ayant « transigé généralement sur toutes les affaires qu 'ellespouvaient avoir ensemble ». Attendu qu’il résulte des dispositions susénoncées du protocole que les parties ont, à l’évidence, conclu un accord de coexistence des marques dépassant le strict cadre du litige en cours pour l’étendre aux marques dont elles entendraient faire usage à l’avenir ; qu’une telle interprétation est d’ailleurs corroborée par le courrier adressé le 24 octobre précédent par le Cabinet VlllOZ, conseil en propriété industrielle de la société VORTEX, à Monsieur L, « contrôleur commercial SKY C », formulé en ces termes: Veuillez trouver ci-joint : - Un projet d’accord dans lequel les deux parties consentent à ne pas interférer mutuellement en ce qui concerne leurs marques respectives.

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 Nous pensons que cet accord respecte les droits de chaque partie en ce qui concerne « SKY C » ou toute autre combinaison de « SKY… » d’une part, et de « SKYROCK » d’autre part

(…)"■ Attendu en effet qu’à travers l’action en contrefaçon qu’elle avait engagée, la société SATELLITE TELEVISION P.L.C. reprochait implicitement à la société VORTEX d’avoir repris, au sein de deux marques et de son nom commercial, le mot « SKY » constituant le seul élément distinctif, et par conséquent essentiel, de sa marque SKY CHANNEL désignant des produits et services des classes 9, 16, 38 et 41 ; qu’il ressortait en effet de sa requête afin d’être autorisée à faire procéder aux opérations de saisie- contrefaçon qu’après sommation, la société VORTEX avait cessé d’utiliser l’expression « SKY L » sur ses documents publicitaires mais n’avait en revanche pas renoncé à l’indicatif SKYROCK ; qu’ainsi, l’objet de la transaction, au sens des articles 2048 et 2049 du Code civil, était de régler le différend existant entre les parties quant à l’usage du signe « SKY » dans le domaine de la communication et des médias; qu’il est donc établi qu’aux termes de cet accord, la demanderesse a reconnu l’antériorité des droits de la société SATELLITE TELEVISION P.L.C. / SKY TELEVISION sur le signe « SKY » au-delà de la seule marque SKY CHANNEL ce qui rend dès lors sans objet l’argument tiré de la caducité de l’accord du fait du non-renouvellement de ladite marque à son échéance. Attendu en outre qu’une transaction implique l’existence de concessions et engagements qui, sans être nécessairement égaux, doivent être réciproques ; qu’en l’espèce, s’il est constant que les engagements pris par la société VORTEX étaient plus étendus que les concessions consenties et les engagements pris par la société SKY TELEVISION, il n’en demeure pas moins qu’elle a pu conserver l’usage exclusif de ses marques et de son nom commercial dans son domaine d’activité principale et obtenir la possibilité de les décliner en d’autres marques, et qu’il a ainsi été mis fin à l’action qui avait été introduite à son encontre ; que l’exigence de réciprocité des concessions a donc été respectée. Attendu dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des arguments développés par la demanderesse, que l’accord conclu entre les parties le 3 novembre 1988 a valeur de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et qu’il emporte, en conséquence et en toutes ses dispositions, autorité de la chose jugée entre les parties en application de l’article 20S2.

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 Sur le transfert des droits au profit de la société BskyB : Attendu que l’accord dont s’agit a été conclu entre la société SKY TELEVISION et la société VORTEX ; que la défenderesse prétend se trouver aux droits de la société SKY TELEVISION ; que la demanderesse fait valoir au contraire qu’en l’état des documents fournis, la société BskyB ne justifie pas venir aux droits de la société SKY TELEVISION et qu’en tout état de cause, ce transfert de droits, à supposer qu’il ait eu lieu, lui serait inopposable à défaut d’avoir été inscrit au registre national des marques. Attendu que la disposition finale de l’accord du 3 novembre 1988, est rédigée en ces termes : "Cet accord est conclu entre les parties, leurs successeurs, leurs ayant droits, tous utilisateurs recommandés ou licenciés qui seraient nommés, et ne pourra être modifié ou amendé que par un accord postérieur écrit. " ; qu’elle emporte en conséquence stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code civil auquel renvoie l’article 1165 du même code relatif aux effets des contrats à l’égard des tiers. Attendu qu’il résulte des pièces communiquées que la société BskyB est née d’opérations successives de réorganisation de plusieurs sociétés du groupe SKY qui ont débuté au mois de novembre 1990 par la fusion de la société BRITISH SATELLITE BROADCASTING Ltd et de la société SKY TELEVISION Pic, dénommée SATELLITE TELEVISION jusqu’au mois d’août 1988, dont le résultat fut la conservation de la structure de la société BRITISH SATELLITE BROADCASTING et la filialisation de la société SKY TELEVISION Ltd ; que la société BRITISH SATELLITE BROADCASTING Ltd a, le 19 décembre 1990, pris le nom de BRITISH SKY BROADCASTING Ltd; que les actifs de la société SKY TELEVISION Ltd, filiale de la société BRITISH SKY BROADCASTING Ltd, ont été transfères, le 30 juin 1994, à une autre filiale, la société PRECIS (1265) Ltd créée le 10 mars 1994; que le 1er juillet suivant, la société BRITISH SKY BROADCASTING Ltd a changé de forme et de dénomination sociale pour devenir la société BRITISH SKY BROADCASTING Group Pic tandis que la société PRECIS (1265) Ltd a pris le nom de BRITISH SKY BROADCASTING Ltd.

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 Attendu en outre que le contrat de cession de fonds de commerce en date du 30 juin 1994 portait sur la vente des « Activités, y compris (sans que cela soit limitatif) les Actifs d’Exploitation, en tant qu 'entreprise en activité » ; que les « Actife d’exploitation » étaient ainsi définis : « Toutes les Propriétés, les intérêts et droits et actifs détenus par Sky ou dont Sky a la jouissance y compris (sans que cela soit exhaustif) les Biens, les Contrats, les Licences, les Dettes et Créances, les documents Commerciaux, le Fonds de Commerce, les Droits de Propriété Intellectuelle afférents à ou utilisés dans le cadre des Activités à la Date d’Entrée en vigueur (…) » ; que les « Actifs exclus » étaient également précisément définis et ne comportaient pas le protocole d’accord du 3 novembre 1988 ; qu’il ressort de la consultation en droit anglais portant sur l’acte précité et établie par Monsieur Alastair W, que le protocole d’accord « était un »contrat en cours« inclus dans la définition générale des contrats et était par conséquent visé par le Contrat de Cession de Fonds de Commerce » ; que dès lors le contrat de cession incluait les droits de SKY TELEVISION nés du protocole d’accord et que l’effet de ce contrat « était qu’à l’instant prévu au contrat (i.e. la fermeture des bureaux le 30 juin 1994), s’opérait automatiquement un transfert de tous les droits de propriété dont le transfert n’était soumis à aucune formalité particulière » ; que Monsieur W avait préalablement rappelé qu'« en général, il n’est pas exigé de formalités particulières pour la cession des droits nés d’un contrat, du moins en Equity »et qu'« en particulier, il n’est pas nécessaire que la cession soit écrite et il n’est pas nécessaire de signifier la cession à l’autre partie au contrat » ; que la demanderesse ne communique aucune consultation faisant une analyse en sens contraire de ce contrat de cession soumis au droit anglais et se contente d’affirmer que cette consultation conforte ses propres arguments puisqu’il ne serait pas démontré que la cession du protocole relèverait de « la majorité des cas » échappant aux conditions de validité fixées par la section 136 du Law of Propery Act 192S ; qu’elle ne fournit pas davantage d’éléments permettant de remettre en cause la régularité et la validité de ce contrat dont l’exemplaire, communiqué en photocopie sous le numéro 101 par la défenderesse, est signé parles représentants des sociétés SKY TELEVISION Ltd et PRECIS (126S) Ltd à la dernière page ; qu’il est donc démontré que par ce contrat de cession, la société BskyB a acquis les droits nés du protocole d’accord. Attendu enfin que le fait que l’accord du 3 novembre 1988 n’ait pas été publié au registre national des marques est sans objet dès lors que la question qui se pose n’est pas celle de l’opposabilité des marques appartenant à la société BskyB mais celle de l’opposabilité de l’accord dont s’agit et que la société VORTEX, qui en est l’une des signataires, ne peut en contester l’opposabilité de plein droit à son égard.

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 Attendu dans ces conditions qu’il est établi que la société BskyB vient en l’espèce aux droits de la société SKY TELEVISION dans le bénéfice de l’accord précité. Sur les demandes principales de la société VORTEX : Attendu qu’en vertu de la transaction ci-dessus analysée, la société VORTEX s’était engagée, à l’égard de la société SKY TELEVISION, à ne jamais utiliser ni chercher à obtenir l’enregistrement d’autres marques contenant le terme « SKY » à l’exception de SKYROCK et SKYZIN, et à ne pas s’opposer ni objecter d’une manière quelconque à l’utilisation et à l’enregistrement des marques de cette société ; qu’elle est dès lors irrecevable à agir, sur le fondement des marques SKYROCK, en contrefaçon et en annulation des marques SKY RADIO n° 1 500 752, SKY TELEVISION n° 1 500 753 et SKY NEWS n° 1 500 754 contenant le mot « SKY », déposées et utilisées par la société BskyB venant aux droits de la société SKY TELEVISION ainsi que sur le fondement de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elle n’est pas davantage recevable à agir en déchéance des droits de la société BskyB sur les marques précitées et à revendiquer la protection, à titre de prétendu nom commercial, du signe SKY. Sur la demande accessoire de dommages et intérêts : Attendu que l’irrecevabilité des demandes principales implique le rejet de la demande accessoire de dommages et intérêts formée par la société VORTEX àP encontre de la défenderesse pour résistance et demandes abusives. Sur les demandes reconventionnelles formées par la société BskyB: Sur les exceptions d’incompétence opposées à certaines demandes: Attendu que la société BskyB forme notamment une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société VORTEX sur la marque SKYROCK n° 519 040 dans les classes de produits 9,16,35,41 et 42. Mais attendu qu’il s’agit d’une marque internationale désignant le Bénélux, Monaco, le Maroc et la Suisse ; que c’est donc ajuste titre que la société VORTEX a soulevé l’incompétence du tribunal de céans pour statuer sur cette demande ;

Sème chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 que la société BskyB sera en conséquence renvoyée à se pourvoir ainsi qu’elle avisera. Attendu que la société BskyB sollicite en outre, à titre reconventionnel, qu’il soit fait injonction à la demanderesse de mettre un terme définitif aux procédures d’opposition déposées auprès de l’OHMI à F encontre des marques SKY (forme de virgule) n° EM 117 8409, SKY (forme de nuages) n° EM 117 8S40 et aux procédures d’annulation auprès de l’OHMI des marques communautaires SKY n° EM 126 425, SKY NEWS n° EM 128 181 et 10:00 SKY NEWS AT TEN n° EM 108 8038 et SKY S n° EM 117 8458. Mais attendu qu’il s’agit de l’exercice d’un droit dans le cadre de procédures administratives ; que le tribunal de céans n’a donc pas compétence pour se substituer à l’Office dans l’examen de la recevabilité de la société VORTEX dans ces procédures ; qu’il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’incompétence également soulevée en ce qui concerne ce chef de demande. Sur les autres demandes formées en exécution de l’accord : Attendu eu égard aux développements précédents quant à la portée de l’accord du 3 novembre 1988 ayant consacré l’antériorité des droits de la société SKY TELEVISION sur le terme « SKY » et quant au bénéfice de cet accord pour la société BskyB, que cette dernière doit être accueillie en sa demande d’annulation des marques comprenant le signe « SKY » déposées par la société VORTEX en violation des engagements pris aux termes de cet accord, soit en l’espèce des marques RAP-N-SKY n° 98 732 617, SKYROULETTE n° 99 781 807, SKYMAG n° 99 796 937, SKY B n° 99 819 497, SKYBANK n° 00 3 029 946, SKYBAROMETRE n° 00 3 029 948, SKYDBRECT n° 00 3 029 974, SKYGROOVE n° 00 3 029 950, SKYRAGGA n° 00 3 029 951, SKYRAÏ n° 00 3 029 949, SKYRAP n° 00 3 029 953, SKYREGGAE n° 00 3 029 954, SKYRNB n° 00 3 029 952, SKYTECHNO n° 00 3 029 956, SKYBASE n° 00 3 061 263 et SKYZ n° 00 3 031 634 ; qu’elle est en revanche irrecevable, faute d’intérêt à agir, en sa demande en déchéance des droits de la société VORTEX sur les marques SKYROCK n° 1358 107 dans les classes de produits 35 et 42, et SKYROCK n° 1 422 956 dans les classes de produits 9, 16, 35,39,41 et 42. Attendu enfin qu’à défaut de toute pièce justificative, le préjudice invoqué par la société BskyB du fait de l’atteinte portée à ses droits par le dépôt et l’usage des marques précitées n’a pas l’importance alléguée ;

que ce préjudice sera en conséquence justement indemnisé par la somme de 160 000 euros ;

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 qu’il convient par ailleurs de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après au dispositif. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Attendu que les circonstances ci-dessus rappelées dans lesquelles la présente action a été engagée font apparaître que la société VORTEX ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits sur le signe « SKY » en matière de marques dès lors qu’elle avait sciemment passé sous silence l’existence même de l’accord conclu le 3 novembre 1988 ; que si le caractère abusif de cette procédure est ainsi établi, il n’appartient en revanche pas au tribunal de se prononcer sur les abus également dénoncés du fait des procédures introduites devant l’OHMI ; qu’il y a donc lieu de la condamner à payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la seule présente action. Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens : Attendu que l’équité commande d’allouer à la société BskyB la somme de 10 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en l’espèce pour défendre ses droits ; qu’en revanche la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement accompagnera la seule mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare prescrite la demande d’annulation de l’accord conclu le 3 novembre 1988 avec la société SKY TELEVISION formée par la société VORTEX.

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004 Déboute la société VORTEX de sa demande tendant à la caducité de cet accord. Dit que la société BRITISH SKY BROADCASTING vient aux droits de la société SKY TELEVISION dans le bénéfice de cet accord. Dit que cet accord a autorité de la chose jugée entre les parties en ce qui concerne l’interdiction pour la société VORTEX de déposer et d’utiliser d’autres marques contenant le terme « SKY » à l’exception de « SKYROCK » et « SKYZIN » et de s’opposer d’une manière quelconque à l’utilisation et à l’enregistrement des marques de la société BRITISH SKY BROADCASTING. En conséquence, Déclare la société VORTEX irrecevable en toutes ses demandes. Prononce la nullité des marques suivantes déposées par la société VORTEX et ce, pour tous les produits et services qu’elles désignent :

- RAP-N-SKY n° 98 732 617 déposée le 15 mai 1998,
- SKYROULETTE n° 99 781 807 déposée le 19 mars 1999,
- SKYMAG n° 99 796 937 déposée le 11 juin 1999,
- SKY B n° 99 819 497 déposée le 25 octobre 1999,
- SKYBANK n° 00 3 029 946 déposée le 24 mai 2000,
- SKYBAROMETRE n° 00 3 029 948 déposée le 24 mai 2000,
- SKYDIRECT n° 00 3 029 974 déposée le 24 mai 2000,
- SKYGROOVE n° 00 3 029 950 déposée le 24 mai 2000,
- SKYRAGGA n° 00 3 029 951 déposée le 24 mai 2000,
- SKYRAÏ n° 00 3 029 949 déposée le 24 mai 2000,
- SKYRAP n° 00 3 029 953 déposée le 24 mai 2000,
- SKYREGGAE n° 00 3 029 954 déposée le 24 mai 2000,
- SKYRNB n° 00 3 029 952 déposée le 24 mai 2000,
- SKYTECHNO n° 00 3 029 956 déposée le 24 mai 2000,
- SKYBASE n° 00 3 061 263 déposée le 30 octobre 2000,
- SKYZ n° 00 3 031 634 déposée le 31 mai 2000. Interdit à la société VORTEX de faire usage du terme « SKY » seul ou en combinaison avec d’autres termes à l’exception de « SKYROCK » et « SKYZIN » dans le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée. Condamne la société VORTEX à payer à la société BRITISH SKY BROADCASTING:

- la somme de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits par la violation des termes de l’accord du 3 novembre 1988.

3e chambre 2e section Jugement du 16 Janvier 2004
- la somme de NEUF MILLE EUROS (9 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Déclare la société BRITISH SKY BROADCASTING irrecevable à agir en déchéance des droits de la société VORTEX sur les marques SKYROCK n° 1 358 107 dans les classes de produits 35 et 42, et SKYROCK n° 1 422 956 dans les classes de produits 9, 16, 35, 39,41 et 42. Se déclare incompétent pour connaître du surplus des demandes reconventionnelles et renvoie la société BRITISH SKY BROADCASTING à se pourvoir ainsi qu’elle avisera. Déboute la société VORTEX du surplus de ses demandes. Condamne la société VORTEX à payer à la société BRITISH SKY BROADCASTING la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction. Condamne la société VORTEX aux dépens dont recouvrement direct par Maître CHEMLA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 16 janvier 2004, n° 2001/01595