TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 Mai 2009

3^e chambre 1^re section N°RG • 07/10044

DEMANDERESSE S.A.S. INDUSTRIELLE DE CHIMIE ELABOREE FRANÇAISE – LICEF […] Z.I. 38280 VILLETTE D ANTHON représentée par M^e Robert GUILLAUMOND – AD AMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.291, M^e Barbara B – ADAMAS, avocat au barreau de DE LYON, avocat plaidant,

DEFENDERESSE S.A.S. SOCIETE CHIMIQUE D’ETUDES POUR L’APPLICATION DES LIANTS ET PRODUITS SPECIAUX -SCALP […] ZI de la Poudrette 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS représentée par M^e Francine WAGNER-EDELMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl233

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile V. Juge assistée de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 Mars 2009 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société L’Industrielle de Chimie Élaborée Française (ci-après LICEF) immatriculée le 15 septembre 1986 a pour activité l’achat, la fabrication et la vente de produits chimiques appliqués au bâtiment et à l’industrie.

La société Chimique d’études pour l’Application des Liants et Produits spéciaux (ci- après SCALP) immatriculée le 22 octobre 1956 a pour activité la fabrication, l’achat, la vente et le transport de vernis, produits chimiques, produits d’entretien et plus spécialement diluants et produits de décapage pour traitement de surface.

La société LICEF est titulaire d’un brevet français intitulé « composition décapante et utilisations » déposé le 4 avril 2003 sous le n° FR 03 04217, publ ié sous le n° 2 853 322 et délivré le 2 septembre 2005, et d’u n brevet européen intitulé « composition décapante et utilisations » déposé sous le n° 04356044.0 le 1^er avril 2004 sous priorité du brevet français n° FR 03 04217, publié sous le n° EP 1 464 682 et délivré le 19 décembre 2007.

La société LICEF indique mettre en oeuvre son invention dans une gamme de produits commercialisée sous la marque « FELTOR ».

Estimant que la société SCALP fabriquait et offrait à la vente des produits décapants sous la dénomination « SCALPEX BIO 15 » constituant la contrefaçon de ses brevets, la société LICEF l’a mis en demeure le 19 mars 2007 de cesser ces actes et, autorisée par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 5 juillet 2007, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 10 juillet 2007 dans les locaux de la société SCALP.

C’est dans ces conditions que par acte du 20 juillet 2007, la société LICEF a fait assigner la société SCALP afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2009, la société LICEF demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – déclarer la société SCALP irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
- dire que la société SCALP a commis des actes de contrefaçon de la revendication 24 du brevet FR 03 04217 publié sous le n° 2 853 32 2 et de la revendication 25 de la demande de brevet EP 1 464 682, En conséquence,
- faire défense à la société SCALP, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, chaque produit constaté constituant une infraction, dès signification du jugement à intervenir, non seulement la fabrication, l’offre, la vente et la commercialisation du produit commercialisé sous la dénomination « SCALPEX BIO 15 » mais également sous d’autres dénominations telle que « SCALPEX AQUA 15 », et plus généralement, la fabrication, l’offre, la vente et la commercialisation de tout produit de décapage contenant de l’acétate de benzyle dans sa formule en qualité d’ingrédient actif,
- dire que le Tribunal se réservera la liquidation de ladite astreinte,
- ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaisants, sous contrôle d’huissier, aux frais de la société SCALP, à charge pour cette dernière d’en justifier à la société LICEF dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et ce en application de l’article L.615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- l’autoriser à publier le jugement à intervenir par extraits, dans cinq journaux de son choix aux frais exclusifs de la société SCALP, dans la limite de 6.000 euros HT par insertion,
- condamner la société SCALP à lui payer la somme de 365.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qui lui a été occasionné par l’atteinte au monopole conféré par la revendication 24 du brevet FR 03 04217 et la revendication 25 de la demande de brevet EP 1 464 682 délivré le 19 décembre 2007,

A titre subsidiaire,
- condamner la société SCALP à lui payer la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire à titre de provision à valoir sur l’indemnisation qui lui a été occasionné par l’atteinte au monopole conféré par la revendication 24 du brevet FR 03 04217 et la revendication 25 de la demande de brevet EP 1 464 682, délivré le 19 décembre 2007,
- nommer un expert avec pour mission de fournir au Tribunal tous les éléments de nature à déterminer son préjudice subi au titre des actes de contrefaçon, En tout état de cause,
- condamner la société SCALP à lui payer la somme de 38.680,73 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon et dont distraction au profit de Maître Robert GUILLAUMOND, Avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle souligne qu’elle n’invoque que les revendications 24 du brevet français, qui subsiste pour cette seule revendication, et 25 du brevet européen et que ces deux revendications sont indépendantes. Elle fait valoir que le document EP 0 908 780 concernait les revendications 1, 4, 5 et 7 du brevet n° FR 03 4217 et a entraîné une modification de la revendication 1 de ce brevet, et qu’il n’enseigne pas l’utilisation de l’acétate de benzyle à titre de principe actif ni un procédé de décapage comportant à titre d’ingrédient actif l’acétate de benzyle mais un procédé de préparation d’un film réticulé pouvant être utilisé comme film protecteur, film de matité ou comme couche d’isolation dans des éléments électroniques dans lequel l’acétate de benzyle peut être utilisé à titre de solvant et le méthyl-éthyl-cétone est employé à titre d’ingrédient actif. La société LICEF soutient que tous les solvants n’ont pas une fonction naturelle de décapage, la définition du solvant citée par la société SCALP ne concernant que les solvants entrant dans la composition des peintures et vernis, et que la société SCALP ne démontre pas qu’elle a eu l’idée la première d’inventer le produit litigieux.

La société LICEF estime que les opérations de saisie-contrefaçon, l’analyse d’un échantillon de « SCALPEX BIO 15 » saisi par l’huissier du lot n° 12710 et les tests comparatifs de décapage par un laboratoire indépendant ont montré que ce produit est une composition décapante sans rinçage destinée au domaine du bâtiment n’excluant pas les supports tels le béton, la brique, le bois et le polyester et contenant de l’acétate de benzyle à titre d’ingrédient actif. Elle relève que la texture des produits est indifférente pour apprécier la contrefaçon, que les tests invoqués par la SCALP ont été réalisés par cette dernière et ont des résultats surprenants, et que la société SCALP ne s’est pas contentée de modifier l’odeur du produit « SCALPEX VE 71 » dans la mesure où le produit « SCALPEX BIO 15 » ne nécessite pas de lavage après séchage, et il existe d’autres produits répondant aux critères d’odeur et d’étiquetage. Elle souligne que le produit « SCALPEX AQUA 15 » est le même que celui dénommé « SCALPEX BIO 15 ».

La société LICEF estime le premier poste de préjudice sur la masse contrefaisante à un minimum de 90.000 euros, les investissements en termes de recherche et développement industriel, marketing et commercial injustement appropriés par la société SCALP à hauteur de 250.000 euros, et le préjudice moral subi du fait des actes de la société SCALP qui l’a fait passer pour un espion industriel et a poursuivi

son exploitation contrefaisante en toute connaissance de cause, à la somme de 25.000 euros.

Aux termes de ses dernières écritures du 11 mars 2009, la société SCALP sollicite du Tribunal qu’il :

- déboute la société LICEF de toutes ses demandes,
- annule les brevets français FR 03 04217 et EP 1 464 682 en toutes leurs revendications, dès lors qu’ils ne reposent que sur l’utilisation de l’acétate de benzyle à titre de principe actif au sein d’une composition décapante et que cette utilisation, quel que soit le domaine où elle est appliquée, est dépourvue de nouveauté et d’activité inventive, les revendications invoquées dépendent des revendications de produits précédentes, Subsidiairement,
- annule la revendication 24 du brevet français FR 03 04217 et la revendication 25 du brevet EP 1 464 682 dès lors que ces revendications invoquées dépendent des revendications de produits précédentes, En tout état de cause,
- ordonne l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets ainsi qu’à l’Office Européen des Brevets sur réquisition du greffier,
- ordonne la production par la société LICEF de la liste de ses fournisseurs et clients ainsi que le montant de son chiffre d’affaires et de ses prix de revient et de vente avant la saisie-contrefaçon opérée par l’huissier instrumentaire dans les locaux de la société SCALP,
- constate que le produit breveté par la société LICEF n’est pas reproduit par le produit argué de contrefaçon SCALPEX BIO 15 qui comporte 50% d’eau, ce qui n’existe pas au sein du produit de la société LICEF,
- déboute la société LICEF de ses demandes,
- interdise à la société LICEF de reproduire la formule de la société SCALP saisie par l’huissier instrumentaire alors qu’elle relevait du secret,
- condamne la société LICEF à lui payer la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
- condamne la société LICEF à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Francine WAGNER E, Avocat au Barreau de Paris.

Elle fait valoir qu’elle a fait évoluer la formule de son produit décapant sans rinçage et sans chlore « SCALPEX VE 71 » mis au point dans les années 1990, en remplaçant l’anisole, solvant, par un autre solvant, l’acétate de benzyle, comme un ingrédient odorant, et que tous les solvants sont actifs par nature, de manière plus ou moins importante, seule leur interaction permettant de décaper de façon efficace.

Elle soutient que la société LICEF s’est appropriée un monopole sur le fait d’intégrer de l’acétate de benzyle, y compris dans sa fonction olfactive, au sein d’un produit décapant, dont elle ne fait partie que de façon minoritaire, et que les brevets invoqués sont nuls car antériorisés de toutes pièces, tout au moins dans les revendications invoquées dépendantes de la revendication n° 1 de chacun des brevets, tant du fait de leur imprécision que de leur absence totale de nouveauté et d’activité inventive au regard du brevet européen EP 0 908 780 qui envisageait déjà l’incorporation de l’acétate de benzyle dans une composition décapante pour son utilisation à titre d’ingrédient actif. Elle relève que la modification de la revendication

1 n’a pas validé le brevet au regard de l’état antérieur de la technique. Elle estime que la société LICEF a voulu connaître la formule exacte du produit « SCALPEX BIO 15 » en diligentant des opérations des opérations de saisie-contrefaçon au vu de l’ensemble de ses salariés.

Elle soutient que son produit « SCALP BIO 15 » n’utilise pas comme ingrédient actif, c’est à dire majoritaire, l’acétate de benzyle mais l’eau et se présente comme une émulsion et non sous forme de crème ou de gel, et que les qualités présentes dans le produit argué de contrefaçon se trouvaient déjà dans le produit antérieur « SCALPEX VE 71 »si bien que la société LICEF n’a pas perdu de parts sur le marché des produits décapants biodégradables. Elle indique que les tests réalisés sur trois peintures industrielles posées sur des plaques placées horizontalement ont révélé que le « SCALPEX BIO 15 » avait une grande efficacité et l’acétate de benzyle n’avait quasiment aucune action si bien que la société LICEF a biaisé les résultats de ses tests par un choix de revêtement et de mode opératoire n’ayant rien à voir avec la réalité, et que c’est l’ensemble des constituants de la composition de « SCALPEX BIO 15 » par synergie qui est actif.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2009.

EXPOSE DES MOTIFS

— sur la recevabilité des demandes en nullité des brevets français n° 2 853 322 et européen n° 1 464 682 en toutes leurs revendication s :

La société LICEF n’opposant à la société SCALP que les revendications 24 du brevet français n° 2 853 322 et 25 du brevet europé en n° 1 464 682, la société SCALP est dépourvue d’intérêt à agir au titre de la nullité des autres revendications de ces deux brevets et sera déclarée irrecevable à ce titre.

— sur la validité des revendications 24 du brevet français n° 2 853 322 et 25 du brevet européen n° 1 464 682 :

L’article L.613-25 b) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.

L’article 138 b) de la convention de Munich du 5 octobre 1973 prévoit que sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d’un État contractant avec effet sur le territoire de cet État que si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. En l’espèce, la société SCALP soulève la nullité des brevets, dont une revendication est invoquée, du fait de leur imprécision et leur absence totale de nouveauté voire d’activité inventive.

Les brevets français n° 2 853 322 et européen n° 1 464 682 intitulés « composition décapante et utilisations » ont pour objet de proposer notamment dans le secteur du bâtiment et du yachting, un décapant exempt de solvant chloré, ne nécessitant pas

de rinçage, au moins aussi performant que les compositions chlorées et quelque soit le revêtement.

Il est indiqué dans la description des deux brevets qu’un premier objet de l’invention est une composition décapante comprenant à titre d’ingrédient actif au moins de l’acétate de benzyle et un solvant choisi parmi l’acétate de méthoxypropyle, le diacétone-alcool, la méthyl-éthyl-cétone, l’isophrone et le mélange de ceux-ci. Il est précisé qu’il a été observé que l’association de l’acétate de benzyle avec au moins l’un de ces solvants constituait l’ingrédient actif d’une composition efficace sur tous supports, n’engendrant aucune diffusion néfaste dans le support et quelque soit le revêtement.

Un autre objet de l’invention réside dans l’utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante, en particulier en combinaison avec un autre solvant, par exemple un solvant oxygéné.

Les revendications 1 à 23 du brevet français et 1 à 24 du brevet européen sont des revendications de produit.

La revendication 24 du brevet français n° 2 853 322 est ainsi rédigée : « utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante ».

La revendication 25 du brevet européen n° 1 464 682 porte sur « l’utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante destinée au décapage d’un support choisi parmi le béton, la brique, le bois et le polyester, dans le domaine du bâtiment et du yachting ».

Ces deux revendications sont indépendantes des revendications antérieures, à savoir les revendications 1 à 23 dans le brevet français et 1 à 24 dans le brevet européen et qui sont des revendications dépendantes les unes par rapport aux autres.

Dans la mesure où la revendication 24 du brevet français n° 2 853 322 n’est pas reprise totalement dans la revendication 25 du brevet européen n° 1 464 682, cette revendication du brevet français subsiste en application des dispositions de l’article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle et peut être invoquée par la société LICEF à l’appui de son action en contrefaçon.

Dans les deux brevets, il est revendiqué l’utilisation de l’acétate de benzyle comme ingrédient actif pour obtenir une composition décapante, le brevet européen précisant le domaine d’utilisation de cette composition.

Si l’acétate de benzyle est un ingrédient actif de cette composition décapante, la consistance de cette dernière n’est pas indiquée, notamment l’utilisation d’un autre solvant comme un solvant oxygéné avec l’acétate de benzyle, ainsi que cela est expliqué dans la description et ce qui constitue une différence par rapport aux revendications précédentes dans lesquelles l’acétate de benzyle est associé avec un solvant choisi parmi l’acétate de métoxypropyle, le diacétone-alcool, le méthyl- éthyl-cétone, l’isophorone.

L’homme du métier n’est dès lors pas en mesure de connaître la consistance de la composition décapante résultant de ces revendications 24 et 25 des brevets français et européen, et de réaliser l’invention à l’aide de ses seules connaissances professionnelles et par le jeu de simples opérations d’exécution.

Même si le domaine d’utilisation est déterminé dans le brevet européen, la société LICEF ne peut s’approprier l’utilisation de l’acétate de benzyle à titre d’ingrédient actif dans un décapant, quelque soit sa proportion et la combinaison avec d’autres éléments.

Les revendications 24 du brevet français et 25 du brevet européen sont donc entachées d’un défaut de description et seront déclarées nulles.

— sur les demandes au titre de la contrefaçon :

Compte tenu de l’annulation des revendications opposées à la société SCALP, il y a lieu de débouter la société LICEF de ses demandes relatives à la contrefaçon.

— sur les demandes reconventionnelles de la société SCALP :

La société SCALP n’établit pas que la société LICEF qui a pu se méprendre sur la réalité et l’étendue de ses droits, et qui a fait réaliser une saisie-contrefaçon après avoir été dûment autorisée, a agi de mauvaise foi ou de façon abusive afin d’usurper son savoir-faire et de porter atteinte au secret de sa formule et de ses affaires. La société SCALP sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient également de la débouter de demande tendant à ce que la société LICEF produise la liste de ses fournisseurs et clients ainsi que le montant de son chiffre d’affaires et ses prix de revient et de vente avant la saisie-contrefaçon opérée par l’huissier instrumentaire.

Il y a lieu d’interdire à la société LICEF de reproduire la formule de la société SCALP saisie par l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2007.

— sur les autres demandes :

Les circonstances de l’espèce n’imposent pas d’ordonner l’exécution provisoire.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société LICEF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la société SCALP la charge des frais qu’elle a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société LICEF sera condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Déclare la société SCALP irrecevable en sa demande de nullité des autres revendications que les revendications 24 du brevet français n° 2 853 322 et 25 du brevet européen n° EP 1 464 682,

Déclare nulles la revendication 24 du brevet français n° FR 03 04217 publié sous le n° 2 853 322 et délivré le 2 septembre 2005 et la r evendication 25 du brevet européen n° 04356044.0 publié sous le n° EP 1 464 6 82 et délivré le 19 décembre 2007,

Déboute en conséquence la société LICEF de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ces revendications,

Dit que la présente décision, une fois définitive, sera, sur simple réquisition de Madame le Greffier, ou à l’initiative de la partie la plus diligente, transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour être portée au Registre National des Brevets et à l’Office Européen des Brevets,

Interdit à la société LICEF de reproduire la formule de la société SCALP saisie par l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2007,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

Déboute la société SCALP du surplus de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la société LICEF à payer à la société SCALP la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société LICEF aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Françoise WAGNER E, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.