TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE RETRACTATION rendue le 08 Juillet 2011

3^e chambre 3^e section N°RG: 11/08209

DEMANDERESSE Société TEVA SANTE (AFSSAPS) Le Palatin 1-1 cours du Triangle 92936 PARIS LA DÉFENCE CEDEX représentée par M^e Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

DEFENDERESSE Société ASTRA ZENECA AB 151 85södertälje SUEDE représentée par M^e Marina COUSTE avocat au barreau de PALS, vestiaire J097

COMPOSITION Mélanie B. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier

DEBATS A l’audience du 27 Juin 2011, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2011.

ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société ASTRA ZENECA, commercialise le médicament INEXIUM (DCI esoméprazole), qui appartient à la catégorie des inhibiteurs de la pompe à protons.

L’esoméprazole est l’énantiomère (-) de l’oméprazole, également appelé S-oméprazole. Selon la société ASTRA ZENECA, ce médicament est notamment protégé par les brevets européens :

- n°773 940 B2 portant sur le procédé d’obtention déposé le 3 juillet 1995, délivré le 4 juin 2003 et maintenu sous une forme modifiée suite à une opposition de la société RATIOPHARM;

— n° 984 957 Bl portant sur une nouvelle forme de « S-oméprazole » déposé le 25 mai 1998 et délivré le 2 mai 2003;

- n° 1 273 581 Bl divisionnaire du brevet n°984 957 Bl déposé le 25 mai 1998 et délivré le 23 mai 2005 portant sur un « nouveau procédé de préparation de sel trihydrate de magnésium de S-oméprazole »;
- n° 1 020 461 Bl portant sur le principe actif esoméprazole, déposé le 27 mai 1994 et délivré le 22 juillet 2009 dont la société ASTRA ZENECA est titulaire. La société ASTRA ZENECA a été autorisée par ordonnance présidentielle rendue le 4 avril 2011, à faire pratiquer une opération de saisie-contrefaçon dans les locaux de l’Afssaps. Par acte d’huissier délivré le 11 mai 2011, la société ASTRA ZENECA a fait assigner la société TEVA SANTE en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP n° 1 020 461. Régulièrement autorisée par ordonnance du 7 juin 2011, la société TEVA SANTE a fait assigner la société Astra Zeneca en rétraction de l’ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon. Elle se prévaut de la recevabilité de ses demandes et sollicite le rejet de la pièce n°2 dont la communication le 18 juin 2011 lui apparaît tardive. Elle en conclut que cette pièce étant écartée, aucun justificatif de droits n’est produit et que l’ordonnance d’autorisation de saisie doit être rétractée. Elle expose en outre que l’ordonnance du 4 avril 2011 doit être rétractée pour comportement déloyal du requérant lors de la requête. Elle prétend à cette fin que la requérante ne pouvait ignorer l’absence de contrefaçon des revendications n° 1 des brevets européens n° 0 984 957 et n° 1 273 571 et que la multiplication des brevets avait vocation à tromper le magistrat sur la justification de la mesure. A l’audience, elle fait valoir que le brevet n° 1 020 461 Bl portant sur le principe actif esoméprazole, déposé le 27 mai 1994 et délivré le 22 juillet 2009 a été révoqué ad nutum par l’office européen des brevets et qu’il ne pouvait donc justifier la saisie-contrefaçon au jour de la requête.

Elle estime que seul le brevet n° EP 0773940 était donc valable pour justifier la requête en saisie-contrefaçon et qu’eu égard à l’impossibilité de faire le tri entre les mesures qui pouvaient légitimement être demandées en vertu de cet unique titre et les autres, il y a lieu d’ordonner une rétractation totale de la saisie-contrefaçon ou à tout le moins une rétractation partielle limitant l’ordonnance à ce seul brevet. Elle soutient par ailleurs que l’ordonnance a, à tort, délégué à l’expert assistant l’huissier le pouvoir de conduire les opérations d’expertise, qu’elle a excédé le cadre de la saisie-contrefaçon en ordonnant au saisi de communiquer des éléments susceptibles de l’incriminer,

qu’elle a créé un risque d’appauvrissement du saisi en mettant à sa charge les frais de photocopies et qu’elle a autorisé une remise tardive du procès-verbal des opérations dans un délai maximal de huit jours en contravention au principe d’égalité des armes. Assignée par acte d’huissier transmis à l’autorité compétente le 10 juin 2011 et reçu le 17 juin 2011, la société ASTRA ZENECA, soutenant oralement ses observations écrites à l’audience de référé-rétractation du 27 juin 2011 s’oppose à l’ensemble de ces demandes. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la société TEVA pour non-respect du délai fixé par le magistrat pour assigner à jour fixe et soutient avoir obtenu régulièrement l’ordonnance autorisant la saisie- contrefaçon dans les locaux de l’Afssaps. Elle conteste notamment tout comportement déloyal dès lors que les quatre brevets dont elle s’est prévalue lors de sa requête étaient en vigueur à cette date et que ce sont les opérations de saisie-contrefaçon qui ont permis d’établir l’absence de contrefaçon pour trois de ces brevets. Elle soutient que le brevet européen n° l 020 461 n’était pas révoqué à la date de la requête et qu’un délai de recours est aujourd’hui ouvert contre la décision orale, qui n’a pas encore été signifiée ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de ce chef. Elle considère que les autres moyens de rétractation articulés par la société TEVA SANTE ne sont pas établis et considère que le juge de la rétractation n’est pas le juge de la validité des opérations de saisie; que l’expert n’a pas été autorisé à conduire les opérations de saisie-contrefaçon aux lieu et place de l’huissier instrumentaire, que le but d’une telle mesure étant d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée, le juge peut légitimement exiger du saisi qu’il remette à l’huissier les documents relatifs à la contrefaçon; que l’autorisation accordée à l’huissier de procéder à l’impression de documents uniquement accessibles en format numérique se justifie par le but poursuivi afin de ne pas entraver les opérations de l’huissier et enfin que la remise du procès-verbal postérieurement aux opérations de saisie n’est pas contraire aux textes. Elle conclut donc à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet de l’ensemble des demandes et réclame la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION 1/Sur la recevabilité des demandes La société ASTRA ZENECA soulève la nullité de l’assignation pour non-respect de la date impérative fixée par le juge dans l’ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe au motif que la date limite de

l’assignation était fixée au 15 juin 2011 et que l’acte lui a été remis en Suède le 17 juin 2011. La société TEVA SANTE prétend que l’assignation a été transmise à l’autorité compétente le 10 juin 2011 donc bien antérieurement à l’expiration du délai imposé. L’article 16 du règlement communautaire n° 1393/2007 du parlement et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale prévoit que les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre état membre conformément aux dispositions de ce règlement, lequel prévoit en son article 9§2 que lorsque, conformément à la législation d’un état membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet état membre. En l’espèce, l’article 647-1 du code de procédure civile dispose que la date de notification d’un acte extra-judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice. Il ressort des pièces versées au débat que par ordonnance du 7 juin 2011, la société TEVA SANTE a été autorisée à faire assigner la société ASTRA ZENECA en Suède pour l’audience du 27 juin 2011, l’assignation devant être délivrée avant le 15 juin 2011; que l’assignation, transmise le 10 juin 2011 par l’huissier instrumentale français a été réceptionnée par l’autorité compétente en Suède le 11 juin 2011 et que l’acte a été délivré le 17 juin 201 là la société Astra Zeneca AB; que cependant, la date à prendre en considération étant la date d’expédition de l’acte, soit le 10 juin 2011 et la notification est donc bien intervenue dans le délai imposé à la société TEVA SANTE, qui est dès lors recevable en ses demandes. 2/ Sur le rejet de la pièce n°2 La société TEVA SANTE demande que la pièce n° 2 communiquée par la société ASTRA ZENECA le 18 juin 2011 soit écartée des débats en ce que sa communication est tardive malgré un fax en demandant la communication dès le 30 mai 2011 et une sommation de communiquer en date du 9 juin suivant portant sur les pièces présentées à l’appui de la requête du 4 avril 2011. Cependant, il convient d’observer que la procédure de référé-rétraction est une procédure orale et que le respect du principe du contradictoire édicté par l’article 15 du code de procédure civile doit être appliqué au regard du principe d’oralité des débats et des délais accordés aux parties.

Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que la communication d’une pièce le 18 juin 2011 au conseil de la requérante alors que la partie adverse a eu une connaissance effective de l’assignation le 17 juin 2011, n’est pas tardive, peu importe qu’une demande de communication entre conseils en dehors de toute procédure ait été formulée auparavant, une partie n’étant tenue de communiquer les pièces au soutien de ses prétentions que dans le cadre d’une procédure existante. 3/Sur la rétractation de l’ordonnance En vertu de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, "La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit défaire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants ". En vertu de l’article R. 615-2 du même code, « l’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet (…) Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon ».
- 3.1 Sur le comportement délovai du requérant Le juge saisi d’une demande de rétractation n’est investi dans le cadre d’un débat contradictoire que dans la limite des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance. Il lui appartient de rechercher si les conditions prévues par les textes pour procéder à la saisie-contrefaçon étaient réunies. La société TEVA SANTE fait valoir qu’en présentant quatre brevets européens au soutien de sa requête en date du 4 avril 2011, la société ASTRA ZENECA a adopté un comportement déloyal en amoncelant les titres de propriété industrielle afin de faire croire au magistrat que la mesure de saisie-contrefaçon était particulièrement justifiée et autorisait des atteintes conséquentes à la vie privée et au secret des affaires alors qu’elle savait pertinemment que le médicament INEXIUM, qui contenait de l’esoméprazole magnésium dihydraté, n’était manifestement pas contrefaisant des brevets EP 0 984 957 et EP 1 273 584 portant sur du sel de magnésium du trihydrate de S- oméprazole.

Elle en déduit que grâce à cette manipulation, la saisissante a pu avoir accès à des documents totalement étrangers à la procédure en contrefaçon intentée au fond uniquement sur le brevet EP 1 020 461 et en particulier à la partie de la DMF fermée de l’autorisation de mise sur le marché.

Cependant, la société ASTRA ZENECA fait valoir ajuste titre qu’elle était titulaire des quatre brevets invoqués au soutien de sa requête au jour de celle-ci et qu’elle a eu connaissance, à la fin du mois de mars 2011, de la commercialisation en France de produits génériques de son médicament INEXIUM, parmi lesquels figurent ceux de la société TEVA. La multiplicité des titres invoqués au soutien de la requête, dont la requérante précise qu’ils sont tous mis en oeuvre dans le médicament INEXIUM, ne saurait constituer un acte déloyal, alors que la saisie- contrefaçon est une mesure probatoire ayant pour objectif de recueillir les preuves de la matérialité et de l’étendue de la prétendue contrefaçon des titres dont le requérant est titulaire. Enfin, les conditions de l’action en contrefaçon intentée ultérieurement devant le juge du fond sont indifférentes pour apprécier les conditions d’octroi de l’ordonnance de saisie-contrefaçon dès lors que l’action résulte des éléments découverts, ou non, lors des opérations de saisie, autorisées par l’ordonnance attaquée, à la date de laquelle il convient de se placer pour statuer sur la rétractation sollicitée. Il est rappelé que le juge des requêtes saisi d’une demande de rétractation n’est pas juge de la validité des saisies-contrefaçons diligentées sur la base de ses ordonnances et l’éventuelle possibilité que lors des opérations, des produits ou documents saisis aient été sans lien avec le brevet fondant la demande subséquente en contrefaçon est indifférente pour apprécier la validité de la requête et de l’ordonnance et ne pourra être appréciée qu’au fond au regard de la valeur probante des opérations de saisies. Il y a donc lieu de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance de ce chef.

-3.2 Sur la révocation du brevet EP n° 1 020 461 La société TEVA SANTE produit un formulaire d’information non contesté, relatif à la décision orale de révocation du brevet européen n° 1 020 461 mais il est constant que cette décision du 9 juin 2011, n’a pas encore été signifiée aux parties et il s’ensuit que le délai de recours contre cette décision est toujours ouvert conformément à l’article 108 de la CBE. En outre, cette décision n’ayant pas été publiée, la rétractation, totale ou partielle, sollicitée de ce chef doit être rejetée.

-3.3 Sur l’assistance de l’expert

L’ordonnance prévoit expressément en son point 4 que l’huissier instrumentale est autorisé "à faire d’une façon générale toutes recherches et constatations utiles, et notamment à poser toute les questions qu’il jugera nécessaires, directement ou par l’intermédiaire de l’homme de l’art et/ou expert l’assistant, dans le but de découvrir la preuve, l’origine, l’étendue et la destination de contrefaçon et à noter dans son procès-verbal tous les renseignements recueillis". La société TEVA SANTE estime que cette autorisation permet à l’expert de poser directement au saisi toutes questions, ce qui excède le cadre législatif en autorisant le conseil en propriété industrielle du saisissant à conduire les opérations de saisie-contrefaçon.

La société ASTRA ZENECA relève que l’ordonnance n’autorise pas l’expert à se substituer à l’huissier instrumentaire qui est en effet seul autorisé à poser toutes les questions qu’il estimera nécessaires relatives à la contrefaçon, notamment par l’intermédiaire de l’homme de l’art ou de l’expert l’assistant aux termes du point 2 de l’ordonnance. Il ressort ainsi de la lecture de l’ordonnance que l’huissier reste maître du déroulement de la mesure, le cas échéant, avec l’aide de l’expert sans possibilité de déléguer ses pouvoirs à ce dernier étant précisé que les conditions d’intervention de l’homme de l’art ou de l’expert relèvent du contrôle des opérations de saisie, lequel échappe à la compétence du juge de la rétractation.

- 3.4 Sur le dépassement du cadre de la saisie-contrefaçon La société TEVA SANTE soutient que l’huissier instrumentaire ne peut, dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon, exiger du saisi la remise de documents ou une quelconque autre obligation de faire, faute d’une disposition législative ou réglementaire en ce sens et considère qu’une telle obligation serait contraire aux principes généraux du droit de la défense, tel le droit au silence. La société défenderesse à la présente procédure soutient que le but même de la mesure est de rechercher des éléments de preuve susceptibles d’établir la contrefaçon. Il est acquis que la saisie-contrefaçon donne au saisissant des pouvoirs d’investigation exorbitants du droit commun, nécessaires à la recherche de la matérialité de la contrefaçon et à son étendue et que, pour y parvenir, il doit avoir accès à tous les documents susceptibles de contribuer à la preuve. A cette fin, l’ordonnance peut confier à l’huissier instrumentaire le pouvoir d’ordonner au saisi de lui communiquer les documents énumérés à l’ordonnance et dont la saisie est autorisée et elle peut également lui donner pouvoir d’ordonner la remise immédiate au saisi de pièces se trouvant en d’autres lieux, d’autant plus qu’en l’espèce, l’officier ministériel était autorisé à se rendre non seulement au siège

de l’Afssaps mais également en tous établissements secondaires, bureaux et dépôts dépendants. Il s’ensuit que la remise de documents par fax ou courriel sur les lieux de la saisie, en ce qu’elle permet, le cas échéant, d’éviter des opérations de saisie en d’autres lieux, répond aux objectifs de la mesure sans excéder les droits du saisi. A toutes fins, il y a lieu de relever que si le saisi n’avait pas l’obligation de collaborer, la mesure exorbitante de droit commun que constitue la saisie-contrefaçon serait dépourvue d’utilité. Enfin, s’agissant d’une mesure dérogatoire, avant tout procès civil en contrefaçon, les droits de la défense résultant des principes généraux de la procédure pénale, qui s’expliquent en particulier par les sanctions encourues pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes, sont inapplicables en l’espèce. La demande en rétractation de ce chef doit donc être rejetée.

—  3.5 Sur l’appauvrissement du saisi La société TEVA SANTE reproche à l’ordonnance d’avoir autorisé, en son point 9, l’huissier à faire procéder à l’impression aux frais du saisi, de tous documents visés à l’ordonnance, uniquement accessibles en version électronique, codée ou non, mais il y a lieu de relever que le point 10 l’autorise à emporter les disques durs, les ordinateurs portables et/ou tout autre matériel informatique contenant des informations relatives à la matérialité, l’origine, l’étendue et/ou la destination de la contrefaçon. Il s’ensuit que le saisi avait le choix de laisser l’huissier éditer les documents trouvés sur les supports informatique sur place, donc à ses frais, ou aux frais du saisissant après que l’huissier ait emporté les supports pour y procéder. Aucun grief n’étant établi à rencontre du saisi au stade de l’ordonnance d’autorisation, la demande de rétractation doit être rejetée, étant observé que si cette autorisation engendrait des conséquences manifestement excessives pour le saisi au stade de l’exécution de la mesure, il lui appartiendrait de soulever ce moyen devant le juge saisi du contrôle des opérations de saisie-contrefaçon.

- 3.6 Sur la remise du procès-verbal Dès lors qu’aucun texte légal ou réglementaire n’impose la remise du procès-verbal de saisie-contrefaçon immédiatement à l’issue des opérations, l’ordonnance peut valablement accorder un délai pour réaliser cette remise et seul le juge de la validité des opérations de saisie peut apprécier au regard des circonstances de la mesure et des faits de l’espèce si la remise est tardive et s’il en résulte un grief pour le saisi.

Ce moyen n’étant pas plus fondé que les autres, il convient de débouter la société TEVA SANTE de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 4 avril 2011. Elle doit être condamnée aux dépens de l’instance. Il sera alloué à la société ASTRA ZENECA la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejetons la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 4 avril 2011 autorisant la saisie-contrefaçon dans les locaux de l’Afssaps ; Condamnons la société TEVA SANTE aux dépens ;

Condamnons la société TEVA SANTE à payer à la société Astra Zeneca, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.