TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2014

3^e chambre 1^re section N° RG : 13/09262

DEMANDERESSE Société JARENTE FRERES, SARL […] 75004 PARIS représentée par M^e Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0206

DÉFENDEUR Monsieur Michaël G représente par M^e Arié ALIM1, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K1899

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES Vice-Présidente Julien. RICHAUD. Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier.

DEBATS A l’audience du 22 Septembre 2014 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société JARENTE FRERES est une société immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés depuis le 9 février 2009. La société JARENTE FRERES a commencé son activité de construction, rénovation dans le bâtiment, décoration et design le 1^er février 2009.

Lors de son immatriculation. Monsieur Michael G et Monsieur Sébastien B étaient co-gérants de la société. Monsieur G a signé un contrat de licence de marque à titre gratuit daté du 10 septembre 2008 en son nom propre et, selon ce dernier, en sa qualité de futur gérant de la société en formation et ce, toujours selon Monsieur G, en accord avec Monsieur B. Dans le cadre de ce contrat. Monsieur G conservait la propriété de la marque ainsi que tous les

noms de domaine liés à ladite marque et qui seraient créées pour l’exploitation de la société. Monsieur G a procédé à l’enregistrement du nom de domaine <jarente-freres.fr> le 23 mars 2009. Monsieur G est depuis le 23 novembre 2011 associé et co-gérant d’une autre société dénommée « société ACM2 » (ATELIER CARRAR), dont les activités, selon l’extrait Kbis, sont la création et le design dans l’immobilier et le mobilier. Le 22 mai 2012, Monsieur G a déposé en son nom personnel la marque française verbale JARENTE FRERES n° 3921780 désignant les services suivants de la classe 37 : « informations en matière de construction, conseils en construction, supervision (direction) de travaux de construction, maçonnerie, travaux de plâtrerie ou de plomberie, travaux de couverture de toits, services d’isolation (construction), démolition de constructions, location de machines de chantier, nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres, rénovation de vêtements ». Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2012. Monsieur Michael G a été révoqué de ses fonctions de gérant, ses associés lui reprochant : des négligences et manquements aux tâches administratives, des prises de position allant à rencontre des intérêts de la société ayant entraîné des pertes pécuniaires, une défaillance dans l’organisation de certains chantiers, de mauvaises relations avec la clientèle. Monsieur G est toujours actionnaire de la société JARENTE FRERES. Le 17 décembre 2012, la société JARENTE FRERES a reçu un courrier recommandé de Monsieur GAUTIER la mettant en demeure : de ne plus exploiter le site internet exploité par Monsieur G, ayant pour nom de domaine <jarente-freres.fr>, qui serait la propriété personnelle de Monsieur G. De cesser toute utilisation de la marque JARENTE FRERES, déposée par Monsieur G auprès de l’INPI sous le numéro 3921780. Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 décembre 2012, le conseil de la société JARENTE FRERES amis en demeure Monsieur G, de : ne plus détenir, utiliser ou exploiter le nom de domaine <jarente-freres.fr>, procéder au transfert du nom de domaine au profit de la société JARENTE FRERES s’engager par écrit à cesser toute utilisation de la dénomination sociale de la société JARENTE FRERES, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit.

ne pas exploiter directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, sur tous supports, des produits ou services portant la marque JARENTE FRERES, céder à titre gracieux à la société JARENTE FRERES la marque JARENTE FRERES déposée auprès de l’INPI le 22 mai 2012 sous le numéro national 391780.

C’est dans ces conditions que, par assignation en date du 28-05-2013, la société JARENTE FRERES a assigné Monsieur G devant le tribunal de grande instance de PARIS en revendication de marque et nom de domaine. Dans ses dernières conclusions signifiées par e-barreau en date du 22 juin 2014, la société JARENTE FRERES demande au tribunal de : Vu l’article 1382 du code civil. Vu les articles L711-4, L 712-1, L 712-4.1.712-6,1. 713-1 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article L 210-6 du code de commerce. RECEVOIR la société JARENTE FRERES en ses demandes et l’en dire bien fondée. Y faisant droit, CONSTATER que le dépôt de la marque JARENTE FRERES n°3921780 du 22 mai 2012 désignant divers produits de la classe 37 sous le n°33 223 100 a été effectué par Monsieur Michael G en fraude des droits de la société JARENTE FRERES, et que ce dépôt porte atteinte aux droits de la société JARENTE FRERES sur sa dénomination sociale. DIRE ET JUGER recevable l’action en revendication de la société JARENTE FRERES à l’encontre de Monsieur Michael G. ORDONNER en conséquence à Monsieur Michael G de transférer à ses frais la marque française JARENTE FRERES n°3921780 déposée le 22 mai 2012 et désignant divers services de la classe 37, à la société JARENTE FRERES, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai. INTERDIRE à Monsieur Michael G l’usage de la dénomination sociale JARENTE FRERES ou d’un signe identique ou similaire à la dénomination sociale JARENTE FRERES à quelque titre que ce soit, sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, CONDAMNER Monsieur Michael G à verser à la société JARENTE FRERES la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur Michael G de l’intégralité de ses demandes. CONDAMNER Monsieur Michael G à verser à la société JARENTE FRERES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement par Maître Alice MALEKPOUR conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées par e-barreau en date du 3 juin 2014. Monsieur Michael G demande au tribunal de : Vu l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, CONSTATER que Monsieur Michael G a créé la marque JARENTE FRERES et en a concédé la licence à titre gratuit à la société en formation JARENTE FRERES, CONSTATER que le dépôt de la marque JARENTE FRERE n° 3921780 du 22 mai 2012 désignant divers produits de la classe 37 sous le numéro 033 223 100 effectuée par Monsieur Michael G est parfaitement régulier et correspond à un usage antérieur à celui de la société JARENTE FRERES, DIRE que le contrat de licence de marque a été résilié suivant contrat de mise en demeure du 17 décembre 2012. En conséquence, DEBOUTER la société JARENTE de l’intégralité de ses demandes. INTERDIRE à la société JARENTE FRERES l’usage de la dénomination sociale et de la marque JARENTE FRERES à quelque titre que ce soit, et notamment dans le cadre du nom de domaine et du site internet actuellement exploité par la société et ce sous astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée. CONDAMNER la société JARENTE FRERES à payer une redevance de 100.000 € par an au titre de l’usage de la marque depuis la résiliation du contrat de licence de marque. CONDAMNER la société JARENTE FRERES à payer à Monsieur GAUTIER la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral et financier, CONDAMNER la société JARENTE FRERES à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La clôture a été prononcée en date du 24 juin 2014.

MOTIFS sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque JARENTE FRERE n° 3921780 du 22 mai 2012 désignant divers produits de la classe 37

La société JARENTE FRERES soutient qu’elle est bien fondée à revendiquer sa propriété sur la marque JARENTE FRERES déposée par Monsieur G, dans la mesure où elle dispose de droits antérieurs sur le signe JARENTE FRERES, c’est à dire sa dénomination sociale depuis le 1^er février 2009 ainsi que le nom de domaine enregistré en date du 23 mars 2009. La demanderesse ajoute qu’il n’existe aucun contrat de licence de marque qui aurait été valablement régularisé entre la société JARENTE FRERES et Monsieur Michael G.

Monsieur Michael G réplique qu’il est seul créateur et premier utilisateur de la marque JARENTE FRERES ainsi que du concept associé, que cette marque fait référence à son lieu de résidence depuis son enfance, qu’il a déposé et créé en son nom personnel les noms de domaines associés à la marque JARENTE FRERES. Monsieur Michael G ajoute qu’un contrat de licence a été valablement signé entre le futur gérant de la société JARENTE FRERES, agissant pour le compte de la société en formation, et le propriétaire de la marque. Sur ce ; L’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. » L’existence de « droits » antérieurs sur le signe correspond à l’usage antérieur du signe dans le commerce et dans la même spécialité, ou des préparatifs sérieux d’exploitation. La fraude est constituée lorsque le déposant, au moment du dépôt, avait connaissance de cet usage antérieur, ou des préparatifs, ou ne pouvait les ignorer, et a réalisé le dépôt dans le seul but de l’opposer au tiers pour lui nuire ou d’en tirer un profit illicite. En l’espèce, la société demanderesse a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous la dénomination sociale de «JARENTE FRERES» dès le 9 février 2009 et Monsieur Michael G ne pouvait l’ignorer puisqu’il est depuis la création de la société associé de cette société. (pièce 1 en demande) Concernant le nom de domaine «jarente-freres.fr» enregistré le 23-03- 2009, si le nom de Monsieur Michael G est mentionné en tant que contact de facturation auprès de l’hébergeur du nom de domaine (OVH), il est démontré que c’est la société JARENTE FRERES qui a réglé l’intégralité des factures liées à l’hébergement du nom de domaine et que Monsieur Michael G a utilisé la carte bancaire de la société JARENTE FRERES, ce qui prouve que Monsieur Michaël G a procédé à l’enregistrement du domaine en sa qualité d’associé de Monsieur Michaël G et non en son nom personnel.(pièce 5-2 et 12-1 à 12-4 en demande) Par ailleurs, le contrat de licence de marque invoqué par Monsieur Michaël G a été signé le 10-09-2008 par Monsieur Michaël G en son nom personnel et par Monsieur Michaël G en sa qualité d’associé de la société JARENTE FRERES qui n’était alors qu’une société en formation. Or, conformément à l’article L 210-6 du code du commerce, pour qu’il y ait reprise automatique par la société des engagements pris par ses associés avant la signature des statuts, il est nécessaire que ledit engagement soit annexé aux statuts. De plus, le contrat de

licence de marque n’a aucune valeur en ce qu’il n’est signé que par un seul des associés de la société en formation et Monsieur B, l’autre associé lors de la formation de la société, atteste n’avoir jamais eu connaissance de ce contrat.(pièces 1, 3 en défense et 13 en demande)

Au vu de ces éléments, Monsieur Michaël G a procédé le 22 mai 2012 au dépôt de la marque verbale française «JARENTE FRERES » sous le n° 3921780 désignant divers produits de la classe 37 (informations ne matière de construction) alors qu’il savait que la société JARENTE utilisait antérieurement au dépôt ce même signe comme dénomination sociale et comme nom de domaine, et ce, aux fins d’utiliser cette marque dans un domaine d’activité similaire soit la rénovation et décoration d’intérieur dans le cadre de la société ACM2 qu’il a créée en novembre 2011. (pièce 7 en demande) Le caractère frauduleux du dépôt de la marque est donc démontré et il sera donc fait droit à la demande en revendication de cette marque par Monsieur Michaël G ainsi qu’à l’interdiction à Monsieur Michaël G d’utiliser ce signe pour les produits et services identiques ou similaires à ceux proposés par la société JARENTE, et ce sous astreinte, et selon les modalités précisées dans le dispositif.

En revanche, il n’est pas démontré l’existence du préjudice moral invoqué par la société JARENTE FRERES et la demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. Monsieur Michaël G sera débouté de toutes ses demandes reconventionnelles. sur les frais et l’exécution provisoire Monsieur Michaël G, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la société JARENTE FRERES la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Dit frauduleux le dépôt par Monsieur Michaël G de la marque française JARENTE FRERES n°3921780 déposée le 22 mai 2012 et désignant divers services de la classe 37,

Ordonne à Monsieur Michael G de transférer à ses frais la marque française JARENTE FRERES n°3921780 déposée le 22 mai 2012 et désignant divers services de la classe 37, à la société JARENTE FRERES, à compter de la date à laquelle la présente décision sera

définitive, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant 6 mois. Interdit à Monsieur Michael G l’usage de la dénomination sociale JARENTE FRERES ou d’un signe identique ou similaire à la dénomination sociale JARENTE FRERES pour les produits et services identiques ou similaires à ceux proposés par la société JARENTE. dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par infraction, l’astreinte courant durant 6 mois.

Se réserve la liquidation des astreintes. Déboute la société JARENTE FRERES de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Déboute Monsieur Michaël G de toutes ses demandes reconventionnelles. Condamne Monsieur Michael G à payer à la société JARENTE FRERES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire.

Condamne Monsieur Michael G aux dépens.