Il est rapporté que plusieurs sociétés sont issues d’une entreprise familiale sarroise, créée en 1922 par August WOLF pour fabriquer industriellement des outils. Le 21 août 1991, la société française ELMAR WOLF (alors dénommée société OUTILS WOLF) fit déposer à l’INPI la marque OUTILS WOLF sous le numéro 13-922, enregistrée sous le numéro 1721221 pour désigner notamment des tondeuses à gazon, et régulièrement renouvelée depuis. Cette marque semi-figurative s’imprime en jaune sur fond rouge, les termes « OUTILS » et « WOLF » encadrant une tête de loup stylisée, vue de face et inscrite dans un cercle tronqué. Le 12 janvier 1996, par un contrat publié au registre national des marques, l’usage en fut concédé à la société française OUTILS WOLF. Le 20 juillet 1992, plusieurs accords furent passés entre des sociétés issues de l’entreprise WOLF, à savoir :

- un accord de distribution exclusive, entre la société fabricante WOLF GERATE Gmbh – Vertriebsgesellschaft KG et la société distributrice OUTILS WOLF, en vue de la vente de tondeuses d’une largeur de coupe de 30 à 38 cm ;

- un accord de spécialisation, entre les trois sociétés allemandes WOLF GERATE Gmbh
- Vertriebsgesellschaft KG, WOLF GERATE Gmbh à BETZDORF et WOLF GERATE à ST WENDEL d’une part, et les sociétés françaises OUTILS WOLF et SOCIETE COMMERCIALE DES OUTILS WOLF et la société portugaise WOLF UTENSILIOS PARA JARDIM LDA d’autre part ;

- un accord de distribution exclusive, entre la société OUTILS WOLF et la société allemande WOLF GERATE Gmbh – Vertriebsgesellschaft KG, en vue de la vente de tondeuses d’une largeur de coupe de 43 à 60 cm inclus ;

- un contrat de licence de marque entre la société suisse WOLF GERATE et la société allemande WOLF GERATE Gmbh – Vertriebgesellschaft KG ;

- un accord, entre les société suisses WOLF AG, WOLF Vertriebsgesellschaft AG et WOLF GERATE AG d’une part, et la société française OUTILS WOLF d’autre part, concernant l’utilisation de la marque internationale n° 457-672. Le 30 avril 1999, à la requête de la société OUTILS WOLF, M^e Pascal M, huissier de justice à SOULTZ SOUS FORETS, dressa constat dans un magasin à l’enseigne AUCHAN à SCHWEIGHOUSE SUR MODER. Il décrivit et photographia une tondeuse à gazon, portant, sur l’emballage et sur la machine, la marque WOLF GARTEN, ces deux mots encadrant une tête de loup stylisée vue de face. Le 4 juin 1999, à la requête de la société ELMAR WOLF et sur autorisation du président du tribunal de grande instance de STRASBOURG, le même officier ministériel procéda à une saisie contrefaçon de bons de livraison de tondeuses au même magasin. Par acte du 15 juin 1999, les sociétés ELMAR WOLF et OUTILS WOLF firent assigner la société AUCHAN FRANCE pour contrefaçon de marque. En défense, la société AUCHAN FRANCE soutint qu’en raison des accords passés en 1992, les produits avaient une seule et même origine, ce qui interdisait aux demanderesses de s’opposer à leur libre circulation au sein de la CEE, et que les demanderesses cherchaient à obtenir un cloisonnement absolu des marchés en violation de l’article 80 du traité de l’union Européenne. Le 23 octobre 2002, par jugement de sa première chambre civile, le tribunal de grande instance de STRASBOURG releva qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la licéité d’accords passés entre des parties dont certaines n’étaient pas dans la cause, et que

la violation de ces accords ne saurait être imputée à faute à la société AUCHAN FRANCE qui n’y était pas partie. Il considéra néanmoins que le fait pour une société de grande distribution de mettre en vente, sur le marché français, des tondeuses à gazon importées et revêtues de la marque dont leur fournisseur est le légitime propriétaire, n’était pas constitutif du délit de contrefaçon. En conséquence, le tribunal débouta les sociétés ELMAR WOLF et OUTILS WOLF. Il les condamna à payer à la société AUCHAN FRANCE la somme de 4 573 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 4 573 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens. Le 28 novembre 1992, les sociétés ELMAR WOLF et OUTILS WOLF interjetèrent appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe de céans. En l’état de leurs dernières conclusions, déposées le 29 septembre 2003 au soutien de leur appel, les sociétés ELMAR WOLF et OUTILS WOLF font valoir :

- qu’en offrant à la vente des tondeuses à gazon revêtues de la dénomination WOLF GARTEN ainsi que d’une tête de loup stylisée, le tout en caractères jaunes sur fond rouge, la société AUCHAN FRANCE a commis des actes de contrefaçon ou, à tout le moins, d’imitation illicite de la marque, condamnables sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

- que le fait que le titulaire de la marque en ALLEMAGNE et son titulaire en FRANCE trouvent une origine commune, ne constitue pas un obstacle à l’action ; que la jurisprudence communautaire sur l’épuisement du droit n’est pas applicable en l’espèce car elle suppose que l’utilisation de la marque se trouve sous contrôle unique ; que l’accord passé entre la société allemande WOLF GARTEN et la société française OUTILS WOLF, résilié à effet du 31 août 2000, s’est limité à des livraisons réciproques de certains produits, chaque contractant apposant lui-même et après contrôle sa propre marque sur les produits reçus de l’autre et en réservant la commercialisation au territoire qui lui revenait ; que seules quelques tondeuses électriques, à faible largeur de coupe, ont été achetées en petites quantités par OUTILS WOLF à WOLFGARTEN pour être vendues en FRANCE, après qu’ait été exercé par la société OUTILS WOLF un contrôle de qualité et de conformité, et que la marque OUTILS WOLF avec tête de loup ait été apposée par la seule société OUTILS WOLF ;

- subsidiairement, qu’il n’y a lieu à question préjudiciable en interprétation du Traité de ROME. Les sociétés appelantes demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de :

- faire interdiction à la société AUCHAN FRANCE de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ;

- condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société OUTILS WOLF la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi ;

- subsidiairement, surseoir à statuer pour poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes les questions préjudiciables suivantes : 1 – Le fait pour une société A d’invoquer, sur le territoire où elle en est titulaire, une marque pour s’opposer à l’importation dans ce territoire par une société B, d’un produit identique ou similaire à ceux couverts par cette marque, en provenance d’une société C qui l’a revêtu d’une marque identique dans un autre territoire où elle en est titulaire, constitue-t-il une restriction déguisée du commerce entre Etats membres au sens de

l’article 28 du traité, alors que les deux marques, qui ont eu une origine commune, appartiennent aujourd’hui à des titulaires juridiquement et économiquement indépendants, mettant en oeuvre chacun dans leur territoire des politiques industrielles et commerciales radicalement différentes ? 2 – La réponse à la première question est-elle la même si les entreprises A et C ont été liées par des accords de spécialisation et de distribution concernant leur production respective et alors même qu’un accord de coexistence limite le droit pour chacune des sociétés de déposer ou d’utiliser les marques de l’autre société sur le territoire réservé à celle-ci ?
- condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société ELMAR WOLF la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit sur la marque ;

- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois publications au choix des demandeurs et aux frais de l’intimée sans que le coût de chacune des insertions puisse excéder 2 300 euros ;

- condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société ELMAR WOLF et à la société OUTILS WOLF chacune la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. En ses dernières conclusions, déposées le 12 février 2004, la société AUCHAN FRANCE réplique :

- que la marque WOLF GARTEN appartient à la société WOLF GERATE, issue comme les appelantes d’une seule et même entreprise ;

- que les sociétés ELMAR WOLF et OUTILS WOLF ont renoué à partir de 1992, et se sont associées pour la production et la distribution de leurs produits ;

- que le principe de libre circulation des marchandises, énoncé par le Traité de ROME consolidé en son article 28, interdit toute restriction déguisée au commerce entre Etats membres, et que le principe dit d’épuisement des droits de marque, dégagé par la Cour de Justice des Communautés Européenne, interdit de faire obstacle à la libre circulation d’un produit marqué dans l’espace économique européen dès lors qu’il a été mis sur le marché par le titulaire de la marque ;

- que précisément, la jurisprudence européenne n’a admis d’exception au principe de la libre circulation des marchandises que lorsque les marques ne peuvent pas remplir leur fonction essentielle de garantie de l’origine des produits ;

- qu’à partir de 1992, les éléments communs des deux marques en cause étaient le reflet de l’association de leurs entreprises par les sociétés WOLF allemandes et françaises, qui cherchaient à renforcer leurs parts de marché, et qui doivent être considérées de ce point de vue comme une seule et même entreprise ;

- que la société AUCHAN FRANCE n’a donc pas porté atteinte aux droits des appelantes en vendant des produits de marque WOLF GARTEN mis sur le marché par la société WOLFGERATE.

- à titre subsidiaire, que la question préjudicielle n’occulte pas les liens particuliers, juridiques et économiques des appelantes avec la société WOLF GERATE
- qu’en tout cas, l’action des appelantes a pour seul objet d’assurer le cloisonnement des marchés qu’elles se sont réservés dans le cadre des accords conclus avec la société WOLF GERATE, en infraction à l’article 81 du Traité de ROME interdisant toute entente ayant pour objet de conférer une exclusivité absolue de vente sur une partie du territoire de

l’Union Européenne ;

- à titre plus subsidiaire, que les appelantes sont incapables de justifier de leur préjudice. La société AUCHAN FRANCE demande à la Cour, sur l’appel principal, de déclarer les sociétés ELMAR WOLF et OUTILS WOLF irrecevables, en tout cas mal fondées en leur appel, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement de poser des questions préjudicielles modifiées, et, en tous cas, de condamner les appelants à verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens Sur appel incident, elle sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour procédure abusive, et la condamnation des appelantes au paiement d’une indemnité de 30 000 euros

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; I – Sur la recevabilité des appels : L’intimée AUCHAN FRANCE ne présente aucun argument au soutien de sa prétention à l’irrecevabilité de l’appel principal. L’appel principal interjeté par les sociétés ELMAR WOLF et OUTILS WOLF apparaît régulier en la forme. Sa recevabilité, comme celle de l’appel incident formé par la société AUCHAN FRANCE, doit être déclarée. II – Sur la demande principale pour contrefaçon de marque : Les deux sociétés appelantes fondent expressément leur action à la fois sur les dispositions des articles L. 713-2 et celles de L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles sont interdits la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, et son également interdits, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Elle invoquent leurs droits sur la marque semi-figurative OUTILS WOLF, régulièrement enregistrée pour désigner des tondeuses à gazon, qu’elle disent contrefaites par la marque semi-figurative WOLFGARTEN, qu’elles admettent appartenir aux sociétés allemandes WOLF GERADE issues, comme elles, de la même entreprise familiale, et qui était apposée sur les tondeuses à gazon commercialisées par l’intimée AUCHAN FRANCE. L’intimée ne conteste pas que la marque apposée WOLF GARTEN reproduit ou imite la marque enregistrée OUTILS WOLF. Elle se défend d’avoir commis une atteinte illicite aux droits des appelantes en se prévalant du principe de libre circulation des marchandises dans l’espace économique européen, tel qu’il est énoncé par le Traité

instituant le Marché Commun devenu la Communauté Européenne, elle-même devenue l’Union Européenne, et le principe dit de l’épuisement du droit de la marque tel qu’il a été dégagé par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Cette jurisprudence s’est précisément développée sur la question de l’articulation entre les droits sur des marques issues de la même origine, comme en l’espèce, et la libre circulation des produits dans l’espace européen. Elle suffit pour déterminer la portée de la protection que les sociétés appelantes peuvent attendre sur leur marque OUTILS WOLF. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer pour interroger la Cour de Justice des Communautés Européennes sur l’interprétation du Traité par voie préjudicielle. Les appelantes arguent vainement d’une décision du 22 juin 1994 (C – 9/93 – Idéal Standard) par laquelle la Cour de Justice des Communautés Européennes a écarté le principe d’épuisement de la marque. La situation en cause était celle d’une marque originairement détenue en FRANCE et en ALLEMAGNE par deux sociétés, filiales d’un même groupe qui ultérieurement, à la suite d’opérations de cession, s’étaient trouvées entre les mains de titulaires juridiquement et économiquement indépendants. Les appelantes affirment que pour elles, le testament de Gregor W a produit les mêmes effets qu’une cession. Elles ne font pas la démonstration de l’effet équivalent qu’elles invoquent, et elles ne rapportent pas connaître une situation similaire à celle examinée dans l’arrêt du 22 juin 1994. Mais surtout, les appelantes omettent les liens qu’elles ont volontairement noués avec les sociétés desquelles elles disent avoir été antérieurement séparées. Dans un arrêt du 3 juillet 1974 (VAN ZUYLEN FREIS contre HAG AG), prononcé sur question préjudicielle, la Cour de Justice de Communautés Européennes a exactement dit que « le fait d’interdire la commercialisation, dans un Etat membre, d’un produit portant légalement une marque dans un autre Etat membre au seul motif qu’une marque identique, ayant la même origine, existe dans le même Etat, est incompatible avec les dispositions prévoyant la libre circulation des marchandises à l’intérieur du Marché Commun ». Dans un arrêt du 17 octobre 1990 (SA CNL-SUCAL NV contre HAG GF AG), prononcée sur une autre question préjudicielle, la même Cour a précisé que n’étaient admissibles « des dérogations au principe fondamental de la libre circulation des marchandises dans le marché commun que dans la mesure où les dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits que constituent l’objet spécifique de cette propriété et que, par conséquent, le titulaire d’un droit de propriété industrielle et commerciale protégé par la législation d’un Etat ne saurait invoquer cette législation pour s’opposer à l’importation ou à la commercialisation d’un produit qui a été écoulé licitement, sur le marché d’un autre Etat membre, par le titulaire du droit lui même, avec son consentement ou par une personne unie à lui par des liens de dépendance juridiques ou économiques ». La Cour a expliqué que « les entreprises doivent être mesure de s’attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n’est possible que grâce à l’existence de signes distinctifs permettant d’identifier les produits et les services », que « pour que la marque puisse jouer ce rôle, elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité », et que " la fonction essentielle de la marque [est] de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance ".

La Cour a encore précisé que pour l’appréciation de cette situation, « le fait déterminant est l’absence de tout élément de consentement de la part du titulaire de droit de marque protégé par la législation nationale pour la mise en circulation, dans un autre Etat membre, sous une marque identique ou prêtant à confusion, d’un produit similaire fabriqué et commercialisé par une entreprise n’ayant aucun lien de dépendance juridique ou économique avec ledit titulaire ». Or les conventions du 20 juillet 1992 révèlent les liens que les sociétés appelantes ont noué avec les titulaires de la marque qu’elles prétendent contrefaisante. En premier lieu, les sociétés appelantes ont procédé à un rapprochement avec les sociétés titulaires de la marque WOLF GARTEN. La société OUTILS WOLF a souscrit un contrat dit accord de spécialisation. Le préambule de cet accord expose expressément que les parties avaient l’intention de répartir entre elles la production de certaines tondeuses, qu’elles recherchaient une augmentation du volume de production par des gains de rentabilité et de compétitivité, en évitant un recoupement de leurs programmes de production, et qu’elles considéraient que la concentration de la production sur un seul fabricant permettait d’éviter des doubles frais de recherche et d’outillage. La société ELMAR WOLF s’est considérée par ce contrat liée puisque par lettre du 20 mai 1997, M. Elmar W en a notifié la résiliation à effet au 31 août 2000 tant au nom de la société OUTILS WOLF qu’au nom de la société ELMAR WOLF. Si les deux sociétés appelantes n’ont pas constitué une entreprise unique avec les autres parties à l’accord dit de spécialisation, elles ne peuvent nier avoir lié une part de leurs activités, au moins au temps des faits reprochés, aux entreprises utilisant la marque qu’elles arguent de contrefaçon. En deuxième lieu, les relations contractuelles n’ont pas été dépourvues d’un certain niveau de consentement à l’utilisation de la marque prétendument contrefaisante. La société OUTILS WOLF a souscrit deux accords dit de distribution exclusive avec la société allemande WOLF GERATE Gmbh – Vertriebsgesellschaft KG. La société ELMAR WOLF s’est également considérée liée par les deux accords puisqu’ils sont visés par la résiliation que M. Elmar W a notifiée tant au nom de la société OUTILS WOLF qu’au nom de la société ELMAR WOLF. Par un premier contrat, la société OUTILS WOLF est devenue le distributeur exclusif en FRANCE, ESPAGNE, PORTUGAL, MONACO, ANDORRE, MAROC, ALGERIE et TUNISIE des tondeuses à gazon d’une largeur de coupe de 30 à 38 centimètres fabriquées par la société allemande WOLF GERATE Gmbh – Vertriebgesellschaft KG, et devant recevoir la marque OUTILS WOLF Par un second contrat en sens inverse, la société OUTILS WOLF a constitué la société allemande WOLF GERATE Gmbh – Vertriebgesellschaft KG comme son distributeur exclusif pour la commercialisation de ses tondeuses d’une largeur de coupe de 43 à 60 cm en ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, SUISSE, DANEMARK, GRECE, ITALIE, LUXEMBOURG, HOLLANDE, NORVEGE, SUEDE, FINLANDE, TURQUIE, HONGRIE, POLOGNE, LIECHTENSTEIN, CSFR (sic), BULGARIE et ISLANDE. Il fut précisé que le distributeur s’engageait à ne pas commercialiser sur le territoire que la société fabricante OUTILS WOLF se réservait, à savoir la FRANCE, l’ESPAGNE, le PORTUGAL, MONACO, ANDORRE, le MAROC, l’ALGERIE et la TUNISIE. Il fut spécialement stipulé que le distributeur exclusif mettrait en vente les

tondeuses visées sous son nom WOLF GERATE et sous la marque et le signe WOLF GERATE et/ou WOLF GARTEN. Les sociétés appelantes ont ainsi accepté que certains produits commercialisés sous leur marque OUTILS WOLF dans une partie de l’espace économique européen (FRANCE, ESPAGNE, PORTUGAL…) soient commercialisés dans une autre partie (ALLEMAGNE, AUTRICHE, etc…) sous la marque WOLF GARTEN qu’elles arguent de contrefaçon à la présente instance. En troisième lieu, par leurs relations contractuelles, les sociétés appelantes ont fait naître la confusion sur l’origine des produits en cause. D’une part, par le premier contrat de distribution exclusive, elles ont accepté de commercialiser sous leur marque OUTILS WOLF des tondeuses qui étaient fabriquées par une des sociétés allemandes auxquelles elles s’étaient liées. D’autre part, par le second contrat commercial, elles ont admis l’apposition de la marque WOLF GARTEN alléguée de contrefaçon sur des produits par ailleurs commercialisés sous leur marque OUTILS WOLF. Les appelantes ont ainsi privé leur propre marque de sa fonction distinctive. Même si elles affirment ne l’avoir apposée que sur des produits dont elles avaient contrôlé la qualité, leur marque ne pouvait plus garantir aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux l’identité d’origine du produit marqué, ni leur permettre de distinguer ce produit de ceux qui avaient une autre provenance. Il en résulte qu’en définitive, par leur communauté d’activité avec les sociétés titulaires de la marque WOLF GARTEN, par leur acceptation de l’apposition de cette marque alléguée de contrefaçon sur leurs propres produits, et par la confusion à laquelle elles ont participé sur l’origine de produits tantôt revêtus de la marque OUTILS WOLF et tantôt revêtus de la marque WOLF GARTEN à l’intérieur du même espace économique européen, les sociétés appelantes ont ôté sa fonction essentielle à leur propre marque. Les sociétés appelantes ont donc épuisé, à l’égard de la marque WOLF GARTEN, les droits de protection qu’elles entendent tirer de l’enregistrement de leur marque OUTILS WOLF pour notamment désigner des tondeuses à gazon sur le territoire français. En conséquence, elles sont mal fondées à reprocher des actes de contrefaçon à la société AUCHAN FRANCE pour avoir commercialisé des tondeuses à gazon revêtues de la marque WOLF GARTEN. Elles doivent être déboutées de leurs prétentions de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le caractère anticoncurrentiel des conventions du 20 juillet 1992 que l’intimée n’invoque qu’à titre subsidiaire. Le jugement entrepris mérite confirmation sur ce premier point. III – Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : A titre reconventionnel, la société AUCHAN FRANCE a sollicité l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le premier juge a fait droit à sa demande à hauteur de 4 573 euros. Sur appel incident, la société AUCHAN FRANCE souhaite voir porter ce montant à 30 000 euros. Mais dans le dernier état de ses conclusions, elle ne présente ni argument au soutien de sa prétention, ni critique de la fixation opérée par le premier juge. Il s’impose dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce deuxième point.

IV – Sur les demandes accessoires : Il apparaît équitable qu’en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et en sus de l’allocation déjà justement fixée dans le jugement entrepris qu’il convient également de confirmer sur ce troisième point, les parties appelantes contribuent aux frais irrépétibles qu’elles ont encore contraint l’intimée à exposer. Conformément au principe de l’article 696 du nouveau code de procédure civile, il échet de mettre les dépens à la charge des appelantes qui succombent. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en dernier ressort DECLARE recevables l’appel principal et l’appel incident ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE en outre la société ELMAR WOLF et la société OUTILS WOLF :

- à verser une indemnité de mille euros à la société AUCHAN FRANCE en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- à supporter les dépens d’appel.