COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 25 mai 2016

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/04252

Décision déférée à la Cour : 05 août 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE : SA AUCHAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal […] 59650 VILLENEUVE D’ASCQ Représentée par M^e Anne CROVISIER, avocat à la Cour Avocat plaidant : M^e G, avocat à PARIS

INTIMES : SAS ROYER SPORT, prise en la personne de son représentant légal […] ZI de l’Aumaillerie 35133 JAVENE-FOUGERES

Société CONVERSE INC, prise en la personne de son représentant légal […] 2601 MASSACHUSSETTS (ETATS UNIS) Représentées par M^e Anouk LEVEN-EDEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : M^e B, avocat à PARIS

Maître Christian F, mandataire judiciaire de la société CBS DIFFUSION non représenté, assigné par voie d’huissier à personne le 26.11.2013

PARTIE INTERVENANTE : ALL STAR CV, société de droit néerlandais, venant aux droits de la société CONVERSE INC, prise en la personne de son représentant légal Colloseum 1 1213 HILVERSUM (PAYS BAS) Représentée par M^e Anouk LEVEN-EDEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : M^e B, avocat à PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport M^me DORSCH, Conseillère M^me ALZEARI, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M^me MUNCH-SCHEBACHER

ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M^me Corinne PANETTA, présidente et M^me Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits procédure prétentions des parties : La société CONVERSE INC. est propriétaire de la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK T n° 1 356 944 déposée le 30 mai 1986 et renouvelée le 22 mars 2006 pour désigner des chaussures en classe 25. Elle est aussi propriétaire en France des marques CONVERSE n° 1 450 850 et ALL STAR 11° 1 595 329.

La société ROYER SPORT est le licencié et distributeur exclusif en France des marques CONVERSE, CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR. A la 'n du mois d’Août 2008, la société AUCHAN FRANCE a fait paraître un catalogue publicitaire intitulé 'Les solutions pour une rentrée moins chère n° 3' valable du 27 août au 6 septembre 2008, proposant à la vente des paires de chaussures et des Tee-shirts CONVERSE aux prix respectifs de 49,90 € et de 14,90 €.

Le 29 août 2008, la SAS ROYER SPORT a fait dresser par Maître Olivier L, huissier de justice à Strasbourg, un procès-verbal de constat d’achat de 3 paires de chaussures CONVERSE dans le magasin AUCHAN, place André Maurois a Strasbourg.

Après analyse, la société CONVERSE INC. a indiqué que ces produits constituaient des contrefaçons. Le 23 septembre 2008, la Direction des opérations douanières de Strasbourg a informé la SAS ROYER SPORT du placement en retenue douanière de 132 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN a Illkirch Graffenstaden, de 113 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Hautepierre à Strasbourg et de 189 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN de Schweighouse sur Moder.

Autorisée à cette 'n par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 octobre 2008, la SAS ROYER SPORT a par ailleurs, fait procéder par ministère de Maître WAGNER, huissier de justice à Strasbourg, a une saisie contrefaçon sur le fondement de l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle.

Selon procès-verbal du 6 octobre 2008, l’huissier a saisi au magasin Auchan Illkirch 9 paires de chaussures de marque CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR de coloris différents, soit 2 paires couleur Navy référence M 9622, 2 paires couleur Red référence M 9621, deux paires couleur Optical W référence M 7650, 1 paire couleur Pink, référence M 9006. 4/10 RG 10/00304.

Elles ont, en conséquence, saisi le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg devant lequel elles font valoir qu’elles apportent suffisamment d’éléments pour justifier le caractère non authentique des produits, qu’il appartient à la société AUCHAN, qui se défend en arguant de l’épuisement du droit de marque, de rapporter la preuve positive préalable du caractère authentique des chaussures, ce qu’elle ne fait pas, que la preuve de la charge de l’épuisement du droit ne peut leur être imposée, l’organisation du réseau de distribution CONVERSE ne conduisant pas a un cloisonnement réel des marchés. Par jugement du 05 août 2013, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a :

* DIT que la SA AUCHAN FRANCE a commis des actes de contrefaçon des marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR 11° 1 356 944 et CONVERSE n° 1 450 850 et ALL STAR n° 1 595 329,

*FAIT interdiction à la société AUCHAN FRANCE de poursuivre l’usage contrefaisant des marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944, CONVERSE n° 1 450 850 et ALL STAR n° 1595 329 et ce sous astreinte de 500 € par usage constaté à compter du prononcé du jugement à intervenir, * ORDONNE à la SA AUCHAN FRANCE de produire les factures d’achat des chaussures contrefaites Converse qu’elle a proposées à la vente et vendues dans le cadre de l’opération promotionnelle 'Les solutions AUCHAN pour une rentrée moins chère n° 3" qui s’est déroulée du 27 août au 6 septembre 2008 et de justifier des quantités vendues, dans un délai de quinze jours a compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue de ce délai, * CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE à payer à la société CONVERSE INC. à titre provisionnel une somme de 80 000 € (quatre-vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

* CONDAMNE la SA AUCHAN "FRANCE à payer à la SAS ROYER SPORT à titre provisionnel une somme de 100 00 € (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

* RESERVE le droit des sociétés ROYER SPORTS et CONVERSE INC. de saisir le tribunal d’une demande d’indemnisation complémentaire après dépôt des documents dont la production a été ordonnée, * DIT que le tribunal se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes, * REJETE la demande tendant à la publication judiciaire du jugement, * CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE à payer à la SAS ROYER SPORT la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l’article 700 Code de procédure Civile, * CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE à payer à la société CONVERSE INC. la somme de I0 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l’article 700 Code de procédure Civile,

*DEBOUTE la SA AUCHAN FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre les sociétés ROYER SPORT et CONVERSE INC., * CONDAMNE la S.A.R.L. CBS FRANCE, prise en la personne de Maître F, mandataire judiciaire, à garantir la SA AUCHAN FRANCE des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, * FIXE la créance de la SA AUCHAN FRANCE au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. CBS DIFFUSION aux montants des condamnations prononcées dans le présent jugement, * FIXE la créance de la SA AUCHAN FRANCE au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. CBS DIFFUSION à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration faite au greffe le 30 août 2013, la SA AUCHAN FRANCE a interjeté appel de cette décision.

Le 17 octobre 2013, la SAS ROYER SPORT et la société CONVERSE INC se sont constituées intimées.

Le 31 octobre 2013, la société ALL STAR CV s’est constituée intimée.

Dans des dernières conclusions du 14 janvier 2016, la SAS ROYER SPORT, la société CONVERSE INC et la société ALL STAR CV, partie intervenante, venant aux droits de la société CONVERSE INC pour la marque Converse All Star Chuck Taylor n° 1 356 944 ont demandé à

la Cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société AUCHAN FRANCE, à payer à la société ALL STAR CV, en sa qualité de propriétaire inscrit venant aux droits de la société CONVERSE INC, une indemnité complémentaire de 60 000 € en réparation de l’atteinte à ses droits sur les marques françaises CONVERSE ALL STAR CHUCK T n°1 356 944, CONVERSE n°1 450 850 et ALL STAR n° 1 595 329.

Dans des dernières conclusions du 22 janvier 2016, la SA AUCHAN a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les allégations des sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT et prononcé des condamnations à son encontre. La Cour se référera à ces dernières conclusions pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2016. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mars 2016, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.

Motifs de la décision : En vertu des dispositions de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, 'l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.7134'.

L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage on l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode', ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.'

Le principe de l’épuisement des droits prévu par l’article 7 de la directive CE n° 2008/95 et L 713-4 du code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel 'le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour les produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté économique européenne ou l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement’ suppose que la SAS ROYER SPORT, la société CONVERSE INC et la société ALL STAR CV

établissent que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par elles-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l’Espace économique européen, sans avoir à exiger que la société AUCHAN identifie la source de son approvisionnement, et de rechercher si, comme le prétendaient ces sociétés, leur absence de consentement s’expliquait par le défaut d’authenticité des produits litigieux.

Il appartient donc en premier lieu à la SAS ROYER SPORT, la société CONVERSE INC et la société ALL STAR CV de démontrer le bien- fondé de leurs allégations quant au caractère contrefait des chaussures litigieuses, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

Les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT ont soutenu que 'l’absence de réaction’ lors du test par un stylo laser devait être admise comme un indice de la contrefaçon.

Elles produisent à cette 'n une lettre de Monsieur John B, directeur en chef de l’intégrité des produits chez CONVERSE INC, et qui indique que la société a utilisé sur les anciennes étiquettes CONVERSE jusqu’en décembre 2009 une encre de sécurité pour imprimer le logo CONVERSE, cette encre réagissant lorsqu’est utilisé un stylo scanner faisant apparaître un point fluorescent sur l’étoile ; qu’un test négatif est quasiment à 100 % l’indication que la chaussure est contrefaite ; qu’il est en revanche possible qu’une chaussure contrefaite fasse apparaître un résultat positif au test du stylo laser, les indicateurs d’authenticité devant être croisés.

Or, si cette attestation est recevable, il ne peut être contesté que les sociétés intimées se constituent une preuve à elles-mêmes qui ne peut être considérée à elle seule, comme une preuve irréfragable de non- conformité des chaussures vendues par la SA AUCHAN ; Il convient, dès lors de vérifier si cette attestation est étayée par d’autres pièces du dossier.

Les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT ne rapportent pas la preuve que les chaussures authentiques réagissent systématiquement au test du stylo laser, que toutes les chaussures authentiques étaient pourvues d’une étiquette réagissant à ce test. La société CONVERSE n’a d’ailleurs pas assigné en contrefaçon la société AARON, ce qui confirme qu’elle n’a jamais considéré les produits ne réagissant pas au test laser vendus par cette société comme contrefaisants. Le manque de fiabilité de ce test est ainsi établi et a déjà été constaté devant d’autres juridictions.

Les attestations des responsables de la société CONVERSE non conformes aux exigences des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne peuvent avoir de force probante dès lors qu’il n’est pas établi que ces responsables étaient en fonction au moment de la fabrication des chaussures mentionnées sur chaque étiquette et qu’ils ont personnellement constaté les faits allégués. Par ailleurs, la société CONVERSE ne verse aux débats aucun registre de production dans lesquels ces responsables auraient vérifié la pertinence des indications présentes sur les étiquettes de languette.

Il en est de même pour les documents sur lesquels les huissiers se sont fondés pour établir leur procès-verbal le 06 septembre 2011 et le 06 septembre 2012 ; aucun de ces documents n’a été produit en annexe dans la présente instance et à hauteur de Cour ce qui interdit à la Cour d’apprécier si ces documents correspondaient aux périodes de validité des prescriptions de chaque document et aux périodes de fabrication.

La société CONVERSE n’établit pas que dans tous les modèles les étiquettes sont placées de façon identique pour les chaussures authentiques, d’autant plus que la société CONVERSE ne conteste pas mettre sur le marché des produits non homogènes et qu’aucun document n’est versé aux débats pour justifier le contenu obligatoire des étiquettes et leur emplacement notamment sur la languette pour la période considérée. Le cahier des charges aurait pu être confié à un expert judiciaire afin que le respect des secrets de fabrication soit assuré.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé des autres moyens, il y a lieu de constater que les sociétés intimées et la partie intervenante ne rapportent pas la preuve de la contrefaçon qu’elles invoquent. Elles seront donc déboutées de l’intégralité de leurs demandes.

Succombant, la SAS ROYER SPORT, la société CONVERSE INC, la société ALL STAR CV et Maître F en qualité de mandataire judiciaire de la société CBS DIFFUSION en redressement judiciaire, seront condamnés aux entiers dépens.

L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AUCHAN.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ROYER SPORT, la société CONVERSE INC, la société ALL STAR CV et Maître F, en qualité de mandataire judiciaire de la société CBS DIFFUSION en redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 05 août 2013,

Statuant à nouveau,

Dit que la SA AUCHAN FRANCE n’a pas commis des actes de contrefaçon des marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR 11° 1 356 944 et CONVERSE n° 1 450 850 et ALL STAR n° 1 595 329,

Déboute la SAS ROYER SPORT, la société CONVERSE INC, la société ALL STAR CV et Maître F en qualité de mandataire judiciaire de la société CBS DIFFUSION en redressement judiciaire de l’intégralité de leurs demandes,

Condamne la SAS ROYER SPORT, la société CONVERSE INC, la société ALL STAR CV et Maître F en qualité de mandataire judiciaire de la société CBS DIFFUSION en redressement judiciaire aux entiers dépens,

Condamne la SAS ROYER SPORT, la société CONVERSE INC, la société ALL STAR CV et Maître F en qualité de mandataire judiciaire de la société CBS DIFFUSION en redressement judiciaire, à verser à la SA AUCHAN la somme globale de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ROYER SPORT, la société CONVERSE INC, la société ALL STAR CV et de Maître F, en qualité de mandataire judiciaire de la société CBS DIFFUSION en redressement judiciaire.