COUR D’APPEL DE LYON ARRET du 20 Octobre 2009

8^e Chambre Civile R.G : 08/06216

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé 2008/1373 du 21 juillet 2008

APPELANTES; Société de droit français MYLAN représentée par ses dirigeants légaux […] 69800 SAINT PRIEST (France) représentée par M^e André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître E, Maître G et Maître G, avocats

Société de droit allemand GRÛNENTHAL GmbH représentée par ses dirigeants légaux Zieglertrasse 6 52078 AIX LA CHAPELLE (Allemagne) représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître B et Maître M, avocats

Société de droit français LABORATOIRES GRÛNENTHAL représentée par ses dirigeants légaux […] 92300 LEVALLOIS PERRET (France) représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître B et Maître M, avocats

Société de droit suisse MUNDIPHARMA LABORATOIRES GmbH représentée par ses dirigeants légaux SAINT ALBAN 74 Rheinweg 4052 BALE (Suisse) représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître B et Maître M, avocats

INTIMEES : Société de droit chypriote MEDOCHEMIE Ltd représentée par ses dirigeants légaux […] PO Box 51409 3505 LIMASSOL (Chypre) représentée par M^e André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître E, Maître G et Maître G, avocats

Société de droit néerlandais FARMACEUTISCH

ANALYTISCH LABORATORIUM DUIVEN B.V. représentée par ses dirigeants légaux Dijkgraaf30 6921 RL DUIVEN (Pays-Bas) représentée par M^e André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Maître E, Maître G et Maître G, avocats

Instruction clôturée le 04 Septembre 2009 Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2009 L’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2009

La huitième chambre de la COUR D’APPEL de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

— Madame Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries,
- Madame Martine BAYLE, Conseillère,
- Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,

assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Nicole MONTAGNE, greffière,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant :

EXPOSE DE LITIGE

-I- Faits et procédure

1/ La société MUNDIPHARMA est titulaire d’un brevet européen EP 679 déposé sous les priorités de brevets allemand et anglais des 10 mai et 23 novembre 1993 et des 9 et 14 mars 1994.

L’invention couverte par ce brevet, délivré le 31 août 2005, a pour titre « composition de tramadol à libération contrôlée » et comporte 8 revendications.

2/ Par actes d’huissier en date des 28 mai et 6 juin 2008, la société MUNDIPHARMA a fait assigner en référé la société MEDOCHEMIE, la société FARMACEUTISCH ANALYTISCH LABORATORIUM DUIVEN BV (FAL) et la société MYLAN afin de :

— faire interdiction aux sociétés défenderesses d’importer, de fabriquer, de détenir, d’utiliser, d’offrir en vente et de vendre en France une composition de tramadol à libération contrôlée comportant les caractéristiques et les propriétés couvertes par la partie française du brevet EP 1.468.679, et notamment ses revendications 1 et 8, sous les dénominations TRAMADOL MERCK LP et/ou TRAMADOL MYLAN LP (100,150 et 200 mg) ou sous toute autre dénomination et ce que cette composition soit identique ou similaire à celles décrites aux dossiers D’AMM et/ou celles analysées par le professeur L,

— ordonner en conséquence aux défenderesses de remettre entre les mains d’un huissier les lots de comprimés de tramadol à libération contrôlée qu’elles détiennent ainsi que les documentations techniques et commerciales correspondantes et de dire que l’huissier pourra saisir ces lots et les documentations techniques et commerciales correspondantes,

— autoriser la demanderesse à notifier la présente décision à l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, au Comité Économique des Produits de Santé ainsi qu’aux Douanes,

— assortir les mesures d’interdiction d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de dire que l’astreinte sera alternativement de 50.000 € par jour de retard en cas de non respect de l’interdiction de poursuivre l’offre à la vente,

— condamner les défenderesses conjointement et solidairement à lui payer 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La société GRÙNENTHAL et la société LABORATOIRES GRÙNENTHAL sont intervenues volontairement à l’instance et forment des demandes identiques à celles de la société MUNDIPHARMA.

Par ordonnance en date du 21 juillet 2008 Monsieur le président du tribunal de grande instance de LYON :

— " tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

— a fait interdiction à la société MYLAN d’importer, de fabriquer, de détenir, d’utiliser, d’offrir à la vente et de vendre en France une composition de tramadol à libération contrôlée comportant les caractéristiques et les propriétés couvertes par la partie française du brevet EP 1.468.679, et notamment ses revendications 1 et 8, sous les dénominations TRAMADOL MERCK LP et/ou TRAMADOL MYLAN LP (100,150 et 200 mg) ou sous toute autre dénomination et en ce que cette composition soit identique ou similaire à celles décrites aux dossiers D’AMM et/ou celles analysées par le professeur L,

— a dit qu’il sera du une astreinte de 1.000 € par infraction constatée, la fabrication, l’importation, la détention ou la vente d’une seule boîte étant assimilée à une infraction, ou bien une astreinte de 30.000 € par jour de retard en cas de non respect de l’interdiction de poursuivre l’offre à la vente,

— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

— a condamné la société MYLAN à payer à la société MUNDIPHARMA, à la société 6RUNENTHAL et à la société LABORATOIRES GRUNENTHAL la somme de 5.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— a rejeté le surplus des demandes,

— a condamné la société MYLAN aux dépens de l’instance".

3/ Interjetaient appel la société MYLAN le 21 août 2008, les sociétés MUNDIPHARMA LABORATOIRES, GRUNENTHAL et LABORATOIRES GRÛNENTHAL le 21 janvier 2009.

-II- Demandes et moyens des parties

Les sociétés MUNDIPHARAAA et GRUNENTHAL exposent que :

— le produit breveté consiste en une composition de tramadol à libération contrôlée,

— les sociétés GRUNENTHAL sont recevables à agir,

— la revendication 1 concerne l’utilisation du tramadol et d’un éther de cellulose pour fabriquer une préparation analgésique à libération contrôlée, pour une administration orale deux fois par jour, contenant au moins 1 à 80 % d’éther de cellulose et une quantité efficace de tramadol HCI et ce dans une matrice à libération contrôlée dont le taux de dissolution in vitro est mesurée à l’aide de la pharmacopée européenne,

— la revendication 8 porte sur la même invention dans lequel le poids de tramadol HCI est précisé par unité de dosage (100 à 600 mg),

étant précisé qu’une préparation qui dissout le tramadol in vitro en moins de 12 H tombe sous le coup de ces revendications.

Elles concluent à la validité du brevet déposé, étant indiqué que L’OEB a admis l’activité inventive des hydrocarbures et des éthers de cellulose.

Elles estiment que l’atteinte au brevet EP 679 est caractérisée, les préparations analgésiques fabriquées par MEDOCHEMIE et FAL reproduisant l’ensemble des caractéristiques des revendications 1 et 8 du brevet susvisé.

Elles sollicitent la confirmation de la décision entreprise et l’allocation d’une somme de 25.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MYLAN, MEDOCHEMIE et FARMACEUTISCH ANALYTISCH LABORATORIUM :

— expliquent que le brevet litigieux est un brevet de la seconde, voire de troisième génération qui est issu d’une demande divisionnaire si bien que sa validité est éminemment discutable et sa portée incertaine,

— soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés GRÛNENTHAL,

— concluent à la mise hors de cause des sociétés MEDOCHEMIE et FAL en l’absence d’acte d’introduction des produits contrefaisants sur le territoire français,

— invoquent une incohérence dans la définition du profil de libération, dissolution in vitro tel qu’il est revendiqué, ce profil pouvant se rapporter aussi bien à des formes à libération prolongée qu’à des formes à libération immédiate, et la description de la

revendication 1 impliquant que toutes les compositions, objet de l’invention dans lesquelles le tramadol est incorporé dans une matrice, assurent une libération du tramadol en plus de 12 H, si bien que la spécialité TRAMADOL LP MYLAN libérant le tramadol en moins de 12 H ne contrefait pas le brevet litigieux,

— estiment que la composition identique à celle de la demande de brevet européen EP 0729751 Al, rejetée par L’OEB pour défaut d’activité inventive est tombée dans le domaine public,

— s’opposent aux mesures d’interdiction sollicitées alors que la validité du brevet doit d’abord être reconnue,

— subsidiairement, sollicitent la consignation par MUNDIPHARMA d’une somme de 5.000.000 € entre les mains de la Caisse de dépôts et consignations,

— réclament une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : FAL et MEDOCHEMIE 15.000 € société MYLAN 40.000 €.

MOTIFS DE LA DECISION

-I- Sur la procédure

Attendu qu’aux termes de l’article L 615-2 du code de propriété intellectuelle, tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ;

Que c’est à juste titre que le premier juge à déclaré recevable l’intervention des sociétés GRUNENTHAL et LABORATOIRES GRUNENTHAL, pour être respectivement titulaire d’une concession de licence et d’une concession de sous- licence au titre du brevet EP 679 ;

Qu’il convient de préciser que seul le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut exercer l’action en contrefaçon si après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action ;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

-II- Sur le fond

Attendu en droit qu’aux termes de l’article L 615-3 du code le propriété intellectuelle dans sa nouvelle version, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ;

Que la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable qu’il ait porté à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente;

Attendu en l’espèce qu’il résulte des éléments de la cause que :

— la revendication n° 1 du brevet EP 679 consiste en une utilisation de tramadol et d’éther de cellulose dans la fabrication d’une préparation analgésique à libération contrôlée pour une administration orale deux fois pas jour;

— il ne peut être opposé à MUNDIPHARMA aucune antériorité qui, à supposer qu’elle soit admise, consistait en une libération contrôlée de l’hydromorphe par un éther de cellulose, et en une libération contrôlée de paracétamol par un éther de cellulose ;

— son brevet présente un caractère inventif par l’association d’éther de cellulose et du tramadol, ce qu’a admis l’OEB ;

— l’étude des médicaments proposée par le médicament TRAMADOL MERCK LP et de ceux vendus par la société MEDIOCHEMIE et la société FAL par Monsieur L a permis d’établir que ces préparations présentaient les mêmes caractéristiques que celles énumérées dans la revendication n° 1 du brev et EP 679 notamment quant à son taux de dissolution in vitro, le fait que le médicament se libère en plusieurs heures au moyen d’une matrice ;

— par décision du 14 septembre 2007, L’AFSSPS a accordé à la société MERCK Génériques une autorisation de mise sur le marché et les médicaments concernés ont été mentionnés dans le catalogue de MERCK ;

Attendu qu’au vu de ces éléments l’atteinte vraisemblable aux droits incontestables des sociétés MUNDIPHARMA et SRUNENTHAL est imminente ;

Attendu en conséquence qu’adoptant les motifs pertinents du premier juge, la décision déférée doit être confirmée, seule la mesure d’interdiction d’importation pouvant éviter la contrefaçon ;

Attendu par contre que les demandes formées à l’encontre des sociétés MEDOCHEMIE et FAL doivent être rejetées, en l’absence de preuve d’atteinte imminente de leur part aux droits des sociétés MUNDIPHARMA et GRUNDENTHAL, alors que celles là n’exercent aucune activité en France ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutefois la consignation par la société MUNDIPHARMA d’une somme de 2.000.000 € à la Caisse de dépôts et consignations, et ce dans le délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit la société MYLAN en son appel du 21 août 2008, les sociétés MUNDIPHARMA, GRUNENTHAL et LABORATOIRES GRÛNENTHAL en leur appel du 21 janvier 2009,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Lyon,

Y ajoutant,

Ordonne la consignation par la société MUNDIPHARMA de la somme de 2.000.000 € (deux millions d’euro) à la Caisse de dépôts et consignations,

Dit que cette consignation devra intervenir dans le délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt faute de quoi les mesures d’interdiction provisoire deviendra caduques,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MYLAN aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP d’avoués AGUIRAUD-NOUVELLET pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu de provision.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.