COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 06 AVRIL 2011 Numéro d’inscription au répertoire général : 09/17716 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/00958

APPELANTE

La société PALLADIUM, SAS

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 220 ancienne route de Grenoble 69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de M^e Yves B, avocat au barreau de Paris, toque : R255 plaidant pour la AARPI BIRD & BIRD

INTIMÉE

La société E.X.H.L SRL

Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] 20135 MILAN (ITALIE)

dont le domicile est élu en l’étude de M^e François T, avoué à la Cour

assistée de M^e Denis M, avocat au barreau de Paris, toque : P512

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G

ARRÊT : - contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l’appel relevé par la s.a.s. Palladium du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3^e chambre, 4^e section, n° de RG : 09 /958), rendu le 9 juillet 2009 ;

Vu les dernières conclusions de l’appelante (10 janvier 2011) ;

Vu les dernières conclusions (14 décembre 2010) de la société de droit étranger EXHL, intimée ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2011 ; * *

SUR QUOI,

Considérant que la société Palladium, se présentant comme la créatrice du modèle original de chaussure commercialisé sous la dénomination « Pallabrousse » protégé à titre de modèle déposé le 20 septembre 1974 auprès du tribunal de commerce de Vienne et enregistré par l’INPI le 1^er octobre 1974, et titulaire :

— d’une marque tridimensionnelle protégeant la bande s’étendant sur le pourtour extérieur complet de la semelle crantée de certaines de ses chaussures comportant plusieurs rangées parallèles de losanges en relief imbriqués en quinconce formant « pointe de diamant », déposée le 24 septembre 1998 et enregistrée sous le n° 98 751 933,
- d’une marque « double barrette » déposée le 3 mars 2000 et enregistrée sous le n° 003 012 921, ayant constaté que des chaussures reproduisant l’ensemble des caractéristiques protégeables de son modèle Pallabrousse, mais aussi les deux marques susvisées étaient mises en vente dans le magasin à l’enseigne Le Bon Marché, a fait procéder à un procès-verbal de constat le 25 novembre 2005 et à une saisie contrefaçon le 11 janvier 2006 et a assigné la société Helmut Lang, fournisseur des chaussures litigieuses, sur le fondement de la contrefaçon de ses marques et modèle ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 janvier 2006 et du procès-verbal de constat du 13 janvier 2006, déclaré la société Palladium recevable à agir en contrefaçon de modèle mais annulé le modèle invoqué pour défaut de nouveauté, annulé la marque « pointe de diamant » faute de caractère distinctif, prononcé la déchéance de la marque « double barrette » et débouté en conséquence la société Palladium de toutes ses demandes ;

Sur le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 janvier 2006 et le procès- verbal de constat du 13 janvier 2006 :

Considérant que le tribunal, ayant exactement relevé qu’aucune assignation régulière n’avait été délivrée à la requête de la société Palladium dans la quinzaine de la saisie contrefaçon du 11 janvier 2006, a, par application de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l’espèce, annulé le procès- verbal de saisie contrefaçon du 11 janvier 2006 et le procès-verbal subséquent du 13 janvier 2006 constatant la réception des documents requis par l’huissier lors de la saisie contrefaçon ;

Considérant que la société Palladium fait valoir que sa requête tendant à être autorisée à faire procéder à la saisie contrefaçon, comme l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris qui l’a autorisée visent, non seulement l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, mais aussi les articles L.332-1 et L.716-7 du même code, de sorte que la saisie contrefaçon, assise sur un fondement multiple, demeure valable au titre de la protection du droit d’auteur et du droit des marques, au moins en ce qui concerne la description ;

Mais considérant, d’une part, que la requête n’expose aucune circonstance ni ne développe aucun moyen en rapport avec la nécessité de faire constater une éventuelle atteinte au droit d’auteur et que l’ordonnance n’en fait pas davantage mention, le visa de l’article L.332-1 apparaissant de pure forme ;

Considérant, d’autre part, que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 janvier 2006 ne comporte aucune description ; que l’huissier instrumentaire se borne en effet à indiquer : « Sur place à l’espace chaussures de la boutique Bon Marché je trouve à la vente le modèle tel que décrit dans l’ordonnance » – étant observé que cette dernière ne comporte pas une telle description – et, plus loin : « le modèle saisi est une paire de chaussures de la marque Helmut Lang. Il s’agit d’un modèle en tissu avec une semelle en caoutchouc » ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les deux moyens développés par l’appelante manquent en fait ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon du 11 janvier 2006 et le procès-verbal de constat du 13 janvier 2006 ;

Sur la recevabilité de la demande en contrefaçon de modèle :

Considérant qu’il résulte des pièces versées au débat (pièces 13 et 14 de l’appelante) que, suivant un contrat d’apport approuvé par l’assemblée générale extraordinaire de la société Palladium le 7 juin 1990, la société Phoenix a apporté à la société Palladium tous les éléments incorporels de son fonds de commerce dépendant de sa branche d’activité de commercialisation de chaussures, lesdists éléments comprenant « tous autres droits de propriété industrielle et commerciale, notamment les modèles figurant sur un état n° 2 qui demeurera annexé à chacun des originaux des présentes », l’état n° 2 visant le mo dèle de la chaussure de marche Pallabrousse ; qu’il n’est pas allégué et qu’aucun élément du dossier ne laisse penser que cet apport d’actif n’aurait pas fait l’objet des publicités légales requises ; qu’il est en tout cas établi qu’il a été inscrit au registre des marques ;

Considérant que la société EXHL persiste à contester la qualité de la société Palladium à agir en contrefaçon du modèle Pallabrousse, soutenant, comme elle l’avait fait en première instance, que la cession de ce modèle est inopposable aux tiers pour n’avoir pas été inscrite sur le Registre des dessins et modèles ;

Mais considérant, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, que l’article R.512-13 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que les actes modifiant la propriété d’un dessin ou d’un modèle figurent au Registre national des dessins et modèles tenu par

l’INPI, sont applicables, aux termes de l’article R.514-6 du même code, aux dépôts produisant effet à la date du 15 septembre 1992 ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société EXHL ;

Sur la nouveauté du modèle n° 114 286 Pallabrousse :

Considérant qu’il n’est pas contesté que la loi codifiée du 14 juillet 1909 demeure applicable au modèle n° 114 286 eu égard à la date de son dépôt, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 juillet 2001 ;

Que, aux termes de l’ancien article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle, la protection des dessins et modèles s’applique « à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle » ;

Considérant que le modèle n° 114 286 Pallabrousse t el que représenté sur la déclaration de dépôt se caractérise, selon la société Palladium, par la forme particulière de la tige en toile coton robuste remontant le long de la cheville, sur laquelle sont disposés des renforts arrière en forme de goulot de bouteille fixés par une double surpiqûre, la physionomie propre de l’entier pourtour de la semelle composé de plusieurs rangées parallèles de losanges en relief imbriqués en quinconce en forme de pointe de diamant et la forme particulière de la semelle remontant assez haut sur la tige et recouvrant la pointe de la chaussure pour former une demi-lune, la partie basse laissant apparaître les créneaux correspondant aux crampons de la semelle ;

Considérant qu’il appartient à la société EXHL, qui soutient que le modèle n° 114 286 Pallabrousse est nul pour défaut de nouveauté, de démontrer l’existence, antérieure à la divulgation de ce modèle, d’une chaussure qui en présenterait toutes les caractéristiques dans la même combinaison ;

Qu’à cette fin, la société EXHL oppose au modèle litigieux, comme elle l’avait fait en première instance, d’une part, le modèle déposé par René E le 24 août 1950, d’autre part un modèle de chaussure présenté comme ayant équipé l’armée française durant la guerre d’Indochine (1946-1954) ;

Considérant que le modèle déposé par René E, tel que représenté sur la pièce 3 de la société EXHL, fait apparaître que la forme générale des deux modèles de chaussure en présence relève, pour le moins, d’une même inspiration ; qu’en effet, tout comme la chaussure Pallabrousse divulguée en 1951 ou 1952 selon les explications incertaines sur ce point de la société Palladium, la chaussure opposée comme antériorité se caractérise, tout comme le modèle contesté, par une tige montante au dessus de la cheville réalisée en matière textile robuste, comportant, à l’arrière, un renfort se rétrécissant de bas en haut souligné par une surpiqûre et muni, de part et d’autre d’une languette, d’une rangée de cinq oeillets destinés au laçage, une semelle épaisse et profondément crantée, munie sur l’ensemble du pourtour d’un motif ornemental alignant des losanges ;

Considérant que les menues différences entre le modèle déposé par René E et le modèle Pallabrousse décrites par la société Palladium telles que la courbure plus accentuée de la surpiqûre délimitant le renfort arrière, le recouvrement de l’extrémité avant de la tige par la semelle et la découpe légèrement moins anguleuse des crans de la semelle ne confèrent pas au modèle Pallabrousse une physionomie d’ensemble suffisamment reconnaissable et distincte de celle de l’antériorité opposée pour caractériser la nouveauté requise pour accéder à la protection des modèles ;

Que, tout au contraire, la comparaison de ces modèles de chaussures fait ressortir qu’ils présentent tous deux, dans une combinaison identique, un même ensemble de caractéristiques de forme ; que c’est donc à juste titre que le tribunal, dont le jugement sera confirmé sur ce point, a prononcé la nullité du modèle n° 114 286 pour défaut de nouveauté ; qu’il devient sans intérêt d’en examiner le prétendu caractère fonctionnel ni s’il a fait l’objet de la contrefaçon alléguée ;

Sur la protection du modèle Pallabrousse au titre du droit d’auteur :

Considérant que la société Palladium revendique explicitement pour la première fois devant la cour, au soutien de sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par la contrefaçon alléguée, la protection au titre du droit d’auteur de la chaussure Pallabrousse ;

Qu’elle invoque à cette fin la fonction ornementale des caractéristiques de son modèle, soit (p. 21 de ses écritures) « un renfort en tissu déposé sur l’ensemble de l’arrête de la tige fixée par une double surpiqûre, un pourtour de la semelle composée de plusieurs rangées parallèles de losanges en relief imbriquées en quinconce en forme de « pointes de diamant » et la forme particulière de la semelle remontant assez haut sur la tige et recouvrant la pointe de la chaussure pour former une « demi-lune » ;

Mais considérant qu’il ressort des motifs qui précèdent que ces caractéristiques se retrouvent globalement – à l’exception du seul recouvrement « en demi lune » de l’avant de la tige par la semelle
- dans l’antériorité opposée et peuvent même être regardées comme appartenant au fonds commun de l’univers de la chaussure montante de marche ; qu’elles ne sont pas présentes dans le modèle Pallabrousse sous un aspect singulier révélateur d’un travail de l’esprit ayant abouti à une création esthétique originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que le moyen tiré de la protection littéraire et artistique sera donc écarté ;

Sur la marque n° 00 3012921 :

Considérant que la marque n° 00 3012921 déposée le 3 mars 2000 pour désigner des produits ou services des classes 8, 9, 14, 16, 18, 25 et 35, dont les chaussures, est constituée de deux rectangles noirs parallèles se détachant sur un fond blanc et reproduite ci-dessous :

Considérant que la présence, parmi les sculptures de la face inférieure des semelles des chaussures Pallabrousse, de deux crans formés d’excroissances longitudinales

parallèles entre elles et situées entre le talon et l’avant pied, ne peut être regardée comme l’exploitation sous une autre forme, en relief, mais sans altération, du signe bidimensionnel tel que représenté ci-dessus ;

Considérant en effet, à supposer que le caractère distinctif de la marque discutée puisse être défini, que la société Palladium ne démontre pas en quoi l’essence de celui-ci se retrouverait dans les deux crans parallèles médians des semelles du modèle Pallabrousse ; qu’elle s’abstient même de tout rapprochement entre le dessin des rectangles de la marque déposée et la forme des barrettes des semelles, non définies en longueur, largeur, proportion ni écartement ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé, par des motifs que la cour fait siens, la déchéance des droits de la société Palladium sur la marque 003 012 921 pour les articles chaussants visés dans l’enregistrement à compter du 19 mai 2003 ;

Sur la marque tridimensionnelle n° 98 751 933 :

Considérant que la marque tridimensionnelle n° 98 7 51 933 se trouve décrite sur la demande d’enregistrement comme « constituée par une bande s’étendant sur le pourtour extérieur complet de la semelle comportant plusieurs rangées parallèles de losanges en relief imbriqués en quinconce » ; que sa représentation graphique en deux dimensions dans le cartouche prévu à cet effet comporte deux illustrations, l’une donnant à voir, en gros plan, une petite fraction de la bande permettant de comprendre l’organisation et la proportion des « rangées parallèles de losanges en relief imbriqués en quinconce », l’autre montrant la marque vue en entier pour illustrer la disposition de la bande qui s’étend « sur le pourtour extérieur complet de la semelle » ;

Considérant que ce signe tridimensionnel n’est pas la désignation nécessaire générique ou usuelle d’une chaussure, ne sert pas davantage à désigner une caractéristique du produit et n’est pas constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction de celui-ci ; qu’il n’entre donc pas dans la catégorie des signes dépourvus de caractère distinctif par application de l’article 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que l’application d’une bande telle que décrite à la liaison de la semelle et de la tige ne répond à aucun critère technique ni à aucune nécessité fonctionnelle et apparaît ainsi le résultat d’une option purement arbitraire ; que rien ne s’oppose à l’aptitude d’un tel signe à désigner une chaussure ;

Considérant, au demeurant, que l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que le caractère distinctif peut être acquis par l’usage ;

Considérant, en l’espèce, que la société Palladium démontre par les pièces versées au débat, coupures de presse et extraits de catalogues, que la bande correspondant aux spécifications décrites se retrouve, depuis les années cinquante, sur nombre de modèles de sa fabrication aussi variés que des chaussures et bottes de différente hauteur, voir des mules, et que sa communication publicitaire se réfère à ce signe qu’elle présente comme une caractéristique de sa production ; que l’appelante

apporte ainsi la preuve d’un usage systématique de cet élément comme signe distinctif de ses produits ;

Considérant, dans ces circonstances, que le fait que des bandes décoratives ressemblant à celles dont se réclame la société Palladium puissent se retrouver sur d’autres types de chaussures tels que les modèles Converse All Star Taylor, Superga, Bensimon ou Vision mentionnées par le tribunal, s’il est susceptible d’atténuer le pouvoir distinctif de la marque litigieuse, ne peut en justifier l’annulation pour absence totale de caractère distinctif ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;

Sur La contrefaçon de la marque n° 98 1751 933 :

Considérant que l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose: «Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public […] b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ;

Considérant qu’il résulte de la comparaison du modèle Pallabrousse et du modèle incriminé à laquelle la cour a procédé tant à l’audience que pendant son délibéré que le modèle commercialisé par la société EXHL comporte, sur l’ensemble du pourtour extérieur de la semelle crantée et à la jonction de celle-ci avec la tige, une bande présentant plusieurs rangées de losanges imbriquées en quinconce produisant un effet de pointes de diamant et reproduisant de manière quasi servile l’élément précédemment décrit utilisé à titre de marque par la société Palladium pour identifier les produits de sa fabrication ; que l’identité d’apparence des deux bandes crée un risque de confusion sur l’origine des produits ; que la contrefaçon alléguée est ainsi caractérisée, la cour observant surabondamment que le risque de confusion est aggravé par la présence, sur le modèle incriminé, d’un recouvrement de l’extrémité avant de la tige par un prolongement de la semelle en forme de demi lune ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu’il est établi par les pièces versées au débat que huit paires des chaussures litigieuses ont été diffusées ; que la société Palladium affirme cependant que les produits Helmut Lang connaissent un rayonnement national et que le nombre de chaussures contrefaisantes commercialisées depuis 2003 est différente ; qu’elle n’apporte cependant au soutien de cette assertion aucun élément de preuve ni aucun indice qui permettrait à la cour d’estimer la réalité de la diffusion du modèle contrefaisant ;

Considérant, sur le fondement des seuls éléments de préjudice ainsi justifiés, que la cour estime qu’il y a lieu, en réparation de celui-ci, de condamner la société EXHL à payer à la société Palladium 15.000 euros de dommages-intérêts ;

Que les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit par ailleurs fait droit aux demandes de cessation des actes illicites ; que l’ancienneté des faits retire en revanche toute pertinence à la demande de publication de l’arrêt aux frais de la société EXHL ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu’il résulte du sens de cet arrêt que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société EXHL doit être rejetée ;

* *

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

— prononcé la nullité de la marque n° 98751 933 et dit que mention de cette annulation sera inscrite au registre national des marques à la demande de la partie la plus diligente,

— débouté la société Palladium de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société EXHL 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau des chefs de ces seules dispositions,

DÉBOUTE la société EXHL de sa demande tendant à voir annuler la marque tridimensionnelle n° 98751 933,

CONDAMNE la société EXHL à payer à la société Palladium 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de la marque n° 98751 933,

INTERDIT à la société EXHL, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt toute importation, toute détention, vente et diffusion de chaussures du type de celles appréhendées par M^e A dans le cadre du constat d’achat effectué le 25 novembre 2005,

DÉBOUTE la société Palladium du surplus de ses demandes contraires à la motivation, DÉBOUTE la société EXHL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société EXHL aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Palladium 30.000 par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,