COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2011

Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21842

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/08325

APPELANTS Monsieur Alexandre B

La société COSMINPEX, SARL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 75017 PARIS représentés par M^e Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistés de M^e Richard H, avocat au barreau de PARIS, toque G176

INTIMÉE La société FERRERO SPA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] I-12 051 ALBA (ITALIE) dont le domicile est élu en la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour assistée de M^e Pascal B, avocat au barreau de PARIS, toque L52 plaidant pour IPSO

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H

ARRÊT : - contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Madame DESTRADE, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 23 octobre 2009 par Alexandre B et la société COSMINPEX (SARL), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 septembre 2009 dans le litige les opposant à la société de droit italien FERRERO (SPA) ;

Vu les dernières conclusions signifiées par l’appelant le 21 mars 2011;

Vu les ultimes écritures signifiées par la société FERRERO, intimée, le 29 avril 2011;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 mai 2011;

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Qu’il suffit de rappeler que la société FERRERO ayant découvert l’enregistrement par Alexandre B, gérant de la société COSMINPEX, de la marque française verbale N BELLA sous le n° 07 3 522 836 pour désigner notam ment en classe 5 des compléments nutritionnels à usage médical et en classe 29 des produits diététiques non à usage médical, compléments alimentaires non à usage médical, substituts de repas à usage non médical, l’a fait assigner le 10 juin 2008, ainsi que la société COSMINPEX, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir constater au fondement des dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle une atteinte à ses droits sur la marque internationale de renommée NUTELLA ; que le tribunal, selon le jugement dont appel, a, pour l’essentiel, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des défendeurs en déchéance partielle des droits de la société FERRERO sur la marque NUTELLA en sa partie française pour les produits de pâtisserie et de confiserie, dit que l’enregistrement du signe NU BELLA à titre de marque pour des produits, similaires et non similaires, à ceux désignés par l’enregistrement international n° R 28 1 788, porte atteinte à la marque notoire NUTELLA au sens des dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, annulé en conséquence le dépôt de la marque NU BELLA, ordonné la radiation de ce dépôt dès lors que le jugement sera définitif, prononcé des mesures d’interdiction et de confiscation sous astreinte, débouté la société FERRERO de sa demande en dommages-intérêts et publication judiciaire, condamné in solidum les défendeurs à payer à la société FERRERO 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que les appelants maintiennent devant la cour leurs prétentions telles que soumises aux premiers juges tandis que la société FERRERO conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à l’allocation d’une indemnité complémentaire de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur la demande reconventionnelle en déchéance:

Considérant qu’il est constant, et en toute hypothèse établi, que l’enregistrement international NUTELLA n° R 281 788 vise en sa parti e française les produits de pâtisserie et confiserie, produits de chocolat à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autres ingrédients ;

Considérant que les appelants poursuivent au fondement des dispositions de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle la déchéance partielle des droits de la société FERRERO sur la marque NUTELLA pour défaut d’exploitation pour les

produits de pâtisserie et confiserie ; qu’ils ne contestent pas cependant que la marque est exploitée pour les crèmes à tartiner contenant du cacao ;

Or considérant que la société FERRERO invoque précisément la notoriété acquise par la marque NUTELLA pour les crèmes à tartiner contenant du cacao pour se prévaloir, au fondement des dispositions de l’article L 713-5 du Code précité, d’une atteinte à ses droits de marque de renommée à raison de l’enregistrement par Alexandre B de la marque NU BELLA pour des produits similaires et non similaires ;

Qu’il s’ensuit de ces éléments que la demande reconventionnelle en déchéance fondée sur le défaut d’exploitation de la marque pour les produits de pâtisserie et confiserie ne présente aucun lien avec la prétention originaire de la société FERRERO et doit être déclarée irrecevable au sens des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile ;

Considérant, de plus fort, que l’enregistrement attaqué, portant sur le signe NU BELLA, ne désigne ni la pâtisserie ni la confiserie ; que les appelants ne soutiennent pas, du reste, commercialiser ou projeter d’entreprendre la commercialisation de tels produits ; qu’ils ne justifient, par voie de conséquence, d’aucun intérêt à agir en déchéance de la marque pour les produits concernés ;

Que le jugement mérite confirmation sur ce point ;

Sur les demandes de la société FERRERO :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière .;

Considérant que la cour relève que le tribunal a procédé à une exacte appréciation des pièces versées à la procédure et justement déduit de l’examen de ces pièces, par des motifs pertinents, exacts et suffisants qu’elle fait siens, que la preuve est rapportée que la marque NUTELLA n° R 281 788 jouit d’une renommée en France au sens des dispositions légales précitées car elle est connue d’une partie significative des consommateurs pour les pâtes à tartiner à base de cacao ;

Considérant que les signes de comparaison NUTELLA et NU BELLA donnent à voir une même architecture, articulée sur trois syllabes et sept lettres, ces dernières étant en outre identiques à l’exception d’une seule, le T de NUTELLA laissant place dans le signe contesté à un B ; qu’ils produisent en conséquence une impression de ressemblance perceptible d’emblée et renforcée par la similitude des séquences d’attaque (NU) et finales (ELLA), que n’est pas de nature à dissiper le facteur de différence tenant à la présence d’un espace blanc entre les éléments NU et BELLA ;

Considérant que la ressemblance est également flagrante au plan phonétique compte tenu des sonorités identiques produites par les préfixe et suffixe communs N et ELLA et du rythme identique auquel obéit la prononciation des vocables respectifs

; qu’elle est d’autant plus forte que la césure entre les éléments NU et BELLA, est certes visible, mais parfaitement inaudible ;

Considérant, au plan intellectuel, que la dénomination NUTELLA est totalement arbitraire au regard des produits visés par l’enregistrement ;

Qu’il n’est pas permis de soutenir avec les appelants que l’élément NUT se détache d’emblée de la dénomination NUTELLA et qu’il évoque nécessairement pour le consommateur de langue française d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé le goût de noisette de la crème à tartiner au cacao couverte par la marque par référence au sens du mot NUT dans la langue anglaise ;

Qu’il n’est pas plus pertinent de prétendre que ce consommateur établira immédiatement un lien entre le suffixe ELLA et les origines italiennes de la société titulaire de la marque NUTELLA ; que si tel était le cas, force serait de conclure en toute hypothèse à la ressemblance conceptuelle des signes opposés, la séquence de chute BELLA de l’enregistrement contesté présentant également une consonance italienne ;

Considérant que le caractère arbitraire de la dénomination NUTELLA confère à la marque un caractère distinctif lequel est par surcroît renforcé eu égard au fait que cette marque bénéficie d’une notoriété de nature à se voir ouvrir une protection plus étendue ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le signe NU BELLA constitue une imitation de la marque notoire NUTELLA ;

Qu’une telle imitation a pour conséquence inéluctable de vulgariser cette marque et d’affaiblir son pouvoir distinctif ou attractif et de porter atteinte par là-même à sa valeur économique ;

Qu’il doit être en outre relevé que les produits couverts par la marque NUTELLA sont de nature à susciter la gourmandise et ne sont pas d’emblée recherchés par le consommateur pour leurs vertus diététiques ; que, par voie de conséquence, le dépôt du signe NU BELLA, constituant l’imitation de la marque notoire NUTELLA, pour désigner des compléments nutritionnels à usage médical , produits diététiques non à usage médical, compléments alimentaires non à usage médical, substituts de repas à usage non médical, produits dont les caractéristiques sont radicalement opposées à celles des produits couverts par la marque notoire, est de nature à avilir cette marque ;

Considérant qu’il résulte de ces éléments d’observation que la société FERRERO justifie d’un préjudice certain des suites du dépôt attaqué ;

Considérant que le tribunal a exactement constaté que l’enregistrement NU BELLA, publié au BOPI du 12 octobre 2007, n’a pu faire l’objet d’aucune exploitation par la société COSMINPEX et a justement déduit de cet élément d’appréciation que le préjudice de la société FERRERO sera suffisamment réparé par l’annulation du dépôt querellé ainsi que par des mesures accessoires d’interdiction et de confiscation ;

Considérant que la cour confirmera purement et simplement ces mesures, pertinentes en leur principe et proportionnées en leurs modalités ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Alexandre B et la société COSMINPEX aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société FERRERO une indemnité complémentaire de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 de ce même Code .