COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2015

Pôle 5 – Chambre 1

(n°207/2015, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19100 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 3^e chambre – 2^e section – RG n° 12/13486

APPELANTES SAS C NICOLAS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Guerric B (Directeur Général) domicilié ès qualités audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 339 046 054 […] 45550 SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL

SA EXEL INDUSTRIES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Guerric B (Directeur Général) domicilié ès qualités audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 095 550 356 […] 51200 EPERNAY Représentées et assistées de M^e Stéphanie L de la SEP Cabinet LEGRAND LESAGE CATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104

INTIMÉE SAS ARLAND P Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 492 481 858 Zone artisanale du Val Bodron 56490 MENEAC Représentée par M^e Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de M^e Cécile M, avocat au barreau de PARIS, toque : C0817

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre M^me Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 18 septembre 2014 par la société Exel Industries et la société Caruelle Nicolas,

Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 9 avril 2015 par la société Exel Industries et la société Caruelle Nicolas,

Vu les dernières conclusions transmises le 5 juin 2015 par la société Arland Pulverisation,

Vu l’ordonnance de clôture du 1^er septembre 2015,

MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que la société Exel Industries, qui a pour activité l’étude, la construction et la commercialisation d’équipements, de produits et de matériels, principalement destinés à l’usage agricole, et qui est spécialisée dans la pulvérisation de précision, est titulaire de la marque française nominative OPTIMA, déposée le 10 septembre 2010 et enregistrée sous le n°3 765 722, pour désigner des produit en classe 7, notamment des 'pulvérisateurs portés, tractés ou automoteurs', et des produits en classe 8, notamment des 'outils à main pour le jardinage actionnés manuellement’ ;

Que le 7 juillet 2011, elle a concédé à la société Caruelle Nicolas, une de ses filiales, une licence non exclusive d’exploitation de cette marque, inscrite à l’INPI le 7 mars 2012 ;

Que, reprochant à la société Arland Pulvérisation, ayant pour activité la fabrication et la réparation de matériel agricole et la fourniture d’équipements et de pièces destinés aux activités agricoles, d’offrir à la vente, notamment sur le site internet accessible à l’adresse 'www.arland-pulverisation.com', des pulvérisateurs traînés sous les dénominations OPTIMA (procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 octobre 2010), puis EPTIMA (procès-verbal de constat du 29 décembre 2011) et OPTIMUM, elles ont, après lettres recommandées de mise en demeure avec accusé de réception des 15 octobre 2010 et 24 février 2012 restées infructueuses, fait assigner cette dernière en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, par acte du 20 septembre 2012 ;

Considérant que dans son jugement du 16 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a : • prononcé l’annulation de la marque française verbale OPTIMA déposée le 10 septembre 2010 sous le n°3 765 722 pour tous les services qu’elle désigne en classes 7 et 8, • dit que la décision devenue définitive sera transmise par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques, • rejeté toutes les demandes des sociétés Exel Industries et C Nicolas, • condamné in solidum les sociétés Exel Industries et C Nicolas à payer à la société Arland Pulverisation la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné in solidum les sociétés Exel Industries et C Nicolas aux dépens, •dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Considérant qu’il y a lieu de rappeler au préalable que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

— sur la validité de la marque OPTIMA n°3 765 722 :

Considérant que, devant la cour, la société Arland Distribution ne reprend pas sa demande en nullité de la marque OPTIMA fondée sur l’absence de caractère distinctif de la marque, compte tenu de son caractère laudatif, moyen écarté par le tribunal ;

Qu’elle maintient en revanche sa demande en nullité de la marque pour dépôt frauduleux, accueillie par le tribunal ; qu’à l’appui de sa prétention, elle soutient que la société Exel Industries a effectué le dépôt de cette marque dans le seul but de lui rendre le signe indisponible ; qu’elle fait valoir que ce dépôt a été opéré le

10 septembre 2010, soit immédiatement après le constat par la société appelante de l’usage du signe par ses soins sur des pulvérisateurs traînés lors du salon INNOVAGRI du 7 au 9 septembre 2010, et que celle-ci est dans l’incapacité d’apporter la preuve d’un usage ancien et sérieux du signe qu’elle aurait prétendument voulu protéger ;

Considérant que la société Exel Industries ne conteste pas avoir effectué le dépôt de la marque OPTIMA postérieurement à la découverte de l’usage du signe éponyme par la société Arland Distribution, mais dénie toute intention frauduleuse, celui-ci n’ayant pour but, selon elle, que de conforter un usage antérieur, ancien et constant du signe, par deux de ses filiales ; qu’elle entend ainsi démontrer un tel usage par la société Caruelle Nicolas, de 1990 à 1998, pour des pulvérisateurs portés et par la société Hozelock Exel, de 2005 à 2013, pour des pulvérisateurs à main ;

Considérant, ceci exposé, qu’à l’appui de ses allégations, la société appelante produit en premier lieu des documentations techniques et commerciales remontant aux années 1990 à 1998 dont certaines, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal sont datées ; qu’il en est ainsi de la notice de présentation au client d’un pulvérisateur Caruelle 'OPTIMA 320« (signe figurant aussi sur l’illustration de la machine) datée de septembre 1990, du manuel d’utilisation et d’entretien du pulvérisateurs Caruelle 'OPTIMA 320 » (signe figurant aussi sur la photographie de la machine) daté de novembre 1995 et de la tarification Caruelle des pulvérisateurs 'OPTIMA 325 SELECTOR’ de janvier 1998 (signe 'OPTIMA’ figurant sur l’illustration de la machine et en en-tête de chacune des neuf références citées) : qu’une brochure, où le signe figure sur les photographies de la machine, qui porte un numéro de téléphone à 8 chiffres, peut quant à elle être datée antérieurement à l’adoption de la numérotation à 10 chiffres en octobre 1996 ;

Qu’elle produit en second lieu un constat d’huissier réalisé sur le site Internet de vente en ligne de matériels agricoles d’occasion 'www.agriaffaires.com', qui établit sur requête à partir de l’expression 'pulvérisateur C OPTIMA', l’offre à la vente d’une quinzaine de pulvérisateurs Caruelle 'OPTIMA’ ou 'OPTIMA 320" mis en circulation entre 1991 et 1998 ;

Qu’il est ainsi démontré que le signe 'OPTIMA', apposé également sur les machines, a bien été utilisé par la société Caruelle Nicolas, filiale de la société Exel Industries’ à titre de marque pour la vente de pulvérisateurs tractés à usage agricole – et non de référence produit, celle-ci étant toujours complétée par une numérotation -, l’adjonction d’une numérotation destinée à désigner la machine n’étant pas de nature à lui ôter sa fonction d’indicateur d’origine, de même que la présence à ses côtés de la dénomination sociale, du nom commercial ou de la marque ombrelle 'C’ ; que si cet usage remonte aux années

90, la longévité des machines vendues et l’existence d’un marché d’occasion permettent de justifier de la persistance de cette fonction ;

Considérant que la société Exel Industries produit par ailleurs des catalogues, bons de commande et factures, attestant de l’offre à la vente et de la vente par sa société filiale Exel GSA, devenue Hozelock Exel, de pulvérisateurs à main pour le jardinage sous le signe 'OPTIMA’ depuis 2005 jusque 2014 ; que celui-ci y est utilisé à titre de marque, et non uniquement en tant que terme laudatif – lequel est au demeurant seulement évocateur – l’adjonction d’une numérotation destinée à identifier les différents produits de la gamme (F5, F7, F12…) n’étant pas de nature à lui ôter sa fonction d’indicateur d’origine, de même que la présence à ses côtés des marques ombrelles BERTHOUD ou FLORALY ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Arland Pulvérisation, qui n’allègue d’ailleurs pas, ni a fortiori ne justifie, avoir utilisé le signe OPTIMA sur des pulvérisateurs traînés avant leur présentation sur le salon INNOVAGRI du 7 au 9 septembre 2010, ne démontre pas que la société Exel Industries, découvrant cet usage, a déposé la marque OPTIMA pour lui nuire, alors que celle-ci avait intérêt à assurer la protection de ce signe particulier de reconnaissance utilisé pendant de nombreuses années par deux de ses filiales, l’une pour la vente de pulvérisateurs portés à usage agricole, produits de la classe 7 visés à l’enregistrement, l’autre pour la vente de pulvérisateurs à mains à usage de jardinage, produits de la classe 8 visés à l’enregistrement ;

Que l’intention frauduleuse de la société Exel Industries n’étant pas établie, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande d’annulation de la marque OPTIMA pour dépôt frauduleux présentée par la société Arland Pulvérisation ;

— sur les actes de contrefaçon de la marque OPTIMA :

Considérant que dans le dispositif de ses écritures, les sociétés appelantes demandent à la cour de juger que la société Arland Pulvérisation s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque OPTIMA au préjudice de la société Exel Industries ; qu’à ce titre, elles lui reprochent, d’une part, sur le fondement de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, une contrefaçon par reproduction, pour avoir offert à la vente et vendu, à compter du mois d’octobre 2010, des pulvérisateurs agricoles traînés sous la dénomination OPTIMA, d’autre part, sur le fondement de l’article L713-3, b) du même code, une contrefaçon par imitation, pour avoir, à la suite des mises en demeure des 15 octobre 2010 et 24 février 2012 et au moins jusqu’en février 2013, continué à offrir à la vente et à vendre les mêmes produits sous les dénominations EPTIMA puis OPTIMUM, les similitudes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel entraînant un risque de

confusion pour le public concerné, même comprenant des professionnels d’un niveau d’attention plus élevé ;

Que la société Arland Pulvérisation, qui expose avoir changé le signe par précaution et avoir cessé toute utilisation, dénie tout risque de confusion, aux motifs que c’est le nom du constructeur qui donne l’origine du produit et que le public est particulièrement attentif, compte tenu du coût du matériel agricole, de l’importance de l’investissement et de la durée de vie du matériel ;

Considérant, ceci exposé, qu’il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier de justice réalisés à la demande des sociétés appelantes sur le site ' www.arland-pulverisation.coiri, le 14 octobre 2010, et sur le site ' www.lafranceagricole.fr’ , le 8 avril 2015, que la société Arland Pulvérisation a effectivement offert à la vente des pulvérisateurs agricoles traînés sous la dénomination OPTIMA pendant la période de protection de la marque, soit du 10 septembre 2010 jusqu’au 15 octobre 2010, jour de la lettre de mise en demeure de cesser ses agissements qui lui a été adressée par la société Exel Industries ; qu’ 'ARLAND’ y est présenté comme 'un constructeur de pulvérisateurs morbihannais entendant 'conquérir des parts de marché dans le reste du pays, en s’appuyant dans un premier temps sur ses modèles traînés, les OPTIMA, ELITE et EXPERT.'; que cette présentation conforte l’utilisation du signe litigieux à titre de marque, la présence à ses côtés sur les machines de la dénomination sociale ou marque ombrelle 'ARLAND D’ n’étant pas de nature à lui retirer sa fonction d’indicateur d’origine ;

Qu’il résulte encore du procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 29 décembre 2011 sur le site www.arland-pulverisation.com', d’une capture d’écran opérée le 22 février 2012 sur le même site, de brochures et photographies et d’un autre procès-verbal de constat réalisé le 28 novembre 2013 sur le site 'www.arland-pulverisation.fr, que la société Arland Pulvérisation, qui justifie par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 26 juillet 2013 de la cessation des faits sur le premier de ces sites, a poursuivi l’offre à la vente des mêmes pulvérisateurs trainés, mais sous la dénomination EPTIMA jusqu’à la mise en demeure du 24 février 2012, puis OPTIMUM ultérieurement et ce, jusqu’au mois de février 2013 ;

Que visuellement, les signes EPTIMA et OPTIMUM, qui ne diffèrent du signe OPTIMA que par la première lettre, pour le premier, les deux lettres de terminaison, pour le second, en restent très proches ; qu’il en est de même phonétiquement, le rythme en trois temps restant identique, deux syllabes sur trois gardant un son identique, et conceptuellement, l’idée commune étant de valoriser le produit par une connotation laudative évoquant l’Exellence de la fabrication ;

Que cette similitude des signes, ajoutée à l’identité des produits visés à l’enregistrement de la marque en classe 8 et des produits exploités par la société Arland Distribution, est de nature à laisser penser au public concerné, même ici constitué de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé – compte tenu de leurs connaissances et de l’importance de l’investissement -, qu’il pourrait être une déclinaison de ladite marque antérieure, ou que les produits pourraient avoir une origine commune ou provenir d’entreprises économiquement liées ; que le risque de confusion est donc constitué ;

Considérant qu’il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de dire que la société Arland Distribution a commis des actes de contrefaçon par reproduction puis par imitation de la marque OPTIMA au préjudice de la société Exel Industries ;

— sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que dans le dispositif de ses écritures, les sociétés appelantes demandent à la cour de juger que la société Arland Pulvérisation s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Caruelle Nicolas ; qu’elle lui reproche d’entretenir volontairement la confusion par l’usage successif des termes OPTIMA, EPTIMA et OPTIMUM pour désigner les mêmes produits, par la commercialisation dès 2010 de pulvérisateurs de couleurs jaune (pour la cuve) et verte (pour le châssis) imitant le code couleur jaune/bleu adopté depuis plusieurs décennies par la société Caruelle Nicolas et, depuis février 2013, d’un pulvérisateur aux 'couleurs Arland qui ne sont autre que le jaune et le bleu, alors que les autres pulvérisateurs traînés présents sur le marché sont vendus sous les couleurs les plus diverses ;

Que la société Arland Distribution, après avoir observé que la licence de marque dont bénéficie la société Caruelle Pulvérisation n’est opposable aux tiers que depuis le 7 mars 2012, date de son inscription à l’INPI, et que la marque n’est d’ailleurs pas exploitée pour les grandes machines agricoles visées en classe 7 depuis son dépôt en 2010, lui répond que le tribunal a justement admis que l’emploi des couleurs jaune et verte, évoquant les cultures au printemps et la pousse en été, est très usuel pour du matériel agricole, ce dont elle justifie en produisant en particulier une page Internet concernant la société John Deere DEERE qui utilise systématiquement ces couleurs et que, de plus, la société Caruelle Nicolas ne démontre ni en quoi le vert serait susceptible d’être confondu par la clientèle avec le bleu, ni surtout en quoi les couleurs bleue et jaune l’identifient immédiatement ;

Considérant, ceci exposé, que les actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Caruelle Nicolas, matériellement identiques à

ceux pour lesquels la société Exel Distribution a obtenu une condamnation en contrefaçon, sont constitués pour la période postérieure au 7 mars 2012, date de l’inscription de son contrat de licence non exclusive de la marque OPTIMA à l’INPI, jusqu’au mois de février 2013, période pendant laquelle la société intimée a continué à faire usage du signe OPTIMUM en dépit des mises en demeure successives qui lui ont été adressée, créant ainsi un risque de confusion avec la marque OPTIMA ; qu’à l’instar du tribunal, la cour estime que le risque de confusion entre les couleurs verte et bleue n’est pas caractérisé et que, compte tenu de l’usage répandu des couleurs verte, jaune et bleue, seules ou combinées, dans le domaine agricole, les attestations produites par la société Caruelle Nicolas sont insuffisantes à démontrer l’identification de celle-ci par le public concerné au moyen du code couleurs bleu/jaune ; que les actes de concurrence déloyale ne sont donc nullement aggravés de ce fait ; que la société Caruelle Nicolas ne justifie pas, par ailleurs, de la notoriété du signe ou d’investissements dont aurait profité indûment la société Arland Industrie ; qu’elle doit donc être déboutée de sa demande au titre du parasitisme ;

— sur les mesures de réparation :

Considérant que dans le dispositif de ses écritures, les sociétés appelantes demandent à la cour de condamner la société Arland Industries à verser à la société Exel Industries la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l’atteinte portée à ses droits de marque, identifié dans ses motifs comme un préjudice moral, et à la société Caruelle Nicolas la somme de 60 000 € en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des actes de contrefaçon (sic) et de concurrence déloyale et parasitaire commis, identifié dans ses motifs comme la réparation forfaitaire de son préjudice économique, en l’absence de fourniture par la société intimée d’éléments comptables certifiés sur la quantité des produits vendus sous les signes et les codes couleurs incriminés ;

Que la société Arland Industrie leur répond qu’aucun préjudice n’est démontré ;

Considérant que les actes de contrefaçon constatés, qui se sont poursuivis pendant plus de deux ans, tendent à banaliser la marque OPTIMA et à diminuer le pouvoir d’attraction susceptible de s’exercer sur la clientèle, portant ainsi incontestablement atteinte à la distinctivité de la marque, reproduite et imitée ; que la cour estime le préjudice moral subi par la société Exel Distribution à ce titre à la somme de 10 000 €, qu’il convient de condamner la société intimée à lui verser ;

Considérant que la société Caruelle Nicolas n’est fondée à demander réparation de son préjudice commercial qu’en ce qui concerne les actes de concurrence déloyale, dont il vient d’être vu qu’ils se sont

perpétrés sur moins d’un an ; que pendant cette période, elle a été privée de la possibilité de faire utilement usage de la marque OPTIMA ; qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour évalue son préjudice à 5 000 €, somme qu’il convient de condamner la société intimée à lui verser ;

Considérant que les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé de mesures d’interdiction et de publication ; que les demandes des sociétés appelantes à ce titre doivent donc être rejetées ;

Considérant que le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, Rejette la demande d’annulation de la marque française verbale OPTIMA déposée le 10 septembre 2010 sous le n°3 765 722 présentée par la société Arland Pulvérisation,

Dit que la société Arland Distribution a commis des actes de contrefaçon par reproduction puis par imitation de la marque OPTIMA au préjudice de la société Exel Industries pendant la période comprise entre les mois d’octobre 2010 et février 2013,

Condamne la société Arland Distribution à payer à la société Exel Distribution la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral à ce titre,

Dit que la société Arland Distribution a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Caruelle Nicolas pendant la période comprise entre les mois de mars 2012 et novembre 2013,

Condamne la société Arland Distribution à payer à la société Caruelle Nicolas la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice commercial à ce titre,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arland Distribution et la condamne à payer aux sociétés Exel Distribution et C Nicolas la somme de 6 000 €,

Condamne la société Arland Distribution aux dépens,

Accorde à Maître Stéphanie L le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.