TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 décembre 2015

3^e chambre 4^emc section N° RG : 13/11815

DEMANDERESSES Société Merck KgaA […] 64293 Darmstadt ALLEMAGNE

Société Merck S.A. […] 69008 LYON 08

S.A. Merck Médication Familiale […] 69008 LYON 08

Société Merck Chimie […] 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Société Merck Santé […] 69008 LYON 08

Société Merck Serono […] 69008 LYON 08 Toutes représentées par Maître Arnaud MICHEL de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03

DÉFENDERESSES Société MSD France […] de Vinci 92400 COURBEVOIE

Société Laboratoires Merck Sharp & Dhome-Chibret 3 avenue hoche 75008 PARIS

Société Intervet […] de Serres 49070 BEAUCOUZE Toutes représentées par Maîtres Marie-Aimée DE D et Olivia B HOGAN L (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033, assistées de M^e Pauline D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0030

COMPOSITION DU TRIBUNAL François T. Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS À l’audience du 11 septembre 2015 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Le groupe pharmaceutique et chimique Merck est né en Allemagne à Darmstadt en 1668 lorsque Frederich Merck acquiert une pharmacie. La société mère est la société allemande Merck KgaA (auparavant dénommée E. Merck), elle dispose de plusieurs filiales en France incluant le nom Merck dans leurs dénominations sociales, dont :

- Merck Chimie S.A.S.,
- Merck S.A., titulaire du nom de domaine merck.fr
- Merck Santé S.A.S.,
- Merck Serono S.A.S.,
- Merck Médication Familiale S.A.S. La société Merck KGaA a déposé de nombreuses marques reprenant le patronyme Merck et notamment les marques suivantes :

- marque française « Merck » déposée le 21 juin 1989 et enregistrée sous le n°1537463 en renouvellement d’un dépôt précédent du 22 juin 1979 enregistré sous le n° 520585, pour désigner les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 29 et 30, et notamment les « médicaments », « produits chimiques pour buts scientifiques et synthétiques »,
- marque internationale « MERCK » déposée le 31 janvier 1964 et enregistrée sous le n° 279186 désignant notamment la France et couvrant des produits en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19 et 33, et notamment les « médicaments », « produits chimiques pour buts scientifiques et synthétiques ». Les sociétés demanderesses déclarent que ces marques sont exploitées depuis de très nombreuses années en France par la société Merck KgaA et ses filiales françaises qui distribuent en France de nombreux produits pharmaceutiques sous la marque ombrelle « Merck ».

Le groupe Merck aurait décidé en 1891 de créer une filiale aux États-Unis sous le nom de Merck & Co, constituée en 1908 sous le nom de Merck & Co, Inc.

Confisquée pendant la 1^re guerre mondiale, cette société est devenue une société indépendante en 1917, avant que Georges M, devenu citoyen américain, ne rachète la plupart de ses actions en son nom personnel.

Les deux sociétés ont continué depuis à se développer sans lien juridique entre elles. Les sociétés Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret , MSD France, et Intervet (ci-après dénommées ensemble « Merck US ») sont les filiales françaises de la société américaine Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, États-Unis. Le groupe Merck dirigé par la société allemande Merck KgaA, et la société Merck & Co., Inc. constituent deux groupes pharmaceutiques mondiaux. Les deux groupes ont conclu des accords relatifs aux modalités de leur coexistence :

- un premier accord du 17 novembre 1932, annulé au motif de son caractère anti-concurrentiel par la Cour Fédérale du New Jersey, en 1945,
- un autre accord du 12 septembre 1955, auquel a consenti la justice américaine par ordonnance du 24 octobre 1955 remplacé par un accord conclu le 1^er janvier 1970 et complété par une lettre accord du 24 novembre 1975 (relatif notamment aux articles de papeterie, carte de visite et publicité dans les revues), étant précisé que les accords de 1970 et 1975 n’apportent selon les deux parties aucune modification sur le fond. Considérant que les sociétés françaises MSD France, laboratoires Merck Sharp & Dohme -Chibret et Intervet utilisaient le signe Merck de manière contrefaisante, le 1^er août 2013, la société allemande Merck KgaA et ses filiales françaises Merck SA, Merck médication familiale, Merck chimie, Merck santé et Merck Serono les ont assignées devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de leurs marques Merck, de la concurrence déloyale et de l’atteinte à leurs dénominations sociales et à leur nom commercial. Elles reprochent notamment aux sociétés défenderesses «Merck US » d’utiliser, en dehors de toute autorisation, le terme Merck pris isolément, en France, à divers titres et plus particulièrement sur des sites internet :

- en faisant usage de ce signe Merck dans les adresses électroniques des employés des sociétés MSD en France,
- en faisant usage du signe Merck sur des sites internet destinés à un public français,
- en exploitant ce signe Merck pour une collection d’ouvrages médicaux, notamment sur internet.

Deux autres procédures initiées en mars 2013 sont en cours, l’une en Angleterre et l’autre en Allemagne.

Par ordonnance du 10 avril 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande des sociétés défenderesses de sursis à statuer en application de l’article 28 du règlement UE n°44/2001 du 22 décembre 2000 au vu de ces procédures. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris, le 31 mars 2015. Par leurs dernières écritures du 2 septembre 2015 les sociétés MERCK KgaA, Merck SA, Merck Médication familiale, Merck Chimie, Merck Santé et Merck Serono demandent au tribunal de :

- juger qu’en utilisant des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186, les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme- Chibret et Intervet ont commis des actes de contrefaçon,
- juger que les actes de contrefaçon commis par les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet, constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Merck Médication Familiale, Merck Serono, Merck Santé, et Merck Chimie, – juger que les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet portent atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono ainsi que Merck Médication familiale, Si le Tribunal estimait que, pour statuer sur les points précédents, il est nécessaire de se référer à l’accord de 1970, il lui est demandé de :

-juger que le contenu de l’Accord de 1970 signé entre Merck & Co. Inc. et E. Merck doit être déterminé au regard des dispositions du droit allemand ou de celle du droit français,
- juger que les actes litigieux reprochés ne sont pas autorisés par le contrat tant au regard du droit allemand que du droit français, Il est aussi demandé au Tribunal de :

- débouter les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme- Chibret et Intervet de leur demande reconventionnelle en déchéance des marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186 de la société Merck KGaA. En conséquence :

- condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer à la société Merck KGaA la somme forfaitaire de deux millions d’euros (2 000 000 €) au titre de l’atteinte portée à ses marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer, aux sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication

Familiale la somme globale et forfaitaire d’un million d’euros (1 000 000 €) au titre du préjudice économique subi du fait de l’atteinte portée aux marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186 qui sont apposées sur les produits qu’elles distribuent,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer, aux sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale la somme globale et forfaitaire d’un million d’euros (1 000 000 €) au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à leur dénomination sociale et nom commercial, Si le Tribunal n’allouait pas de sommes forfaitaires au titre des deux derniers chefs de condamnation susvisés :

- nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner pour déterminer (i) le montant du préjudice subi par les sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale du fait de l’atteinte portée aux marques française n° 1537463 et internationale désignant notamment la France n° 279186 qui sont apposées sur les produits qu’elles distribuent, (ii) ; ) le montant du préjudice subi par les sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale du fait de l’atteinte portée à leur dénomination sociale et nom commercial,
- dire que pour la détermination de l’entier préjudice subi par les sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, il sera tenu compte des faits commis jusqu’à la date du rapport de l’expert,
-juger que l’expert pourra être remplacé en cas d’empêchement ou de refus, par ordonnance rendue sur simple requête, et qu’il aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements, de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier le préjudice des sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale,
- enjoindre aux sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet d’avoir à communiquer, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, une attestation de leurs commissaires aux comptes précisant le nombre de ventes réalisées du fait de l’usage jugé contrefaisant du signe « Merck » par les Sociétés MSD comme extension d’adresse électronique et sur Internet ainsi que résultant des agissements déloyaux et le chiffre d’affaires et les bénéfices qui en sont résultés,
- faire interdiction aux sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet de reproduire et d’utiliser particulier (i) dans le code source et les pages de leurs sites Internet www.msd- france.com, www.msd-sante-animale.fr (ii) dans les adresses emails de leurs employés et (iii) dans le titre et dans la promotion des Manuels « Merck » dans leurs versions papier et électronique, les signes distinctifs des Sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale et ce, sous

astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée un mois après la signification de la décision,
-juger que le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées,
- ordonner la publication, aux frais conjoints et solidaires des sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de Merck KGaA, dans la limite de 10.000 euros hors taxe par insertion,
- ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil de tout site Internet exploité par les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet en particulier sur les sites Internet www.msd-France.com et www.msd-sante-animale.fr en police de taille 12,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à verser la somme globale de 300 000 € aux sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud M, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions également du 2 septembre 2015 les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, Intervet demandent au tribunal de :

- juger que la loi applicable à l’Accord de Coexistence est la loi allemande, En conséquence,
- juger que les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret et Intervet sont recevables à invoquer l’Accord de Coexistence,
- dire qu’en application du droit allemand, les usages reprochés par Merck DE sont couverts et autorisés par l’Accord de Coexistence, À titre subsidiaire,
- juger que l’usage par Merck US du signe « MERCK » dans les adresses emails des employés de Merck US ne constitue pas un acte de contrefaçon des droits de Merck KGaA sur la marque française MERCK No. 1 537 463 ni sur la partie française de la marque internationale MERCK No. 279 186,
- juger que l’usage par Merck US de Méta-tags constitués en tout ou partie du signe «MERCK» ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque française MERCK No. 1 537 463 et de la partie française de la marque internationale MERCK No. 279 186 de Merck KGaA,
- juger que l’usage par Merck US du signe « MERCK »sur les sites Internet de MSD France et MSD Santé Animale ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque française MERCK No. 1 537 463 et

de la partie française de la marque internationale MERCK No. 279 186 de Merck KGaA,
- juger que l’usage par Merck US du signe « MERCK » dans le titre d’ouvrages intitulés « Manuel M » et en relation avec ces ouvrages ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque française MERCK No. 1 537 463 et de la partie française de la marque internationale MERCK No. 279 186 de Merck KGaA,
-juger que les demandes en contrefaçon de marque de Merck DE sont mal fondées,
- juger que l’usage par Merck US du signe « MERCK » dans les adresses email des employés de Merck US, en tant que Méta-tags incluant le signe « MERCK », sur les sites Internet de MSD France et MSD Santé Animale et dans le titre d’ouvrages intitulés « Manuel Merck » et en relation avec ces ouvrages ne constitue pas des actes de concurrence déloyale à rencontre de Merck Médication Familiale, Merck Serono, Merck Santé et Merck Chimie,
- juger que Merck KGaA ne détient aucun droit sur le signe « MERCK » en tant que dénomination sociale et en tant que nom commercial en France,
- juger que Merck SA, Merck Chimie, Merck Médication Familiale, Merck Serono et Merck Santé ne détiennent aucun droit sur le mot « MERCK » en tant que nom commercial,
- juger que l’usage par Merck US du signe « MERCK » dans les adresses email des employés de Merck US ne porte pas atteinte aux dénominations sociales et aux noms commerciaux de Merck SA, Merck Chimie, Merck Médication Familiale, Merck Serono et Merck Santé, ni, à titre subsidiaire, à la dénomination sociale et au nom commercial de Merck KGaA,
- juger que l’usage par Merck US de Méta-tags incluant le signe « MERCK » dans le code source du site Internet de MSD France ne porte pas atteinte aux dénominations sociales et aux noms commerciaux de Merck SA, Merck Chimie, Merck Médication Familiale, Merck Serono et Merck Santé, ni, à titre subsidiaire, à la dénomination sociale et au nom commercial de Merck KGaA,
- juger que l’usage par Merck US du signe « MERCK » sur les sites Internet de MSD France et de MSD Santé Animale ne porte pas atteinte aux dénominations sociales de Merck SA, Merck Chimie, Merck Médication Familiale, Merck Serono et Merck Santé, ni, à titre subsidiaire, à la dénomination sociale et au nom commercial de Merck KGaA,
- juger que l’usage par Merck US du signe « MERCK » dans le titre d’ouvrages intitulés « Manuel M » et en relation avec ces ouvrages, ne porte pas atteinte aux dénominations sociales de Merck SA, Merck Chimie, Merck Médication Familiale, Merck Serono et Merck Santé, ni, à titre subsidiaire, à la dénomination sociale et au nom commercial de Merck KGaA,
- juger que les demandes de Merck DE concernant l’atteinte à ses dénominations sociales et à ses noms commerciaux sont mal fondées,
- juger que les demandes de Merck DE concernant les actes de concurrence déloyale sont mal fondées,

En conséquence,
- débouter Merck DE de ses demandes en contrefaçon de marques,
- débouter Merck DE de ses demandes en concurrence déloyale, En tout état de cause,
-juger que Merck DE n’apporte pas la preuve de l’usage de la marque française MERCK No. 1 537 463 et de la partie française de l’enregistrement international MERCK No. 279 186 pour les produits suivants : / « médicaments et objets de pansements pour animaux » / « ouate et mousseline de pansements », / « produits pour la destruction de plantes », / « musc, castoréum, huile de foie de morue », / « produits pour la destruction d’animaux », / « drogues du règne végétal, à savoir : herbes, racines, tiges, parties de troncs, feuilles, fleurs et fruits et leurs parties », / « alcaloïdes », / « huiles éthérisées et grasses » / « huiles éthérées et grasses » / « huiles grasses », / « résines, gomme et gommes-résines », / «préparations fabriquées de plantes désinfectantes» / «préparations fabriquées de plantes», / « désinfectants », / « extraits organiques », / « sérums médicinaux », / « poisons bactériques », / « produits chimiques pour la parfumerie », / « produits chimiques pour la galvanoplastie », / « produits chimiques pour l’industrie du vernis et d’huiles pour l’industrie textile », / « produits chimiques pour buts de fermentation », / « produits chimiques pour buts de tannerie, de teinturerie », / « produits chimiques pour la fabrication de liqueurs », / « produits chimiques pour buts scientifiques et synthétiques », / « préparations pour microscopie et pour buts bactériologiques », / « préparations physiologiques chimiques du règne animal et végétal », / « minéraux, matières premières minérales et sels qui en sont fabriqués » / «minéraux, matières premières minérales » et « sels fabriqués avec des matières premières minérales », En conséquence,
- débouter Merck de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant irrecevables et mal fondées, – ordonner la déchéance pour non-usage de la marque française MERCK No. 1 537 463 et de la partie française de l’enregistrement international MERCK No. 279 186 pour les produits suivants : « médicaments et objets de pansements pour animaux », « ouate et mousseline de pansements », « produits pour la destruction de plantes », « musc, castoréum, huile de foie de morue », « produits pour la destruction d’animaux », « drogues du règne végétal, à savoir : " herbes, racines, tiges, parties de troncs,

feuilles, fleurs et fruits et leurs parties », « alcaloïdes », « huiles éthérisées et grasses » / « huiles éthérées et grasses » / « huiles grasses », « résines, gomme et gommes-résines », « préparations fabriquées de plantes désinfectantes » / «préparations fabriquées de plantes », « désinfectants », « extraits organiques », « sérums médicinaux », « poisons bactériques », « produits chimiques pour la parfumerie », « produits chimiques pour la galvanoplastie », « produits chimiques pour l’industrie du vernis et d’huiles pour l’industrie textile », « produits chimiques pour buts de fermentation », « produits chimiques pour buts de tannerie, de teinturerie », « produits chimiques pour la fabrication de liqueurs », « produits chimiques pour buts scientifiques et synthétiques », « préparations pour microscopie et pour buts bactériologiques », « préparations physiologiques chimiques du règne animal et végétal », « minéraux, matières premières minérales et sels qui en sont fabriqués » / « minéraux, matières premières minérales » et « sels fabriqués avec des matières premières minérales »,
- ordonner que cette déchéance prenne effet au 22 juin 1984 pour la marque française MERCK No. 1537 463 et au 31 janvier 1969 pour la partie française de l’enregistrement international MERCK No. 279 186,
- ordonner à Monsieur le greffier de transmettre la décision à intervenir à l’INPI et au Bureau International de l’OMPI aux fins d’inscription aux registres de marques concernés,
- ordonner aux sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Médication Familiale, Merck Chimie, Merck Santé et Merck Serono de verser in solidum à Merck US la somme de 400.000€, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Médication Familiale, Merck Chimie, Merck Santé et Merck Serono aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Hogan L (Paris) LLP, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2015.

MOTIVATION

Sur la demande de rejet de la pièce 206 des défenderesses Les sociétés en demande sollicitent le rejet de la pièce 206 des défenderesses, laquelle aurait été communiquée tardivement, soit avec leurs conclusions du 8 août 2015.

Cette pièce 206 est un sondage sur le nom Merck daté du 18 mai 2015. S’il est regrettable que les défenderesses n’aient pas communiqué cette pièce dès sa réception, pour autant, les demanderesses ont pu en prendre connaissance et intégrer des observations sur cette pièce dans leurs conclusions signifiées le 2 septembre 2015.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à leur demande tendant à la voir écartée des débats. Sur les faits reprochés Les demanderesses reprochent aux sociétés défenderesses l’usage du signe Merck dans les adresses électroniques des employés des sociétés MSD en France, comme méta-tags, dans des sites internet destinés à un public français, et l’exploitation de ce signe, notamment pour une collection d’ouvrages médicaux, notamment sur internet. Il ressort des pièces versées que les employés français des sociétés MSD utilisent des adresses électroniques dont la structure est "prénom.nom@merck.com« . La matérialité des faits (pièces 8-1, 8-2 et 8-4 demanderesses) est notamment établie par la production d’une carte de visite sur laquelle est indiquée une adresse électronique d’un employé de la société MSD finissant par »@merck.com« , d’adresses électroniques d’employés de la société MSD trouvées sur internet reprenant cette structure, une telle adresse étant aussi relevée par un procès-verbal de constat dressé le 12 juillet 2013. Le procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2013 (pièce 8-5 demanderesses) démontre que lorsque le mot-clé »Merck« est introduit sur le moteur de recherche Google, le site internet de la société MSD France apparaît référencé en 2^e page. Ce site apparaît en 1^re page lorsque la recherche est lancée sur le mot-clé »Merck France". Ce site utilise notamment, comme le montre le procès-verbal de constat du 2 janvier 2013 (pièce 8-3 demanderesses), des méta-tags dont Merck, Merck & Co, Merck en France, produits Merck… Un autre procès-verbal de constat du 12 juillet 2013 (pièce 8-6 demanderesses) établit que, sur le site www.msd-sante-animale.fr, le signe Merck est utilisé seul.

Le procès-verbal dressé le 6 février 2015 (pièce n°50 demanderesses) établit aussi que sur ce site est cité le « manuel Merck », et les demanderesses soutiennent que d’autres usages illicites du signe Merck peuvent y être relevés. La pièce 3-5 des demanderesses démontre enfin que le nom de domaine « msd-sante-animale.fr » correspondant à ce site est détenu par la société Laboratoires Merck Sharp and Dohme-Chibret. Enfin, le 2 janvier 2013 un procès-verbal de constat (pièce 8-3 demanderesses) a été dressé sur le site internet www.msd- france.com sur lequel est présenté le « manuel Merck ». Un autre procès-verbal dressé le 6 février 2015 (pièce 130 défendeur) établit (page 80) que sur le site www.msd-france.com le manuel Merck est présenté. Il est alors indiqué qu’il est mis à la disposition de la communauté scientifique par Merck & Co ; il est proposé de découvrir son édition en ligne sur Univadis, étant précisé qu’ « univadis.fr »

appartient et est exploité par la société MSD France, comme celle-ci l’indique (pièce 128 défendeur). Au vu de ce qui précède, l’ensemble des faits matériels reprochés par les sociétés demanderesses est établi.

Les sociétés défenderesses soutiennent que les faits en question seraient autorisés par l’accord de co-existence existant entre les sociétés, alors que, selon les demanderesses, ils ne rentrent pas dans le cadre des actes qu’elles auraient accepté par cet accord de co- existence, et constituent des actes de contrefaçon des marques de Merck KgaA, et d’atteinte aux droits des sociétés Merck demanderesses. Présentation de l’accord de co-existence L’accord en date du 1^er janvier 1970 intervenu entre MERCK& CO., INC de Rahway, New-Jersey, Etats-Unis d’Amérique et E. MERCK de Darmstadt, Allemagne, prévoit notamment :

« États-Unis et Canada : 2.) a) Merck & Co. ne s’opposera pas à l’usage du nom E. Merck aux États-Unis et au Canada par E. Merck, comme tout ou partie d’une raison sociale ou d’une dénomination sociale, à condition que ces noms soient géographiquement associés à l’Allemagne comme suit « E. Merck, Darmstadt, Allemagne », tous les mots devant avoir la même importance. b) E. Merck reconnaît le droit exclusif de Merck & Co. d’utiliser la marque Merck aux Etats-Unis et au Canada et, dans ces pays, n’utilisera pas ou ne tentera pas d’acquérir les droits sur une marque comprenant le mot Merck. Allemagne : 3.) a) E. Merck ne s’opposera pas à l’usage par Merck & Co. de : (i) Merck & Co., Inc. ou Merck & Co. Limited, comme tout ou partie d’une raison sociale ou d’une dénomination sociale, à condition que ces noms soient géographiquement associés aux Etats- Unis ou au Canada comme suit : « Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA. », et « Merck & Co. Limited, Montréal, Canada », tous les mots devant avoir la même importance. (ii) « Merck Sharp & Dohme » comme tout ou partie d’une raison sociale, d’une dénomination sociale ou comme nom d’une subdivision sociétale, à condition que ces noms soient géographiquement associés avec un pays autre que l’Allemagne, tous les mots devant avoir la même importance. b) Merck & Co. reconnaît le droit exclusif de E. Merck d’utiliser la marque Merck en Allemagne et, dans ce pays, n’utilisera pas ou ne tentera pas d’acquérir les droits sur une marque comprenant le mot Merck. Tous les autres pays : 4.) Dans tous les autres pays, E. Merck reconnaît que « Merck Sharp & Dohme », utilisé à titre de marque ou de nom commercial, ne prête pas à confusion avec l’un quelconque des marques ou noms utilisés

ou détenus par E. Merck, et E. Merck ne s’opposera pas à ce que Merck & Co. utilise et enregistre Merck Sharp & Dohme comme tout ou partie d’une marque, d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale. Lorsque cela lui sera demandé, E. Merck devra le spécifier par écrit. Les éléments figuratifs de ces marques ne devront pas imiter les marques dont E. Merck est titulaire. 5.) Dans tous les autres pays, E. Merck ne s’opposera pas à l’usage par Merck & Co., comme tout ou partie d’une raison sociale ou d’une dénomination sociale, de « Merck & Co., Inc. » en association avec des mots tels que «Rahway, N.J., U.S.A. » qui l’associent géographiquement avec les Etats-Unis ou « Merck & Co. Limited » en association avec des mots tels que « Montréal Canada » qui l’identifient avec le Canada, tous les mots devant avoir la même importance. 6.) Dans tous les autres pays, Merck & Co. reconnaît que E. Merck a le droit d’utiliser le mot « Merck » ou des combinaisons telles que « E. Merck » en tant que marque ou nom, à condition que de tels marques ou noms adoptés dans le futur ne prêtent pas à confusion avec les marques ou nom adoptés ou utilisées par Merck & Co. en application des paragraphes 4 et 5 ci-dessus. Lorsque cela lui sera demandé, Merck & Co. devra le spécifier par écrit. 7.) Dans tous les autres pays, Merck & Co. s’engage à annuler tous les enregistrements existants, retirer toutes les demandes d’enregistrement et cesser tout usage des marques « Merck », « Merck Cross » et « MerckMerckMerck ». 8) Dans tous les autres pays, Merck & Co. s’engage à cesser tout usage des dénominations sociales suivantes : Merck (Pan America) Inc. Industrias Pharmaceuticas Merck (Norte Americana) S.A. Merck & Co. (Great Britain) Ltd. 9) Il est entendu que les engagements du paragraphe 8 ci-dessus seront remplis lorsque les mots "MerckSharp & Dohme « auront été substitués au mot »merck". La prise en considération de cet accord permet d’appréhender la portée que les deux sociétés concluantes ont voulu y donner, et de déterminer si les usages reprochés par les demanderesses aux défenderesses étaient ou non autorisés par ces accords. Détermination de la loi applicable à l’accord de co-existence Au vu de la date à laquelle est intervenu cet accord de co-existence, la loi applicable au contrat doit être celle que les parties ont adoptée. En l’espèce, cet accord de co-existence ne prévoit pas de clause de détermination de la loi applicable. À défaut d’expression de volonté contraire, la loi est déterminée au vu des liens les plus étroits rattachant un contrat avec un ordre juridique donné.

Dans sa décision du 21 novembre 2014, le juge anglais devant lequel se déroule la procédure initiée au Royaume-Uni a indiqué que la loi applicable à l’accord de 1955 était la loi allemande. Le groupe Merck DE avance que le tribunal français pourrait également retenir l’application de la loi française, au motif que les violations alléguées sont commises en France en relation avec des marques françaises, les défenderesses étant pour la plupart françaises… Aussi, le tribunal, disposant, en l’absence de choix des parties d’une certaine souplesse dans la détermination de la loi qui lui semblerait la plus adaptée, pourrait écarter l’application de la loi étrangère au profit de la loi française, en faisant application du principe de proximité. Pour autant, il convient de rechercher avec quel État le contrat – et non le litige – présente les liens les plus étroits. L’accord ne présentait pas de lien étroit avec la France, au moment de sa conclusion, ni de disposition spécifique pour ce pays. L’accord remplaçait l’accord du 12 septembre 1955, négocié selon les sociétés défenderesses – non contestées sur ce point par les demanderesses – en Allemagne, à Darmstadt, entre le 9 et le 12 septembre 1955, jour de sa signature également en Allemagne. Si les demanderesses soulignent que la juridiction anglaise est saisie de faits distincts de ceux invoqués devant le tribunal français, et que les sociétés en défense sont différentes, elles ne contestent pas avoir soutenu devant la juridiction anglaise que l’accord était soumis à la loi allemande, quand bien même le tribunal n’est pas tenu par la décision de la juridiction anglaise. Les conclusions en demande précisent notamment que « Merck KgaA admet que, s’il devait être fait application in abstracto d’une loi unique à l’ensemble de l’accord de Coexistence, alors les indices de localisation de l’accord désigneraient la loi allemande ». Il peut être relevé en ce sens que la société Merck KgaA, qui a repris l’activité de la société originelle, qui est à l’origine de la procédure et qui détient les marques dont l’usage est débattue, est allemande. Appliquer la loi française pour déterminer le contenu de l’accord de 1970 reviendrait à dépecer la question de la loi applicable et serait source d’insécurité juridique, cette solution pouvant aboutir à interpréter cet accord au vu d’autant de lois que de juridictions nationales saisies. Au vu de ce qui précède, il convient d’appliquer la loi allemande à l’interprétation de l’accord. L’article 133 du BGB prévoit que « Pour interpréter une déclaration d’intention, il est nécessaire de s’assurer de la véritable intention plutôt que d’adhérer au sens littéral de la déclaration ». Aussi, il convient de se référer à l’intention des parties, et le point de départ pour l’interprétation d’un contrat réside dans les termes exprès du contrat et donc, en premier lieu la volonté objective des parties telles qu’elle est exprimée dans ces termes.

L’article 157 indique que « les contrats doivent être interprétés de bonne foi, en tenant compte des usages commerciaux ». Si les termes d’un contrat sont ambigus, son interprétation doit se faire (selon la consultation de Monsieur V, pièce 56 demanderesses) dans le sens de l’obtention d’un résultat raisonnable, qui permet d’éviter les incohérences et prend dûment en compte les intérêts des deux parties. Le juge doit tenir compte de l’objet de l’engagement, des intérêts des deux parties, et d’autres circonstances pouvant montrer l’intention réelle des parties au moment où elles ont conclu leur accord. Les autres circonstances peuvent être la genèse du contrat, c’est à dire les discussions précontractuelles. Les tribunaux allemands soulignent que le moment pertinent pour apprécier le contenu des « deux manifestations de volonté » qui conduisent à la conclusion du contrat, est le moment où le contrat est conclu. Les usages (avant et après le contrat) des parties semblent ainsi pris en considération, dans la mesure où ils permettent de déterminer quelle était l’intention des parties au jour de la conclusion du contrat. En l’espèce, les demanderesses ne fondent pas en premier lieu leurs demandes sur la violation de cet accord, mais sur une infraction au droit des marques, de sorte que les termes de l’accord ne seront interprétés que s’ils ne sont pas clairs et dans le but d’éclairer le litige de contrefaçon de marque.

Par ailleurs, les termes de l’accord de 1970 applicables à la France, apparaissent clairs, notamment les points 4 et 5, à la lecture desquels :

- MERCK & CO, INC pouvait utiliser « Merck Sharp & Dohme » à titre de marque ou de nom commercial, sans condition, E. Merck ne s’opposant pas à l’enregistrement de "Merck Sharp & Dohme" comme tout ou partie d’une marque, d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale (point 4),
- MERCK & CO, INC pouvait utiliser « Merck & Co., Inc.» comme raison sociale ou dénomination sociale, en association avec des mots tels que «Rahway, N.J.,U.S.A.» qui l’associent géographiquement avec les États-Unis,
- MERCK & CO, INC pouvait utiliser « Merck & Co. Limited » comme raison sociale ou dénomination sociale, en association avec des mots tels que «Montréal Canada » qui l’associent géographiquement avec le Canada (point 5).

Selon le point 6 de l’accord applicable à la France, MERCK & CO, INC reconnaît à E. MERCK le droit d’utiliser MERCK ou E.MERCK comme marque ou nom, et selon le point 7, MERCK & CO, INC annule les enregistrements existant ou demandes d’enregistrement en cours et cesse tout usage des marques MERCK, MERCK CROSS et MERCK MERCK MERCK.

Le point 5 de l’accord prévoit que tous les mots de la dénomination sociale ou de la raison sociale, soit « Merck & Co., Inc.» et « Merck &

Co., limited.» respectivement associés à «Rahway, N.J.,U.S.A.» et «Montréal Canada » doivent avoir la même importance. L’interprétation à donner à la formule "tous les mots devant avoir la même importance" est apportée par l’accord lettre du 24 novembre 1975 : selon cette formule, l’indication géographique associée à la raison sociale ou à la dénomination sociale doit être « dans une police de taille facilement lisible et de proportion raisonnablement similaire par rapport à la taille de police de la raison sociale ou de la dénomination sociale ».

Enfin, le point 7 de l’accord applicable à la France prévoit le droit pour E. Merck d’utiliser le mot « Merck » ou des combinaisons comme « E. Merck » comme marque ou nom, la seule limite étant que ces marques ne doivent pas prêter à confusion avec les marques ou noms adoptés ou utilisés par Merck & Co. (conformément aux points 4 et 5). Ainsi, MERCK & CO, INC reconnaissait le droit de E. Merck sur Merck, et s’engageait à abandonner les droits qu’elle avait sur les marques Merck, Merck Cross et Merck Merck Merck. Au vu des termes de cet accord, MERCK & CO, INC n’avait en France le droit que d’utiliser à titre de marque ou de nom commercial que "merck Sharp & Dohme". Cette société ne pouvait utiliser MERCK & CO, INC comme raison sociale ou dénomination sociale qu’en association avec «Rahway, N.J.,U.S.A.» ; de même, elle ne pouvait utiliser « Merck & Co., limited.» qu’en association avec «Montréal Canada ».

Cette interprétation a, du reste, été retenue par le juge anglais, qui a considéré (pièce 55 demanderesses) que MERCK & CO, INC ne pouvait utiliser la dénomination Merck « que comme une partie du nom »merck Sharp & Dohme« , ou comme une partie de quelque chose qui la relie clairement avec le New Jersey ». Le mémorandum dressé par la partie américaine le 26 septembre 1955 à l’issue des négociations ayant abouti à la conclusion de l’accord de 1955, dont l’accord de 1970 constitue la reprise sur ces points (pièce 27 demanderesses) révèle que la société E. Merck s’est opposée à la demande de la partie américaine d’inclure dans l’accord une disposition selon laquelle E. Merck ne s’opposerait pas dans le futur à d’autres noms ou marques qui seraient aussi différenciés des noms et marque E. Merck que l’est "Merck-Sharp & Dohme« ou un autre nom commercial aussi différencié que »Merck & Co. Inc. Rayway, N. J., USA". La partie américaine en déduisait que "les noms ou marques, autres que ceux auxquels il est spécifiquement fait référence dans l’accord, que Merck & Co., Inc. pourrait adopter dans le futur seront indépendants de l’accord et seront traités à la lumière des faits existants à ce moment-là. Il n’y a aucune obligation du côté de Merk &

Co., Inc. de s’empêcher d’adopter ou d’utiliser de tels noms. Il n’y a aucune obligation du côté de E. Merck d’accepter leur utilisation". Ainsi E. Merck a refusé d’accepter la demande de MERCK & CO, INC lorsque celle-ci lui avait demandé d’accepter d’autres utilisations par cette société du signe Merck que "Merck Sharpe & Dohme« , »Merck & Co. Inc.« accompagné d’une adresse américaine et »Merck & Co. Ltd" accompagné d’une adresse canadienne. Cette volonté de la société E. Merck de s’opposer à toute autre utilisation par la partie américaine du terme Merck ressort également de la réponse apportée en 1978 à la demande alors présentée par MERCK & CO, INC (pièces 58.1 à 58.3 demanderesses). MERCK & CO, INC avait alors indiqué que, du fait de la fusion de deux filiales françaises, Merck Sharps & Dohme SA et Laboratoires Chibret, elle souhaitait utiliser « merck-Chibret », Merck-Chibret et Cie« ou »MERCK- CHIBRET Paris France" comme dénomination sociale, et demandait à E. MERCK si une telle proposition était acceptable pour elle. E. MERCK refusa cette demande, et sa position fut acceptée par MERCK & CO, INC (courrier du 11 janvier 1979).

L’engagement en point 8 de l’accord de 1970 illustre encore l’impossibilité pour MERCK & CO. INC d’utiliser d’autres usages du signe Merck que "Merck Sharpe & Dohme« . »Merck & Co. Inc.« accompagné d’une adresse américaine et »Merck & Co. I .tel" d’une adresse canadienne.

Sur la contrefaçon

Contrefaçon par usage dans les adresses électroniques MERCK & CO, INC soutient que l’utilisation du signe Merck dans les adresses électroniques « Wmerck.com » ne fait pas partie des usages auxquels elle a renoncé, car il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque mais pour désigner des personnes physiques dans un groupe industriel. Elle ajoute que l’accord avait pour but de répartir l’usage du signe Merck en tant que marque, et non de la contraindre à cesser d’utiliser le nom en tant que dénomination sociale ou nom commercial. Elle ajoute que la propriété du nom de domaine merck.com. auquel a consenti E. MERCK, lui donne le droit d’utiliser l’extension Wmerck.com. L’utilisation de ces adresses sur des cartes de visite conjointement avec le nom de la filiale de MERCK US ou avec le logo de MSD exclut enfin tout risque de confusion, de sorte que cet usage est conforme à la lettre et l’esprit de l’accord de co-existence.

L’indication « merck.com » sur les adresses mails correspond à l’adresse du serveur, généralement un nom de domaine identifiant l’entreprise hébergeant la boîte électronique. Les sociétés américaines ayant été les premières à déposer des noms de domaine « .corn », les demanderesses indiquent qu’elles n’avaient pas de raison

de s’y opposer, la société MERCK &CO INC pouvant en avoir besoin pour développer son activité en Amérique du Nord.

L’usage du signe Merck dans les noms de domaine et adresses électroniques n’était pas prévu lors de la conclusion de l’accord de co- existence de 1970. Cela étant, les défenderesses ne peuvent déduire de l’introduction d’une procédure (leur pièce 59) par MERCK KGaA concernant les noms merck.org et merck.net déposés par un cyber-squatteur son accord pour qu’elles utilisent les adresses en @merck.coM. ou que cet usage est autorisé par la lettre ou l’esprit de l’accord de co-existence.

Sur le caractère contrefaisant de cet usage Selon les demanderesses, l’usage du signe « Merck » dans les adresses e-mails des employés de Merck en France constitue un usage dans la vie des affaires à titre professionnel et dans un but commercial, et non dans un cadre privé. Cette utilisation dans les adresses e-mails des employés de Merck en France serait un usage pour les produits et services des sociétés MSD, en ce qu’il renvoie à ces sociétés et à leur activité commerciale, qu’il est assimilable à un usage pour des produits et services au sens du droit des marques, et porte atteinte aux fonctions de MERCK KgaA.

Selon les défenderesses, il ne peut y avoir de contrefaçon au droit des marques, que si les actes sont réalisés dans la vie des affaires, pour désigner des produits identiques (s’ils portent atteinte à une des fonctions de la marque) ou similaires (si cette utilisation donne lieu à confusion dans l’esprit du public) à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. En l’espèce, le signe Merck ne serait pas utilisé pour désigner des produits ou services, n’affecte pas la fonction d’identification d’origine des marques de Merck DE ni ne crée de risque de confusion. Les adresses en cause seraient utilisées dans un environnement propre à Merck US, dans un contexte permettant de savoir que l’on s’adresse à un salarié de Merck US, ce d’autant que le public est un professionnel de la santé informé. Elles ajoutent utiliser ce signe dans ses adresses depuis 15 ans et être légitimes à le faire, étant titulaires du nom de domaine merck.com. SUR CE

Comme relevé précédemment, le procès-verbal de constat du 12 juillet 2013 (pièce 8-4 demanderesses) établit que, sur le site wvvw.msd-france.fr de la société MSD défenderesse, figurent des adresses électroniques composées comme suit : prénom.nom@merck.com ou des adresses comme msd_échanges@merck.com. Les défenderesses reconnaissent que les cartes de visite sur lesquelles figurent les adresses mails en cause sont distribuées principalement à des professionnels de santé, de

sorte que ces adresses sont bien communiquées à des clients, et utilisées dans un cadre professionnel. Une adresse électronique constituée de prénom-nom@merck.com identifie une personne dont l’adresse électronique est hébergée par une société donnée. Il ne fait pas de doute que pour toute personne en relation avec un adresse constituée de prénom-nom@merck.com, « merck » ne constitue pas le nom d’une personne mais celui de l’entreprise pour laquelle la personne travaille. Dès lors, cet usage du signe Merck renvoie à l’activité commerciale des sociétés utilisant pour son personnel ou ses échanges de tels adresses, cet usage se fait donc dans la vie des affaires.

L’article 5-1 de la Directive UE 2008/95 énonce que : "La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque". Les défenderesses soutiennent que la condition « pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée » n’est pas remplie en l’espèce. L’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne, n’a pas, en soi pour finalité de distinguer des produits et services. Lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services », au sens de l’article 5 paragraphe 1 de la directive. En l’espèce, le signe Merck figurant dans les adresses mails des employés des sociétés MERCK US ne désigne pas les produits commercialisés par ces sociétés, lesquelles soulignent ne pas utiliser ce signe pour désigner des produits ou des services, leurs médicaments étant revêtus d’une autre marque les identifiant. Et si les demanderesses font état de la notoriété du nom de l’entreprise Merck, il n’est pas établi que le public fasse un lien très fort entre le nom des produits proposés par un laboratoire et le nom de celui-ci, quand bien même les deux noms figureraient sur les emballages des produits.

Une adresse mail professionnelle est une donnée à caractère personnel qui correspond à une personne physique, individualisée, titulaire de cette messagerie. La présence du signe Merck dans des adresses mails finissant par "@merck.com" est de nature à permettre aux tiers de faire un lien entre les personnes disposant de telles adresses, et l’entreprise Merck. Cependant, l’utilisation d’une telle adresse mail rattache son titulaire à l’entreprise Merck en cause, et non aux produits proposés par cette société.

Les adresses mails utilisant "@merck.com" figurent sur des cartes de visite, des plaquettes commerciales, et servent à identifier la personne physique dont le nom figure sur la carte de visite, employée du groupe Merck US, ou un contact dans ce groupe, mais les supports utilisés révèlent leur appartenance au groupe MERCK & CO, INC ou MSD. La réception d’un mail provenant d’une adresse en "@merck.com" permet au destinataire de savoir que l’expéditeur fait partie de ce groupe, sans établir un lien entre cette personne et les services proposés. Une même analyse peut être faite pour une adresse info.fr.ah@merck.com qui renvoie à une structure désignée au sein de l’entreprise. Il convient, du reste, de relever que les défenderesses produisent plusieurs attestations d’employés indiquant bénéficier d’adresses électroniques en "@merck.com« depuis une quinzaine d’années, leurs auteurs attestant de l’ouverture de leurs boites mails entre 1998 et 2000, et les pièces versées démontrent que ces adresses sont utilisées depuis. Il sera également observé que la société MSD est titulaire depuis 1992 du nom de domaine »merck.com", de sorte qu’elle apparaît fondée à utiliser les services de messagerie électronique en lien avec ce nom de domaine. Les sociétés demanderesses connaissaient l’usage de ces adresses, du fait notamment des communiqués de presse et mails intervenus. Elles ne justifient que de l’envoi d’un courrier du 11 février 2005 (leur pièce 45) dans lequel elles faisaient état de confusions, alors qu’elles s’étaient précédemment opposées à l’enregistrement par MERCK& CO INC de certains noms de domaine, et obtenu leur transfert (2003- 2004).

Aussi, l’utilisation d’adresses mails @merck.com permettent d’identifier des personnes physiques comme faisant partie de ce groupe de sociétés, mais pas de désigner des produits proposés par celui-ci, de sorte que l’usage par les sociétés défenderesses d’adresses électroniques finissant par "@merck.com" ne constitue pas un usage pour des produits ou services identiques à similaires à ceux pour lesquelles la marque est déposée. Contrefaçon par usage des méta- tags

MERCK & CO, INC soutient qu’à la lecture de l’accord de coexistence, elle n’a pas renoncé à l’usage des signes MERCK, MERCK & CO, MERCK EN France, FUSION MERCK, PRODUITS MERCK, MERCK FOR MOTHERS à titre de méta-tags, qui n’ont pas de fonction d’identification puisqu’ils ne sont pas visibles pour l’internaute. Les défenderesses ajoutent que leur usage est conforme à l’accord de coexistence qui vise à réduire les risques de confusion, ces méta-tags n’apparaissant pas sur les pages de recherches des internautes. L’usage de méta-tags n’a pas été expressément prévu par l’accord de co-existence de 1970. Comme les défendeurs le relèvent en soutenant que leur usage ne correspondant pas à la fonction d’identification permettant de distinguer et de désigner les produits, l’article 7 de l’accord de co- existence par lequel MERCK & CO, INC s’est engagé à annuler les enregistrements existants n’emporte pas renonciation à utiliser les méta-tags. Pour autant, si l’article S avait pour but d’éviter le risque de confusion entre les parties, les défenderesses ne peuvent tirer argument du fait que les méta-tags n’apparaissent pas sur les pages de résultats des internautes pour soutenir qu’un tel risque n’existe pas, l’origine du site internet étant reliée aux USA ou au Canada, et en déduire que l’usage par MERCK US de méta-tags incluant Merck est autorisée par l’esprit de l’accord de co-existence. Sur le caractère contrefaisant de cet usage Les demanderesses estiment qu’en application des principes dégagés par la jurisprudence, l’usage de meta-tag reproduisant une marque dans le code source d’un site internet constitue un acte de contrefaçon au sens de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle. Elles ajoutent que l’usage du signe Merck parmi les mots clés du site internet MSD France constitue un usage dans la vie des affaires, pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques ont été enregistrées, les produits proposés par les sociétés en cause étant des médicaments. L’apparition en 2^e page du site MSD- France lorsque l’internaute introduit le terme Merck dans le moteur de recherche, avec des messages permettant difficilement à l’internaute de savoir si les produits proposés proviennent des sociétés MERCK ou de tiers, établit l’existence d’un risque de confusion, s’agissant de produits identiques ou similaires. Les défenderesses soutiennent que l’utilisation de mots-clés est contrefaisante s’il en est fait usage dans la vie des affaires, pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et que cet usage porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque. Selon elles, le seul fait d’utiliser Merck dans le code source du site internet MSD France ne constitue pas une contrefaçon, dans la mesure où les résultats apparaissant alors ne

suggèrent pas l’existence d’un lien économique entre les sociétés Merck US et Merck DE. SUR CE L’usage comme méta-tags d’une marque est susceptible de porter atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque « lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ». Il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque. La seule utilisation de la marque d’un tiers comme méta-tag ne caractérise pas, en soi, la contrefaçon. En l’espèce, l’usage de Merck ou des autres termes relevés, comme méta-tags n’est pas contesté par les sociétés en défense. Le fait que l’internaute soit alors dirigé vers le site internet de la société MSD France sur lequel sont présentés ses produits révèle un usage dans la vie des affaires. Par ailleurs, les sociétés en cause proposant toutes les deux des produits pharmaceutiques, l’usage de Merck ou des autres termes relevés comme méta-tags constitue bien un usage dans la vie des affaires. Le procès-verbal du 17 juillet 2013 (pièce 8.5 demanderesses, annexe 5.2) établit que lorsque l’internaute lance sur le moteur de recherche Google une recherche avec le terme « Merck », sur la 2^e page de résultats apparaît le site internet de la société MSD- France, de la façon suivante:

"MSD en France: Laboratoire pharmaceutique mondial fondé sur la… WWW. msd-france.com MSD est également connu sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada… Merck & Co. lance le programme MSD for Mothers de lutte contre la mortalité…". L’indication www.msd-france.com comme nom du site internet est de nature à renseigner l’internaute sur le fait qu’il se trouve se trouve sur le site de la société MSD, ce d’autant que les deux lignes suivantes font bien mention de MSD et Merck & Co. au début de chaque ligne. Les recherches déclenchées avec « Merck France » font apparaître, en 1^re page (annexe 15-1) MSD en France : "Laboratoire pharmaceutique mondial fondé sur la… www.msd- france.com iChemo Diary : MSD France lance la première application

iPhone au service des patients sous chimiothérapie. 20 septembre 2001. Merck & Co. lance le…".

Il ressort de ce qui précède que le titre de l’annonce « MSD en France : Laboratoire pharmaceutique mondial fondé sur la… » fait référence à la société MSD, tout comme le lien affiché www.msd-france.com, ce qui est de nature à permettre à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de comprendre qu’il se trouve sur le site de la société MSD, et non sur celui de la société MERCK DE. Les messages eux-mêmes figurant sous l’adresse identifient la société en cause comme étant la société MSD, de sorte que l’internaute devrait en déduire que les produits présentés sont proposés par cette société. Au vu de ce qui précède, de telles annonces ne suggèrent pas à l’internaute l’existence d’un lien économique entre la société MSD et la marque MERCK. Par ailleurs, si apparaît sur certains sites, sous le titre des résultats et le lien affiché, la phrase "MSD est également connu sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada… Merck & Co lance le programme MSD for Mothers de lutte contre la mortalité…", elle est de nature à indiquer que ce n’est que la branche située aux USA et au Canada qui porte le nom Merck, et à confirmer que MSD n’utilise pas ce nom en France. De plus, le programme MSD for Mothers apparaît bien lancé par la société MERCK & Co, et l’internaute comprendra qu’il s’agit d’une société américaine. Lorsque la recherche est lancée sur Merck, apparaît aussi en 1^re page (annexe 4-1) : "Merck : a global healthcare leader working to help the world be help www.merckcom traduire cette page Homepage of Merck com Merck!s corporate Web site". Ce site apparaît également lorsque la recherche est lancée sur Merck Europe, le site précédent indiquant alors (annexe 19-1 du procès- verbal), de manière peu lisible, sous la ligne commençant par « Homepage », plusieurs indications dont « Search Jobs » et « Contact US ». L’internaute constatera qu’il s’agit d’un site en langue anglaise, destinée à un public anglophone. Le site internet français de la société MSD est www.msd-france.fr et non le site www.merck.com dont il n’est pas contesté qu’il est détenu par MERCK & CO, qui a le droit d’utiliser, conformément à l’article 2a) de l’accord de co-existence, la marque Merck aux États-Unis et au Canada. Le fait que leurs sites respectifs et ceux de leurs filiales apparaissent entremêlés sur les moteurs de recherche ne peut être reproché par les demanderesses à rencontre des défenderesses.

Il ne peut être fait grief aux sociétés défenderesses de ne pas expliquer qu’il existe deux groupes de sociétés utilisant le nom Merck dans le monde, alors que les demanderesses ne justifient pas d’avantage l’expliciter. Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’importance du rôle des méta-tags dans le référencement des sites internet, il apparaît que les annonces des sociétés défenderesses vers lesquelles est dirigé l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif lui permettra de comprendre que les produits et services visés par ces annonces ne proviennent pas du titulaire de la marque Merck. Par conséquent, l’usage du signe Merck et des autres signes Merck assimilés comme méta-tag dans les sites des sociétés défenderesses ne constitue pas une contrefaçon. Contrefaçon par usage sur les sites internet de MSP France et M Santé Animale

Les défenderesses soutiennent que l’usage du signe MERCK sur les pages internes de ces deux sites (ancien et nouveau site s’agissant de M santé animale) ne contrevient pas à la lettre de l’article 7 de l’accord de co-existence de 1970, par lequel MERCK & CO, INC s’est engagée à cesser tout usage des marques MERCK, en ce qu’elle ne fait pas sur ses sites un usage de ce terme pour désigner des produits. Cet usage serait couvert par l’article 5 de l’accord, qui visait à éviter les risques de confusion entre les deux groupes, car l’internaute est parfaitement informé sur le fait que les sites MSP France et MSP Santé Animale sont ceux d’une société MSP FRANCE et plus généralement M US. L’article 7 de l’accord porte sur notamment sur l’engagement de MERCK & CO, INC de cesser tout usage des marques Merck, Merck Cross et Merck Merck Merck, pour tous les pays hors Allemagne, USA et Canada. Il ne contenait pas l’autorisation pour MERCK & CO, INC d’utiliser le signe Merck pour les autres usages que celui de désigner un produit. Par ailleurs, les termes de l’article 5 exigeaient la présence de mots tels que « Rahway, NJ, USA » associés à "MERCK & CO, INC« et de »Montréal, Canada« associés » "MERCK & CO, limited", afin de marquer cette identification géographique. L’article 5 précisait expressément que tous les mots devaient avoir la même importance. De plus, il a été vu précédemment que les parties avaient convenu de dispositions précises quant à la lisibilité et à la taille de la police, ce qui montre l’importance qu’elles avaient entendu conférer à cette association géographique. Or, il n’apparaît pas que sur les sites en question le terme MERCK soit utilisé à titre de raison sociale ou de dénomination sociale suivi de l’indication géographique l’associant aux USA et au Canada dans les

conditions des conditions de proximité des termes qui avaient alors été décidées, la dénomination utilisée devant être « associée » au sens de l’article 5 au terme MERCK. Il ressort en effet du procès-verbal de constat du 12 juillet 2013 que le terme MERCK figure sur le site de la « msd-sante-animale.fr » sans être associé au sens de l’article 5 de l’accord à une indication géographique. Par conséquent, les sociétés demanderesses échouent à soutenir que l’usage relevé de ce terme sur les sites considérés est conforme à l’accord de co-existence de 1970.

Le site MSD France est exploité par MSD France, le nom de domaine du site MSD Santé animale a été réservé par Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, ce site est exploité par la société Intervet.

Sur le caractère contrefaisant de cet usage Les demanderesses avancent que sur les pages internes du site MSD France la dénomination Merck apparait au bas de chacune des pages, que figurent également un entretien avec Monsieur "Ken Frazier, président et CEO de MERCK & CO" et des communiqués de presse dans lesquels figurent la mention MERCK & Co plusieurs fois, ainsi que la dénomination Merck Company Foundation", soit des usages contrefaisants au sens de l’article 1.713-3. Ce signe serait également utilisé dans les pages externes importées sur le site MSD France, ainsi que sur le site de MSD santé animale, tant dans sa version ancienne que dans sa version nouvelle. Les défenderesses soutiennent que le signe MERCK & CO n’est visible sur les pages du site MSD France qu’après que l’utilisateur ait commencé à naviguer sur le site, que le fait d’y indiquer "Monsieur FRAZIER CEO MERCK & CO« révèle que celui-ci occupe une place de direction dans la société américaine, et que la société »Merck company Foundation« qui y est citée est une société philantropique américaine créée en 1957. S’agissant de l’usage du signe Merck sur d’autres sites, elles relèvent notamment que plusieurs renvois sont nécessaires pour rejoindre les sites en cause, qui ne sont pas rédigés en français ni exploités par MERCK US. S’agissant du site www.sante-animale.com. elles relèvent que l’indication »Merck be well« est surmonté de »MERCK & CO. INC« , ce qui renvoie bien à la société américaine, dont la dépendance de la société »msd santé animale" était revendiquée expressément. De même les communiqués de presse et la charte de confidentialité établissaient bien le lien avec MERCK & CO. INC. Enfin, elles contestent toute contrefaçon sur le nouveau site internet « santé animale ». SUR CE

Les pièces versées (procès-verbaux de constat du 2 janvier 2013 et 6 février 2015) établissent que sur le site www.msd-france.com. site internet exploité par la société MSD FRANCE, se trouvaient en bas de la page d’accueil trois rubriques professionnels de santé/informations générales/MSD, et en-dessous apparaît la mention "actualités Merck & Co« . Sur le même site figure un écran en haut duquel figure la mention »Nos médicaments« , et en bas la rubrique MSD sous laquelle est aussi indiquée »actualités Merck & Co« . Ainsi ce signe est bien présent en bas des pages du site en question, ce que la société MSD France ne conteste pas. De même est indiqué le nom de »Ken FRAZIER. Président et CEO de Merck & Co". Le fait que l’internaute ait commencé à naviguer sur le site pour constater la présence de tels signes ne saurait rendre accessoire la présence ou l’usage du signe Merck & Co. ce d’autant qu’il figure en première page, quand bien même apparaîtrait-il en police de taille réduite.

De la même façon, l’indication « Président et CEO » s’agissant de Monsieur Frazier ne permet pas forcément à l’internaute d’en déduire qu’il s’agit d’une entreprise américaine, le message étant rédigé en français et Président étant le titre utilisé pour indiquer en français un dirigeant de société.

Ces usages sont contrefaisants au sens de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, en ce que l’usage du signe Merck peut créer un risque de confusion, sans qu’il soit nécessaire de considérer les autres faits relevés par les demanderesses. En effet il s’agit de faits constatés en France, s’inscrivant dans la vie des affaires, qui correspondent à l’usage de produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par les marques Merck, puisque relatifs à des services de développement et de vente de médicaments. De plus, ces usages ne respectent pas les conditions fixées par l’accord de co-existence, soit l’usage de la forme "MERCK & CO, INC« associée à l’indication géographique »Rahway, NJ, USA« . Les faits de contrefaçon paraissant caractérisés sur le site www.msd- france.com, il n’apparaît pas nécessaire de considérer le grief allégué de contrefaçon par usage du signe Merck sur les pages externes importées sur ce site. S’agissant du site www.msd-sante-animale.fr, le procès-verbal du 12 juillet 2013 (pièce 8-6 demanderesses) indique qu’à partir de la page d’accueil, un clic sur le lien hypertexte »avertissement« puis »politique de confidentialité" fait apparaître un écran sur lequel le signe merck est utilisé, seul, à de nombreuses reprises. Si, avant ces nombreux usages est indiqué « Merck, également connu sous la dénomination de MSD », et qu’était précisé que « au sens de la présente politique de confidentialité, »merck" désigne MERCK & CO,

INC, ses successeurs, filiales, divisions et groupes à l’échelle mondiale, à l’exclusion des joint-ventures auxquelles Merck est partie", ces mentions ne sont pas de nature à indiquer que cette société n’exerce pas son activité en France sous ce nom. Le fait que cette charte aurait été révisée postérieurement ne saurait écarter le risque de confusion créé par l’utilisation du signe Merck dans les conditions ainsi relevées. S’agissant du nouveau site www.msd-sante-animale.fr, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 janvier 2015 que l’huissier a pu relever :

- capture d’écran 65 "Depuis 2012, Eric G était Directeur International des comptes clés industriels Porcs et Volailles du groupe MSD/Merck Animal Health après avoir rejoint le laboratoire en 2006 […]",
- capture d’écran 167 " « Vous pouvez également consulter le site de Merck-Animal-Health pour plus d’informations sur les produits MSD Santé Animale pour l’aquaculture », Ces captures d’écran révélant ainsi une utilisation de Merck et de MSD Santé Animale comme de deux appellations interchangeables. Il apparaît ainsi établi, au vu de ces seuls exemples et sans qu’il soit nécessaire de considérer les autres usages de Merck visés par ce procès-verbal, que la société MSD Santé Animale utilise le signe Merck pour se désigner, ou pour désigner le groupe de sociétés auquel elle indique appartenir. Par ailleurs, ce site présente l’activité de cette société MSD Santé Animale dans le domaine des produits liés à la santé des animaux, de sorte qu’il s’agit bien d’une utilisation dans la vie des affaires. La capture d’écran 167 portant sur une page dont le titre est « nos médicaments- aquaculture », de sorte que le lien avec les produits est constitué. Si les défenderesses indiquent que le site MSD Santé Animale est des plus volumineux et que les demanderesses ne focalisent que quelques usages pour soutenir que la contrefaçon serait caractérisée, il n’en demeure pas moins que de tels usages sont constatés et peuvent induire l’internaute en erreur en l’amenant à penser que les produits siglés MERCK et ceux proposés par MSD proviennent de la même origine. La présence d’un logo MSD Santé Animale sur les pages considérées n’est pas de nature à écarter l’existence d’un risque de confusion. Il ressort de ce qui précède que l’usage du signe Merck sur les sites ww.msd-france.com et www.msd-sante-animale.fr portent atteinte à la fonction d’identification des marques MERCK et ne respectent pas les conditions fixées par l’accord de co-existence. La contrefaçon est donc établie. Contrefaçon par usage du signe MERCK dans le titre des ouvrages ou en relation avec des ouvrages

L’utilisation du titre Manuel M, plus ancien manuel de médecine en langue anglaise, serait selon les défenderesses couverte par l’accord de co-existence. Elles ajoutent que cet ouvrage de référence étant édité depuis 1899, Merck DE connaissait au moment de la conclusion de l’accord de 1955 puis de 1970 l’usage fait de « Merck » pour désigner ce manuel ; un échange de courriers intervenu entre les parties aurait manifesté dès 1975 l’intention de Merck US de poursuivre l’usage du manuel Merck, et le comportement ultérieur de Merck DE confirmerait que l’intention commune des parties était de permettre cet usage ; Merck DE ne peut le contester dorénavant du fait de la possibilité de télécharger le manuel sur internet. Elles ajoutent avoir toujours veillé à respecter les termes de l’accord de coexistence, en évitant tout risque de confusion. Pour autant, il ressort des écritures des demanderesses qu’elles reprochent aux défenderesses la publication en français destinée à un public français, sous le signe Merck, depuis 1988, de ses ouvrages, ainsi que la promotion de ces manuels sur internet. Ainsi, la version papier ou électronique en langue anglaise des ouvrages en question n’est pas contestée, mais les défenderesses ne peuvent faire état de la connaissance qu’avaient les demanderesses de la publication d’ouvrages en langue anglaise pour en déduire qu’elles avaient également accepté la publication en langue française commencée postérieurement. Il ne saurait être déduit des termes de l’accord de 1970 que les sociétés demanderesses avaient accepté de telles publications en langue française. Par courrier du 15 octobre 1973 (pièce 8 défenderesses) les demanderesses ont incité MERCK & CO, INC à modifier son « index merck » en l’intitulant « Index MSD », tout en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’une véritable demande de leur part, et en sollicitant la même chose pour le manuel Merck. En réponse, MERCK & CO, INC leur a indiqué que ses commentaires avaient été pris en compte, en précisant qu’elle ne prenait pas d’engagement (courrier du 24 novembre 1975, pièce 32). Cet échange de courriers intervenus trois et cinq ans après l’accord de co-existence de 1970 révèle que ces points n’avaient pas été pris en compte dans cet accord. Comme précédemment indiqué, le comportement des parties postérieur à l’accord ne peut servir qu’à interpréter les termes de l’accord en permettant de connaître l’intention des parties au jour de la conclusion de l’accord.

Au vu de ce qui précède, et des termes du contrat, il apparaît que l’utilisation du terme MERCK pour le titre du manuel n’est pas couverte par l’accord de co-existence. Sur le caractère contrefaisant de cet usage

Les demanderesses font état de manuels publiés en français par la société MSD portant le nom de « Manuel M », soit le « Manuel de D et thérapeutique », ainsi que le « Manuel M des symptômes », le « Manuel M de gériatrie » et le « Manuel vétérinaire Merck ». En outre, la société MSD France aurait développé une version électronique de ces manuels, et en ferait sur internet une présentation problématique, source de confusion pour l’internaute. Elles contestent toute tolérance de leur part quant à l’exploitation de ces ouvrages, soutiennent que la forclusion ne peut s’appliquer faute pour la société MSD France de disposer de droits sur le terme MERCK, et qu’il existe un véritable risque de confusion.

Pour leur part, les sociétés défenderesses observent que ces ouvrages sont publiés en France depuis près de 30 ans, que cette demande est présentée deux ans après l’introduction de la procédure sans que l’existence d’un risque de confusion ne soit démontrée. Elles contestent qu’il soit fait des manuels Merck un usage à titre de marque, le manuel Merck étant un ouvrage d’information sur les pathologies et les principes actifs pouvant y remédier, sans référence à des médicaments de Merck US. Elles dénient tout risque de confusion, tant dans les versions papier des manuels que sur leur présentation sur internet, et avancent que la demande concernant ces titres révèle la mauvaise foi des demanderesses au vu de l’ancienneté de l’usage de ces titres. SUR CE Les défenderesses s’opposent aux demandes en soutenant que le titre des manuels en cause n’est pas de nature à porter atteinte aux marques de MERCK KgaA, ces titres n’étant pas utilisés à titre de marque. La fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs l’origine d’un produit, et le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage à un tiers d’un signe identique ou similaire à sa marque que si ce tiers exploite ce signe à titre de marque.

En l’espèce, l’ouvrage en question s’appelle « LE MANUEL M », ainsi qu’il apparaît sur sa jaquette. Un autre ouvrage s’appelle « LE MANUEL V M » (sa couverture représentée en pièce 219 défenderesses). Le titre LE MANUEL M, désigne l’ouvrage en question, il n’identifie et n’individualise que cette œuvre ; il ne désigne pas un produit ou un service. Ce titre désigne une œuvre intellectuelle, alors que le produit dans lequel l’œuvre est matérialisée est un livre identifié par la dénomination « les éditions d’Après », qui elle seule est de nature à garantir aux consommateurs l’origine du produit et à constituer une marque.

Par conséquent, ce titre LE MANUEL M n’est pas utilisé à titre de marque, étant au surplus relevé que figure sur la jaquette l’indication MSD et le logo de MERCK US, et qu’il n’est pas contestée par les demanderesses que cet ouvrage ne comporte pas d’indication ou de référence à des médicaments de MERCK US. La présence de ce titre sur un ouvrage distribué et commercialisé par MERCK US ne saurait révéler un usage du signe MERCK à titre de marque. Pour les mêmes raisons, « LE MANUEL V M » (couverture, pièce 219 défenderesses) apparaît désigner l’œuvre elle-même, et non caractériser l’utilisation du signe Merck à titre de marque. Il convient d’appliquer le même raisonnement aux deux autres ouvrages en cause, non produits.

En conséquence, les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande relative à la contrefaçon par cet ouvrage, et leurs développements sur l’exploitation de ces ouvrages sur internet ne sera pas retenu. Sur la concurrence déloyale Selon les sociétés demanderesses, les actes de contrefaçon des marques de MERCK KGaA constituent des actes de concurrence déloyale à rencontre des distributeurs des produits MERCK que sont Merck Médication Familiale S.A.S., Merck Serono S. A.S., Merck Santé S. A.S et Merck Chimie S.A.S. Les défenderesses soutiennent notamment qu’aucune preuve de captation de clientèle n’est fournie, ni de dilution des marques exploitées. SUR CE La pièce 2.1.2 justifie que la société Merck Médication familiale est la société française de sa division Consumer Health Care, la pièce 6.1 est un document interne selon lequel de nombreux produits Merck seraient distribués par cette société. La fiche et le Kbis de cette société sont également fournis, et elle apparaît dans un contrat de prestation (Pièce 35) de services comme commercialisant des produits AMILAB cités par la pièce 6.1. Sont également versés plusieurs catalogues de ventes de produits pharmaceutiques proposés par cette société (pièces 60 à 65). S’agissant de la société MERCK SERONO, dont la fiche et le K-bis sont produits, la pièce 6.1 indique aussi qu’elle distribue des produits MERCK, le fait qu’elle fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques est également établie par la pièce 36, alors que les pièces 66 à 71 sont des grilles de tarifs des produits qu’elle propose.

La société MERCK SANTE, dont le Kbis est versé, apparaît sur le document 6.1 interne, et plusieurs factures de produits pharmaceutiques sont versées (pièce 73) dont elle est l’émettrice. Il est aussi justifié du Kbis de la société MERCK CHIMIE et d’un duplicata de facture (pièce 72) du 14 août 2013 sur laquelle elle apparaît en bas de page, les conditions générales de vente de cette facture précisant que les ventes sont bien effectuées par cette société. Par conséquent, ces sociétés apparaissent recevables à revendiquer la qualité de distributeurs, et à agir à ce titre. Les faits de contrefaçon de marque constituant à l’égard des distributeurs des faits de concurrence déloyale, il convient de faire droit à leurs demandes. Sur l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés MERCK KGaA Merck Médication Familiale S.A.S.. Merck Serono S.A.S.. MERCK SA. Merck Santé S.A.S et Merck Chimie S.A.S.

Les sociétés demanderesses soutiennent que la titulaire d’une marque est fondée à solliciter la sanction d’une atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial ou à son nom de domaine, au titre de la concurrence déloyale. Elles déclarent utiliser toutes Merck comme dénomination sociale et nom commercial en France, MERCK KgaA l’utilisant en France depuis le 19^e siècle et en justifiant par les pièces produites. Elles ajoutent justifier de cet usage par les distributeurs de produits Merck, et contestent l’existence de droits antérieurs des sociétés MSD sur "Merck Sharpe & Dohme". Elles en déduisent que les actes des défenderesses constituent bien des faits de concurrence déloyale, dont elles peuvent demander réparation, indépendamment de l’usage intensif ou non de ces dénominations, et qu’aucune forclusion par tolérance ne peut être invoquée en la matière. Pour leur part, les sociétés défenderesses contestent l’existence de droits sur le signe Merck, tant de MERCK KGaA que des sociétés distributrices, à titre de dénomination sociale et de nom commercial. Les faits allégués à rencontre de MERCK KGaA et de ses sociétés distributrices seraient de plus identiques aux actes invoqués au titre de la contrefaçon des marques de MERCK KgaA. Ces faits ne seraient pas plus démontrés que le détournement de clientèle ou la notoriété du signe, et les défenderesses disposeraient sur ce signe -utilisé comme dénomination sociale- de droits antérieurs aux sociétés distributrices. SUR CE Une société dont la dénomination sociale a été utilisée par une autre société à fins de dénomination sociale est fondée à solliciter la

réparation du préjudice qu’elle a subi de ce fait, cette atteinte étant distincte de celle portée à ces droits sur la marque correspondante. Aussi la société MERCK KGaA, titulaire des marques, est fondée à présenter une telle demande.

MERCK KGaA verse plusieurs documents pour justifier qu’elle utilise le signe MERCK en tant que nom commercial et dénomination sociale. Elle produit des relevés de prix de 1866,1922 et des annales de 1896, au nom de la société E. MERCK (pièces 74 à 76), deux contrats de 1908 et 1903 pour la fourniture en France de médicaments (pièces 77 et 78) une proposition d’étiquettes pour ces produits rédigées en français en 1908 (pièce 79) oui un catalogue général de 1938 (pièce 80). Les preuves d’usage les plus récentes sont deux catalogues de produits, l’un de 1989 et l’autre de 1996 (pièces 7.4 et 81).

Pour autant, seules ces deux dernières pièces seraient de nature à justifier l’usage de ce nom commercial par MERCK KgaA, dans les 70 années précédant l’introduction de la demande. Le nom commercial s’acquiert et se perd par le non-usage, et sa protection ne peut être utilement sollicitée que s’il en est fait usage dans les rapports avec la clientèle.

Les deux pièces de 1989 et annonçant les prix de 1996 ne sauraient en elles-mêmes établir que MERCK KgaA commercialise en France sous le nom commercial MERCK les produits qu’elles y présentent, et que cette utilisation de ce nom s’est poursuivie depuis. MERCK KGaA ne justifie ainsi pas qu’elle utilisait MERCK en France à titre de nom commercial à l’époque des faits querellés, ou à une époque proche des faits querellés. Par conséquent, faute de justifier de ses droits, sa demande relative à l’atteinte au nom commercial apparaît irrecevable. Elle apparaît en revanche recevable à agir du fait d’une atteinte à sa dénomination sociale.

S’agissant de la société Merck SA, sont versés pour justifier de l’utilisation du nom commercial trois courriers adressés en 1983, 1985 et 1987 aux ministères de la santé et des affaires sociales (pièces 7.3.1 à 7.3.3), de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’usage du signe Merck par cette société dans des relations commerciales. La pièce 7.3.4 portant la date du 8 janvier 1987 ne porte l’indication d’aucun destinataire, semble ainsi être un document interne, ou à tout le moins est insusceptible de justifier d’une utilisation d’un nom commercial. De la même façon, le document du 25 septembre 1987 "à l’attention du service du personnel" (pièce 7.3.5) est manifestement un document destiné à une diffusion interne, non diffusé à l’extérieur de la société.

Ainsi seul un courrier du 25 novembre 1987 (pièce 7.3.6) dressé sur un papier à en-tête « laboratoires MERCK-CLEVENOT » tend à justifier de l’utilisation dans les relations avec le public du signe Merck par cette société en tant que nom commercial. Il apparaît à lui seul insusceptible de justifier de l’usage par la société Merck SA du signe MERCK en France à titre de nom commercial, à l’époque de la constatation des faits querellés, ou à une époque proche de ceux-ci. Par conséquent, la société MERCK SA n’apparaît pas recevable à agir au titre de l’atteinte à son nom commercial. S’agissant des autres sociétés distributrices, et comme précédemment relevé, sont versées :

- des factures de 2009, 2011 et 2013 dressées sur papier à en-tête de Merck Médication familiale à des pharmacies (pièce 65),
- des grilles de tarifs des années 2011,2012 et 2013 et des factures de 2010,2012 à 2014dressées sur papier à en-tête de Merck Serono (pièces 66 à 71),
- plusieurs factures de 2012 et 2013 portant, sous Merck Serono, l’indication MERCK SANTE, pour les années 2012 et 2013(pièce 73),
- pour la société MERCK CHIMIE, une facture dupliquée (pièce 72) du 14 août 2013 sur laquelle elle apparaît en bas de page, les conditions générales de vente précisant que les ventes sont bien effectuées par cette société, Ces pièces justifiant ainsi de l’usage par ces sociétés du signe Merck comme nom commercial. Les K-bis de ces sociétés (pièces 2.2.2.1 à 2.2.2.5) justifient que leur dénomination sociale comprend le signe Merck. Si les défenderesses font état d’un usage du signe Merck dans leur ancienne dénomination sociale "Merck Sharp & Dohme SA" dès 1961, il convient de relever que selon l’article 6 de l’accord de 1970, MERCK & CO reconnaissait le droit de la partie allemande E. MERCK « d’utiliser le mot »Merck« ou des combinaisons telles que »E. MERCK« en tant que marque ou nom », cette disposition se trouvait également dans le texte de l’accord de 1955. Au vu de ce qui précède les demanderesses sont fondées à agir en concurrence déloyale pour l’atteinte à leur dénomination sociale, et au nom commercial des sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication familiale. Les développements précédents établissent l’utilisation par les défenderesses du signe Merck sur leurs sites internet « MSD France » et « MSD Santé Animale », cet usage ayant été déclaré contrefaisant, ce qui constitue une faute délictuelle à l’égard des sociétés demanderesses. « Merck » bénéficie d’une certaine notoriété, ainsi que le montre le sondage (pièce 206) versé par les défenderesses révélant que 35%

des sondés associent spontanément ce signe à un laboratoire pharmaceutique, et que face à une liste de secteurs d’activités données 72% associent MERCK au secteur pharmaceutique. Dès lors, les utilisations par les défenderesses du signe Merck sont de nature à entraîner un risque de confusion, les deux groupes de sociétés étant en situation de concurrence directe, intervenant toutes les deux dans le domaine de la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Les articles de presse versées (pièces 33.1 à 33.5 demanderesses) caractérisent la réalité des confusions faites entre les deux groupes par les journalistes, qui utilisent MERCK pour évoquer MSD, confusions qui sont de nature à porter atteinte aux demanderesses.

Au vu de ce qui précède, la demande des sociétés demanderesses relatives à l’atteinte à leur dénomination sociale et à leur nom commercial du fait de l’usage du signe Merck par les défenderesses sur les sites internet « MSD France » et « MSD Santé Animale » est fondée, la faute étant constituée, et il convient de l’accueillir dans les termes retenus dans le dispositif. Sur les mesures réparatrices Les demanderesses font état de l’importance financière de leur groupe, dont le signe Merck serait le coeur de l’identité, la marque MERCK serait utilisée dans le monde sauf en Amérique du Nord par leurs filiales, en tant que marque ombrelles. La marque « Merck » serait évaluée à 2,785 milliards d’euros, le groupe MERCK engagerait des dépenses supérieures à 100 millions par an en France, et le brouillage de son signe est d’autant plus grave qu’il est commis par la 5^e plus grande société pharmaceutique du monde. Elles font état de l’importance du préjudice subi par leurs marques, du fait de leur ancienneté et de leur réputation, et dont la valeur se trouve amoindrie. Elles ajoutent que les agissements des défenderesses entraînent une baisse d’attractivité de leurs produits, une désorganisation de leur réseau commercial justifiant les demandes des sociétés distributrices, et soulignent les atteintes portées aux signes distinctifs autres que les marques. Elles proposent la nomination d’un expert chargé d’évaluer le préjudice, avancent n’avoir jamais accepté les usages en cause des défenderesses mais avoir recherché des solutions amiables. Les défenderesses s’opposent à la mesure d’interdiction sous astreinte, au vu notamment du contexte particulier compte-tenu de l’accord de co-existence, et de la modification des usages du signe Merck du fait de l’apparition d’internet, et du risque de voir des décisions contradictoires prononcées par les juridictions nationales saisies.

Elles font état de l’absence de préjudice démontré au vu des agissements reprochés, ce d’autant que selon les pièces des demanderesses la valeur de leur marque aurait augmenté considérablement en 10 années, et que les faits relevés à son égard ne peuvent porter une atteinte à la réputation des marques MERCK dont la notoriété n’est pas démontrée. Elles soulignent que la situation a été acceptée pendant de nombreuses années par les demanderesses, qui sont gênées non par les faits en cause mais par la situation de co-existence. SUR CE Les demanderesses font état de l’importance de la valeur des marques en cause, ainsi que des dépenses "marketing & selling" qu’elles engagent chaque année. Ainsi, elles ont engagé à ce titre pour l’année 2014 les sommes de 15,16 millions d’euros pour la société Merck Santé, 41,76 millions d’euros pour la société Merck Médication familiale, 56,61 millions d’euros pour la société Merck Serono, 6,53 millions d’euros pour la société Merck Chimie (pièces 92.1 à 92.4). Les sociétés en demande font état de l’importance de leur groupe, et en justifient par la production du tableau (pièce 89) illustrant le rapport d’activités 2014.

Si ces données sont à prendre en considération quant à l’importance du préjudice, il convient également de relever que les sociétés en demande ne produisent pas de pièce permettant d’évaluer l’ampleur du préjudice qu’elles subissent du fait des agissements des défenderesses. Ainsi, elles n’établissent pas la diminution de leur activité, ni un impact tangible des agissements retenus à rencontre des défenderesses, sur la baisse de la valeur de leurs marques ou de leurs sociétés. Le tableau de la pièce 89 révèle que les ventes du groupe Merck ont régulièrement augmenté à chacune des années 2010 à 2014, comme les recettes totales du groupe entre 2013 et 2014, et ses marges. De même, le tableau constituant la pièce 90 montre que la « marque Merck » a vu sa valeur régulièrement augmenter de 2004 (2,013 milliards d’euros) à 2009, puis de 2009 à 2013, et de 2013 à 2014 (2,785 milliards d’euros).

Si les sociétés demanderesses proposent qu’un expert soit désigné afin de chiffrer leur préjudice, une telle mesure ne peut de suppléer la carence des parties dans la démonstration de la réalité de leur préjudice. Il convient néanmoins de considérer que le droit sur la marque est un droit de propriété absolu, et que toute atteinte porte préjudice au titulaire de la marque, même si les sociétés défenderesses soutiennent que les agissements retenus à leur encontre, comme

l’utilisation de « Merck » dans la charte de confidentialité du site « msd- france.fr », n’affectent pas les marques. Aussi, au vu des développements précédents et de la réalité de l’atteinte aux marques de MERCK KgaA, le préjudice qu’elle subit sera justement évalué en condamnant les sociétés défenderesses forfaitairement au paiement de la somme de 20000 euros par marque. Par ailleurs, les faits de contrefaçon constituent des actes de concurrence déloyale, en ce qu’ils provoquent un trouble commercial pour les sociétés distributrices des produits. Pour les mêmes raisons que précédemment évoquées liées à la difficulté de chiffrer le préjudice, la somme forfaitaire globale de 20000 euros leur sera allouée à ce titre. Enfin, les défenderesses seront condamnées à réparer le préjudice résultant de l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial. Si les défenderesses relèvent que ne sont pas rapportés d’éléments justifiant d’un détournement de clientèle, les demanderesses ont justifié de leurs dépenses engagées au titre du marketing, efforts mis à mal par les perturbations de leurs dénomination sociale et nom commercial retenues à rencontre des sociétés du groupe Merck US. Aussi, et en tenant compte des circonstances particulières relevant du passé commun des deux groupes de sociétés, les sociétés défenderesses seront condamnées à ce titre au paiement de la somme de 10000 euros. Il sera fait enfin fait droit aux mesures d’interdiction, dans les termes précisés par le dispositif.

La nature de l’affaire ne justifiant pas qu’une publication judiciaire soit ordonnée, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur la demande reconventionnelle en déchéance

Les défenderesses soutiennent que les marques invoquées en demande encourent la déchéance pour certains produits, pour lesquels aucune preuve d’usage n’est rapportée, ou pour lesquels aucun usage sérieux n’est justifié. Elles ajoutent que les marques en cause sont utilisées sous une forme modifiée, qui en altère le caractère distinctif. Les demanderesses avancent qu’il convient de rapporter la preuve d’un usage sérieux dans les cinq années, les pièces justificatives devant être appréciées de manière indépendante. Elles soulignent que l’usage de la marque sous une forme modifiée vaudra usage de la marque première, si la forme modifiée n’altère pas son caractère distinctif. Elles déduisent des pièces versées que l’usage des marques Merck est rapportée pour l’ensemble des produits.

SUR CE Conformément à l’article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. La demande de déchéance ayant été sollicitée dans les conclusions des défenderesses signifiées le 20 janvier 2014, il revient aux demanderesses de justifier de l’exploitation sérieuse de leurs marques dans la période de cinq années finissant trois mois avant la demande de déchéance. Aussi la période à considérer est du 20 octobre 2008 au 20 octobre 2013. Pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés au défendeur.

La pièce 10-3-1 des demanderesses établit que le produit ERGIX est un médicament sérieusement exploité pendant la période à considérer, au vu des pièces versées et notamment du guide conseil merck 2012, le signe Merck apparaissant sur le packaging du produit. Le médicament Luvanol est également régulièrement exploité en 2013 dans un packaging portant le signe Merck. Aussi, et sans qu’il soit besoin de citer les autres exploitations, il est démontré que le signe Merck est exploité sérieusement pour les médicaments.

L’amycor Onychoset est une pommade figurant sur les grilles de tarifs produits 2011 et 2012 de merck Serono, sur des grilles tarifs hôpital 2012 et pharmacie 2013, et plusieurs factures de 2010, 2012 et 2013 sont versées, révélant son exploitation sérieuse. Ce produit correspond donc à « objets de pansements pour hommes » (pièce 10.1.4). Le produit Apaisyl est un anti-poux figurant sur la grille de tarifs des produits Merck 2013, et plusieurs factures de 2010 et 2011 justifiant d’une exploitation sérieuse. Dès lors, les produits pour la destruction d’animaux sont couverts (pièce 10.1.5).

La pièce 10.6.1 montre que l’Amilab est un lait corporel ou un baume pour les lèvres contenant de l’huile de germe de maïs et de l’aloe vera. Il est vendu dans un contenant porteur du signe Merck, figure sur des factures de vente pour la période en cause et sur des grilles tarifaires. Le produit Luvanol inhalation contient de l’huile essentielle de Niaouli et de l’eucalyptus, il est vendu par Merck Médication familiale, et la pièce 10.6.1 établit qu’il est régulièrement vendu pendant la période considérée. Il est ainsi justifié d’une exploitation sérieuse des marques pour ces produits. Aussi, ces deux produits couvrent les drogues du règne végétal, ainsi que leurs composants (fleurs, feuilles, tronc, racines, liges, herbes). Le produit Gaosedal contient de la codéïne, soit un alcaloïde, il est vendu dans un packaging indiquant Merck médication familiale, et plusieurs factures de vente pour la période concernée sont produites (pièce 10.7.1) révélant son exploitation sérieuse. Ainsi, les alcadoïdes sont couverts. S’agissant des huiles éthérisées et grasses, le néo-clear est composé de hydrocarbures aliphatiques, dont les fiches de sécurité et de produits montrent qu’il est composé de corps gras. Pour autant, aucune facture n’est produite, pas plus que s’agissant du produit Neo- mount (pièce 10.8.1). La seule production de brochures d’offres, de fiches produites ou de catalogues sur lesquels ces produits sont cités ne saurait suffire une exploitation sérieuse, si elle n’est confirmée par aucun acte de vente. Ainsi, les demanderesses n’établissent pas que les marques sont exploitées sérieusement pour les huiles ethérisées et grasses. Les résines, gommes et gommes résine correspondent au produit Eshmuno, soit une résine proposée à la vente sous la marque MERCK, et il est justifié d’une exploitation sérieuse par plusieurs factures de vente en France pour la période considérée, de sorte que les résines, gommes et gommes résines sont couvertes (10.9.1). S’agissant de « toutes préparations à base de plantes », l’euvanol Inhalation contient de l’huile essentielle d’eucalyptus et de niaouli, il est vendu avec la marque Merck Médication familiale, et il est produit notamment plusieurs factures de vente de ce produit pendant la

période considérée (pièce 10.21.1), montrant une exploitation sérieuse. Le produit Asept Apaisyl vendu par Merck médication familiale correspond aux désinfectants, il est vendu à plusieurs reprises pour la période considérée et porte la marque Merck (pièce 10.22.1 ) de sorte qu’il est justifié de l’exploitation sérieuse de la marque pour les désinfectants.

Bion 3 adultes est composé de probiotiques, soit des micro- organismes vivants, assimilables à des « drogues du règne animal » ; il est vendu sous la marque Merck médication familiale, et plusieurs factures justifiant de son exploitation sérieuse pour la période considérée sont fournies (pièce 10.10.1)

Les produits Ronacare sont utilisés pour la cosmétologie, plusieurs factures de vente justifiant de son exploitation sérieuse sur la période sont versées, ils apparaissent sur des documentations Merck. Il couvre les produits chimiques pour la parfumerie, étant utilisé dans les cosmétiques. (Pièce 10.11.1). Pour autant, il n’est pas démontré qu’ils correspondent à la galvanoplastie, tout comme l’Amilab. La pièce 10.12.1 porte sur l’Iriodin, vendu par Merck Chimie, et plusieurs factures justifient de la vente effective de ce produit à la période en cause. Cependant, il n’est versé aucune pièce établissant qu’il rentre dans la catégorie des produits chimiques pour l’industrie du vernis et d’huiles pour l’industrie textile. 11 n’est donc pas justifié d’une exploitation sérieuse des marques pour cette catégorie de produits et services. Le produit Bion 3 adultes, bion3 senior, bion transit contiennent des levures ou ferments, et sont sérieusement exploités sous la marque MERCK pour la période considérée. Ils correspondent aux produits de « produits chimiques pour but de fermentation » (pièce 10.13.1). Le Timiron est un pigment régulièrement exploité sous la marque Merck (pièce 10.23) pendant la période considérée. Pour autant, les pièces produites ne justifient pas qu’il puisse couvrir les « produits chimiques pour buts de tannerie et de teinturerie ». Le terpine Gonnon est un sirop constituant un traitement d’appoint des troubles de la sécrétion bronchique. 11 contient de l’alcool, est vendu par Merck Médication familiale médicaments de façon régulière pendant la période considérée. Pour autant, le fait que ce produit contienne de l’alcool ne peut suffire, comme les produits Medibronc Adulte et Sirop Peter’s, pour correspondre à la catégorie « produits chimiques pour la fabrication de liqueur ».

La pièce 10.15.1 justifie de l’exploitation sérieuse par de la vente sous papier à en-tête Merck de la nicotine pour la synthèse, de la piperine

pour la synthèse, qui peuvent correspondre à des « produits chimiques pour buts scientifiques et synthétiques ». S’agissant des « préparation pour microscopie et pour but bactériologiques », les demanderesses font état de trois produits Neo- clear, neo-mount, ostemoll, mais ne produisent aucune facture de vente, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’exploitation sérieuse des marques pour cette catégorie (pièce 10.16.1).

Euvanol Inhalation, vendue par Merck médication familiale, étant composé d’huile d’eucalyptus et de niaouli, il correspond à « préparation physiologique chimiques du règne végétal ». Il est justifié de son exploitation sérieuse (pièce 10.17.1). Le produit Bion Restore est composé de probiotiques, soit des micro- organismes vivants, les pièces produites justifient qu’il est sérieusement exploité par Merck pour la période considérée, et correspond à « préparation physiologiques chimiques du règne animal » (pièce 10.18.1)

Il n’est pas contesté que l’Ostram (pièce 10.19.1) est composé de minéraux de calcium, il est vendu par Merck Serono et il est justifié de son exploitation sérieuse. Il correspond ainsi aux produits « minéraux, matière premières minérales et sels qui en sont fabriqués ». L’aquarine (pièce 10.24) exploité par Merck médication familiale, est un sérum physiologique, ou solution isotonique stérile de chlorure de sodium, sérieusement exploitée pendant la période considérée, et il couvre les « sérum médicinaux ».

Enfin, l’Asept Apaisil est un anti-bactérien destiné à nettoyer l’épiderme. Exploité sérieusement par Merck médication familiale et régulièrement vendu pendant la période en cause, il correspond aux poisons bactériques (pièce 10.25). Si les sociétés défenderesses font état du fait que devant la juridiction anglaise les sociétés MERCK auraient reconnu un défaut d’usage pour certains produits, la non-exploitation au Royaume-Uni ne saurait avoir d’incidence sur une exploitation en France. Si les deux marques visent « médicaments et objets de pansements pour hommes et animaux », la justification de l’exploitation des médicaments et pansement pour nommes ne sauraient couvrir ceux relatifs aux animaux. Faute de justifier d’une exploitation des marques pour les « médicaments et objets de pansements pour animaux », la déchéance sera prononcée pour ces produits. Il en sera de même pour les « ouate et mousseline de pansements », « produits pour la destruction des plantes », « musc, castoreum, huile de foie de morue », aucune exploitation sérieuse n’étant justifiée.

Le tribunal a relevé qu’il n’était pas justifié de l’usage sérieux des marques s’agissant de la « galvanoplastie », « huiles éthérisées et grasses » ou « huiles éthérées et grasse », « produits chimiques pour l’industrie du vernis et d’huiles pour l’industrie textile », « préparation pour microscopie et pour buts bactériologiques », « produits chimiques pour buts de tannerie et de teinturerie », « produits chimiques pour la fabrication de liqueur ».

Par ailleurs, les marques MERCK figurent parfois sur les emballages sous une forme stylisée, le signe merck étant alors assorti d’une ornementation. Si le signe Merck en apparaît modifié par rapport à la marque déposée, cette forme modifiée n’altère pas le caractère distinctif du signe, le seul rajout ornemental à l’élément dénominatif tendant simplement à adapter la marque au goût de la clientèle. Ce rajout n’est pas de nature à modifier la perception qu’a le public de la marque. Les défenderesses soulignent qu’il serait fait un autre usage des marques sous une forme modifiée, les produits étant vendus sous « merck serono » et « merck médication familiale », ce qui altérerait le caractère distinctif de la marque. S’agissant de merck Serono, les demandeurs soulignent que les produits vendus sous Merck Serono portent également le signe merck de façon indépendante. De plus, l’usage d’une marque englobe l’usage indépendant de cette marque mais aussi son usage en tant que composante d’une autre marque prise dans son ensemble ou en combinaison avec celle-ci« . En l’espèce, la marque Merck est partie de la marque Merck Serono, elle est placée en terme d’attaque et continue à être perçue comme une indication de l’origine du produit, le consommateur identifiant les produits portant le signe »Merck Serono"comme ayant pour origine Merck.

Il en sera de même pour le fait que certains produits sont vendus sous le signe « Merck médication familiale », qui constitue aussi une marque des demanderesses. Il sera de plus observé que l’indication « médication familiale » ne se trouve pas sur le même plan et est représentée dans une police plus petite que Merck. Par ailleurs, s’agissant d’une indication descriptive, elle peut être comprise comme désignant une gamme de produits Merck, dont elle n’altère pas le caractère distinctif. Par conséquent, l’usage sérieux des signes Merck Serono et merck médication familiale valent usage sérieux des marques Merck invoquées de MERCK KgaA. En conséquence, la déchéance de ces marques ne sera prononcée que pour les produits relevés précédemment.

La déchéance des marques prendra effet à la date de la 1 ère demande de déchéance, soit le 20 janvier 2014.

Sur les autres mesures

Il n’apparaît pas justifié d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Les défenderesses succombant au principal, elles seront condamnées au paiement des dépens.

L’équité commande de condamner les sociétés défenderesses, qui supporteront les dépens, au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°206 des défenderesses,

Dit qu’en utilisant des signes reproduisant les marques française n° 1537463 et internationale n°279186 sur leurs sites internet « MSD France » et « MSD Santé Animale », les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet ont commis des actes de contrefaçon,

Dit que ces actes constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Merck Médication Familiale, Merck Serono, Merck Santé, et Merck Chimie, Dit que les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet portent atteinte à la dénomination sociale des sociétés demanderesses et au nom commercial des sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication familiale,

Fait interdiction aux sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet de reproduire et d’utiliser particulier dans les pages de leurs sites Internet www.msd-france.com, www.msd- sante-animale.fr, les signes distinctifs des sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée deux mois après la signification de la décision, Dit que le tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes ordonnées, Condamne in solidum les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer à la société Merck KGaA la somme

globale de 40 000 € au titre de l’atteinte portée à ses marques française n° 1537463 et internationale n° 279186, Condamne in solidum les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer, aux sociétés Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale la somme globale de 20 000 € au titre du préjudice économique subi du fait de l’atteinte portée aux marques française n° 1537463 et internationale n° 279186, Condamne in solidum les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à payer, aux sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale la somme forfaitaire de 10 000 € au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à leur dénomination sociale et nom commercial. Constate la déchéance pour non-usage de la marque française MERCK No. 1 537 463 et de la partie française de l’enregistrement international MERCK No. 279 186 pour les produits suivants:« médicaments et objets de pansements pour animaux ». « ouate et mousseline de pansements », « produits pour la destruction des plantes », « musc, castoreum, huile de foie de morue », « galvanoplastie », « huiles éthérisées et grasses » ou « huiles étherces et grasse », « produits chimiques pour l’industrie du vernis et d’huiles pour l’industrie textile », « préparation pour microscopie et pour buts bactériologiques », « produits chimiques pour buts de tannerie et de teinturerie », « produits chimiques pour la fabrication de liqueur ».

Dit que cette déchéance prendra effet au 20 janvier 2014. Ordonne la transcription de cette déchéance par la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive, sur les registres de l’INPl

Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication judiciaire de la décision. Condamne conjointement et solidairement les sociétés MSD France. Laboratoires Merck Dohme-Chibret et Intervet à verser la somme globale de 30 000 € aux sociétés Merck KGaA, Merck SA, Merck Chimie, Merck Santé, Merck Serono et Merck Médication Familiale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne conjointement et solidairement les sociétés MSD France, Laboratoires Merck Dohme-Chibrct et Intcrvet aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud M, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.