COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 20 novembre 2018

Pôle 5 – Chambre 1

(n° 153/2018, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18198 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FC5 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 24 mai 2017(pourvoi n° X 15-21.286), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 27 mars 2015 (RG n°12/03021) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PARIS 3^e chambre – 2^e section – (RG n°10/01094)

DEMANDERESSE A LA SAISINE SA PROFESSIONAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE (P) Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 421 945 411, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] ZI LES RICHARDETS SUD 93160 NOISY LE GRAND Représentée par M^e Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de M^e Richard G de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2336

DÉFENDERESSE À LA SAISINE SA SUZA INTERNATIONAL FRANCE Immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro B 402 535 249, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Parc d’activités du Bel Air, […], CS 40591, FERRIÈRES-EN-BRIE, 77614 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 3 Représentée et assistée de M^e Richard W de la SELEURL W LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1672

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 09 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre M^me Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS La société Professionnal Computer Associés France, qui exerce sous le nom commercial de PCA France (ci-dessous, la société PCA France) indique avoir pour activité la vente en gros à l’import et l’export de matériels informatiques et électroniques.

Elle est titulaire d’un modèle de façade de lecteurs multimédia déposé le 24 avril 2006 auprès de l’INPI, enregistré sous le n°062128 et publié au BOPI sous le n°06/14 le 13 juillet 2006.

La société PCA France déclare avoir commencé à distribuer ce boîtier sous le nom MaxIn Power MEDIA PLAYER, dont la référence interne était BEMIPPM4UX.

La société Suza International France (ci-dessous, la société SUZA) exerce la même activité que la société PCA.

La société PCA France, ayant constaté la mise en vente par la société SUZA courant août 2007 d’un boîtier multimedia 'DELUX 3,5" MEDIA PLAYER’ sous la marque 'ADVANCE', référence BX NMP3036 qui reprendrait selon elle les caractéristiques de son propre modèle,

et après avoir fait procéder à des captures d’écran du site www.iloprix.com par constat d’huissier du 7 janvier 2009, a assigné la société SUZA par acte du 14 janvier 2010 en contrefaçon par imitation de modèle et concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a : • dit que les caractéristiques du modèle déposé le 24 avril 2006 auprès de l’INPI, enregistré sous le n° 06 2128 et publié au BOPI sous le n°06/14 le 13 juillet 2006, sont dépourvues de caractère propre, • prononcé la nullité du modèle enregistré sous le n° 06 2128 de la société PCA FRANCE, • dit que la décision devenue définitive sera transcrite à l’INPI par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription sur le Registre National des Dessins et Modèles,

•débouté la société PCA FRANCE de l’ensemble de ses demandes au titre des actes de contrefaçon, •débouté la société PCA FRANCE de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale ou parasitaire, • débouté la société SUZA de ses autres demandes reconventionnelles, • condamné la société PCA FRANCE à verser à la société SUZA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société PCA FRANCE aux entiers dépens.

La société PCA FRANCE a fait appel de ce jugement et, par arrêt du 27 mars 2015, la cour d’appel de Paris a :

•infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société PCA FRANCE de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme et,

statuant à nouveau;

•rejeté la demande de la société SUZA tendant à voir prononcer l’annulation de l’enregistrement du modèle déposé le 24 avril 2006 auprès de l’INPI par la société PCA FRANCE, n° 06 2128-002, publié au BOPI le 13 juillet 2006 ; •dit qu’en reprenant dans un produit référencé «Bx-nmp3036 Deluxe 3,5"'' les caractéristiques essentielles du modèle déposé n°06 2128, la société SUZA a commis des actes de contrefaçon au préjudice de son titulaire, la société PCA FRANCE ; •condamné la société SUZA à verser à la société PCA FRANCE la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon ; •fait injonction à la société SUZA, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et ceci huit jours après la signification de l’arrêt, de cesser la commercialisation du boîtier multimédia référencé «Bx- nmp3 036 Deluxe 3,5" Ata» ; •débouté la société SUZA de ses entières demandes ; •condamné la société SUZA à verser à la société PCA FRANCE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société SUZA a formé un pourvoi et, par arrêt du 24 mai 2017, la Cour de cassation a : • cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société SUZA pour contrefaçon du modèle déposé n° 06 2128-002 au paiement de dommages intérêts et lui fait injonction sous astreinte de cesser la commercialisation du boîtier multimédia référencé « Bx- nmp3036 Deluxe 3,5" Ata '', et en ce qu’il statue sur les dépens et

l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; • condamné la société PCA FRANCE aux dépens ; •Vu l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée à payer à la société SUZA la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; •dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de |'arrêt partiellement cassé.

La société PCA FRANCE a saisi la cour d’appel de Paris.

Par conclusions du 26 avril 218, elle demande à la cour de : • débouter la société SUZA de toutes ses demandes, fins et conclusions, • recevoir la société PCA FRANCE en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2012 et de l’y déclarer bien fondée, • infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté à tort la société PCA FRANCE de l’intégralité de ses demandes au titre des actes de contrefaçon et ainsi, n’a pas enjoint la Société SUZA à prouver l’arrêt de la commercialisation de son boîtier et à défaut, à lui faire interdiction sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir de commercialiser le boîtier BX- NMP3036 ATA,

ET STATUANT À NOUVEAU : • juger que le boîtier multimédia commercialisé par la société SUZA sous la référence BX-NMP3036 ATA constitue la contrefaçon par imitation du modèle déposé par la société PCA FRANCE auprès de l’INPI en date du 24 avril 2006 sous le numéro 06 21 28 ; • enjoindre à la société SUZA de prouver l’arrêt de la commercialisation du boîtier BX-NMP3036 ATA, et à défaut lui faire interdiction, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de commercialiser le boîtier BX-NMP3036 ATA ; • condamner la société SUZA à verser à la société PCA FRANCE la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon ; • condamner la société SUZA à payer à la société PCA FRANCE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la société SUZA aux entiers dépens et autoriser Maître Frédérique ETEVENARD, Avocat, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 22 janvier 2018, la société SUZA demande à la cour de :

À TITRE PRINCIPAL

•juger que les demandes de la société PCA FRANCE au titre de la contrefaçon de modèle enregistré sont irrecevables, en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;

En conséquence,

• confirmer le jugement du 20 janvier 2012 du tribunal de grande instance de Paris ;

À TITRE SUBSIDIAIRE • débouter la société PCA FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

•confirmer le jugement du 20 janvier 2012 du tribunal de grande instance de Paris ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE • condamner la société PCA FRANCE à verser à la société SUZA la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles de la présente instance ; • condamner la société PCA FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2018.

MOTIVATION

Sur la contrefaçon La société PCA FRANCE relève que la validité de son modèle est acquise, puisque l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2015 l’a reconnue et que la Cour de cassation n’ayant pas accueilli les moyens de la société SUZA au titre de la nullité du modèle, il est devenu définitif sur ce point; elle en déduit que le débat se limite au caractère contrefaisant du boîtier de la société SUZA.

Elle conteste tout caractère tardif ou téméraire de son action, comme le fait que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2015 sur les constatations relatives à la concurrence déloyale rendrait la demande en contrefaçon irrecevable.

Elle rappelle néanmoins les critères de nouveauté et de caractère propre qui s’appliquent aux modèles, et la nécessité de justifier d’une antériorité ayant date certaine pour la rendre opposable à un modèle. Elle affirme qu’il n’y a pas d’antériorité de toutes pièces à son modèle, et que les modèles antérieurs ne donnent pas la même impression d’ensemble que le sien. Elle soutient aussi que les caractéristiques de son modèle ne sont pas imposées par leur fonction technique.

Elle avance, concernant la contrefaçon de son modèle, que le boîtier de la société SUZA reproduit les caractéristiques essentielles de son modèle, les différences entre eux n’empêchant pas qu’ils donnent la même impression visuelle d’ensemble. Elle détaille les nombreux points identiques aux deux boîtiers, et avance que la société SUZA reconnaît elle-même qu’ils créent la même impression d’ensemble. Elle ajoute que l’écran LCD du boîtier de la société SUZA est inutile, et n’est là que pour permettre à la société SUZA de contester la contrefaçon.

La société SUZA reconnaît que la demande de nullité du modèle est définitivement rejetée, comme les demandes de la société PCA France sur la concurrence déloyale et parasitaire ; elle en déduit qu’il a été définitivement jugé que les modèles en cause produisent sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble différente, de sorte que l’action en contrefaçon du modèle réintroduite par la société PCA serait irrecevable.

Elle dénonce la tardiveté de l’assignation, délivrée plus d’un an après qu’elle ait cessé de vendre son boîtier et alors que la société PCA ne proposait plus le sien en octobre 2007, de sorte qu’elle a toléré la commercialisation du modèle argué de contrefaçon pendant deux ans et demi.

Elle considère l’action de la société PCA France comme téméraire, étant engagée sans saisie-contrefaçon, sans achat de produit, sur la seule base de la reproduction d’une capture d’écran.

Elle soutient que la demande en contrefaçon est irrecevable car fondée sur les mêmes faits que celle en concurrence déloyale écartée par l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2015 qui a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public, arrêt désormais définitif.

Subsidiairement, elle conteste le caractère propre de la combinaison des éléments du modèle revendiquée par la société PCA, au regard notamment des modèles antérieurs existants, allègue que les caractéristiques du modèle PCA sont dans le domaine public, que ses caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit, et sont des plus banales. Elle soutient que les modèles présentent une impression d’ensemble distincte, et qu’il ne faut dans cette appréciation ni tenir compte des caractéristiques non

protégeables, ni des ressemblances induites par la fonction. Elle rappelle que l’appréciation se fait au regard de l’observateur averti.

Sur ce

Le grief de concurrence déloyale n’a été retenu ni par le jugement du 20 janvier 2012, en l’absence de risque de confusion, ni par l’arrêt du 27 mars 2015, lequel n’a pas été contesté sur ce point devant la Cour de cassation, de sorte qu’il est devenu définitif.

La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle est prévue par l’article L513-5 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel cette protection s’étend 'à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.

Le critère d’appréciation retenu par cet article -soit l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti – n’étant pas strictement identique à celui retenu pour la concurrence déloyale -soit le risque de confusion-, l’autorité de la chose jugée liée à la décision rendue au titre de la concurrence déloyale ne rend pas irrecevable la demande présentée au titre de la contrefaçon.

L’article L521-1 du code de la propriété intellectuelle précise en son alinéa 1^er que

' toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur'.

En l’espèce, la société PCA France soutient que le boîtier commercialisé par la société SUZA constitue une contrefaçon du sien, en relevant dans ses conclusions que : • 'les deux boîtiers sont de forme identique à savoir rectangulaire et dotés de coins arrondis ; • ils reposent tous deux verticalement sur un socle en forme de demi- cercle dont l’apparence est tout à fait caractéristique ; • la façade des deux boîtiers est dotée d’un «pad directionnel » sous forme ovale constitué de cinq touches ; les fonctions des 5 touches sont identiques ; le « pad » reprend la forme du logo MAXINPOWER (il a expressément été conçu de la sorte : cf infra). L’emplacement de ce «pad» se trouve en bas de la façade du boîtier. L’écart entre les deux extrémités des touches du «pad», est, sur le plan horizontal de 25 mm, et sur le plan vertical de 20 mM. La pièce 8 montre que c’est la même distance qui est retenue dans le « pad » du boîtier de la société SUZA INTERNATIONAL FRANCE. • la télécommande du lecteur vendu par la société SUZA est revêtue de la mention « MEDIA PLAYER » que l’on retrouve également sur le côté du modèle déposé par la société PCA ;

• les deux appareils ont des proportions identiques ;

Pour la société SUZA : Pour la société PCA FRANCE Hauteur : 113 mm Hauteur : 113 m Épaisseur : 44 mm Épaisseur : 43 mm Profondeur : 280 mm Profondeur : 260 mm

• ils sont tous deux de couleur noire ; • ils sont tous deux composés du même matériau plastique; • ils ont tous les deux un ventilateur à l’intérieur d’un diamètre de 75 mm (identifié par les professionnel comme étant de 75 mm,), à un emplacement et d’une forme identiques (cf pièces 9 et 10). • ils sont tous deux conçus pour recevoir non pas n’importe quel disque dur de format 3" 1/2, mais un disque dur de format IDE(ATA) '.

Cependant, plusieurs boîtiers multimédias présentaient, avant le dépôt du modèle de la société PCA France, une forme rectangulaire de couleur noire aux coins arrondis et étaient conçus pour être disposés verticalement ; de même le recours à un socle en demi- cercle afin de servir de berceau au boîtier était connu avant le dépôt du modèle de la société PCA France, tout comme la présence d’un pad directionnel sous forme ovale composé de cinq touches placé en bas de la face frontale du boîtier.

Les caractéristiques ainsi invoquées peuvent être rattachées à une communauté de style des boîtiers multimédia, et leur agencement comme leur présentation peuvent s’expliquer par les modalités d’utilisation comme par les fonctions de ces appareils.

Ces caractéristiques, dont la reprise par le boîtier de la société SUZA révéleraient la contrefaçon, étaient ainsi connues de l’utilisateur averti, qui est un adepte des jeux vidéo ou un utilisateur de tels boîtiers multimédias, de sorte qu’il connaît l’apparence commune de tels boîtiers.

Par ailleurs, il n’est pas davantage contestable que le recours à la matière plastique pour réaliser des boîtiers multimédias est connu, outre le fait que la matière dans laquelle est réalisé le boîtier ne peut être protégée au regard du titre invoqué.

Il sera aussi relevé que la présence ou non d’un ventilateur à l’intérieur du boîtier de la société SUZA, dont le diamètre, l’emplacement et la forme seraient identiques à celui de la société PCA France, comme le fait que les deux boîtiers soient conçus pour recevoir le même type de disque dur, est indifférent, comme n’entrant pas en compte dans l’appréhension par l’utilisateur averti de l’impression visuelle d’ensemble donnée par les deux boîtiers.

Le boîtier de la société SUZA présente, sur sa face frontale, un écran 'LCL blue light', et la société PCA France ne conteste pas dans ses conclusions écrites que le modèle qu’elle a invoqué, comme son boîtier, en est dépourvu.

La présence sur la façade du boîtier multimédia de cet écran, destiné à l’affichage des fonctions utilisées et des paramètres d’utilisation, sera relevée immédiatement par l’observateur averti, et lui donne une impression d’ensemble le distinguant du modèle sur lequel la société PCA France fonde sa demande.

La société PCA France ne peut utilement invoquer l’inutilité de l’écran du boîtier de la société SUZA pour en contester l’importance, alors qu’il s’agit d’un élément modifiant considérablement l’impression visuelle d’ensemble donné par ce boîtier.

De même, se trouvent sur la partie haute de la façade du boîtier un bouton positionné à gauche, alors que deux boutons se trouvent en partie haute de cette façade, l’un positionné à gauche et l’autre à droite.

Le modèle de la société PCA France présente en dessous trois diodes dont est dépourvu le boîtier commercialisé par la société SUZA.

En partie basse de cette façade, le pad directionnel à cinq boutons est excentré sur la droite sur le modèle de la société PCA France, alors qu’il est placé en position centrale sur le boîtier de la société SUZA.

Au-dessus de ce pad se trouvent trois boutons centrés à droite sur le modèle invoqué, alors que le boîtier de la société SUZA ne présente à cet emplacement que deux boutons, l’un à droite et l’autre à gauche.

Si la société PCA France estime qu’il ne s’agit que de détails insusceptibles d’écarter la contrefaçon, laquelle s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, ils contribuent également à l’apparence donnée par ces deux boîtiers et à l’agencement des éléments constituant leurs façades respectives, et ont pour effet que le boîtier commercialisé par la société SUZA produit sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle du modèle invoqué par la société PCA France.

Il sera enfin relevé que la reprise sur la télécommande du boîtier de la société SUZA de la mention média player, qui est également inscrite sur la face latérale du modèle de la société PCA France, n’est pas de nature à donner aux deux boîtiers la même impression visuelle d’ensemble, au vu des emplacements différents sur lesquels elles se trouvent, ce d’autant qu’une telle expression paraît commune pour des boîtiers multimédias.

Au vu de ce qui précède, il est établi qu’il existe entre le modèle dont la société PCA France est titulaire et le boîtier commercialisé par la société SUZA des différences telles que, malgré le fait que ce boîtier partage certaines caractéristiques avec le modèle déposé, il produit sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle du modèle dont la société PCA France fait état.

Par conséquent, la société SUZA sera déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon de modèle, et il convient de confirmer le jugement de ce chef, pour ces motifs.

Sur les autres demandes

La condamnation de la société PCA France au paiement des dépens et des frais irrépétibles prononcée par le jugement du 20 janvier 2012 sera confirmée.

La société PCA France succombant au principal, elle sera également condamnée au paiement des dépens d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au versement à la société SUZA d’une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de la cassation, Confirme, pour les motifs ci-dessus exposés, le jugement du 20 janvier 2012 en ce qu’il a débouté la société PCA France de sa demande en contrefaçon,

Le confirme également en ce qu’il a condamné la société PCA France au paiement des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne la société PCA France à verser à la société SUZA la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles de la présente instance,

Condamne la société PCA FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.