COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 septembre 2018

Pôle 5 – Chambre 1

(n°122/2018, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04300 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16552

APPELANTES SAS NEO MEDICAL Société par action simplifiée à associé unique Immatriculée au registre du commerce et des sociétés D’ANNECY sous le numéro 823 474 408 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Allée de la Mandallaz duo cite A Pae de la Bouvarde 74330 EPAGNY METZ TESSY Représentée par M^e François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de M^e Marina C SIMMONS & SIMMONS, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

SA NEO MEDICAL Société de droit suisse, immatriculée au registre du commerce du canton de Vaud sous le numéro CHE-250-.667.822 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 10960 VILETTE-LAVAUX SUISSE Représentée par M^e François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de M^e Marina C SIMMONS & SIMMONS, avocat au barreau de PARIS, toque : J097

INTIMÉE SA SAFE ORTHOPAEDICS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 520 722 646 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Allée Rosa Luxembourg Parc des Bellevues Bâtiment Californie 95610 ERAGNY SUR OISE

Représentée par M^e Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Assistée de M^e E DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0341

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre M^me Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET: •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La société SAFE ORTHOPAEDICS est une société française, qui se présente comme spécialisée dans l’amélioration de l’efficacité des procédures chirurgicales et le développement de techniques plus bénéfiques pour le patient.

Elle est titulaire d’un brevet français FR 2 990 840 (le brevet FR 840) déposé sous le numéro 12/54896, le 28 mai 2012, dont la délivrance a été publiée le 20 janvier 2017 et ayant pour titre 'Système d’instrumentation pour la réalisation d’une intervention chirurgicale sur des vertèbres comprenant des moyens de blocage temporaire [

La société NEO MEDICAL SA est une société de droit suisse spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux pour la réalisation d’interventions chirurgicales, en particulier sur des vertèbres.

La société NEO MEDICAL SAS, filiale de la société de droit suisse NEO MEDICAL SA, est une société de droit français, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy. Elle est chargée de

la commercialisation, de la distribution, de la diffusion et de la promotion

en France des produits fabriqués par la société NEO MEDICAL SA.

La société SAFE ORTHOPAEDICS reproche aux sociétés NEO MEDICAL une contrefaçon de son brevet FR 840, et plus particulièrement de ses revendications 1 et 12, par la commercialisation en France de kits relatifs à des implants et à l’instrumentation pour la réalisation d’interventions chirurgicales sur des vertèbres.

Elle a obtenu l’autorisation, par deux ordonnances rendues par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris le 20 octobre 2017, de faire procéder à une saisie contrefaçon chez M^me Carole S, country manager’ en équipements médicaux, […] à Saint Jorioz (74), ainsi qu’à la clinique Sainte Marie, […] (95).

Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 17 novembre 2017.

Par acte du 6 décembre 2017, les sociétés NEO MEDICAL ont fait assigner la société SAFE ORTHOPAEDICS en référé rétractation des ordonnances ayant autorisé la saisie contrefaçon.

Par acte du 14 décembre 2017, la société SAFE ORTHOPAEDICS a fait assigner la société NEO MEDICAL SAS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet, concurrence déloyale et parasitisme.

Par ordonnance du 15 février 2018, le juge du tribunal de grande instance de Paris a :

•débouté les sociétés NEO MEDICAL de leurs demandes en rétractation totale et en modification des ordonnances sur requête rendues le 20 octobre 2017, •condamné in solidum les sociétés NEO MEDICAL aux dépens, ainsi qu’au paiement à la société SAFE ORTHOPAEDICS de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 26 février 2018, les sociétés NEO MEDICAL ont interjeté appel de cette ordonnance.

Dans leurs conclusions transmises le 6 avril 2018, les sociétés NEO MEDICAL demandent à la cour :

•d’infirmer l’ordonnance du 15 février 2018 : •en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes en rétractation totale ou partielle des ordonnances sur requête rendues le 20 octobre 2017,

de leurs demandes en restitution des éléments saisis et interdiction de leur usage dans toute procédure française ou étrangère et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, •et en ce qu’elle les a condamnées sur ce même fondement,

statuant à nouveau,

à titre principal : •de juger que les deux requêtes à fin de saisie-contrefaçon enregistrées le 19 octobre 2017 sous les numéros 17/3430 et 17/3431 ont été présentées de manière déloyale par la société SAFE ORTHOPAEDICS, en occultant des informations essentielles à l’appréciation du juge des requêtes, •de rétracter dans leur intégralité les deux ordonnances de saisie- contrefaçon rendues le 20 octobre 2017, • d’ordonner à la société SAFE ORTHOPAEDICS : • la restitution sans délai de l’ensemble des produits et documents saisis à l’occasion des saisies-contrefaçon diligentées sur la base des ordonnances rétractées, • la destruction immédiate des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 17 novembre 2017 et de l’ensemble des copies des éléments saisis, à ses frais, la société SAFE ORTHOPAEDICS devant en justifier sans délai par constat d’huissier, • d’interdire à la société SAFE ORTHOPAEDICS, dès le jour de la signification de l’arrêt à intervenir, d’utiliser dans toute procédure française ou étrangère les documents et produits appréhendés lors des saisies-contrefaçon diligentées sur la base des ordonnances rétractées, de même que les procès-verbaux ou toute copie qui aurait pu en être faite, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, • de se réserver la liquidation des astreintes,

à titre subsidiaire :

•de juger qu’il convient de préserver la confidentialité des produits et documents saisis à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 17 novembre 2017, •de modifier les deux ordonnances rendues le 20 octobre 2017 sur requêtes, • d’ordonner à la société SAFE ORTHOPAEDICS la remise sans délai de l’ensemble des produits et documents saisis à l’occasion des saisies-contrefaçon diligentées sur la base des ordonnances rétractées aux huissiers ayant diligenté les saisies-contrefaçon, • d’ordonner leur mise sous séquestre entre les mains des huissiers de justice ayant diligenté les opérations de saisie-contrefaçon, dans l’attente d’une décision judiciaire ultérieure ordonnant ou non leur communication, partielle ou contrôlée, à la société SAFE ORTHOPAEDICS,

• d’ordonner à M^e A ayant réalisé les opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de M^me S et placé sous scellés les factures et bons de commandes saisis, de conserver par devers lui ces documents, dans l’attente d’une décision judiciaire ultérieure ordonnant ou non leur communication, partielle ou contrôlée, à la société SAFE ORTHOPAEDICS, • d’interdire à la société SAFE ORTHOPAEDICS, dès le jour de la signification de l’arrêt à intervenir, d’utiliser dans toute procédure française ou étrangère les documents et produits appréhendés lors des saisies-contrefaçon diligentées sur la base des ordonnances rétractées, de même que les procès-verbaux ou toute copie qui aurait pu en être faite, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, • de se réserver la liquidation des astreintes,

en tout état de cause :

•de condamner la société SAFE ORTHOPAEDICS à verser à chacune des sociétés NEO MEDICAL la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions transmises le 2 mai 2018, la société SAFE ORTHOPAEDICS demande à la cour : • de confirmer l’ordonnance de référé rétractation rendue le15 février 2018 • de déclarer les sociétés NEO MEDICAL mal fondées en leur appel, de les débouter de toutes leurs demandes, • de maintenir en l’état les deux ordonnances sur requête du 20 octobre 2017 en toutes leurs dispositions, • de condamner in solidum les sociétés NEO MEDICAL à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2018.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la demande principale des sociétés NEO MEDICAL de rétractation des deux ordonnances sur requête rendues le 20 octobre 2017

Considérant que les sociétés NEO MEDICAL soutiennent que la société SAFE ORTHOPAEDICS a manqué à l’obligation de loyauté renforcée qui doit présider aux procédures sur requête aux fins de

saisie-contrefaçon en se livrant à une présentation trompeuse des faits au soutien de ses requêtes ; qu’elle fait ainsi valoir que la société SAFE ORTHOPAEDICS a invoqué devant le juge les revendications 1 et 12 de son brevet FR 840 sans mentionner l’existence d’un brevet européen EP 674, pourtant déposé sous priorité du brevet FR 840, et les détails de la procédure de délivrance de ce brevet européen au cours de laquelle, du fait des objections émises par la division d’examen de l’OEB quant au défaut de nouveauté et de clarté des revendications initiales 1et 12, elle a dû procéder à une limitation conséquente de l’étendue de ces revendications ; qu’elle indique que la société SAFE ORTHOPAEDICS a également caché le fait qu’elle avait procédé à la suppression et à la modification de revendications d’un brevet américain US 678 correspondant aux revendications 12 et 1 du brevet FR 840 à la suite d’une objection de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) quant à l’absence d’unité de l’invention ; que la société appelante ajoute que le juge des requêtes a reconnu que les éléments omis par la société SAFE ORTHOPAEDICS lui auraient permis d’avoir une 'plus parfaite et satisfaisante connaissance du contexte’ mais n’a pas tiré le conséquences de ce constat et n’a pas saisi la manipulation dont il avait été l’objet ;

Que la société SAFE ORTHOPAEDICS répond que du fait de l’indépendance totale du brevet français et des brevets européen et américain, elle n’a commis aucun acte déloyal et a fourni au juge des requêtes tous les éléments nécessaires à l’appréciation des mesures sollicitées sur le fondement exclusif du brevet français ;

Considérant que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête ;

Que les sociétés NEO MEDICAL rappellent à juste raison que selon une jurisprudence constante, le requérant, dans une procédure sur requête, a un devoir de loyauté encore plus impératif que dans une procédure contradictoire et doit présenter au juge tous les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation portée par le juge sur les mesures sollicitées ;

Considérant que selon l’article R. 615-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon en matière de brevet est rendue sur la représentation du brevet ; qu’au soutien de sa requête, le demandeur doit donc identifier le brevet qu’il invoque, établir que ce brevet est en vigueur en justifiant du paiement des annuités et justifier de sa qualité de propriétaire ou de licencié ;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la société SAFE ORTHOPAEDICS a satisfait à ces exigences en produisant devant le juge des requêtes, comme l’indiquent la liste des pièces jointes aux

requêtes critiquées, notamment, un extrait Kbis, un extrait de son site internet, le fascicule du brevet FR 840 avec en annexe le rapport de recherche indiquant que le demandeur avait modifié les revendications à la suite des observations du rapport de recherche préliminaire, ainsi que les justificatifs du paiement des annuités du brevet montrant que celui-ci était en vigueur ; que la société requérante a en outre fourni au juge des éléments (notamment les brochure explicative et notice relatives au système de vis pédiculaire NEO) de nature à constituer un commencement de preuve de la contrefaçon alléguée ; que la société SAFE ORTHOPAEDICS a ainsi satisfait aux conditions édictées par les dispositions précitées ;

Considérant que le juge saisi d’une requête aux fins de saisie- contrefaçon dans une affaire de brevet n’est pas juge de la validité du brevet, ce qui relève de la compétence du juge du fond ;

Qu’il est constant que la société SAFE ORTHOPAEDICS est également titulaire d’un brevet européen EP 674 et d’un brevet américain US 778, tous deux issus d’une demande internationale PCT/ FR2013/051183, déposée le 28 mai 2013, sous priorité du brevet FR 840 invoqué au soutien des deux requêtes contestées, que les revendications de la demande de brevet PCT/FR2013/051183, dont sont issus le brevet EP 674 et le brevet US778, étaient identiques aux revendications du brevet FR 840 et que, dans le cadre de la procédure de délivrance de ces brevets européen et américain, la société SAFE ORTHOPAEDICS a été amenée à apporter des modifications – sur la portée desquelles les parties s’opposent sans que la cour ait à se prononcer sur cette question, n’étant pas, à ce stade, juge de la validité du brevet FR 840 – aux revendications 1 et 12 des demandes de brevets qui ont été délivrés les 6 juin 2017 (pour le brevet américain) et 15 novembre 2017 (pour le brevet européen, l’OEB ayant fait connaître dès le 7 juin 2017 son intention de délivrer ledit brevet) ;

Que, comme le juge du tribunal de grande instance de Paris l’a retenu dans l’ordonnance déférée, le brevet français FR 840 est autonome par rapport au brevet européen EP 674 puisque la société SAFE ORTHOPAEDICS a choisi, au début du mois de juillet 2017, de ne pas désigner la France pour ce brevet européen afin, explique-t-elle, d’éviter un sursis à statuer dans la procédure en contrefaçon qu’elle projetait d’initier en France relativement au brevet français, jusqu’à la délivrance du brevet européen ou la fin de la période d’opposition ; que la société SAFE ORTHOPAEDICS est fondée à soutenir que le brevet européen EP 674 ne conférant aucun droit à la société SAFE ORTHOPAEDICS sur le territoire français, il ne pouvait servir de fondement aux requêtes en cause ;

Que le motif de la société SAFE ORTHOPAEDICS pour expliquer sa décision de ne pas désigner la France pour son brevet européen étant ainsi exposé et n’apparaissant pas illégitime, la manœuvre déloyale

alléguée par les sociétés appelantes, qui aurait consisté pour la société SAFE ORTHOPAEDICS à créer artificiellement une fausse indépendance entre le brevet FR 840 et le brevet EP 674 afin d’éviter d’avoir à porter à la connaissance du juge des requêtes tous les éléments essentiels à sa bonne connaissance de l’affaire, n’est pas caractérisée ;

Que dans ces conditions le premier juge a estimé à juste raison que la mention de la procédure de délivrance du brevet EP 674, si elle aurait permis au juge des requêtes d’avoir une plus complète connaissance du contexte des requêtes qui lui étaient présentées, n’aurait pas été de nature à modifier sa décision ;

Que de même, le brevet américain, qui ne produit aucun effet juridique sur le territoire français, ne pouvait servir de fondement aux requêtes en cause et les conditions de sa délivrance n’auraient pas été de nature à modifier la décision du juge des requêtes, le défaut de mention de la procédure de délivrance de ce brevet devant le juge des requêtes ne pouvant donc être qualifié de manœuvre déloyale ;

Que l’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à la rétractation totale des ordonnances rendues le 20 octobre 2017 et les demandes subséquentes ;

Sur la demande subsidiaire des sociétés NEO MEDICAL tendant à la modification des termes des ordonnances rendues le 20 octobre 2017

Considérant que les sociétés NEO MEDICAL soutiennent qu’à défaut d’être totalement rétractées, les deux ordonnances, en raison des conditions déloyales dans lesquelles elles ont été obtenues, doivent être modifiées afin d’assurer la confidentialité des produits et documents saisis ; qu’elles précisent que les huissiers ont saisi i) de nombreux éléments techniques ayant trait à leur savoir-faire confidentiel (notamment un document intitulé 'Neo Quick Reference Guide', un document détaillant la technique chirurgicale et une fiche technique complète des kits incriminés et du système de vis pédiculaires) dont l’accès n’était nullement justifié par la recherche de la preuve de la contrefaçon du brevet FR 840, ii) un état des stocks et une liste des produits utilisés par les praticiens depuis décembre 2016, comportant tous deux des informations sur la politique d’approvisionnement et couverts par le secret des affaires, et iii) des kits destinés à des opérations planifiées contenant, par nature, des éléments de nature confidentielle ;

Que la société SAFE ORTHOPAEDICS oppose que les sociétés appelantes ne démontrent pas en quoi la saisie des produits et documents invoqués porterait atteinte au secret des affaires, que la saisie de ces éléments, nécessaire pour établir la contrefaçon, était autorisée et entrait dans la mission de l’huissier ;

Considérant, de première part, que comme il a été vu, la déloyauté de la société SAFE ORTHOPAEDICS ne se trouve pas démontrée ;

Que de deuxième part, le saisissant doit avoir accès à tous documents susceptibles d’établir la contrefaçon même s’ils présentent un caractère confidentiel et que, comme le premier juge l’a relevé, il peut être porté une atteinte proportionnée au secret des affaires s’il est justifié d’un intérêt légitime ;

Qu’en l’espèce, les documents saisis chez M^me Carole S, issus d’une base documentaire figurant sur un site internet, consistent en un document intitulé Neo Quick Référence Guide’ illustrant le fonctionnement des kits implants et instruments litigieux, un document détaillant la technique chirurgicale utilisant ces deux types de kits et une fiche technique décrivant les kits litigieux et la manière de s’en servir, des bons de commande et des factures ayant, par ailleurs, avec l’accord du saisi, été mis sous scellés en raison de leur caractère confidentiel (noms de clients… ) ; que les sociétés NEO MEDICAL affirment mais sans le démontrer que les documents saisis, qui illustrent la structure et le fonctionnement des kits litigieux et l’usage qui en est fait par les praticiens, révèlent un savoir-faire ou un procédé de fabrication ; que pour les raisons qui ont été exposées supra, les sociétés appelantes arguent vainement que le brevet FR 840 étant un brevet de produit, les ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon auraient dû être exclusivement limitées aux seules caractéristiques du produit breveté, telles que définies par les revendications limitées du brevet EP 674, et non par celles du brevet français aux revendications trompeuses ;

Que la saisie opérée au sein de la clinique Sainte Marie à Osny a porté notamment sur l’état du stock, la liste des produits utilisés par des praticiens sur des patients et des kits ; que l’état du stock et la liste des produits utilisés sont de nature à permettre de déterminer l’étendue de l’éventuelle contrefaçon ; que les sociétés NEO MEDICAL ne démontrent pas en quoi les kits, dont la saisie est justifiée dès lors qu’il s’agit de kits argués de contrefaçon, contiendraient des éléments confidentiels ; que, comme le souligne la société SAFE ORTHOPAEDICS, les noms des patients implantés ont été retirés sur le document correspondant et la société intimée affirme, sans être contredite, que l’huissier a fait preuve de mesure en s’abstenant de saisir l’ensemble des kits qu’il aurait pu saisir en exécution de l’ordonnance d’autorisation afin de ne pas perturber le fonctionnement de la clinique ;

Que les saisies effectuées apparaissent ainsi proportionnées à la nécessaire protection de la confidentialité ;

Que de troisième part, le premier juge a relevé à juste raison que les saisies effectuées entraient strictement dans le cadre de la mission

des huissiers de justice, telle que définie dans les ordonnances critiquées, ce qui n’est pas contesté par les sociétés appelantes ;

Que l’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à la modification des ordonnances rendues le 20 octobre 2017 et les demandes subséquentes ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Que les sociétés NEO MEDICAL seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que la somme qui doit être mise à la charge des sociétés NEO MEDICAL in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SAFE ORTHOPAEDICS peut être équitablement fixée à 5 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette les demandes des sociétés NEO MEDICAL SA et NEO MEDICAL SAS tendant à la rétractation totale ou à la modification des ordonnances rendues sur requête en date du 20 octobre 2017,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel, Condamne in solidum les sociétés NEO MEDICAL SA et NEO MEDICAL SAS aux dépens et au paiement à la société SAFE ORTHOPAEDICS de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.