TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 24 mai 2018

3ème chambre 1 ère section N° RG : 18/02131

Assignation du 21 février 2018

DEMANDERESSE S.A.S. ACEP TRYLIVE […] 75017 PARIS représentée par Maître Nicolas GODEFROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0259

DÉFENDERESSE S.A. FITTINGBOX 644 voie de l’Occitane, Immeuble Arizona Bat A 31670 LABEGE représentée par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1489

DÉBATS Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, À l’audience du 22 mars 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mai 2018

ORDONNANCE Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société FITTINGBOX est spécialisée dans la création de solutions interactives pour les professionnels de l’optique-lunetterie.

Elle est titulaire d’un brevet français, déposé le 18 janvier 2010, sous le n°10 50305, publié le 22 juillet 2011 sous le n° FR 2 955 409 (ci- après le brevet FR 409), délivré le 3 juillet 2015, intitulé « Procédé d’intégration d’un objet virtuel dans des photographies ou vidéo en temps réel ». Ce brevet, qui porte sur un procédé d’essayage de lunettes virtuelles, en temps réel, à l’aide de la webcam de l’ordinateur utilisé pour l’essayage, est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités. La société FITTINGBOX explique qu’une demande internationale PCT portant sur le même procédé a été déposée le 18 janvier 2011 sous

priorité du brevet français, publiée sous le numéro WO 2011/086199. La phase européenne de la demande internationale PCT WO 2011/086199 a été engagée par une demande de brevet européen publiée sous le n° EP 2 526 510. Le brevet européen a été délivré le 24 janvier 2018 sous le n° EP 2 526 510. Il ne désigne pas la France, la société FITTINGBOX expliquant avoir fait le choix de retirer la désignation française de sa demande. La société ACEP TRYLIVE explique qu’elle est une filiale à 100 % de la société ACEP GROUP, société holding active depuis 2003, à la tête de la société ACEP France, exerçant depuis 1994 une activité de fabrication et la commercialisation de matériels dans le domaine de l’optique. Elle indique avoir été créée le 1er décembre 2015 pour les besoins du rachat de la société TOTAL IMMERSION, qui était un éditeur de logiciels systèmes spécialisés dans la réalité augmentée, lequel aurait développé dès 2006 une technologie de capture faciale et dès 2008 une solution d’essayage virtuel de lunettes. Par jugement du 30 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société TOTAL IMMERSION, convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 octobre 2015, et la cession de ses actifs à la société ACEP GROUP a été ordonnée par jugement du 13 novembre 2015. La société FITTINGBOX expose s’être aperçue que le procédé objet des revendications n°1 et 2 de son brevet FR 409 était reproduit dans un module d’essayage de lunettes dénommé Trylive conçu par la société TOTAL IMMERSION, et exploité aujourd’hui par la société ACEP TRYLIVE, à la suite de l’acquisition des actifs de TOTAL IMMERSION. Après avoir fait dresser les 22 décembre 2015 et 23 février 2016 des constats d’huissier sur le site www.trylive.com de la société ACEP TRYLIVE ainsi que sur d’autres sites de ventes en ligne de lunettes mettant en œuvre le module d’essayage de lunettes litigieux, la société FITTINGBOX a, par ordonnance du 3 mai 2016 rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social des sociétés ACEP GROUP, ACEP France et ACEP TRYLIVEL à Paris (ordonnance 16/1568). Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 11 mai 2016. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 9 juin 2016, la société FITTINGBOX a fait assigner la société ACEP TRYLIVE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet FR 409.

Par ordonnance du 30 mars 2017, le juge de la mise en état a rejeté les demandes d’expertise de tri relative aux pièces et fichiers saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon et d’expertise du code- source se rapportant aux logiciels mettant en œuvre le procédé

d’essayage argué de contrefaçon, en retenant qu’il convenait au préalable de statuer sur la validité du brevet opposé. Par jugement du 16 novembre 2017 le tribunal a débouté la société ACEP TRYLIVE de sa demande de nullité formée à l’encontre des revendications 1 et 2 du brevet FR 409 et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions des parties en incident sur la question de l’expertise et de la déconfidentialisation. La société ACEP TRYLIVE a relevé appel de cette décision et la procédure est actuellement pendante. Par acte d’huissier du 26 février 2018, la société ACEP TRYLIVE a assigné la société FITTINGBOX devant le président du tribunal de grande instance de Paris en sollicitant la rétractation de l’ordonnance 16/1568 du 3 mai 2016.

À l’audience, les parties reprenaient oralement les demandes et moyens développés dans leurs écritures régulièrement notifiées auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens respectifs conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La société ACEP TRYLIVE demande au président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile de :

- Rétracter l’ordonnance du 3 mai 2016 rendue sur requête ordonnant de faire procéder aux opérations de saisie-contrefaçon.

- Ordonner la restitution en original de l’intégralité des documents saisis par les huissiers et la destruction de toutes copies supplémentaires sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

- Dire et juger que le président du tribunal de grande instance se réserve le droit de liquider l’astreinte en la forme des référés.

- S’entendre la société FITTINGBOX condamnée à payer à la société ACEP la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique, la société FITTINGBOX demande au président du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile et L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, de :

- DIRE recevable la société FITTINGBOX en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
- REJETER les demandes, fins et conclusions de la société ACEP TRYLIVE, et notamment la demande de rétractation de l’ordonnance du 3 mai 2016 rendue par Madame Aurélie Jimenez agissant sur délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris,
- -DIRE que ladite ordonnance du 3 mai 2016 est bien fondée et n’a pas prononcé de mesures excessives ou disproportionnées par rapport à l’objectif de diligenter des mesures de saisie-contrefaçon

pour démontrer la matérialité et l’étendue de la contrefaçon du brevet FR 2 955 409 de la société FITTINGBOX,
- CONDAMNER la société ACEP TRYLIVE à verser à la société FITTINGBOX la somme de 50.000 € pour sanctionner le caractère dilatoire et abusif de sa demande de rétractation,
- CONDAMNER la société ACEP TRYLIVE à verser à la société FITTINGBOX la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ACEP TRYLIVE aux entiers dépens, dont distraction au profit de IPSIDE AVOCAT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les parties étant régulièrement représentées, l’ordonnance sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE L’ORDONNANCE 1°) Sur la rétractation Au soutien de ses prétentions, la société ACEP TRYLIVE expose que la société FITTINGBOX a omis une partie significative des faits dans sa requête en saisie-contrefaçon du 3 mai 2016 : en affirmant en premier lieu que sa technologie d’essayage virtuel de lunettes était révolutionnaire alors qu’à la date de dépôt de son brevet, pas moins de trois procédés d’essayé virtuels avaient été diffusés en ligne ; en omettant de préciser qu’elle avait une connaissance antérieure du procédé Trylive argué de contrefaçon car celui-ci avait été divulgué par la société TOTAL IMMERSION dès 2008 et commercialisé dès 2009 , que la société FITTINGBOX avait rencontré les dirigeants de TOTAL IMMERSION le 15 septembre 2009 pour évoquer leurs « activités respectives » et qu’elle avait eu connaissance des informations mises à disposition des candidats au rachat des actifs de cette société par son administrateur judiciaire comprenant trois dispositifs techniques du procédé Trylive. En omettant d’indiquer qu’elle avait été candidate malheureuse au rachat de la société TOTAL IMMERSION comprenant le procédé argué de contrefaçon.

Elle en déduit que le juge des requêtes ne pouvait apprécier la portée des constats d’huissier en date du 22 décembre 2015 et 23 février 2016, faute d’avoir été informé de l’existence de procédés d’essayé virtuel divulgués avant la demande de brevet et ajoute qu’il n’a pas pu s’interroger sur les raisons du volte-face de la société FITTINGBOX qui a d’abord tenté d’acquérir le procédé argué de contrefaçon. Rappelant qu’en matière de brevet de procédé, la seule identité de résultat ne peut suffire à caractériser la contrefaçon, elle soutient au

visa des articles L.615-5-1 que les procès-verbaux produits étaient dénués de valeur probante et qu’il appartenait à la société FITTINGBOX de fournir des efforts raisonnables pour déterminer si le procédé utilisé par ACEP TRYLIVE était contrefaisant, ce qu’elle n’a pas fait. Elle affirme à cet égard qu’à la date de la requête, la société FITTINGBOX disposait des informations suffisantes, notamment du document « Trylive Eye Wear Studio » pour constater que son brevet n’était pas contrefait par le procédé Trylive. Elle explique ainsi que l’étape 550 de la revendication 1 du brevet opposé « choix de la texture à employer pour l’objet virtuel (3), en fonction de l’angle de vite, et génération de la vue de l’objet virtuel dans la pose 3D (phi Ψ) / 2D (theta,s) considérée », qui consiste selon elle à « sélectionner dans la base de données d’images photographiques fixes préexistantes l’image de la paire de lunettes qui a été prise selon une orientation et un éclairage en adéquation avec I’orientation et l’éclairage de la tête de l’utilisateur pour créer la texture de la paire de lunettes virtuelle » n’est pas mise en œuvre dans le procédé Trylive qui ne fait pas appel à une base de données de multiples photographies fixes de lunettes. En réplique, la société FITTINGBOX affirme en premier lieu n’avoir rien dissimulé au juge des requêtes dans la présentation des faits à l’appui de sa requête en saisie-contrefaçon. Elle conteste notamment avoir omis de faire état de sa candidature au rachat des actifs de la société TOTAL IMMERSION puisque le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 novembre 2015, qui présentait les candidats au rachat, dont la société FITTINGBOX, était produit en pièce 7 à l’appui de la requête. Elle ajoute que les antériorités dont fait état la société ACEP TRYLIVE ont été jugées par le tribunal comme ne détruisant pas la nouveauté du brevet FR 409 et ne sauraient au demeurant constituer une cause de rétractation. Elle précise que le terme « révolutionnaire » était justifié puisque ce procédé comporte des caractéristiques et performances qui n’existaient pas sur le marché. Elle fait enfin valoir que les trois constats d’huissier portant sur le procédé d’essayage litigieux constituaient un commencement de preuve suffisant des faits de contrefaçon allégués. Elle souligne en tout état de cause que la déloyauté n’est pas un motif de rétractation. Elle ajoute qu’elle était bien fondée à solliciter une mesure de saisie- contrefaçon en sa qualité de titulaire du brevet FR 409 pour avoir accès aux éléments nécessaires à établir la matérialité de la contrefaçon et l’étendue de son préjudice. Elle précise qu’elle a pris l’initiative de faire placer les codes sources des logiciels mettant en œuvre le procédé litigieux sous scellés de sorte que les mesures ordonnées ne sont pas disproportionnées, la société ACEP TRYLIVE ne justifiant par ailleurs d’aucun grief. Soulignant que le débat sur la portée du brevet FR 409 et sur la matérialité de la contrefaçon relève du fond et non de la rétractation, elle affirme que l’absence de contrefaçon ne se déduit pas du document « trylive eyewear studio » et que la détermination de la mise en œuvre par le procédé Trylive des étapes figurant à la revendication 1 du brevet FR 409, notamment de l’étape 550, était précisément l’objet de la saisie-contrefaçon.

Sur ce Conformément à l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Et, en vertu des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, le juge ayant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Cette procédure est destinée à introduire une contestation contradictoire dans une procédure initialement ex parte et à permettre au juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon de se prononcer en considération des éléments nouveaux débattus devant lui. Ainsi, le juge de la rétractation n’est ni le juge des conditions de validité de son ordonnance ni celui des difficultés d’exécution de la saisie. Il n’est pas non plus a fortiori celui de la validité du titre sur le fondement duquel la saisie-contrefaçon est demandée, les arguments de la société ACEP TRYLIVE relatifs à l’absence de nouveauté du procédé breveté au regard de la divulgation antérieure du procédé argué de contrefaçon et/ou de l’existence de procédés similaires dans l’art antérieur ne méritant pas d’être examinés, d’autant que la demande de nullité du brevet FR 409 formée par la société ACEP TRYLIVE a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2017 actuellement frappé d’appel. Son contrôle porte en revanche sur les conditions de recevabilité de la requête, sur la nécessité d’écarter le principe de la contradiction et sur l’existence d’un commencement de preuve dont la nécessité découle des articles 43 ADPIC et 6 et 7 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 qui exigent du demandeur la présentation « des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations » mais également sur le respect des principes de loyauté et de proportionnalité prévus par les articles 41 ADPIC et 3 de la directive et de son considérant 22. Concernant plus particulièrement la loyauté de la procédure qui est ici en débat puisque la société ACEP TRYLIVE impute à la société FITTINGBOX des « mensonges et dissimulation » dans la présentation des faits, celle-ci est d’abord à destination du saisi qui doit être en mesure à la seule lecture des documents qui lui sont remis de comprendre les faits qui fondent la mesure probatoire exorbitante qu’il subit et de déterminer les droits qui lui sont opposés. La loyauté s’impose également à l’égard du juge qui doit être en mesure d’exercer pleinement son contrôle dans un cadre non contradictoire, le requérant étant ainsi tenu de porter à sa connaissance tous les faits et droits objectivement de nature à déterminer sa décision, qu’ils lui soient ou non favorables.

L’article L 615-5 du code de propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente. La requête en saisie-contrefaçon soutenue le 3 mai 2016 devant le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a été présentée par la société titulaire du brevet FR 409 de sorte qu’elle était recevable à former cette demande ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il ressort des requêtes en saisie-contrefaçon que le brevet a été décrit et le procédé objet de l’invention explicité. Contrairement à ce qu’allègue le saisi, le contexte d’acquisition par celui-ci du module d’essayage de lunettes litigieux a été complètement exposé dans la requête puisqu’il était expressément mentionné que ce module avait été conçu par la société TOTAL IMMERSION puis transféré à la société ACEP GROUP dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société TOTAL IMMERSION, qui a donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 novembre 2015 ayant ordonné la cession des actifs et activités de celle-ci au profit de la société ACEP GROUP. La circonstance selon laquelle la société FITTINGBOX s’était elle- même portée candidate au rachat des actifs de la société TOTAL IMMERSION n’était certes pas exposée en tant que telle dans la requête, mais résultait à tout le moins du jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui était produit aux débats en pièce 7 et mentionnait l’offre de la société FITTINGBOX. Au demeurant, la société ACEP TRYLIVE n’explicite pas en quoi cette circonstance aurait été de nature à modifier l’appréciation du juge des requêtes, un breveté étant parfaitement légitime à envisager le rachat d’un procédé susceptible de contrefaire ses droits afin de s’épargner une éventuelle action en contrefaçon. La société FITTINGBOX a donc dans sa requête elle-même et dans sa soutenance devant le juge relaté loyalement les faits et les relations entre les parties. De la même façon la société FITTINGBOX avait produit au juge des requêtes trois constats d’huissier dressés les 22 décembre 2015 et 23 février 2016 sur le site www.trylive.com de la société ACEP TRYLIVE ainsi que sur d’autres sites de ventes en ligne de lunettes, qui constituent des commencements de preuve suffisants de la contrefaçon alléguée puisqu’ils montraient la mise en œuvre du module d’essayage de lunettes virtuelles litigieux, lequel est, comme celui objet du brevet, un procédé fonctionnant en temps réel par l’intermédiaire d’une webcaM. À cet égard, les moyens de la société ACEP TRYLIVE relatifs à l’absence de matérialité de la contrefaçon et à la charge de la preuve en matière de contrefaçon d’un brevet de procédé relèvent d’une appréciation au fond des demandes de la société FITTINGBOX et non du contentieux de la rétractation. Ainsi, à

la supposer établie, la circonstance selon laquelle la société FITTINGBOX disposait déjà des « informations suffisantes pour constater que son brevet n’était pas contrefait par le procédé TRYLIVE », pourrait tout au plus justifier une demande au fond d’indemnisation du préjudice induit par une saisie-contrefaçon abusive mais ne saurait constituer en soi une cause de rétractation de l’ordonnance. Enfin, la société FITTINGBOX a limité ses demandes à la saisie description du dispositif mettant en œuvre le procédé argué de contrefaçon ainsi qu’à la saisie réelle des documents s’y rapportant. Afin de sauvegarder les droits du saisi, l’ordonnance a limité la recherche informatique d’éléments relatifs au procédé argué de contrefaçon à l’usage de mots-clés précis, tous en lien avec le brevet opposé et le procédé litigieux, et a prévu le placement sous scellés, conservés par l’huissier, des codes sources se rapportant aux logiciels mettant en œuvre le procédé argué de contrefaçon, à charge pour la société FITTINGBOX de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Ainsi, la société ACEP TRYLIVE ne démontre pas que la mesure ordonnée ait été disproportionnée. En conséquence, la demande de rétractation sera rejetée. 2°) Sur la demande au titre du caractère dilatoire de la demande de rétractation

Exposant que la demande de rétractation est tardive, dilatoire et « fondée sur un mensonge », la société FITTINTGBOX sollicite des dommages et intérêts à titre de « sanction » du comportement procédural de la société ACEP TRYLIVE, qui n’a pas répondu sur ce chef de demande. Sur ce En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

La procédure de référé-rétractation prévue aux articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile n’étant soumise à aucun délai spécifique, il ne peut être reproché à la société ACEP TRYLIVE la tardiveté de son action, quand bien même les moyens développés au soutien de sa demande relèvent en effet essentiellement d’un débat au fond. Au demeurant la société FITTINGBOX n’explicite ni ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme

au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée. 3°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la société ACEP TRYLIVE sera condamnée à payer à la société FITTINGBOX la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui ne peuvent être mises en œuvre que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance de saisie- contrefaçon 16/1568 du 3 mai 2016 rendue sur la requête de la société FITTINGBOX ;

Rejette la demande reconventionnelle de la société FITTINGBOX au titre de la procédure abusive ; Condamne la société ACEP TRYLIVE à payer à la société FITTINGBOX la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ACEP TRYLIVE à supporter les entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que l’ordonnance est exécutoire par provision