TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 juin 2018

3^e chambre 2^e section N°RG 16/18033

Assignation du 16 décembre 2016 INCIDENT

DEMANDERESSE Société FLEXTANK INTERNATIONAL LTD Unit […] Abbotsford, Victoria AUSTRALIE 3067 représentée par Maître Gérard-Gabriel LAMOUREUX de, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0645

DEFENDERESSE Société WINE & TOOLS, SARL […] 33000 BORDEAUX représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de l DE MARCELLUS & DISSER Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT François A, Premier Vice-Président adjoint assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 31 mai 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 juin 2018.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement statuant sur le fond,

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société de droit australien FLEXTANK INTERNATIONAL LIMITED (ci-après la société FLEXTANK), dont l’activité est la création et la commercialisation de produits pour le stockage, le transport et la maturation du vin, est titulaire du brevet européen n°1 996 488 B1 « intitulé ensemble contenant », (ci-dessous le brevet EP 488) déposé le 14 décembre 2006, revendiquant une priorité australienne du 16 décembre 2005 et délivré le 29 février 2012, portant sur un ensemble contenant pour la maturation du vin. Ayant constaté que la SARL WINE & TOOLS, qui propose des solutions technologiques pour améliorer les productions d’élaboration du vin et qui est le distributeur exclusif pour l’Europe de la société

américaine FLEXTANK INC., une de ses concurrentes, offrait notamment à la vente des produits, dénommés Flextant 300, reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications 1,2,3 et 13 du brevet précité, la société FLEXTANK, après des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 8 juin 2012 dans les locaux du Château PUY CASTERA à CISSAC MEDOC (33), a par acte du 3 juillet 2012, fait assigner la société WINE & TOOLS en contrefaçon. Par jugement en date du 22 novembre 2013, le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société FLEXTANK jusqu’à la décision de la chambre d’opposition de l’OEB relativement au brevet EP 488. Le 15 janvier 2015, la division d’opposition de l’OEB a annulé le brevet EP 488, sur le fondement des articles 83 et 100 (b) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) (insuffisance de description). Le 8 juillet 2016, la Chambre de Recours Technique de l’OEB a annulé la décision de la division d’opposition en date du 15 janvier 2015, considérant non fondé le motif d’opposition lié à l’insuffisance de description de l’invention objet du brevet EP 488. L’affaire a été renvoyée à la division d’opposition pour l’examen du bien-fondé du défaut d’activité inventive de l’invention objet du brevet EP 488.

Le 6 décembre 2016, la société FLEXTANK a demandé le rétablissement au rôle du tribunal de grande instance de cette affaire. Le 28 novembre 2017, à l’issue de la procédure orale, la division d’opposition a rejeté l’opposition de la société WINE & TOOLS, les motifs de la décision ayant été communiqués le 11 décembre 2017. Le 31 janvier 2018, la société WINE & TOOLS a fait appel de la décision de la division d’opposition de l’OEB. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2018, puis le 23 mai et en dernier lieu le 30 mai 2018, la société WINE & TOOLS, au visa des articles 99 et 100 de la Convention sur le Brevet Européen et des l’article 378 et suivants, 771 et suivants du Code de procédure civile :

- Débouter la société FLEXTANK INTERNATIONAL de sa demande de rejet des conclusions de la société WINE & TOOLS signifiées le 23 mai 2018;

- Constater que la procédure d’opposition à l’encontre du brevet EP 1 996 488 invoqué au présent litige par la demanderesse, est toujours pendante devant l’Office Européen des Brevets du fait du recours intenté par la société WINE & TOOLS à l’encontre de la décision de la

Division d’Opposition de l’Office Européen des Brevets du 11 décembre 2017 ;

- Ordonner, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’Office Européen des Brevets sur la procédure d’opposition à l’encontre du brevet EP 1 996 488 ;

- Débouter la société les demandes de condamnations formulées par la société FLEXTANK INTERNATIONAL LTD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver toute autre demande ainsi que les dépens. En réponse, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2018, la société FLEXTANK demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 15, 16, 377 et 378 du Code de procédure civile, de bien vouloir :

- Rejeter les écritures de la société WINE & TOOLS communiquées le 23 mai 2018 qui sollicitent un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’Office Européen des Brevets à l’encontre du brevet EP 1 996 488 ; En tout état de cause :

- Débouter la société WINE & TOOLS de sa demande de sursis à statuer ;

- Condamner la société WINE & TOOLS à payer la somme de 5 000 euros à la société FLEXTANK INTERNATIONAL LTD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- – Réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISON Sur la demande de rejet des écritures de la société WINE & TOOLS notifiées le 23 mai 2018 : La société FLEXTANK fait valoir que les conclusions adverses ont été communiquées plus de deux mois après ses conclusions aux premières conclusions d’incident de la société WINE & TOOLS, cette dernière ayant ajouté de nombreux nouveaux développements par rapport à ses conclusions de sursis à statuer notifiées au tribunal le 7 février 2018. Elle expose que ce faisant, la société WINE & TOOLS n’a pas fait connaître en temps utile ses moyens et éléments, l’empêchant de répondre aux nouvelles écritures adverses ; et ce, d’autant que la société FLEXTANK est une société australienne, de telle sorte qu’elle s’estime en conséquence bien fondée à demander le rejet des conclusions de la société WINE & TOOLS communiquées le 23 mai 2018, sur le fondement des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.

La société WINE & TOOLS conclut au rejet de cette demande aux motifs que de précédentes conclusions devant le tribunal contenant les moyens qu’elle entend soulever, au soutien de son incident, ont été signifiées le 7 février 2018 et que ces conclusions contenaient déjà toutes les demandes de la société WINE & TOOLS et que la société FLEXTANK ayant répondu à ces conclusions le 22 mars 2018, elle y a répondu le 23 mai 2018 par des conclusions devant le juge le mise en état, dorénavant compétent. La société WINE & TOOLS considère que la société FLEXTANK ne peut donc pas prétendre découvrir ses moyens qu’elle connait depuis le 7 février 2018 étant observé que les moyens tenant au défaut d’activité inventive développés dans les écritures de la société WINE AND TOOLS sont la reprise de moyens développés précédemment devant l’OEB et que les nouveaux éléments contenus dans les conclusions du 23 mai 2018 ne sont qu’une réponse aux conclusions de la société FLEXTANK INTERNATIONAL. Sur ce : Il est constant en l’espèce que la société WINE & TOOLS a déposé des premières conclusions d’incident adressées au tribunal le 7 février 2018 aux fins de sursis à statuer et a réitéré cet incident aux termes de conclusions notifiées le 23 mai 2018 adressées spécifiquement au juge de la mise en état, ces dernières conclusions apportant des éléments complémentaires sur l’office du juge de la mise en état et des éléments en réponse aux conclusions de la société FLEXTANK notifiées le 22 mars 2018. S’il est exact que l’audience de plaidoirie pour entendre les parties sur cet incident était fixée au 31 mai 2018, soit 8 jours après les dernières conclusions communiquées par la société WINE & TOOLS, il convient d’observer que le litige entre les parties est ancien, qu’il a déjà donné lieu à un jugement du présent tribunal précisément sur la même question du sursis à statuer le 22 novembre 2013, et à plusieurs décisions de l’Office européen des brevets sur le brevet lui-même, tant sur la question portant sur la suffisance de description du brevet litigieux le 15 janvier 2015 par la division d’opposition de l’OEB et le 8 juillet 2016 par la Chambre de Recours Technique de l’OEB, que sur celle relative à son activité inventive le 11 décembre 2017 par la même division d’opposition. Ce faisant, chacune des parties connaît parfaitement les éléments du débat tant sur le fond que sur la procédure depuis de nombreux mois, ce qui devait permettre à la société FLEXTANK le cas échéant de répondre plus longuement aux conclusions du 23 mai 2018 notifiées par la société WINE & TOOLS dans un délai de 8 jours, lequel, au regard des procédures précédemment engagées et pendantes et de sa connaissance nécessairement fine de ce dossier, ne peut être considéré comme insuffisant.

Au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des écritures de la société WINE & TOOLS. Sur la demande de sursis à statuer : La société WINE & TOOLS soutient que la validité du brevet EP 488 étant actuellement contestée devant la Chambre des recours de l’Office Européen des Brevets, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le juge de la mise en état prononce un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de cet office sur la révocation du brevet dès lors que l’opposition est fondée sur de sérieux moyens puisque le brevet invoqué encourt manifestement la révocation, du fait de son défaut d’activité inventive. Elle fait ainsi notamment valoir qu’au regard des brevets de l’art antérieur, les caractéristiques de la revendication 1 sont dépourvues d’activité inventive au regard de la combinaison du document WO 2005/052114, retenu comme état de la technique le plus proche et le brevet US n° 4 909 3 87 délivré le 20 mars 1990, non pris en compte lors de l’examen par l’OEB. Elle précise ainsi que les caractéristiques a), b), c), g) h), i), j) sont enseignées par le document WO 114 et que les caractéristiques d) (« un cadre est prévu pour supporter le contenant et consolider les parois du contenant contre tout bombement »), e) (« le cadre comprenant une structure d’empilement qui facilite l’empilement d’ensembles contenants les uns sur les autres »), 1) (« le contenant a des côtés généralement plats ») et k) («le cadre ayant une ouverture d’accès en dessous du contenant pour permettre l’entrée des dents d’un chariot élévateur à fourche ») le sont par le brevet antérieur US387. La société WINE & TOOLS considère ainsi que l’homme du métier cherchant à fournir un contenant en vin polyéthylène et une structure de cadre permettant la manutention par chariot élévateur pouvait donc immédiatement associer le brevet US387 au brevet W0114 pour parvenir à l’ensemble revendiqué par le brevet Flextank et soutient que la division d’opposition n’a pas justement apprécié la pertinence des documents WO 114 et US 387, puisqu’elle a omis de prendre en considération les connaissances générales de la personne du métier illustrées notamment par les publicités versées au débat et qu’elle s’est laissée abuser par un argument infondé selon lequel des contenants à parois planes n’auraient pas été utilisés pour maturer du vin.

En réponse, la société FLEXTANK conclut au rejet de la demande de sursis à statuer aux motifs que lors de la procédure d’opposition, les documents dont fait état la société WINE & TOOLS ont été versés aux débats et l’opposition a été rejetée de sorte que le recours formé par cette dernière n’a pas de fortes chances d’aboutir à une révocation des revendications opposées à WINE & TOOLS LEGRAND. Elle fait notamment valoir que l’antériorité W0114 ne se combine pas avec l’une ou l’autre des antériorités Schutz, et qu’à supposer qu’on les

combine tout de même, le résultat de cette combinaison n’antérioriserait pas la revendication 1 délivrée dès lors que les antériorités Schutz, que ce soit la première ou la deuxième, concernent des types de liquide différents, pour lesquels une oxygénation au travers des parois, n’est non seulement pas souhaitée mais encore nuisible (liquide abîmé pour la première antériorité Schutz) ou dangereuse (liquide inflammable mis en présence d’oxygène pour la deuxième antériorité Schutz). Elle considère ainsi que ces antériorités Schutz ne sont pas amenées à être combinées naturellement avec l’antériorité W0114, laquelle comme l’invention, concerne la maturation lente du vin, laquelle requiert une perméabilité maîtrisée et calibrée de l’oxygène au travers des parois du container. Sur ce ; En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer, qui « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine », est prise, quand elle n’est pas de droit comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’elle répond aux nécessités d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, il ressort des motifs du jugement rendu le 22 novembre 2013, ayant accordé un premier sursis à statuer dans ce dossier que le tribunal, après avoir rappelé notamment que l’un des motifs de l’opposition avancé par la société WINE & TOOLS était que l’homme du métier disposait de connaissances suffisantes, avant la date de priorité du brevet en question, pour aboutir aux mêmes enseignements, citant à ce titre les antériorités constituées par une combinaison entre un brevet US 4 909 387, dit brevet SHUTZ, qui n’aurait pas été examiné précédemment, et un document WO 2005/052114, a considéré que « sans qu’il y ait lieu dans le cadre de cette demande d’examiner la validité du brevet dont s’agit, il est indéniable que l’issue de l’opposition qui a été formée aura une incidence importante sur le présent litige » et qu’il résultait « des pièces produites que l’examinateur de l’OEB avait, dans un premier temps, émis deux lettres officielles négatives, considérant qu’aucune des revendications de la demande de brevet 1 966 488 n’impliquait d’activité inventive, ce qui montre à tout le moins, même si le brevet a finalement été délivré, que la question de la validité du brevet n’est pas dénuée de pertinence ». Rappelant que l’une des antériorités avancées par la société WINE & TOOLS, le brevet US387, n’avait pas été étudiée par l’OEB dans le cadre de la procédure initiale d’examen, ce même tribunal a considéré qu’il « apparaît donc que le Tribunal a besoin de connaître l’avis de la chambre d’opposition avant de statuer sur le présent litige, et qu’il convient donc de surseoir à statuer, mais ce uniquement jusqu’à la décision de cette chambre, sans attendre le résultat du recours éventuel et que cette décision devienne donc définitive ».

Le tribunal, dans sa décision du 22 novembre 2013, a ainsi estimé que la demande de sursis à statuer était justifiée à cette date mais qu’elle ne devait perdurer que jusqu’à la décision de la division d’opposition de l’OEB sans qu’il soit en revanche opportun d’attendre une décision définitive. Il est constant que depuis ce jugement, la validité du brevet litigieux a été confirmée par l’office européen des brevets, tant sur le motif tiré de la suffisance de description par la Chambre de Recours Technique de l’OEB aux termes de sa décision du 8 juillet 2016 après avoir considéré comme non fondé le motif d’opposition lié à l’insuffisance de description de l’invention objet du brevet EP 488, que sur le grief portant sur le défaut d’activité inventive qui a été rejeté par la division d’opposition de l’OEB par une décision rendue le 11 décembre 2017. Pour rejeter le motif tiré du défaut d’activité inventive, la division d’opposition fait notamment valoir qu’elle estime convaincant l’argument selon lequel « une combinaison de Dl [document WO 2005/052114] et D2 [document US 387] n’est pas du tout probable dans la mesure où le contenant de D2 vise à transporter différents liquides allant du domaine de la chimie à tout type à tout type de produit alimentaire (épicerie) … de telle sorte que D2 ne pouvait pas être considéré comme représentant un autre art antérieur pouvant être combiné avec Dl dans le champ de la maturation du vin comme le soutient l’opposant ». Cette décision ajoute que « De plus, il doit être relevé qu’une personne du métier combinant tout de même Dl et D2 (au sens où D2 est considéré comme représentant les connaissances générales de l’homme du métier) aurait (au vu de la capacité particulière du corps en PE du contenant Dl pour la maturation du vin) plutôt hésité à modifier la forme généralement cylindrique, de type tonneau du corps de PE montré sur les figures de Dl (de manière à ne pas compromettre sa capacité spéciale pour le vin) ; c’est à dire une personne du métier visant à renforcer ledit contenant de Dl… dans une considération directe/première prendrait en conséquence seulement en compte le fait de fournir en outre un cadre/une cage externe de protection/conçue convenablement (sans remplacer la formule cylindrique du contenant de Dl par une forme de corps de contenant cuboïdale de type D2 à côtés plats) de telle sorte que l’homme du métier ne serait—même si Dl et D2 sont considérés combinables au sens où D2 fournit un enseignement général pour l’amélioration des contenants en plastique par rapport aux aspects transport/sécurité — jamais directement ou inévitablement parvenu au contenant de maturation de vin à « paroi plane » de la revendication 1 du brevet ». Ainsi, la division de l’opposition considère qu’un « personne du métier arrive seulement à l’objet de la revendication 1 du brevet par une combinaison sélective spéciale des documents Dl et D2 lesquels — de plus (c’est à dire finalement et sous réserve) – ne sont pas combinables ».

Si la société WINE & TOOLS a formé un recours contre cette dernière décision le 31 janvier 2018 et qu’elle produit aux débats le mémoire qu’elle a notifié au soutien de ce recours, il convient de constater que sous réserve des critiques des motifs de la décision attaquée, ce mémoire ne comporte aucun nouveau document et/ou nouvelle antériorité qui n’auraient pas été soumis à l’appréciation de la division d’opposition. En outre, la présente procédure ayant été engagée par la société FLEXTANK devant le tribunal de grande instance le 3 juillet 2012, soit il y a près de 6 ans, il y a lieu de considérer qu’en l’état des décisions d’ores et déjà rendues par l’OEB, qui confirment la validité du brevet, un nouveau sursis à statuer serait de nature à imposer au titulaire du brevet un délai de report excessif, qui ne peut satisfaire à une bonne administration de la justice, et ce nonobstant le caractère motivé du recours formé par la société WINE & TOOLS sur le grief tiré du défaut d’activité inventive, dont elle pourra en tout état de cause, se prévaloir devant le présent tribunal dans le cadre de l’examen de la demande formée à son encontre.

En l’état de ces éléments, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la société WINE & TOOLS à verser à la société FLEXTANK, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. Les dépens seront en revanche réservés. PAR CES MOTIFS Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours indépendamment du jugement statuant sur le fond,
- DIT n’y avoir lieu à écarter les dernières écritures de la société WINE & TOOLS ;

- DEBOUTE la société WINE & TOOLS de sa demande de sursis à statuer ;

- RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 4 octobre 2018àl0H00;

- FAIT INJONCTION à la société WINE & TOOLS de conclure au fond pour cette audience à défaut de quoi la procédure de mise en état pourra être clôturée ;

— CONDAMNE la société WINE & TOOLS à payer à la société FLEXTANK la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RESERVE les dépens.