EUIPO
11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° R0304/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0304/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 11 Décembre 2020
Dans l’affaire R 304/2020-5
Jean-Charles de Castelbajac 14 bis rue Mouton Duvernet
75014 Paris Demandeur en nullité / France Demandeur au recours représenté par Edouard Fortunet, 2, Rue Saint Florentin, 75001 Paris, France
contre
PMJC 5 passage Piver
75011 Paris Titulaire de la MUE / France Défenderesse au recours représentée par Aurélie Scialom, 138 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 28 222 C (marque de l’Union européenne n° 14 698 278)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et C. Govers (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
11/12/2020, R 304/2020-5, Jc/dc par castelbajac
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 octobre 2015,
PMJC (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JC/DC par CASTELBAJAC
pour les produits suivants:
Classe 9 – Lunettes; Lunettes [optique]; Lunettes 3D; Verres de lunettes; Montures de lunettes; Lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes de ski; Chaînes pour lunettes; Lunettes de natation;
Lunettes de protection; Disques magnétiques; Disques optiques; Disques vierges; Disques durs;
Disques laser; Disques audio; Disques phonographiques; Disques sonores; Disques optiques compacts; Disques compacts vidéo; Disques compacts audio; Disques magnéto-optiques; Disques compacts enregistrés;
Classe 11 – Luminaires; Luminaires décoratifs; Luminaires à LED;
Classe 14 – Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de mesure du temps; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Instruments chronométriques; Pierres précieuses en tant que joyaux;
Classe 16 – Papeterie et fournitures scolaires; Papier et carton; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Porte-billets; Produits de l’imprimerie; Produits en papier jetables; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;
Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
Classe 18 – Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Sellerie, fouets et équipement pour chevaux; Bandoulières
[sangles pour épaules]; Boîtes en cuir; Baudruche; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Cordons en cuir; Cuir d’imitation vendu en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir pour chaussures; Cuir pour meubles; Cuir vendu en vrac; Fausse fourrure; Fourrures vendues en vrac;
Fourrure semi-ouvrée; Fils en cuir; Feuilles imitation cuir destinées à la fabrication; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Cuir brut ou mi-ouvré; Croupons; Crampons en cuir; Courroies en imitation cuir; Chevreau; Carton-cuir;
Classe 20 – Meubles et ameublement;
Classe 21 – Accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; Brosses et articles de brosserie; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Articles de nettoyage;
Classe 24 – Produits textiles et substituts de produits textiles; Matières filtrantes [matières textiles];
Classe 25 – Chapellerie; Chaussures; Vêtements; Chapeaux;
Classe 27 – Revêtements de murs et de plafonds; Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur.
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2 La demande a été publiée le 27 octobre 2015 et la marque a été enregistrée le
3 février 2016.
3 Le 3 octobre 2018, Jean-Charles de Castelbajac (« le demandeur en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque pour une partie des produits, à savoir:
Classe 9 – Lunettes; Lunettes [optique]; Lunettes 3D; Verres de lunettes; Montures de lunettes;
Lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes de ski; Chaînes pour lunettes; Lunettes de natation;
Lunettes de protection; Disques magnétiques; Disques optiques; Disques vierges; Disques durs;
Disques laser; Disques audio; Disques phonographiques; Disques sonores; Disques optiques compacts; Disques compacts vidéo; Disques compacts audio; Disques magnéto-optiques; Disques compacts enregistrés;
Classe 11 – Luminaires; Luminaires décoratifs; Luminaires à LED;
Classe 14 – Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments de mesure du temps; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; Instruments chronométriques; Pierres précieuses en tant que joyaux;
Classe 16 – Papeterie et fournitures scolaires; Papier et carton; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Porte-billets; Produits de l’imprimerie; Produits en papier jetables; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;
Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
Classe 20 – Meubles et ameublement;
Classe 21 – Accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; Brosses et articles de brosserie; Ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Articles de nettoyage;
Classe 27 – Revêtements de murs et de plafonds; Revêtements de sols d’intérieur et revêtements artificiels de sols d’extérieur.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 60, paragraphe 2, point a), du
RMUE.
5 Par décision rendue le 11 décembre 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit:
Eléments de preuve
Le demandeur en nullité a déposé les éléments de preuve suivants le 3 octobre 2018:
• Pièce n°°1: Présentation de M. de Castelbajac et de son travail artistique;
• Pièce n°°1.1: Passeport de M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.2: Page Wikipédia de M. de Castelbajac;
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• Pièce n°°1.3: Extraits d’œuvres antérieures de M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.4: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour le Pape Jean-Paul II;
• Pièce n°°1.5: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour des personnalités;
• Pièce n°°1.6: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour le parfum Beautiful Day;
• Pièce n°°1.7: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour la façade d’Orly Sud;
• Pièce n°°1.8: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour La Poste;
• Pièce n°°1.9: Extraits de lithographies créées par M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.10: Extraits de rétrospectives consacrées à M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.11: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour l’année de la France en Corée;
• Pièce n°°1.12: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour Rossignol;
• Pièce n°°1.13: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac pour Le Coq Sportif.
• Pièce n°°1.14: Extraits d’œuvres créées par M. de Castelbajac dans le cadre de partenariats;
• Pièce n°°1.15: Extraits d’œuvres exposées par M. de Castelbajac à la galerie Magda Danysz;
• Pièce n°°1.16: Extraits d’œuvres de M. de Castelbajac exposées à la Metropolitan Museum de New-York;
• Pièce n°°1.17: Ange Black Force de M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.18: Demande de marque de M. de Castelbajac, en date du 12 juillet 2016;
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• Pièce n°°1.19: Articles de presse relatifs à la E-Mehari créée par M. de Castelbajac pour Citroën;
• Pièce n°°1.20: Copie du site Internet de M. de Castelbajac (www.jeancharlesdecastelbajac.com);
• Pièce n°°1.21: Extraits de montres créées par M. de Castelbajac;
• Pièce n°°1.22: Extraits de la couverture de Stylist en 2014;
• Pièce n°°1.23: Extraits de l’œuvre monumentale au Grand Palais en septembre 2018 à l’occasion de la Biennale des antiquaires;
• Pièce n°°1.24: Extraits de l’œuvre « Les Anges et toi » de M. de Castelbajac, 1996;
• Pièce n°°1.25: Livre de M. de Castelbajac paru en 2012, « Des anges dans la ville »;
• Pièce n°°1.26: Article de presse relatif à la direction artistique de Benetton;
• Pièce n°°2: Présentation des sociétés PMJC et Hyungji;
• Pièce n°°2.1: Extrait K-bis de la société PMJC;
• Pièce n°°2.2: Extrait Whois du nom de domaine jc-de-castelbajac.com;
• Pièce n°°2.3: Mentions légales du site Internet https://www.castelbajac- paris.com/en/;
• Pièce n°°2.4: Extrait du site Internet https://www.castelbajac- paris.com/en/;
• Pièce n°°2.5: Article « Hyungji to acquire PMJC » publié dans The Korea Herald, le 12 septembre 2016;
• Pièce n°°3: Relations antérieures;
• Pièce n°°3.1: Extrait K-bis de la société “Jean-Charles de Castelbajac» (313 730 509 RCS Paris);
• Pièce n°°3.2: « Share Sale Agreement » en date du 29 janvier 2004;
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• Pièce n°°3.3: Contrat de consultant en date du 29 janvier 2004;
• Pièce n°°3.4: Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 septembre 2011;
• Pièce n°°3.5: Protocole de prestations de services conclu entre la société PMJC et M. de Castelbajac en date du 21 juillet 2011;
• Pièce n°°3.6: Acte de cession en date du 3 février 2012;
• Pièce n°°3.7: Email du conseil de M. de Castelbajac à la société Hyungji en date du 17 novembre 2017;
• Pièce n°°3.8: Email de Hyungji au conseil de M. de Castelbajac en date du 28 décembre 2017;
• Pièce n°°3.9: Courrier officiel du conseil de la société PMJC au conseil de M. de Castelbajac en date du 18 décembre 2017;
• Pièce n°°3.10: Mise en demeure adressée à la société Dagobear le 12 décembre 2017;
• Pièce n°°3.11: Mise en demeure adressée à la société Louis Quatorze le 13 décembre 2017;
• Pièce n°°3.12: Réponse de la société Louis Quatorze en date du 10 janvier 2018;
• Pièce n°°3.13: Assignation en référé d’heure à heure des sociétés PMJC et Hyungji en lien avec la célébration du cinquantenaire du travail artistique de M. de Castelbajac;
• Pièce n°°3.14: Cessation des actes litigieux de la société PMJC en lien avec la célébration du cinquantenaire du travail artistique de
M. de Castelbajac;
• Pièce n°°3.15: Cessation des actes litigieux de la société Hyungji en lien avec la célébration du cinquantenaire du travail artistique de
M. de Castelbajac;
• Pièce n°°3.16: Assignation des sociétés PMJC et Les Gourmandises des Français devant le tribunal de grande instance de Paris;
• Pièce n°°3.17: «Agreement for the Use of Personality Rights» en date du 1er Mai 2016;
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• Pièce n°°4: Faits litigieux;
• Pièce n°°4.1: Courrier de Barnett à PMJC du 13 mars 2014;
• Pièce n°°4.2: Courrier de Barnett à PMJC du 31 mars 2014;
• Pièce n°°4.3: Email de M. de Castelbajac du 3 avril 2014;
• Pièce n°°4.4: Marque verbale française n°°4 080 234;
• Pièce n°°4.5: Opposition de PMJC à la demande de marque de M. de Castelbajac en date du 5 septembre 2016;
• Pièce n°°4.6: Dépôt de la demande de MUE «JC de CASTELBAJAC » n° 14 698 344 le 20 octobre 2015;
• Pièce n°°4.7: Fiche INPI de la marque semi-figurative française
n° 3 894 043 déposée le 2 février 2012;
• Pièce n°°4.8: Fiche INPI de la marque française « JC DE CASTELBAJAC » n°°4 080 234 déposée le 31 mars 2014;
• Pièce n°°4.9: Fiche INPI de la marque verbale française « CASTELBAJAC » n° 1 416 614, déposée le 10 avril 1987;
• Pièce n°°4.10: Dépôt de la demande de marque verbale de l’Union européenne « JC/DC par CASTELBAJAC » n° 14 698 278 le 20 octobre
2015;
• Pièce n°°4.11: Dépôt de la demande de marque semi-figurative de
l’Union européenne « » n°°14 700 371 le 20 octobre 2015;
• Pièce n°°4.12: Dépôt de la demande de marque semi-figurative de
l’Union européenne « » n°°14 730 907, le 20 octobre 2015;
• Pièce n°°4.13: Dépôt de la demande de marque semi-figurative de
l’Union européenne « » n°°14 730 931 le 26 octobre 2015;
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• Pièce n°°4.14: Lettre de PMJC à l’EUIPO en date du 14 mars 2018;
• Pièce n°°4.15: Observations de PMJC devant l’EUIPO – juin 2018;
• Pièce n°°4.16: Suspension de la procédure d’opposition jusqu’au 9 octobre 2018;
• Pièce n°°5: Jurisprudence;
• Pièce n°°5.1: TGI Paris, Ordonnance de référé, 8 juillet 2016, RG n° 16/56134;
• Pièce n°°5.2: TGI Paris, 24 septembre 2012, RG n°11/09344;
• Pièce n°°5.3: TGI Paris, ordonnance de référé, M. de Castelbajac contre
PMJC, 17 juillet 2018.
La titulaire de la MUE a déposé les éléments de preuve suivants le 20 décembre 2018:
• Pièce 1 – Acte de cession des actifs de la société “Jean-Charles de Castelbajac» à la société PMJC, en date du 3 février 2012 dans lequel 'l’ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle (droits d’auteur, dessins et modèles, marques)' sont mentionnés comme actifs 'incorporels’ repris 'sans que cette liste soit exhaustive'). Les marques sont listées en Annexe 2 du contrat;
• Pièce 1bis – Annexe 2 « listing des marques » à l’acte de cession en date du 3 février 2012;
• Pièce 1ter – Liste des marques composées du patronyme de M. de Castelbajac détenues par la société PMJC;
• Pièce 2 – Protocole de prestations de services conclu entre la société PMJC et M. de Castelbajac en date du 21 juillet 2011;
• Pièce 3 – Extrait de la demande de marque européenne n°°15 635 683;
• Pièce 4 – Acte d’opposition B 2 765 322;
• Pièce 5 – Statuts de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC »;
• Pièce 6 – Cass. Com., 12 mars 1985, n°°84-17163, Bordas;
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• Pièce 7 – Cass. Com., 27 février 1990, n°°88-19.194;
• Pièce 8 – Email adressé par le conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC;
• Pièce 9 – Extraits du Code civil – Légifrance;
• Pièce 10 – Cass. Com., 31 janvier 2006, RG n°05-10116, Inès de la Fressange;
• Pièce 11 – Lamy Droit du Contrat, Chapitre 2, section 3, § 3 L’action directe – mise à jour juillet 2018;
• Pièce 12 – Le Droit Maritime Français, n° 531, 1 octobre 1993;
• Pièce 13 – Contrat entre les sociétés « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et « SCE » en date du 2 janvier 2006;
• Pièce 14 – Contrat entre les sociétés «JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et « FERMOB » en date du 7 octobre 2007;
• Pièce 15 – Contrat entre les sociétés « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et « MARKET SET » en date du 1er septembre 2009;
• Pièce 16 – TGI Paris, 3ème chambre, 3e section, 28 octobre 2016, n°°15/06495;
• Pièce 17 – Cass, 3ème civ., Arrêt n° 1 235 du 16 novembre 2005, Pourvoi n° 04-10.824;
• Pièce 18 – Le Lamy Droit du contrat – 1714 Notion d’action directe;
• Pièce 19 – Cass. Com, Arrêt n° 1 002 du 22 mai 2002, Pourvoi n° 99 11.113;
• Pièce 20 – TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 16 décembre 1998;
• Pièce 21 – TGI Paris, 22 mars 2018 3ème chambre, 1ère section, n°°RG: 17/10691;
• Pièce 22 – CA Paris – 15 décembre 2015 – n°°14/17323;
• Pièce 23 – CA Orléans, Chambre commerciale, économique et financière, 17 octobre 2002.
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Causes de nullité absolue – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Appréciation de la mauvaise foi
Le demandeur en nullité a démontré qu’il avait utilisé, via la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », son nom pour des produits partiellement identiques ou similaires aux produits contestés (outre des articles d’habillement et chaussures non visés par la présente affaire, des lithographies en classe 16 ou des montres en classe 14) ou partiellement non similaires en France avant la vente de sa société en 2004.
De manière évidente, la titulaire de la MUE avait conscience de l’existence des marques antérieures du demandeur en nullité puisqu’elle en a acquis les droits lors de la reprise de la société “ JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC » en 2012. Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir le 20 octobre 2015.
Les intentions de la titulaire de la MUE peuvent être une indication de mauvaise foi s’il apparaît que la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée en violation d’une obligation de fair play.
En l’espèce, il existait bien une obligation de fair play entre la titulaire de la MUE et le demandeur en nullité compte tenu du fait que la marque contestée incorpore le nom patronymique du demandeur. Cette obligation était de surcroît contractuelle dans la mesure où à la date du dépôt contesté, les parties étaient liées par un Protocole de prestations de services fait le
21 juillet 2011 et en vigueur du 3 février 2012 au 31 décembre 2015 (voir pièce n° 3.5 du demandeur en nullité).
Ce contrat mentionnait les produits suivants: prêt-à-porter et haute couture, biens meubles destinés à l’ameublement et à la décoration, accessoires (maroquinerie, chaussures, articles en soie, en maille, bijouterie, horlogerie), parfums, cosmétiques. Ces produits relèvent des classes non attaquées
(18, 24, 25) mais aussi des produits dans les classes 14 (bijouterie, horlogerie) ou 20 (meubles et ameublement) attaquées ainsi que des classes non couvertes par la marque contestée (classe 3 pour les cosmétiques et parfums par exemple).
Les parties ont convenu dans le Protocole de prestations de services (point 2.2. Décisions communes) que le lancement de nouveaux produits devait faire l’objet d’un accord entre elles. Or, la titulaire de la MUE a démontré que le demandeur en nullité avait accepté l’exploitation des marques patronymiques, notamment au travers des nombreux contrats
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d’exploitation conclus par la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », dans des domaines autres que le prêt-à-porter.
La titulaire de la MUE cite à cet égard:
• Un contrat de collaboration avec la société FERMOB, pour la fabrication et la vente de chaises (classe 20) sous la marque « JC de
CASTELBAJAC », en date du 7 octobre 2007;
• Un contrat conclu avec la société MARKET SET pour la conception et la distribution de luminaires, (classe 11) sous la marque « JC de CASTELBAJAC», en date du 1er septembre 2009;
• Un contrat conclu avec la société SCE, pour la commercialisation de papiers peints (classe 27), en date du 2 janvier 2006 (pièces 13 à 15).
Le demandeur en nullité admet qu’il ne s’est pas opposé à ce que son nom patronymique soit apposé sur des produits autres que de l’habillement ou des chaussures lorsqu’il était directeur artistique et qu’il exerçait un contrôle sur cet usage.
S’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions de la titulaire de la MUE constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
Il convient également de déterminer si la titulaire de la MUE poursuivait des objectifs légitimes en déposant la marque, et d’en tenir compte. Cela peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE utilisait déjà de manière légitime le nom patronymique.
Dans le cas d’espèce, au moment du dépôt de la MUE contesté, comme argué par la titulaire de la MUE, la société « JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC » détenait un important portefeuille de marques, notamment patronymiques, visant outre les classes non contestées 18, 24 et
25, les classes 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 27, 28, 33, 34, 38 et 42. Ces marques avaient été exploitées dans des domaines tels que les meubles
(classe 20), luminaires (classe 11) et papiers peints (classe 27). Ces domaines par conséquent ne sont pas « nouveaux » et il est légitime de penser que même s’il n’est pas prouvé au dossier que la titulaire de la MUE utilise la marque contestée pour toute la gamme des produits visés, elle a acquis un droit légitime à étendre son utilisation à ces produits protégés par des marques nationales et internationales. Le demandeur en nullité conteste le droit de la titulaire de la MUE à déposer de nouvelles marques au niveau de l’Union européenne en particulier. Cependant, ce droit est légitime dans la mesure où la titulaire de la MUE possède déjà des marques nationales et internationales couvrant de nombreux pays membres de l’Union européenne.
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La titulaire de la MUE rappelle également que le demandeur en nullité a été entièrement impliqué dans les négociations sur l’offre de reprise de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ». Ainsi, dans le jugement du tribunal de commerce autorisant le plan de cession, est-il précisé: «
[M. de Castelbajac ] exprime sa confiance au repreneur pour la pérennité de l’entreprise et se déclare favorable au Plan ». Le demandeur en nullité connaissait dès lors les conditions de la cession et ses conséquences inévitables: le droit d’utiliser son patronyme dans le cadre des activités jusqu’alors exercées par la société qu’il avait créée, était transféré à la société PMJC. Il le reconnaît d’ailleurs implicitement, dans la présente procédure en nullité, dans laquelle il prend soin de ne pas viser les classes 18, 24 et 25, lesquelles correspondent à l’usage principal de la marque au jour de la cession de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » à la titulaire de la MUE.
Selon la titulaire de la MUE, le demandeur en nullité a accepté l’extension de l’activité de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » au-delà du domaine vestimentaire alors même qu’il disposait toujours d’une position dans la société. Les classes visées par la demande en nullité, à savoir, les classes 9, 11, 14, 16, 20, 21 et 27, désignent notamment des accessoires de mode (lunettes de soleil en classe 9) qui rentrent dans le domaine d’activité principale de la mode (couvrant également les produits non contestés en classes 18, 24 et 25), ainsi que des luminaires, bijoux, papeterie, meubles, accessoires de table et papiers peints qui sont des produits qui étaient déjà couverts par l’activité du demandeur, parfois via des licences d’exploitation de marques, ou, comme la bijouterie, étaient spécifiquement visés dans le
Protocole de prestations de services.
Restent les classes 16 et 21 qui couvrent notamment des articles artistiques (objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture en classe 16 et en classe 21 (statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié) qui pourraient rentrer en conflit avec les domaines d’activités dérogatoires du demandeur stipulés dans le Protocole de prestations de services. Ces activités dérogatoires sont les arts plastiques et graphiques ainsi que toute installation et performance artistique, l’édition, la littérature, le théâtre, la musique, la scénographie, l’activité de design de biens meubles ou immeubles, l’architecture, la direction artistique, hors mode, d’évènements publics et privés et les alcools et spiritueux. Il est prévu au sujet de ces activités que le demandeur en nullité pourra exercer librement ses activités concurrentes dans les domaines listés.
Ces activités peuvent donc être « concurrentes » à celles exercées par la titulaire de la MUE (le demandeur en nullité n’a pas d’exclusivité sur les activités dérogatoires). La titulaire de la MUE a prouvé que les marques acquises comportant le patronyme du demandeur couvraient de nombreuses classes, dont les classes 16 et 21. Par conséquent, il ne peut y voir mauvaise foi dans la mesure où la marque contestée est déposée dans des domaines
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déjà couverts par les marques acquises et que ceci a été démontré par la titulaire de la MUE qui a fourni une longue liste de marques concernées
(pour les classes 16 et 21 voir par exemple marque internationale n° 515 939 « CASTELBAJAC » désignant l’Autriche, l’Allemagne, le Benelux, le Danemark, la Finlande, le Royaume Uni, la Grèce, l’Irlande, etc. enregistrée le 25 septembre 1987).
Il n’y a pas non plus d’agissements hostiles de la part de la titulaire de la MUE à l’encontre de l’exercice par le demandeur en nullité de ses activités artistiques, hormis l’opposition à l’enregistrement par celui-ci de marques postérieures.
A cet égard, le dépôt d’actes d’opposition par la titulaire de la MUE à l’encontre des marques postérieures comprenant le même nom patronymique « DE CASTELBAJAC » n’est pas en soi un signe de sa mauvaise foi de la MUE. Il faut pour cela davantage de faits de nature à établir une intention de nuire de la part de la titulaire de la MUE (04/05/2011, R 1354/2010 1, yello,
§ 17).
Le demandeur en nullité observe que la marque litigieuse est inexploitée à sa connaissance et que le seul usage qui en est fait est de s’opposer à des marques postérieures. Le demandeur en nullité ne précise pas toutefois pour quels produits cette marque serait inexploitée, ni depuis quelle date. En l’absence d’indications précises, cet argument ne peut être accueilli. En tout état de cause, une action en nullité ne permet pas à la Division d’Annulation de prononcer la déchéance d’une marque pour non usage. Il existe une base juridique spécifique pour la déchéance étrangère à la présente affaire.
Par conséquent, la Division d’Annulation estime qu’il n’est pas possible en l’espèce de conclure que le dépôt de la marque attaquée a été fait de mauvaise foi par la titulaire de la MUE.
A cet égard, il est toutefois rappelé que la jurisprudence a clairement établi qu’un tel rejet de la demande en nullité en l’absence de démonstration de la mauvaise foi n’implique pas nécessairement qu’il n’existe pas de fondements pour déposer une requête à l’encontre de la marque attaquée sur la base d’autres motifs.
La demande est rejetée sur la base de la mauvaise foi. Il est donc nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel est fondée la demande en nullité.
Causes de nullité relative – article 60, paragraphe 2, du RMUE – autres droits antérieurs: Droit au nom patronymique sur le fondement du droit français
Il ressort des écritures du demandeur en nullité que sa demande est fondée sur les dispositions du droit français afférentes à la protection du patronyme.
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Bien que divers territoires soient mentionnés dans la demande, le seul droit cité par le demandeur en nullité dans ses observations est le droit français et les arguments développés se rapportent également à ce seul droit. Par conséquent, la demande est inadmissible en ce qui concerne les autres droits applicables sur les autres territoires.
La preuve du droit français
On rappellera tout d’abord qu’il incombe au demandeur en nullité de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur.
On précisera également que le demandeur en nullité est libre du choix de la forme de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO dans le cadre d’une action en nullité fondée sur un droit antérieur, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l’accord du titulaire de ce nom, est interdit en droit français. La cessation d’usage d’un tel signe est systématiquement ordonnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil.
Comme le rappellent les parties et depuis la jurisprudence Bordas de 1985, un nom patronymique peut « se détacher de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle ». Il est primordial, cependant, de déterminer, lors de la cession (ou postérieurement), l’étendue de l’autorisation d’exploitation conférée par le porteur du nom patronymique au cessionnaire des marques composées du patronyme.
En l’espèce, le demandeur en nullité soutient que la titulaire de la MUE de la marque contestée:
• N’a pas expressément acquis le « droit d’exploitation du patronyme de M. de Castelbajac » lors du rachat de marques composées de son nom patronymique.
• S’est contentée de réglementer, pendant la durée du Protocole de prestations de services du 21 juillet 2011 seulement, l’usage concurrent que pourrait faire M. de Castelbajac de son nom de famille via des activités dérogatoires.
Dans le contrat entre la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et la titulaire de la MUE de la marque attaquée, il existait une clause qui visait la cession de droits de propriété intellectuelle. Cette clause concerne des droits tels que les marques, et, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur en nullité, elle couvre également le droit d’usage d’un patronyme,
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qui constitue un droit de la personnalité tombant également sous le parapluie des droits de propriété intellectuelle.
Selon le demandeur en nullité, cette autorisation dont a pu bénéficier la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » n’a pas été listée dans l’ensemble des actifs transmis. En fait, ce n’est pas nécessairement l’autorisation en elle-même qui aurait dû être listée mais bien sa conséquence, à savoir la possibilité d’usage paisible des titres de propriété intellectuelle comportant le nom patronymique. Or, ces droits sont bien mentionnés dans l’acte de cession de l’entreprise en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2011 ordonnant le redressement judiciaire de la société « JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC » et en particulier les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle (droit d’auteur, dessins et modèles, marques).
L’autorisation implicite du demandeur a donc été transmise à la société comme corollaire de la transmission des droits de propriété intellectuelle incorporant le nom patronymique du demandeur. Cette autorisation «tacite» couvre nécessairement les produits relatifs aux domaines couverts par les marques et les domaines où la société était active directement ou via des licences d’exploitation.
Comme observé par la titulaire de la MUE, le demandeur en nullité ne saurait remettre cette cession en cause, alors qu’il en a expressément reconnu la portée, dans un courrier adressé par son conseil à la société PMJC, en date du
17 novembre 2017 (traduction libre: « nous tenons à vous assurer qu’il n’est pas dans les intentions de M. Jean-Charles de Castelbajac de remettre en cause ou s’opposer aux droits acquis par PMJC (et initialement la société
« Jean-Charles de Castelbajac ») sur les marques composées de la dénomination « CASTELBAJAC » (pièce 8 de la titulaire de la MUE – Email adressé par le conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC.
Le patronyme est un droit qui est personnel, mais qui peut être utilisé à titre commercial comme dénomination sociale d’une société et/ou comme marque.
Les juridictions françaises considèrent qu’un patronyme, lorsqu’il est utilisé à titre de marque, se détache de la personne qui le porte et devient un droit de propriété intellectuelle distinct.
Le cédant est tenu de garantir au cessionnaire un usage paisible des droits qu’il a cédés, tant au titre de stipulations contractuelles éventuelles que de dispositions légales (article 1626 du Code civil).
Il serait donc mal venu pour le demandeur en nullité de soutenir que les marques comportant son nom seraient de nature à tromper le public, alors
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qu’il aurait accepté que la société utilise son nom (à titre de marque ou comme dénomination sociale) et cédé les parts ou actions qu’il détenait dans l’entreprise. Il est vrai que le demandeur en nullité est resté directeur artistique dans la société PMJC jusqu’à la fin 2015. Cependant, même si le demandeur en nullité tente de défendre cette thèse, la fin des relations commerciales entre les parties ne signifie pas pour autant la fin de l’activité de la titulaire de la MUE pour des raisons évidentes de sécurité juridique et d’équité.
La Cour de justice a récemment précisé à ce titre que l’utilisation d’une marque composée d’un nom patronymique ne devient pas automatiquement déceptive (trompeuse) au seul motif que la personne titulaire de ce nom quitte la structure commercialisant les produits sous ladite marque, à plus forte raison lorsque la clientèle attachée à cette marque a également fait l’objet d’une cession.
Dans l’affaire « Elizabeth Emanuel » (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215) il a été établi en particulier que:
« le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l’article 12, paragraphe 2, point b), de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus ».
La société qui a été autorisée à utiliser le patronyme d’une personne physique peut lorsque ce dernier quitte la société, continuer à l’utiliser dans les mêmes conditions que lorsqu’il en faisait partie. La société ne peut en revanche utiliser le patronyme au-delà de ce qui a été autorisé par le titulaire du nom.
La Division d’Annulation rejoint donc le demandeur en nullité lorsqu’il considère que la titulaire de la MUE de la marque attaquée ne bénéficie pas d’autorisation sur des domaines d’activités autres que ceux couverts lors de la cession.
La titulaire de la MUE qui a acquis des marques (indépendamment du fait qu’elles les aient acquises d’une société en faillite et non directement de la personne physique sous le nom patronymique est incorporé) doit bénéficier de la possibilité de les renouveler voire de les déposer au niveau européen pour des produits (et services) déjà couverts par les droits cédés.
Or, il a été démontré ci-dessus que les produits contestés rentrent bien dans les produits couverts par les domaines d’activités lors de la cession.
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Arguments additionnels du demandeur en nullité
Le demandeur en nullité cite une jurisprudence de la Cour de cassation qui imposerait d’annuler les dépôts de marques effectués sans l’accord du porteur du nom patronymique, et ce, même dans un contexte où la société cessionnaire de marques composées du nom patronymique avait pu un temps bénéficier d’une telle autorisation (pièce n°°5.6, Lacroix).
En l’absence de contrat exprès et donc de durée, la prohibition des engagements perpétuels prévue par l’article 1780 du Code civil doit s’appliquer. Mais les articles 1134 (6) et 1780 du Code civil, mentionnent que le contrat à exécution successive, dans lequel aucun terme n’est prévu, n’est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis.
En résumé, selon le droit français et selon les faits et circonstances de l’espèce, le demandeur en nullité n’est pas admis à interdire à la titulaire de la MUE d’utiliser en tant que MUE son nom patronymique « de Castelbajac » pour des produits couverts par ses marques car à la date de dépôt de la marque contestée, il n’est pas en mesure de prouver qu’il a demandé l’arrêt de l’utilisation de son nom patronymique au moins pour certains produits.
Au contraire, il admet qu’à la date de dépôt de la marque contestée (20 octobre 2015), le Protocole de prestations de services qui le liait à la titulaire de la MUE était encore en vigueur (il a pris fin le 31 décembre 2015, voir pièce n° 3.5), même s’il considère qu’à cette date les relations entre les parties s’étaient détériorées.
Ce contrat mentionne les produits suivants: prêt-à-porter et haute couture, biens meubles destinés à l’ameublement et à la décoration, accessoires (maroquinerie, chaussures, articles en soie, en maille, bijouterie, horlogerie), parfums, cosmétiques. Ces produits rentrent dans les classes non attaquées
(18, 24, 25) mais aussi des produits dans la classes 14 (bijouterie, horlogerie) attaquée ainsi que des classes non couvertes par la marque contestée (classe 3 pour les cosmétiques et parfums par exemple). Les parties conviennent que le lancement de nouveaux produits doit faire l’objet d’un accord entre elles. La Division d’Annulation a déjà donné les raisons pour lesquelles il n’est pas considéré que les classes contestées restantes à savoir les classes 16 et 27 couvrent de nouveaux produits. En d’autres termes, il n’existe pas en l’état du dossier d’éléments suffisants de nature à justifier l’annulation de la marque contestée pour ces produits.
Enfin, la Division d’Annulation note que le demandeur en nullité n’a signifié sa volonté de mettre fin, par email en date du 17 novembre 2017
(pièce n° 3.7), à l’autorisation tacite d’utiliser son nom patronymique, qu’après le dépôt de la marque contestée. Cet argument n’est donc pas pertinent dans la présente procédure.
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Dans ces conditions, il ne peut y avoir une violation de ses droits même dans des domaines d’activités couverts par les produits compris dans les classes 9, 11, 14, 16, 20, 21 et 27.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’Annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande en ce qu’elle est basée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE.
6 Le 8 février 2020, le demandeur en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mars 2020.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 16 mai 2020, la titulaire de la MUE demande à la chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit:
La motivation de la décision contestée est entachée de vices sérieux, tant sur le plan juridique que factuel. Ce sont ces vices qui sont à l’origine de la décision contestée, qui révèle une légèreté certaine (et une particulière gravité pour le demandeur en nullité).
Ces erreurs s’expliquent en partie par le fait qu’à la date à laquelle l’examinatrice a statué, celle-ci n’était pas informée des derniers développements judiciaires qui viennent impacter directement la présente procédure. En effet, plusieurs décisions rendues par les tribunaux français postérieurement à la clôture de la phase contradictoire de la procédure (le
16 avril 2019; et postérieurement aux dernières écritures de
M. de Castelbajac, qui datent du 23 janvier 2019), ont confirmé le comportement particulièrement déloyal de la société PMJC et sanctionné son comportement consistant à usurper la qualité d’artiste de M. de Castelbajac.
Ainsi, à la date à laquelle la Division d’Annulation s’est prononcée, elle n’avait pas connaissance de la condamnation de la société PMJC:
• Dans le dossier « LGF », intervenue le 6 juin 2019 (et de la confirmation que la reprise illicite du style artistique de M. de Castelbajac était répréhensible en droit français, pièce n°°5.7);
• Dans le dossier « e-shop en référé » le 1er mars 2019 (confirmant
l’interdiction de modification du support des œuvres de M. de Castelbajac, pièce n°°5.8);
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• Dans le dossier « marques » le 20 décembre 2019 pour dépôt frauduleux pour des faits très fortement similaires (pièce n°°5.9);
• Dans le dossier « e-shop au fond », intervenue le 10 janvier 2020 (et de la confirmation, à nouveau, que la reprise du style artistique de
M. de Castelbajac était répréhensible en droit français, pièce n°°5.10).
Les erreurs identifiées dans la décision attaquée résultent encore d’une grave méprise sur l’étendue des droits rachetés par la société PMJC à la barre du tribunal dans le cadre d’une vente judiciaire. Le jugement du 13 septembre 2011 ne peut être interprété autrement que comme limitant, au seul domaine de l’habillement et de la haute couture, les droits de marques rachetés par la société PMJC.
La Chambre de recours devra mener une analyse du dossier à l’aune de la qualification qui doit incontestablement être retenue à l’endroit des faits reprochés, comme l’ont justement retenus les tribunaux français: celle d’usurpation d’identité et de fraude artistique, visant l’un des artistes français contemporains les plus renommés, M. Jean-Charles de Castelbajac.
Sur la mauvaise foi
Premièrement, la Chambre de recours devra tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union intervenue postérieurement à la décision de la Division d’Annulation, le 29 janvier 2020, dans l’affaire « Sky » (29/01/2020, C-371/18, Sky and al., EU:C:2020:542).
Il a en effet été dit pour droit que « l’article 51, paragraphe 1, point b), du règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement n° 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, point d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services ».
La Division d’Annulation a constaté cette absence d’exploitation. D’une part, elle n’a cité au soutien de l’exploitation de la marque de l’Union européenne n°°14 698 278 que des actes réalisés antérieurement, par la société « JEAN-
CHARLES DE CASTELBAJAC » (qui est un tiers, comme il sera rappelé ci- dessous). Aucun acte d’exploitation, par la société PMJC, n’est revendiqué. Aucune exploitation pendant de nombreuses années avant la cession des
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marques au profit de la société PMJC n’est intervenue. Aucune exploitation postérieurement au rachat des marques par la société PMJC n’est intervenue.
D’autre part, la Division d’Annulation a expressément reconnu que ces actes d’exploitation n’ont jamais été réalisés par la société PMJC (« Ces marques avaient été exploitées [antérieurement au rachat par PMJC] dans des domaines tels que les meubles (classe 20), luminaires (classe 11) et papiers peints (classe 27) » (11/12/2019, 28 222 C, page 12, § 5).
La Division d’Annulation n’a pas tiré les conséquences légales qui s’imposaient de ses constatations: le fait que la société PMJC n’a jamais exploité la marque de l’Union européenne n°°14 698 278 en classes 9, 11, 14, 16, 20, 21 ni 27.
La décision d’annulation, qui n’a pas tenu compte dans l’appréciation de la mauvaise foi de la société PMJC de (i) l’absence d’exploitation de la marque litigieuse par la société PMJC et (ii) son utilisation, par PMJC, aux seules fins de l’opposer à M. de Castelbajac, devra être censurée.
Deuxièmement, la Chambre de recours devra tenir compte de cette jurisprudence de la Cour de justice de l’Union (29/01/2020, C-371/18, Sky and al., EU:C:2020:542) en ce qu’elle consacre le caractère de mauvaise foi du dépôt lorsque le déposant avait l’intention « d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ».
Or, il est établi que le seul souhait de la société PMJC n’était pas d’exploiter ce signe à titre de marque, mais de s’en servir pour attribuer illicitement la paternité du dessin litigieux à M. de Castelbajac.
Ce comportement de la société PMJC a déjà été sanctionné par le tribunal judiciaire de Paris dans un contexte similaire (« La fonction de la marque est de garantir l’origine des produits, mais elle n’est pas celle d’attribuer à un auteur, la paternité du dessin qui la compose », pièce n°°5.9).
Le tribunal judiciaire de Paris a également déjà reproché explicitement à la société PMJC ce comportement illicite, à savoir d’avoir « continu[é] à « renouveler » l’œuvre de Jean-Charles de CASTELBAJAC sans tirer les conséquences de droit résultant de la fin de leur relation contractuelle »
(pièce n°°5.10).
De la même manière, la Chambre de recours devra constater que le souhait de la société PMJC d’exploiter le signe composant la marque de l’Union européenne n°°14 698 278 aux seules fins d’attribuer la paternité de créations à M. de Castelbajac, par l’apposition de son nom patronymique, caractérise sa mauvaise foi, justifiant l’annulation du dépôt.
Troisièmement, la Division d’Annulation a été induite en erreur par une présentation juridique erronée des faits que lui a décrite la société PMJC.
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Il est primordial, pour qu’une décision juridique soit rendue conformément aux règles de droit, de tenir compte du fait que la société PMJC n’a pas racheté les titres de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ».
L’offre de la société PMJC à la barre du tribunal consistait en une offre d’acquisition d’actifs isolés, incluant un portefeuille de marques.
Le tribunal de commerce de Paris, le 13 septembre 2011, a accepté de retenir l’offre de la société PMJC, en précisant clairement qu’elle ne visait que le seul domaine de l’habillement et de la haute couture (pièce n°°3.4). En effet:
• Le portefeuille de marques n’est décrit qu’en lien avec les activités dans le domaine de l’habillement « La société propose aujourd’hui deux marques complémentairesꞏ qui correspondent à deux lignes de produits de confection: La marque JC DE CASTELBAJAC, marque historique et artistique de la maison positionnée sur le prêt-à-porter haut de gamme.
La marque JCDC, qui propose des produits de gamme sportswear et vêtements de ville à un prix abordable et cible une clientèle plus large et plus jeune » (pièce n°°3.4, page 5);
• L’offre de la société PMJC ne portait que sur le domaine de l’habillement: « Le candidat repreneur [la société PMJC] souhaite maintenir l’activité de Maison de Couture en France et se développer en Europe d’où le Groupe est absent » (pièce n°°3.4, page 7);
• L’enjeu lors de l’acceptation de l’offre de la société PMJC était le remboursement des frais liés aux activités dans le domaine de l’habillement, et plus particulièrement le remboursement « des frais engagés pendant la période d’observation à hauteur de 220 000 EUR au titre de la collection Automne-Hiver 2012 » (pièce n°°3.4, page 11);
• Il était encore précisé que cette offre était acceptée compte tenu du fait qu’elle permettait le maintien de la marque dans le domaine de l’habillement: « le maintien de la marque DE CASTELBAJAC participe au maintien de l’activité habillement et haute couture de renommée française » (pièce n°°3.4, page 12).
En conséquence, il est incontestable que la société PMJC n’a procédé au rachat des marques que pour le seul domaine de l’habillement et de la haute couture.
Il résulte de ce qui précède, de manière indéniable en droit, que: les actes qui ont été conclus postérieurement au jugement du tribunal de commerce du
23 septembre 2011, et en particulier l’acte de cession en date du 3 février 2012 (pièce n°°3.5), ne pouvaient par définition qu’entériner la décision du jugement du 13 septembre 2011, et en aucune manière conférer plus de droits
à la société PMJC.
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La société PMJC ne peut pas revendiquer une poursuite de l’activité de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ».
Une nouvelle activité a été développée par la société PMJC, dans le seul domaine de l’habillement et de la haute couture.
Les activités de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » antérieurement à cette cession d’actifs isolés ne peuvent être repris au bénéfice de la société PMJC, qui a fait le choix de ne pas en acquérir les titres.
Cette circonstance apparaît de manière claire dans le jugement, qui a accepté l’offre de la société PMJC, au regard du fait que la société PMJC exercerait dans le seul domaine de l’habillement et de la haute couture.
Si la société PMJC avait souhaité exercer ses activités dans d’autres domaines, elle aurait dû en justifier auprès du tribunal, et le prix de cession aurait été autrement plus élevé.
C’est à l’aune de ces considérations que, comme le rappelle la Division d’Annulation, « Le demandeur sollicite donc la nullité partielle de la marque attaquée pour tous les produits et services désignés, à l’exception de ceux des classes 18, 24 et 25 lesquels correspondent aux produits que la société PMJC a le droit d’exploiter sous la marque « Castelbajac » » (11/12/2019, 28 222 C, page 2).
Or, la Division d’Annulation a commis une erreur manifeste sur ce point: elle a cru pouvoir penser que « Le demandeur connaissait dès lors parfaitement les conditions de la cession et ses conséquences inévitables: le droit d’utiliser son patronyme dans le cadre des activités jusqu’alors exercées par la société qu’il avait créée, était transféré à la société PMJC. Il le reconnaît d’ailleurs implicitement, dans la présente procédure en nullité, dans laquelle il prend soin de ne pas viser les classes 18, 24 et 25 lesquelles correspondent aux activités exercées par la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » au moment de l’accord de cession » (11/12/2019, 28 222 C, page 7 in fine et page 8). Il s’agit d’une erreur grossière.
Il suffit pour s’en convaincre de lire la motivation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2019: « Quant à savoir si
Jean-Charles de CASTELBAJAC a cédé implicitement à la société
« Jean-Charles de Castelbajac », le droit d’utiliser son nom patronymique, qui ferait donc partie des actifs cédés par la société en redressement à la société
PMJC et dont celle-ci pourrait se prévaloir, rien ne le précise dans l’acte de cession du 3 février 20[1]2. En effet l’article 1-1 page 7 indique que sont cédés « l’ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle (droit d’auteur, dessins et modèles et marques…) tels que notamment listés en Annexe 2 des présentes, sans que cette liste soit exhaustive », mais ne mentionne nullement une quelconque autorisation d’utilisation du nom patronymique du demandeur, qui ne peut être déduite des relations antérieures intuitu personae entre la société cédante et Jean-Charles de
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CASTELBAJAC, qui en a été l’associé jusqu’en janvier 2004, puis le directeur artistique » (pièce n°°5.9).
Il résulte de ce qui précède que la Division d’Annulation ne pouvait pas valablement tenir compte des activités de la société « JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC » pour prétendre que la société PMJC aurait acquis un droit d’exploitation des marques dans un domaine autre que l’habillement et la haute couture.
La décision de la Division d’Annulation devra donc être fermement sanctionnée pour avoir considéré que « Le demandeur en nullité a démontré qu’il avait utilisé, via la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », son nom pour des produits partiellement identiques ou similaires aux produits contestés (outre des articles d’habillement et chaussures non visés par la présente affaire, des lithographies en classe 16 ou des montres en classe 14) ou partiellement non similaires en France avant la vente de sa société en 2004 » (11/12/2019, 28 222 C, page 11, § 3) ou encore que « la titulaire a démontré que le demandeur avait accepté l’exploitation des marques patronymiques, notamment au travers des nombreux contrats d’exploitation conclus par la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », dans des domaines autres que le prêt-à-porter »
(11/12/2019, 28 222 C, page 11, in fine).
La conclusion à laquelle est parvenue la Division d’Annulation, à savoir que « le demandeur a accepté l’extension de l’activité de la société « JEAN- CHARLES DE CASTELBAJAC » au-delà du domaine vestimentaire alors même qu’il disposait toujours d’une position dans la société » (11/12/2019, 28 222 C, page 11, in fine) est erronée et devra être corrigée.
Quatrièmement, la Division d’Annulation n’a pas correctement interprété le Protocole de prestations de services en date du 21 juillet 2011 (pièce n°°3.5).
La Division d’Annulation procède à une analyse de cet accord, en omettant un point primordial: ce protocole avait pour objet de traiter des activités de création artistique de M. de Castelbajac. En aucun cas ce Protocole de prestations de services ne venait aménager les droits dont disposait la société PMJC sur les marques qu’elle avait acquis, par acte séparé, de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » (dont M. de Castelbajac n’était plus actionnaire). Au mieux, aux termes de cet accord, M. de Castelbajac s’engageait à ne pas concurrencer directement la société PMJC dans certains domaines d’activité. Toute interprétation différente de cet accord constituerait d’ailleurs une violation des règles du droit de la concurrence.
Cinquièmement, il est inconcevable qu’une décision d’un office puisse considérer qu’une quelconque forme d'« approbation » aurait été donnée dans le contexte de ce dossier, alors que:
• Tant M. de Castelbajac que son conseil se sont opposés à toute forme de dépôt dans un contexte où il apparaissait que de tels dépôts avaient pour
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seul dessein d’attribuer faussement (et donc illicitement) la paternité de créations à M. de Castelbajac;
• Ce dépôt est intervenu à une date où les relations étaient particulièrement conflictuelles (voir observations du demandeur, section 2.3, en particulier § 69). Cette circonstance doit être prise en compte, comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la société PMJC dans un contexte très similaire (« Ainsi, en procédant au dépôt de la marque contestée le 31 mars 2014, alors que les relations entre les parties étaient conflictuelles et en passant outre au refus de Jean-Charles de
CASTELBAJAC relatif au logo constituant la partie figurative de la marque, qu’il n’a pas dessiné, au surplus pour des produits et services étrangers à ceux visés au protocole du 21 juillet 2011, la société PMJC a en toute connaissance de cause, sciemment méconnu les intérêts de
Jean-Charles de CASTELBAJAC », pièce n°°5.9);
• La société PMJC était tellement consciente du caractère illicite de ce dépôt qu’elle en a caché l’existence à M. de Castelbajac, qui n’en a pris connaissance que plusieurs années plus tard (voir observations du demandeur, § 69).
A plus forte raison lorsque l’on sait qu’en aucun cas la société PMJC n’était habilitée à déposer à titre de marque ce type de signe, comme cela a été soulevé devant la Division d’Annulation (voir observations du demandeur, section 2.2.4, en particulier § 60 et paragraphes suivants).
La décision d’annulation devra être fermement censurée pour avoir considéré, à tort, que « il ne peut y avoir violation de ses droits même dans des domaines d’activités couverts par les produits compris dans les classes 9,
11, 14, 16, 20, 21 et 27 ».
Sur le droit au nom
Premièrement, la Division d’Annulation prétend qu’une « autorisation implicite du demandeur [d’utilisation de son nom patronymique] a donc été transmise » à la société PMJC (11/12/2019, 28 222 C, page 16, § 2).
La Division d’Annulation parvient à cette conclusion sur la base de deux informations qui révèlent une mauvaise interprétation manifeste des accords intervenus.
Si la Division d’Annulation avait tenu compte de ces éléments factuels qui lui étaient présentés, elle n’aurait eu d’autre option que de considérer qu’aucune autorisation n’a jamais été donnée par M. de Castelbajac au dépôt de nouvelles marques pour de nouveaux produits, comme il sera démontré.
C’est d’ailleurs précisément à cette conclusion qu’est parvenu le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire en tous points similaire (pièce n°°5.9).
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« Quant à savoir si Jean-Charles de CASTELBAJAC a cédé implicitement à la société « Jean-Charles de Castelbajac » le droit d’utiliser son nom patronymique, qui ferait donc partie des actifs cédés par la société en redressement à la société PMJC et dont celle-ci pourrait se prévaloir, rien ne le précise dans l’acte de cession du 3 février 20[1]2. En effet l’article 1-1 page 7 indique que sont cédés « l’ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle (droit d’auteur, dessins et modèles et marques…) tels que notamment listés en Annexe 2 des présentes, sans que cette liste soit exhaustive », mais ne mentionne nullement une quelconque autorisation d’utilisation du nom patronymique du demandeur, qui ne peut être déduite des relations antérieures intuitu personae entre la société cédante et Jean-
Charles de CASTELBAJAC, qui en a été l’associé jusqu’en janvier 2004, puis le directeur artistique » (pièce n°°5.9).
« La société PMJC ne peut prétendre avoir acquis l’autorisation, par l’effet de la cession, du droit de faire usage du nom patronymique de Jean-Charles de
CASTELBAJAC, auquel celui-ci n’a jamais consenti » (pièce n°°5.9).
En retenant qu’une « autorisation implicite du demandeur [d’utilisation de son nom patronymique] a donc été transmise [à la société PMJC] », la Division d’Annulation a commis une grave erreur de droit, qui doit impérativement être corrigée.
Deuxièmement, la Division d’Annulation croit ensuite pouvoir tirer argument d’un courrier qui a été adressé par le conseil de M. de Castelbajac à la société Hyungji le 17 novembre 2017: « le demandeur ne saurait remettre cette cession en cause, alors qu’il en a expressément reconnu la portée dans un courrier adressé par son conseil à la société PMJC, en date du
17 novembre 2017 dans les termes suivants: « nous tenons à vous assurer qu’il n’est pas dans les intentions de M. Jean-Charles de Castelbajac de remettre en cause ou s’opposer aux droits acquis par PMJC (et initialement la société « Jean-Charles de Castelbajac ») sur les marques composées de la dénomination CASTELBAJAC » (pièce 8 de la titulaire de la MUE – Email adressé par le conseil de M. de Castelbajac à la société PMJC, traduction libre; 11/12/2019, 28 222 C, page 16, § 3).
Le sens donné à ce courrier par la Division d’Annulation est contraire à sa lettre et à son esprit.
Le conseil de M. de Castelbajac faisait état des « droits acquis » par la société PMJC, c’est-à-dire aux marques qui avaient fait l’objet d’un rachat à la barre du tribunal, entériné par un acte de cession en date du 3 février 2012. Ce courrier ne visait pas toute marque qui aurait pu faire l’objet d’un dépôt, ultérieurement, par la société PMJC elle-même. En particulier dans un domaine autre que celui objet du rachat, dont on rappellera qu’il était limité au domaine de l’habillement et de la haute couture (voir § 25 ci-dessous).
La Division d’Annulation a commis une erreur manifeste d’interprétation en considérant que ce courrier donnait un blanc-seing à la société PMJC en vue de procéder à de nouveaux dépôts de marques.
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Tout au contraire: ce courrier avait vocation à mettre en garde la société PMJC contre tout usage du nom de M. de Castelbajac (en dehors d’une pure exploitation, à titre de marque, dans le domaine de l’habillement et de la haute couture, des marques rachetées à la barre du tribunal).
Surtout: à la date de ce courrier, M. de Castelbajac n’était pas informé des dépôts litigieux réalisés depuis par la société PMJC, et en particulier du dépôt frauduleux de la marque de l’Union européenne n°°14 698 278 le 20 octobre 2015, objet de la présente procédure.
En motivant sa décision sur la base d’un courrier en date du 17 novembre 2017, faisant référence à d’autres marques que celle en cause en l’espèce et adressé à une date où M. de Castelbajac n’était même pas informé de l’existence de la marque de l’Union européenne n°°14 698 278, la Division d’Annulation a commis une erreur d’interprétation manifeste des faits qui lui étaient soumis.
Troisièmement, la Division d’Annulation s’est contentée d’affirmer que « le cédant est tenu de garantir au cessionnaire un usage paisible des droits qu’il a cédés, tant au titre de stipulations contractuelles éventuelles que de dispositions légales (article 1626 du Code civil) » (11/12/2019, 28 222 C, page 16, § 6).
Ce faisant, la Division a commis une erreur de droit indéniable. Elle a refusé de tenir compte des arguments soulevés par M. de Castelbajac à ce titre, et notamment le fait que.
La « garantie d’éviction » invoquée par la société PMJC ne peut s’appliquer qu’à la marque qui constitue l’objet de la vente en question; or, la marque de l’Union européenne n°°14 698 278, en cause en l’espèce, a été déposée par la société PMJC elle-même. Ni M. de Castelbajac, ni même la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », n’a « vendu » cette marque (voir observations en réponse de M. de Castelbajac, section 2.1, § 40).
Les « marques composées de son patronyme », rachetées par la société PMJC, ont été déposées par la société « JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC », et non pas par M. de Castelbajac (voir observations en réponse de M. de Castelbajac, section 2.1, § 41).
Les marques rachetées par la société PMJC l’ont été dans le cadre d’une vente judiciaire; or, en droit français, les garanties de droit commun (et en particulier la garantie d’éviction) ne s’appliquent pas aux ventes judiciaires (voir observations en réponse de M. de Castelbajac, section 2.1, §42).
Si la Division d’Annulation avait correctement analysé les arguments juridiques qui lui étaient soumis, elle aurait nécessairement exclu toute forme de garantie d’éviction.
C’est d’ailleurs précisément à cette conclusion qu’est parvenu le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire en tous points similaire (pièce n°°5.9).
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« le manquement à la garantie d’éviction ne constitue en tout état de cause pas une irrecevabilité à agir mais une faute distincte qui, si elle est établie, est susceptible d’engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1630 du Code civil », « la garantie est exclue dans les cessions d’entreprises en difficulté, car la vente a dans ce cas un caractère aléatoire, exclusif de l’application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées en vue du maintien au moins partiel de l’activité, par une loi d’ordre public (Chambre commerciale, Cour de cassation 12 octobre 1993, n°°91-18.505) » (…) « Ainsi, il ne peut être soutenu que l’action en nullité initiée par Jean-Charles de CASTELBAJAC lui serait interdite du fait de son obligation à garantie de vendeur »
(pièce n°°5.9).
En faisant état d’une prétendue « garantie d’éviction » dont serait tenu M. de Castelbajac à l’endroit de la société PMJC, la Division d’Annulation a commis une grossière erreur de droit, que la Chambre des recours se devra de corriger.
Quatrièmement, la Division d’Annulation a affirmé que « la titulaire qui a acquis des marques (indépendamment du fait qu’elles les aient acquises d’une société en faillite et non directement de la personne physique sous le nom patronymique est incorporé) doit bénéficier de la possibilité de les renouveler voire de les déposer au niveau européen pour des produits (et/ou services) déjà couverts par les droits cédés » (11/12/2019, 28 222 C, page 17,
§ 3).
Elle indique plus loin que « qu’à la date de dépôt de la marque contestée (26/10/2015), le Protocole de prestations de services qui le liait à la titulaire de la MUE était encore en vigueur (il a pris fin le 31/12/2015, voir pièce
n° 3.5 du demandeur), même s’il considère qu’à cette date les relations entre les parties s’étaient détériorées » (11/12/2019, 28 222 C, page 17, § 8).
Si le principe selon lequel une société qui acquiert une marque doit être en mesure de la renouveler ou de procéder à des dépôts identiques n’est pas contesté par M. de Castelbajac, son application en l’espèce est hautement critiquable.
La Division d’Annulation a totalement évincé le fait que:
• La marque de l’Union européenne n°°14 698 278 n’a pas été acquise en 2011, mais procède d’un nouveau dépôt, le 20 octobre 2015;
• Ce nouveau dépôt a été caché à M. de Castelbajac, qui n’en a appris l’existence que lors du dépôt de l’opposition par PMJC à l’encontre de sa demande de marque (voir observations du demandeur, § 69);
Ce nouveau dépôt a été effectué en parfaite connaissance de cause du refus manifesté par M. de Castelbajac puis par le conseil de M. de Castelbajac d’associer son nom à des faux artistiques ou d’étendre la marque à un
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domaine d’activité non couvert par la cession (voir observations du demandeur, section 1.6, § 24 et paragraphes suivants, pièce n°°4.1, pièce
n°°4.2 et pièce n°°4.3).
La Division d’Annulation a ainsi passé sous silence la raison même qui avait suscité la réaction de M. de Castelbajac, et notamment le fait que:
• Ce n’est pas le renouvellement d’une marque qui était contesté;
• L’existence de ce dépôt a été cachée à M. de Castelbajac;
• Ce dépôt a été effectué alors que M. de Castelbajac et son conseil
s’étaient fermement opposés à de nouveaux dépôts en raison du caractère litigieux et frauduleux de ces derniers.
Dans un contexte très proche, ces arguments, présentés au tribunal judiciaire de Paris, ont amené ces derniers à rappeler fermement à la société PMJC que « La fonction de la marque est de garantir l’origine des produits, mais elle n’est pas celle d’attribuer à un auteur, la paternité du dessin qui la compose » (pièce n°°5.9).
Le juges français ont ainsi considéré à juste titre que « en procédant au dépôt de la marque contestée le 31 mars 2014, alors que les relations entre les parties étaient conflictuelles et en passant outre au refus de Jean-Charles de
CASTELBAJAC relatif au logo constituant la partie figurative de la marque, qu’il n’a pas dessiné, au surplus pour des produits et services étrangers à ceux visés au protocole du 21 juillet 2011, la société PMJC a en toute connaissance de cause, sciemment méconnu les intérêts de Jean-Charles de
CASTELBAJAC » (pièce n°°5.9).
Cinquièmement, la Division d’Annulation a justement rappelé que, en application de la décision « Elizabeth Emanuel »: « la société ne peut en revanche utiliser le patronyme au-delà de ce qui a été autorisé par le titulaire du nom » (11/12/2019, 28 222 C, page 17, § 1).
La Division d’Annulation n’a cependant pas tiré les conséquences légales de cette constatation. En effet, PMJC n’était pas autorisée à exploiter la marque en dehors du domaine de l’habillement et de la haute couture.
Comme il sera démontré ci-après:le jugement du tribunal de commerce en date du 13 septembre 2011, autorisant la cession des marques au profit de la société PMJC ne vise que le domaine de l’habillement et de la haute couture, à l’exclusion de tout autre domaine d’activités (pièce n°°3.4; voir § 25 ci-après).
Les actes qui ont été conclus postérieurement, et en particulier l’acte de cession en date du 3 février 2012 (pièce n°°3.5), ne pouvaient par définition qu’entériner la décision du jugement du 13 septembre 2011, et en aucune manière conférer plus de droits à la société PMJC.
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Il est totalement faux de prétendre que M. de Castelbajac aurait autorisé la société PMJC à exercer un domaine d’activité autre que celui de l’habillement et de la haute couture.
Cette affirmation biaisée de la Division d’Annulation est fondée sur une constatation erronée: le fait que, par le passé, la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » aurait exercé d’autres activités, avec l’assentiment de M. de Castelbajac.
Cette circonstance n’était en aucune manière de nature à impacter le rachat des marques par la société PMJC qui, lui, était limité au seul domaine de l’habillement et de la haute couture (voir § 26 ci-après).
Rappelons à cet égard que la société PMJC n’a pas procédé à un rachat des titres de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » mais a uniquement racheté des actifs isolés à la barre du tribunal, dans le cadre d’une vente judiciaire: un portefeuille de marques, limité au seul domaine de l’habillement et de la haute couture.
C’est à l’aune de ces éléments que la Chambre de recours devra censurer la décision de la Division d’Annulation qui a considéré à tort qu'« il n’existe[rait] pas en l’état du dossier d’éléments suffisants de nature à justifier l’annulation de la marque contestée pour ces produits », que « le demandeur n’a[urait] signifié sa volonté de mettre fin, par email en date du 17 novembre 2017 (pièce n° 3.7), à l’autorisation tacite d’utiliser son nom patronymique, qu’après le dépôt de la marque contestée » et que « dans ces conditions, il ne [pourrait] y avoir violation de ses droits sur son nom patronymique » (11/12/2019, 28 222 C, page 18, § 1-3).
9 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. de Castelbajac
La Chambre constatera que M. de Castelbajac est redevable, en tant que cédant du droit d’utilisation de son patronyme, d’une garantie d’éviction envers la société PMJC, rendant irrecevable sa demande en nullité de marque composée de son patronyme.
En tout état de cause, la Chambre déclarera M. de Castelbajac irrecevable en sa demande en déchéance de la marque « JC de CASTELBAJAC » n°°14 698
278, pour défaut d’intérêt à agir.
Garantie d’éviction
La Chambre de recours reconnaîtra que M. de Castelbajac est redevable, envers la société PMJC, d’une garantie d’éviction sur les droits d’exploitation de son patronyme, et le déclarera en conséquence irrecevable
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dans son action en nullité de la marque européenne «« JC/DC par
CASTELBAJAC » n°°14 698 278.
En l’espèce, en raison de son utilisation en tant que dénomination sociale et à titre de marques, le patronyme de M. de Castelbajac est indéniablement devenu un objet de propriété incorporelle, se grevant au patrimoine de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ».
Or, par acte de cession en date du 3 février 2012, la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » a cédé l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle à la société PMJC.
La cession, stipulée en des termes clairs et non équivoques, prévoyait, sans aucune réserve, l’acquisition par la société PMJC, de « l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, dessins et modèles, marques… tels que notamment listés en Annexe 2 des présentes, sans que cette liste soit exhaustive) ».
M. de Castelbajac ne saurait opportunément remettre cette cession en cause, alors qu’il en a expressément reconnu la portée, dans un courrier adressé par son conseil à la société PMJC, en date du 17 novembre 2017.
C’est donc à juste titre que la Division d’Annulation de l’EUIPO a considéré: « Dans le contrat entre la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et la titulaire de la marque attaquée, il existait une clause qui visait la cession de droits de propriété intellectuelle. Cette clause concerne des droits tels que les marques, et, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, elle couvre également le droit d’usage d’un patronyme, qui constitue un droit de la personnalité tombant également sous le parapluie des droits de propriété intellectuelle. ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le droit d’utiliser le patronyme de M. de Castelbajac en tant que marque, notamment pour les classes de produits 9, 11, 14, 16, 20, 21 et 27, objets de la demande en nullité, a été régulièrement acquis par la société PMJC, auprès de la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », elle-même acquéreur auprès du demandeur.
La garantie d’éviction due par M. de Castelbajac à la société PMJC.
L’article 1625 du Code civil dispose: « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
».
L’article 1626 du même Code vient définir la garantie d’éviction: « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et
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non déclarées lors de la vente. » (pièce 9 – Extraits du Code civil –
Légifrance).
Il convient d’insister sur le fait que c’est bien sur la cession du droit d’utilisation de son patronyme, que repose la garantie d’éviction invoquée en l’espèce, et non sur la cession de la marque contestée.
Dès lors, l’affirmation selon laquelle la marque litigieuse n’a pas fait l’objet de cession est sans incidence.
En outre, M. de Castelbajac considère qu’il n’a jamais eu la qualité de « vendeur », et qu’il ne peut donc être tenu à une garantie d’éviction, quel qu’en soit l’objet.
Pourtant, comme n’a pas manqué de le relever la société PMJC précédemment, l’apport de son nom à la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » lors de la constitution de la société, constitue une cession implicite de ce patronyme.
Par cette cession implicite du patronyme du demandeur, entre ce dernier et la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », le patronyme, objet de propriété incorporelle, est entré dans le patrimoine de la société éponyme.
Or, les droits de propriété intellectuelle de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, » dont le patronyme, ont été cédés, par acte du 3 février
2012, à la société PMJC.
La société PMJC est indiscutablement sous-acquéreur de M. de Castelbajac.
Le fameux arrêt « Inès de la Fressange » est venu affirmer que le cédant des droits portant sur son patronyme et des marques patronymiques est tenu par la garantie d’éviction, et ne peut dès lors attaquer en nullité les marques patronymiques cédées.
Or, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent de longue date que le sous- acquéreur peut invoquer la garantie d’éviction contre le vendeur initial.
A cet égard, M. de Castelbajac soutient que la garantie d’éviction ne saurait être invoquée en l’espèce dans la mesure où la cession intervenue entre les sociétés « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et PMJC, résulte d’une vente judiciaire, par nature exclusive des garanties légales.
Seulement, la garantie d’éviction est une garantie légale, qui ne résulte pas des modalités contractuelles prévues entre les parties, mais de l’existence d’un transfert de propriété. Dès lors, l’existence de cette garantie n’est pas conditionnée par l’existence d’un contrat entre celui qui l’invoque et celui qui y est tenu.
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Or, les parties à la vente judiciaire invoquée sont les sociétés « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et PMJC, et non
M. de Castelbajac.
Dès lors, en vertu de l’effet relatif des conventions, le cédant initial, tiers à l’acte de transmission de propriété ultérieur, ne saurait se prévaloir de la nature de cette transmission de droits de propriété intellectuelle, pour tenter de s’exonérer de sa propre obligation de garantie d’éviction, due légalement.
La jurisprudence et la doctrine s’accordent ainsi sur le fait que l’action directe du sous-acquéreur n’est pas impactée par les exclusions de garanties prévues au titre de la cession ultérieure.
Par conséquent, M. de Castelbajac ne peut soulever l’exclusion de garantie légale résultant de la cession entre la société « JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC » et la société PMJC, pour espérer s’exonérer de son obligation autonome de garantie d’éviction.
A titre supplétif, la jurisprudence reconnaît de longue date que la garantie d’éviction est perpétuelle, et n’est soumise à aucune limitation de durée ou condition.
Il ressort de tout ce qui précède que la cession ultérieure de l’objet de la vente n’a aucune incidence sur l’obligation de garantie d’éviction du cédant initial, perpétuelle et sans condition.
Ainsi, en soulevant la nullité de la marque « « JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278, détenue par la société PMJC, alors que cette dernière a acquis, auprès de l’acquéreur de M. de Castelbajac, les droits d’utilisation et d’exploitation des marques composées de son patronyme, M. de Castelbajac a manifestement violé son obligation au titre de la garantie d’éviction.
Retenir le contraire reviendrait à valider des situations intrinsèquement porteuses d’une insécurité juridique manifeste.
En conséquence, la Chambre de recours déclarera M. de Castelbajac irrecevable en son action en nullité de la marque «« JC/DC par
CASTELBAJAC » n°°14 698 278, propriété de la société PMJC.
L’irrecevabilité de la demande de M. de Castelbajac, pour défaut d’intérêt à agir
La présente action en nullité de marque a été initiée par M. de Castelbajac en réponse à l’opposition, formée par la société PMJC, de sa demande d’enregistrement de marque « CASTELBAJAC » déposée auprès de l’EUIPO le 12 juillet 2016, en classes 16 et 42.
Or, la marque « « JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278 ne constitue pas en elle-même un obstacle pour M. de Castelbajac, justifiant son intérêt à agir, dès lors que le réel obstacle à l’exploitation résulte de l’acquisition, par la société PMJC, du droit d’exploitation du patronyme « CASTELBAJAC ».
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Par ailleurs, la circonstance que les marques en question soient composées de son nom ne confère pas d’intérêt à agir à M. de Castelbajac dès lors que la société PMJC détient le droit d’exploiter son patronyme, qui s’est détaché de sa personne, réalité que M. de Castelbajac semble avoir du mal à accepter.
Il convient de rappeler également qu’une déchéance de la marque contestée ne rendrait pas le patronyme « CASTELBAJAC » disponible en classes 9, 11,
14, 16, 20, 21 et 27 dans la mesure où la société PMJC dispose de nombreuses marques incluant le patronyme « CASTELBAJAC », visant l’ensemble de ces classes.
Dès lors, M. de Castelbajac ne peut justifier son action par la volonté d’exploiter, sous son nom, une activité relevant de ces classes, dans la mesure où la société PMJC dispose du droit exclusif d’exploitation de ce patronyme dans ces domaines.
En conséquence, la Chambre de recours déclarera M. de Castelbajac irrecevable en son action en nullité de la marque « « JC/DC par
CASTELBAJAC » n°°14 698 278.
Si la Chambre venait à déclarer M. de Castelbajac recevable en son action en nullité, elle ne pourrait, en tout état de cause, que confirmer la décision de la Division d’Annulation n°°28 222 C, et rejeter la demande en nullité de marque formée par M. de Castelbajac, au titre des deux fondements invoqués.
La validité de la marque européenne « JC/DC par CASTELBAJAC »
n°°14 698 278
Contrairement à ce que soutient M. de Castelbajac, la marque « « JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278 n’encourt pas la nullité, en ce qu’elle ne constitue une violation du droit au nom de M. de Castelbajac (1), et ne résulte par conséquence aucunement, d’un dépôt frauduleux (2).
1. L’absence de violation du droit de la personnalité de M. de Castelbajac par la société PMJC
En premier lieu, M. de Castelbajac soutient que l’enregistrement, par la société PMJC, d’une marque composée de son patronyme, serait contraire à l’article 60, paragraphe 2, point a) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
M. de Castelbajac invoque à cet effet le protocole conclu entre les parties, soutenant à tort que celui-ci stipulerait une limitation aux droits de la société
PMJC.
Face au rejet de ces prétentions par la Division d’Annulation de l’EUIPO, M. de Castelbajac adopte, aux termes de son mémoire, une argumentation inédite et affirme désormais que la prétendue limitation aux droits de la
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société PMJC résulterait du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 septembre 2011, ayant autorisé la cession des actifs de la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » à la société PMJC. Ces nouvelles prétentions, révélatrices de tout l’embarras de M. de Castelbajac, ne résistent pas à l’analyse.
a) Sur l’absence de violation de l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE et de l’article 9 du Code civil, par la société PMJC
i. Les droits de la société PMJC sur le patronyme de M. de Castelbajac
Comme il l’a déjà été exposé, compte tenu de l’utilisation et exploitation autorisée de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » du patronyme du demandeur, celui-ci s’est détaché de la personne de
M. de Castelbajac, pour s’appliquer à la société éponyme et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle (jurisprudence Bordas précitée).
Or, ainsi qu’il a également été rappelé, la société PMJC a acquis cet objet de propriété incorporelle par acte de cession en date du 3 février 2012.
M. de Castelbajac ne peut dès lors sérieusement invoquer la violation d’un droit sur son patronyme.
Pourtant, l’argumentation de M. de Castelbajac est la suivante: en acquérant les actifs de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », dont un important portefeuille de marques patronymiques, la société PMJC n’avait pas pour autant acquis le droit d’exploiter le patronyme de M. de Castelbajac dans le cadre de son activité.
Cette théorie est non seulement empreinte d’une mauvaise foi manifeste, mais elle défie en outre toute logique.
Il convient de rappeler à ce titre que M. de Castelbajac a été entièrement impliqué dans les négociations sur l’offre de reprise de la société éponyme par la société PMJC. Ainsi dans le jugement du tribunal de commerce autorisant le plan de cession, est-il précisé: « [M. de Castelbajac ] exprime sa confiance au repreneur pour la pérennité de l’entreprise et se déclare favorable au Plan »(pièce adverse n°°3.4).
M. de Castelbajac connaissait dès lors parfaitement les conditions de la cession et ses conséquences inévitables: le droit d’utiliser son patronyme dans le cadre des activités jusqu’alors exercées par la société qu’il avait créée, était transféré à la société PMJC.
Il le reconnaît d’ailleurs implicitement, dans la présente procédure en nullité, dans laquelle il prend soin de ne pas viser les classes 18, 24 et 25.
Or, en excluant ainsi certaines classes de sa demande en nullité de marque, pourtant déposée par la société PMJC et non acquise auprès de la société
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« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », M. de Castelbajac admet que les droits d’exploitation sur son patronyme ont pu être valablement cédés, au titre de l’acte de cession sans que cela ne porte atteinte à son droit de la personnalité, et que les droits acquis par la société PMJC vont bien au-delà de l’acquisition des titres existant à l’époque de la cession, mais s’étendent à tout acte d’exploitation du patronyme « CASTELBAJAC » (incluant éventuellement le dépôt de nouvelles marques) pour les domaines d’activités considérés.
Si la réalité avait été autre, pourquoi M. de Castelbajac aurait-il exclu ces classes de sa demande en nullité?
Il est indiscutable que la reprise d’actifs impliquait nécessairement le droit d’exploiter le portefeuille de marques nouvellement acquis, de le pérenniser, mais aussi de le faire évoluer, ce qui nécessite le dépôt de nouvelles marques incluant le patronyme de M. de Castelbajac, unique élément d’identification de la Maison.
Quels actifs aurait acquis la société PMJC, selon M. de Castelbajac, si ce n’est au moins le droit d’exploiter le patronyme « Castelbajac », valeur principale de l’entreprise cédée?
Et pourtant, M. de Castelbajac n’a pas craint d’affirmer, dans sa demande en nullité, que « le rachat d’une marque constituée d’un nom patronymique (en réalité, de multiples marques comprenant le patronyme de M. de Castelbajac sous diverses formes), n’autorise pas le cessionnaire à procéder à tout type de nouveaux dépôts. » (demande en nullité, point 47).
Il convient manifestement de rappeler à M. de Castelbajac que la société PMJC détenait, à la date du dépôt contesté, plus de 20 marques « JC de
CASTELBAJAC », identiques à la marque litigieuse, couvrant notamment les classes 3, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 38 et 42.
Dès lors, selon l’interprétation de M. de Castelbajac, la société PMJC, légitime titulaire de ces marques identiques « « JC/DC par
CASTELBAJAC», était en mesure de procéder au dépôt litigieux en classes 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 27.
En tout état de cause, la société PMJC ayant acquis le droit d’exploitation du nom patronymique de M. de Castelbajac pour l’ensemble des activités reprises au titre de l’acte de cession, avait parfaitement le droit de procéder à ce dépôt.
Invoquant alors le droit à la personnalité pour justifier ses propos, M. de Castelbajac cite des décisions dans lesquelles les déposants des marques patronymiques n’avaient aucun lien avec le titulaire du nom, et n’avaient acquis aucun droit sur ce nom (demande en nullité, point 46).
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Ces décisions ne sont dès lors absolument pas transposables à l’espèce et illustrent une nouvelle fois la volonté de M. de Castelbajac de semer la confusion dans l’esprit de l’examinatrice.
Or, en l’espèce, la société PMJC détient de multiples marques antérieures lui permettant de légitimement s’opposer à l’exercice, par M. de Castelbajac, d’une activité concurrente sous son nom.
M. de Castelbajac n’a pas non plus hésité, aux termes de sa demande en nullité, à fonder son argumentation sur une décision à intervenir, inexistante à la date de ses observations, spéculant sur la solution d’une Cour d’appel de renvoi dans une affaire Christian Lacroix.
Ainsi, M. de Castelbajac soutenait: « en l’absence de clause règlementant les conditions dans lesquelles le cessionnaire pourra développer la marque et procéder à de nouveaux dépôts, tout nouveau dépôt doit être annulé », interprétant alors assez librement l’arrêt de la Cour de cassation ayant considéré que l’autorisation d’usage du nom patronymique correspondait à un engagement à exécution successive. Et M. de Castelbajac d’affirmer, sans réserve: « C’est ce qui explique l’annulation à intervenir (par la Cour d’appel de renvoi) de la marque litigieuse » (demande en nullité, point 49).
Seulement, et n’en déplaise à M. de Castelbajac, la Cour d’appel de renvoi, statuant en date du 28 février 2020, n’a pas annulé la marque litigeuse: « La cour retient que ces engagements pris par [M. Lacroix] sont bien des engagements à exécution successive qui ne peuvent avoir en tant que tels pour effet d’entraîner la nullité du contrat de cession. » La Cour poursuit: « Il est certain que [M. Lacroix] a accepté non seulement que les deux marques portant son nom patronymique déjà déposées soient cédées à la société X avec laquelle il commençait une collaboration, mais que celle-ci soit autorisée à déposer d’autre marques pour d’autres produits ou d’autres pays pour la protection de ce signe. » Pour conclure: « La cour constate qu’à la date du dépôt litigieux le 17 septembre 2008, M. Lacroix n’avait aucunement mis fin à ses engagements et ce d’autant qu’à cette date sa collaboration avec la société X perdurait par l’intermédiaire de sa propre société XCLX. (…)
Ainsi, le jugement qui a annulé la marque verbale communautaire
n°7 237 761, sera infirmé de ce chef. » (pièce 26 – Cour d’appel de Paris,
28 février 2020, RG 19/02361).
En l’espèce, à la date du dépôt litigieux (i.e. le 20 octobre 2015) M. de Castelbajac n’avait aucunement retiré l’autorisation d’usage de son nom patronymique au profit de la société PMJC résultant du contrat de cession d’actifs du 3 février 2012, et ce d’autant qu’à cette date, sa collaboration avec la société PMJC perdurait au titre du Protocole de prestations de services.
Par conséquent, en application de la jurisprudence « Lacroix », la marque « « JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278 ne saurait être annulée.
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Tout aussi inopérantes sont les décisions produites par M. de Castelbajac aux termes de son mémoire en recours, rendues dans des affaires étrangères à l’espèce, opposant PMJC à M. de Castelbajac.
A cet égard, ce dernier prétend, de manière parfaitement infondée, que la décision de la Division d’Annulation serait nécessairement entachée de vice, dès lors qu’elle ne prend pas en considération ces différents jugements. Il n’en est rien.
Les procédures dont M. de Castelbajac fait état ne concernent en rien la marque verbale européenne « « JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278, seule objet de la présente procédure, et ne se prononcent aucunement sur l’autorisation d’usage du patronyme « CASTELBAJAC » accordée par le demandeur à la nullité à la société PMJC.
Ainsi, (1) La décision « LGF » portait sur l’adaptation, par PMJC, de dessins créés par M. de Castelbajac. Cette décision, qui n’aborde qu’une problématique de droit d’auteurs, ne fait aucune mention d’un usage non autorisé du nom patronymique de M. de Castelbajac. (pièce adverse n°°5.7.)
Ainsi, contrairement à ce que M. de Castelbajac soutient, l’apposition du nom « CASTELBAJAC » sur les produits litigieux n’est pas condamnée.
On peine à comprendre en quoi cette décision impacterait la présente procédure. Il en est de même pour les décisions « e-shop » (en référé et au fond), lesquelles portaient exclusivement sur une problématique de droits d’auteur, et plus précisément sur le droit d’adaptation des œuvres acquises par PMJC. A aucun moment l’usage d’une marque patronymique n’y est condamné.
Au contraire, les juges prennent soin de rappeler: « Dans le contexte précédemment rappelé, il ne saurait évidemment être reproché à la société
PMJC d’exploiter les actifs incorporels dont elle est devenue propriétaire et qui inévitablement, rattachent son activité au nom de Jean-Charles de
CASTELBAJAC qui constitue également une marque. » (pièces adverses
n°°5.8. et 5.10.).
Enfin, la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 décembre 2019 n’est pas plus pertinente en l’espèce, malgré la présentation trompeuse qu’en fait M. de Castelbajac.
En effet, il semble important de rappeler que la juridiction parisienne n’était pas saisie de la question de la violation des droits de la personnalité de
M. de Castelbajac, mais était uniquement invitée à se prononcer sur les griefs d’atteinte aux droits d’auteur, de déceptivité et de dépôt frauduleux (les juges n’ayant accueilli que le dernier de ces griefs; pièce adverse n°°5.9.).
Dès lors, c’est à titre surabondant et non motivé que le tribunal a cru bon de considérer qu’il ne pouvait être déduit une autorisation d’utilisation du nom patronymique de M. de Castelbajac au profit de PMJC.
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Cette affirmation erronée étonne d’ailleurs par sa nature péremptoire, dès lors que le Tribunal semble exclure toute autorisation d’usage du patronyme de M. de Castelbajac, pour quelque domaine d’activité que ce soit.
Pourtant, l’autorisation d’usage du nom « CASTELBAJAC » par la société PMJC, à tout le moins pour le domaine de la mode et du prêt-à-porter n’est pas contestée, dès lors que M. de Castelbajac a exclu de ses demandes en nullité de marques verbales européennes, les classes 14, 18 et 25, ce que la juridiction parisienne ignorait manifestement.
En effet et pour mémoire, la demande en nullité de marque semi-figurative française dont la juridiction était saisie (fondée sur une violation de droit d’auteur) n’excluait pas ces classes.
Cette décision doit donc être écartée en ce que: – la juridiction nationale n’était pas amenée à se prononcer sur une violation des droits de la personnalité et sur l’existence d’une cession implicite du droit d’utilisation du patronyme de M. de Castelbajac à la société PMJC, – cette décision portant en tout état de cause, sur une marque étrangère à la présente procédure.
En conclusion, il ne saurait être sérieusement contesté que la société PMJC dispose du droit d’exploitation du patronyme de M. de Castelbajac dans le cadre de son activité.
ii. L’absence de limitation aux droits de la société PMJC par l’acte de cession
M. de Castelbajac soutient que les droits acquis par la société PMJC se limitaient au secteur du prêt-à-porter.
À cet effet, M. de Castelbajac ne craint pas d’affirmer que la société “ JEANCHARLES DE CASTELBAJAC » n’a jamais exercé dans des domaines autres que le prêt-à-porter, et que dans ces circonstances, tous droits acquis par la société PMJC ne sauraient lui conférer de quelconques droits au-delà de ce secteur d’activité.
Pourtant, M. de Castelbajac, fondateur de la société éponyme, ne peut prétendre ignorer l’étendue de l’activité de cette dernière, définie comme suit par les statuts:« la conception, la création, et la mise en point de tous articles textiles et d’habillement pour dames, hommes et enfants, ainsi que de tous accessoires d’habillement, parfums, bijoux, fourrures, articles de PARIS, d’ameublement, arts de la table et de la maison, se rattachant directement ou indirectement à la mode. » (pièce 5 – Statuts de la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC »).
Ces statuts démontrent que l’activité de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » ne s’est jamais limitée au prêt-à-porter, contrairement à ce que soutient M. de Castelbajac.
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En outre, à la date de sa cession, la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » détenait un important portefeuille de marques, notamment patronymiques, visant outre la classe 25, les classes 2, 3, 8, 9, 12,
14, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 33, 34, 38 et 42, ce que M. de Castelbajac ne peut non plus ignorer (pièce 1bis – Annexe 2 « listing des marques » à l’acte de cession en date du 3 février 2012).
M. de Castelbajac ne saurait pas plus nier l’exploitation de ces marques patronymiques, notamment au travers des nombreux contrats d’exploitation conclus par la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » dans des domaines autres que le prêt-à-porter.
On peut citer à titre d’exemples un contrat de collaboration avec la société FERMOB, pour la fabrication et la vente de chaises sous la marque « JC de
CASTELBAJAC », en date du 7 octobre 2007; un contrat conclu avec la société MARKET SET pour la conception et la distribution de luminaires, sous la marque « « JC/DC par CASTELBAJAC », en date du 1er septembre
2009; ou encore un contrat conclu avec la société SCE, pour la commercialisation de papiers peints, en date du 2 janvier 2006 (pièce 13 –
Contrat entre les sociétés « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et SCE en date du 2 janvier 2006; pièce 14 – Contrat entre les sociétés
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et FERMOB en date du
7 octobre 2007; pièce 15 – Contrat entre les sociétés « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et MARKET SET en date du 1er septembre 2009).
Or, cela ne l’a pas empêché d’affirmer dans ses écritures que « les marques déposées par la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC »
(313 730 509 RCS Paris) ou, par la suite, par la société PMJC n’auraient pu avoir vocation à couvrir que ses activités dans ce domaine (du prêt-à-porter),
à savoir la classe 25 (vêtements). ».
Cette affirmation manifestement inexacte illustre parfaitement la mauvaise foi de M. de Castelbajac, qui ne peut sérieusement croire à ses propres allégations.
Ainsi, l’ensemble de l’argumentaire du demandeur visant à réduire l’activité de son ancienne société et celle de son acquéreur à celles relevant des classes
18, 24, et 25, est purement fallacieux.
Enfin et en tout état de cause, la jurisprudence considère que le titulaire du patronyme ayant consenti à l’exploitation de son nom pour certains produits et services, ne peut s’opposer au développement de l’activité de son cessionnaire sous ce nom, et notamment aux dépôts ultérieurs de marques patronymiques pour des produits et services en lien avec ceux initialement exploités.
M. de Castelbajac soutient-il que « l’acte de cession du 3 février 2012 ne vise ni le nom patronymique ni les droits de la personnalité de M. de Castelbajac
».
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Pourtant, l’article 1.1 de l’acte de cession stipule expressément: « est cédé par l’effet des présentes, en exécution du jugement, la propriété portant sur l’ensemble des actifs incorporels du Cédant et en particulier, sans que cette liste soit exhaustive: […] – les dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes existants » (pièce 1 – Acte de cession des actifs de la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » à la société PMJC, en date du
3 février 2012)
Il tente également d’invoquer la notoriété de son nom, rappelant que le juge avait en l’espèce rejeté les demandes de la titulaire du patronyme, car rien n’établissait que celui-ci était notoire avant son utilisation à titre de marque et de dénomination sociale.
M. de Castelbajac affirme alors: « Par contraste, le nom de M. de Castelbajac est connu notoirement et bénéficie d’une image positive très forte et d’une réputation exceptionnelle, en France et à l’international. ».
Seulement, à l’instar du nom considéré dans l’espèce citée, il n’est en rien établi que le nom « CASTELBAJAC » était notoire avant son utilisation à titre de marque et de dénomination sociale, c’est-à-dire avant 1978.
Enfin, M. de Castelbajac soutient qu'« aucun partenariat [réalisé par la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC »] n’est intervenu dans le domaine autre que vestimentaire pendant de nombreuses années; le cessionnaire des marques, la société PMJC, a initié ce développement fin
2015, sans en avertir M. de Castelbajac et quelques semaines seulement avant son départ ».
Il en déduit alors que la société PMJC n’apporte pas la preuve que l’extension des activités au-delà du prêt-à-porter avait été acceptée par M. de Castelbajac.
Pourtant, une page plus tôt, M. de Castelbajac déclarait, s’agissant des contrats de collaboration conclus par la société éponyme pour la commercialisation de chaises, de luminaires et de papiers peints: « ces exemple cités par la société PMJC ne permettent de parvenir qu’à un seul constat: en sa qualité de directeur artistique, et lorsqu’il disposait d’un parfait contrôle sur l’usage qui serait réalisé de son nom patronymique, en lien avec des produits dont il assurait seul la création et le développement,
M. de Castelbajac ne s’est pas opposé à ce que son nom patronymique soit apposé sur des produits autres que ceux visés dans les enregistrements de marques. ».
Selon ses dires alors, M. de Castelbajac a parfaitement accepté l’extension de l’activité de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » au-delà du domaine vestimentaire.
Ainsi, aucun élément ne permet de déduire que l’autorisation d’usage du nom « CASTELBAJAC », résultant de la cession des actifs de la société « JEAN-
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CHARLES DE CASTELBAJAC » était contractuellement limitée à une exploitation pour des produits de prêt-à-porter.
Par conséquent, conformément à la jurisprudence considérée, la société PMJC a, en tout état de cause, le droit d’exploiter le patronyme du demandeur pour des produits et services en lien avec le prêt-à-porter.
Or, les classes visées par la demande en nullité, à savoir, les classes 9, 11, 14, 16, 20, 21 et 27, désignent des produits et services des secteurs de la création artistique et du design, activités voisines du prêt-à-porter et de la mode visés par les classes 18, 24 et 25, seules classes épargnées par la demande de nullité considérée.
À cet égard, il convient de souligner toute l’incohérence de la défense de M. de Castelbajac qui, en excluant certaines classes de sa demande en nullité, admet que les droits d’exploitation sur son patronyme ont pu être valablement cédés, au titre de l’acte de cession sans que cela ne porte atteinte à son droit de la personnalité.
Dès lors, c’est bien à ce contrat qu’il convient de se référer pour apprécier la validité de la cession pour les autres classes.
Or, l’acte de cession est clair: l’ensemble de l’activité de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », et l’ensemble des droits de propriété incorporelle y afférents, ont été cédés à la société PMJC.
S’il était évident, comme tente de le soutenir M. de Castelbajac, que la cession se limitait aux classes relatives au prêt-à-porter, pourquoi ne pas avoir formalisé une cession partielle de ces marques ?
La société PMJC donc a acquis l’intégralité des droits de propriété intellectuelle de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », incluant le droit sur le patronyme du demandeur et les marques patronymiques pour l’ensemble des classes visées aux dépôts cédés.
b) Sur l’absence de limitation aux droits de la société PMJC au titre du protocole
Aux termes de sa demande en nullité, M. de Castelbajac soutient que le Protocole de prestations de services conclu entre les parties en date du
21 juillet 2011, limitait, au profit de M. de Castelbajac, l’exercice des droits de la société PMJC sur les titres de propriété qu’elle venait pourtant d’acquérir, visant à cet effet deux clauses isolées du contrat: « [PMJC] aura le droit de procéder à toute adaptation d’ordre technique, les adaptations d’ordre esthétique étant soumises à la validation de Monsieur Jean- Charles de
Castelbajac; [PMJC] pourra déposer où bon lui semble, mais uniquement à son nom, les dessins et modèles que Monsieur Jean-Charles de Castelbajac lui aura remis et les exploiter et diffuser » (pièce 2 – Protocole de prestations de services conclu entre la société PMJC et M. de Castelbajac en date du
21 juillet 2011).
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Ces clauses du protocole visent seulement à encadrer les dépôts de dessins et modèles par la société PMJC, et ne concernent donc en rien les droits de cette dernière sur l’utilisation du patronyme de M. de Castelbajac. La référence à ces clauses est donc dépourvue de toute pertinence.
En tout état de cause, il est inopérant de la part de M. de Castelbajac de feindre de s’étonner de l’absence d’une clause du protocole autorisant la société PMJC à déposer son nom à titre de marque, alors que ce droit résultait directement de l’acte de cession et n’avait donc nul besoin d’être réitéré dans le Protocole.
Par ailleurs, il ressort dudit protocole que la reprise des activités de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » par la société PMJC n’était pas limitée au seul domaine de l’habillement et de la haute-couture.
En effet, l’objet du protocole est défini comme suit:« Les Parties sont convenues de regrouper ainsi qu’il suit les activités objet du Contrat actuelles et futures exercées en relation avec les Marques, sous la dénomination les
« Activités », à savoir:
• La première ligne de création actuellement exploitée sous la marque
Jean-Charles de Castelbajac, visant le prêt à porter haut de gamme et la haute couture;
• La deuxième ligne de création actuellement exploitée sous la marque
JC/DC, visant le concept de prêt-à-porter « Luxury Low Cost »;
• La conception et le design d’une ligne de création de biens meubles destinés à l’ameublement et la décoration de la maison;
• Les accessoires (en ce compris notamment la maroquinerie, les chaussures, les articles en soie, les articles en maille, la bijouterie, l’horlogerie, etc.);
• Les parfums, cométiques et produits de soin;
• La publicité et promotion des marques – relations publiques;
• Le merchandising et lieux de vente.
(Pièce 2 – Protocole de prestations de services conclu entre la société PMJC et M. de Castelbajac en date du 21 juillet 2011).
M. de Castelbajac ne peut donc sérieusement soutenir que le protocole restreignait l’activité de la société PMJC sous le nom « CASTELBAJAC » au seul domaine de la mode et du prêt-à-porter.
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Il résulte de tout ce qui précède que les droits de la société PMJC sur le patronyme de M. CASTELBAJAC ne souffrent d’aucune réserve ou limitation aux termes du protocole.
c) Sur l’absence de limitation aux droits de la société PMJC, résultant du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 septembre 2011
Aux termes de son mémoire en recours, M. de Castelbajac soutient que la prétendue limitation des droits de PMJC sur son patronyme résulterait finalement du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du
13 septembre 2011, ayant autorisé la cession des actifs de la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » à la défenderesse.
Cette nouvelle argumentation ne manquera pas d’étonner la Chambre de recours, par sa nature éminemment opportuniste.
Ainsi, de manière parfaitement mensongère, M. de Castelbajac martèle dans son mémoire, que « le jugement du tribunal de commerce autorisant la cession des marques au profit de la société PMJC ne [viserait] que le domaine de l’habillement et de la haute couture, à l’exclusion de tout autre domaine d’activité. ». C’est faux.
Le jugement du tribunal de commerce ne distingue pas les différentes activités de la Maison « Castelbajac », et n’exclut aucune activité de l’offre de reprise.
Tout au plus se borne-t-il à présenter brièvement les activités et les marques principales de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC »
(pièce 27 – Jugement du tribunal de commerce de Paris du
13 septembre 2011).
Ce que le tribunal de commerce de Paris prend en revanche le soin de préciser, c’est la reprise par PMJC, d’un ensemble de contrats de licence, listés en annexe attachée au jugement.
Or, il ressort de cette annexe que les domaines d’activités de ces contrats de licence ne sont bien évidemment pas cantonnés à la mode et au prêt-à-porter.
Ainsi sont repris, aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris, les contrats de licence suivants:
• PIERRE FRAY BOUSSAC (tissus, moquettes, papiers peints, etc. );
• FERMOB (mobilier);
• GARNIER THEBAUD (linge de maison);
• MARKET SET (mobilier, design d’intérieur);
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• GROUPE LAMPE BERGER (lampes à catalyse);
• TOULEMONDE BOCHART (tapis, design d’intérieur);
• FOURNIER (mobilier, design d’intérieur).
(Pièce 27bis – Jugement du tribunal de commerce de Paris du
13 septembre 2011, Annexe 5).
Il ressort donc du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2011, que la cession des actifs de la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » à la société PMJC n’était pas limitée au domaine de la mode et du prêt-à-porter, bien au contraire: le jugement prévoyait expressément la reprise par PMJC, des contrats de licence portant sur l’ensemble des domaines d’activité de la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et de ce fait, le maintien et la continuité de ces activités par la société PMJC.
C’est donc à juste titre que la Division d’Annulation de l’EUIPO a reconnu que:« La titulaire qui a acquis des marques (indépendamment du fait qu’elles les aient acquises d’une société en faillite et non directement de la personne physique dont le nom patronymique est incorporé) doit bénéficier de la possibilité de les renouveler voire de les déposer au niveau européen pour des produits (et services) déjà couverts par les droits cédés.
Or, il a été démontré ci-dessus que les produits contestés rentrent bien dans les produits couverts par les domaines d’activités lors de la cession.
Considérant le fait que M. de Castelbajac a été largement impliqué dans le plan de reprise, il ne peut prétendre en ignorer les conditions.
Ses développements à ce titre sont donc révélateurs d’une mauvaise foi patente.
La demande de nullité formée à l’encontre de la marque «« JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278 par M. de Castelbajac, au titre de la violation de son droit de la personnalité, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, sera donc rejetée.
2. La bonne foi de la société PMJC et l’acharnement de M. de Castelbajac envers cette dernière
2.1. L’absence de fraude et la bonne foi de la société PMJC lors du dépôt de la marque « JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278.
En second lieu, M. de Castelbajac soutient que le dépôt par la société PMJC de la marque « JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278 aurait été effectué de mauvaise foi.
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Au regard de la titularité des droits sur le patronyme en question, longuement détaillée ci-dessus, le moyen a de quoi surprendre.
Pour défendre sa thèse, M. de Castelbajac invoque le protocole signé entre les parties, concomitamment à la cession.
En en déformant l’objet et en passant sous silence la quasi intégralité des clauses pertinentes au regard de la demande en nullité, M. de Castelbajac affirme que ce protocole interdisait la société PMJC de déposer des marques contenant le nom de M. de Castelbajac dans des classes autres que 18, 24 et
25.
Cette affirmation est bien évidemment mensongère et il suffit, pour s’en convaincre, de se référer audit protocole dans son intégralité. (pièce 2 –
Protocole de prestations de services conclu entre la société PMJC et
M. de Castelbajac en date du 21 juillet 2011).
En effet, le protocole ne contient aucune limitation aux droits de la société PMJC de déposer des marques comprenant le patronyme de
M. de Castelbajac, droits dont elle dispose au titre de l’acte de cession.
Les clauses citées avec insistance par M. de Castelbajac encadrent le dépôt des dessins et modèles remis par ce dernier à la société PMJC, et ne présentent aucune sorte de lien avec l’objet de son action.
En revanche, le protocole stipule bien une exclusivité de principe à laquelle s’engage M. de Castelbajac à l’égard de la société PMJC, assortie d’une exception:« Article 2.3. Le présent accord est conclu à titre exclusif.
Monsieur Jean-Charles de CASTELBAJAC s’engage ainsi à n’exercer aucune activité professionnelle concurrente aux Activités, sauf pour ce qui concerne les Activités Dérogatoires. ».
Il s’agit donc d’une dérogation à l’engagement exclusif de M. de Castelbajac, mais aucunement d’une limitation des droits de la société PMJC.
Cette exception prend la forme suivante: pour une liste restreinte et limitative de domaines, M. de Castelbajac est autorisé, à titre dérogatoire, à exercer, en son nom, une activité en concurrence avec la société PMJC.
Bien évidemment, la société PMJC ne s’interdit pas ces domaines, comme en atteste la formulation « activités concurrentes ». Le protocole n’organise pas une répartition des domaines entre la société PMJC et M. de Castelbajac, mais une coexistence dans certains domaines.
C’est d’ailleurs ce qu’a expressément reconnu la Division d’Annulation de l’EUIPO, or, au titre de cette dérogation, M. de Castelbajac disposait uniquement du droit d’utilisation du nom « Jean-Charles de Castelbajac ». Il disposera d’une totale liberté d’action et d’utilisation de l’image et du nom
« Jean-Charles de CASTELBAJAC ».
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Il est incontestable que le droit d’utilisation de son patronyme, pour un nombre limité d’activités, n’autorise en aucun cas M. de Castelbajac à déposer ce nom en tant que marque.
En effet, l’exercice par M. de Castelbajac d’activités concurrentes à celles de la société PMJC, sous son patronyme, résulte d’une exception, qui doit s’interpréter restrictivement.
Ainsi, en l’absence de stipulation l’autorisant expressément à déposer des marques composées du patronyme « Jean-Charles de CASTELBAJAC », il ne peut qu’être considéré que cela lui était interdit.
Si un quelconque doute subsistait, le protocole stipule: « Il est précisé que l’exercice par Monsieur Jean-Charles de CASTELBAJAC des Activités dérogatoires ne lui confère pas le droit d’exploiter les Marques notamment en apposant l’une d’entre elles sur un bien quelconque, étant néanmoins précisé qu’il pourra apposer le nom « Jean-Charles de CASTELBAJAC » ou « JC de CASTELBAJAC » sur toute création réalisée au titre des Activités
Dérogatoires. ».
Il ressort de ce qui précède que le protocole en vigueur lors du dépôt de la marque dont la validité est contestée, s’il octroyait des droits dérogatoires et restreints à M. de Castelbajac, n’interdisait aucunement à la société PMJC de déposer des marques comprenant le patronyme du demandeur, dans le cadre de son activité.
En revanche, le protocole interdisait M. de Castelbajac de déposer des marques, mais l’autorisait seulement à apposer son patronyme sur une création artistique n’ayant aucune vocation à être réalisée en série et exploitée commercialement.
Enfin, il convient de rappeler que, quand bien même le protocole aurait octroyé le droit à M. de Castelbajac de déposer des marques patronymiques, le dépôt effectué par ce dernier en date du 12 juillet 2016, a été accompli postérieurement à l’échéance dudit protocole (pièce 3 – Extrait de la demande de marque européenne n°°15 635 683).
Ainsi, c’est la demande de marque « CASTELBAJAC » n°°15 635 683 du demandeur à laquelle la société PMJC fait opposition, qui a été déposée en violation des termes du protocole, tel qu’interprété par M. de Castelbajac.
Ce dépôt frauduleux illustre d’avantage l’opportunisme et la mauvaise foi de M. de Castelbajac dans l’appréciation et l’interprétation de ses engagements contractuels.
L’EUIPO appréciera en effet la tentative de M. de Castelbajac de travestir la réalité, en soutenant ainsi qu’il disposerait, par défaut, de tous les droits sur les marques patronymiques, qu’il a pourtant cédés, et qu’au contraire, la société PMJC ne disposerait que de droits limités sur l’exploitation de ce patronyme, droits qu’elle a pourtant acquis, sans réserve.
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La réalité est toute autre. En effet, en cédant ses droits sur le nom « CASTELBAJAC », pour une utilisation à titre commercial sur les secteurs considérés, c’est bien M. de Castelbajac qui s’est privé du droit d’exploiter ainsi son patronyme. Cette manœuvre ne saurait convaincre.
Par ailleurs, M. de Castelbajac soutient, de manière péremptoire, que la société PMJC aurait déposé la marque contestée dans l’unique but d’empêcher M. de Castelbajac d’exploiter ses œuvres sous son nom.
Cet argument n’est pas sérieux, puisque la société PMJC disposait, à la date du dépôt contesté, de plusieurs enregistrements contenant le patronyme
« Jean-Charles de CASTELBAJAC », et désignant notamment les classes 3,
9, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 38 et 42 (pièce 1ter – Liste des marques composées du patronyme de M. de Castelbajac détenues par la société PMJC).
La société PMJC était donc déjà en mesure de faire valoir ses droits à l’encontre de tout dépôt d’un signe identique ou similaire à ses marques.
Les accusations de M. de Castelbajac sont fantaisistes et mensongères, et ne sauraient emporter la conviction de la Chambre.
Enfin, la prétention selon laquelle le dépôt aurait « été caché » à M. de Castelbajac est inopérante, dès lors que tout demande d’enregistrement de marque fait l’objet d’une publication et ne saurait dès lors être « dissimulée ».
En tout état de cause, la société PMJC a acquis le droit d’exploitation du nom patronymique de M. de Castelbajac pour l’ensemble des classes visées au dépôt. Elle était donc en droit de procéder audit dépôt, sans avoir à en informer M. de Castelbajac.
Il résulte de tout ce qui précède que la société PMJC n’a pas agi de mauvaise foi en déposant le signe « « JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278, le 20 octobre 2015 auprès de l’EUIPO, puisqu’elle dispose de cette prérogative au titre de l’acte de cession en date du 3 février 2012.
2.2. La mauvaise foi de M. de Castelbajac et son acharnement à l’encontre de la société PMJC
La Chambre constatera la malveillance et la rancœur de M. de Castelbajac à l’égard de la société PMJC dans le cadre de cette procédure, laquelle illustre d’avantage son acharnement à l’encontre de la société PMJC depuis son départ de la société.
Animé d’une évidente rancœur à l’encontre d’un repreneur avec lequel les relations se sont mal terminées, M. de Castelbajac s’est en effet lancé dans une entreprise de destruction de la société PMJC, consistant à l’empêcher d’exercer paisiblement ses droits.
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Ainsi, M. de Castelbajac saisit chaque opportunité de nuire à la société PMJC, entraîne cette dernière dans d’innombrables procédures coûteuses, pour la pousser à renoncer à exploiter les droits qu’elle a acquis en date du 3 février 2012, et pendant ce temps, s’adonne à ses propres activités dont le caractère contrefaisant ne fait aucun doute.
En outre, pour tenter de justifier ses actions, M. de Castelbajac use de mauvaise foi, de tromperie, et d’interprétations mensongères.
Ainsi, par exemple M. de Castelbajac affirme à plusieurs reprises que le nom commercial et la dénomination de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » n’ont pas été cédés à la société PMJC (conclusions adverses, points 21, 54 et 58).
Pourtant, ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment, l’article 1.1 de l’acte de cession stipule expressément: « est cédé par l’effet des présentes, en exécution du jugement, la propriété portant sur l’ensemble des actifs incorporels du Cédant et en particulier, sans que cette liste soit exhaustive:[…] – les dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes existants » (pièce 1 – Acte de cession des actifs de la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » à la société PMJC, en date du
3 février 2012).
M. de Castelbajac affirme que la société PMJC dispose d’un droit de marque sur son patronyme pour les classes 18, 24 et 25, qui visent notamment les activités dans le secteur de l’habillement, et exclut à ce titre ces classes de sa demande en nullité.
M. de Castelbajac justifie son dépôt de marque « CASTELBAJAC », dont l’opposition est à l’origine de la présente procédure, en soutenant que « cette demande de marque était déposée en classes 16 (lithographie) et 42 (architecture) uniquement, c’est-à-dire pour des produits et services qui n’ont aucun lien avec les activités de la société « JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC » (conclusions adverses, point 34).
En réalité, la demande de marque « CASTELBAJAC » n°°15 635 683 ne se limite pas à ces deux libellés, mais vise les produits et services suivants: classe 16: Objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; classe 42: Architecture; Services de conception en matière d’architecture; conseils en architecture; établissement de plans pour la construction; décoration intérieure;services de conseils en architecture intérieure; services de conseils en matière d’aménagement de locaux [décoration intérieure]; services de conception d’art graphique; design de communication visuelle; services de dessinateurs; Services de décoration intérieure de bâtiments [design industriel]; Service de design industriel; conseils professionnels concernant le design industriel; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; Services de dessinateurs de mode; Conception d’accessoires de
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mode; Services de conseil en matière de conception de mode; Essai de textiles; Service de stylisme (pièce adverse n° 1.18).
Or, à titre illustratif, la société PMJC a acquis, au titre de la cession de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » les marques suivantes: La marque internationale « CASTELBAJAC » n°°515 939, qui vise en classe 16, des produits identiques à ceux visés par la demande de M. de Castelbajac. Ce dépôt réalisé par la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » date de 1987. La marque française « JC de CASTELBAJAC » n°°3 201 616, qui vise en classe 42 les services: Décoration intérieure; services de dessinateurs de mode; stylisme (vestimentaire), sont identiques à ceux désignés par la demande de M. de Castelbajac. Ce dépôt date de 2002 (pièce 1ter – Liste des marques composées du patronyme de M. de Castelbajac détenues par la société PMJC).
Comment M. de Castelbajac peut-il sérieusement soutenir que les produits et services des classes 16 et 42, objets d’enregistrements dument renouvelés depuis plusieurs décennies, ne présentent aucun lien avec l’activité de son ancienne société?
Il affirme, de manière plus générale, que les activités de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » « se situaient dans le domaine vestimentaire et de la mode » (conclusions adverses, point 34).
L’important portefeuille de marques en vigueur lors de la cession, ainsi que les nombreux contrats de licence portant sur des objets étrangers à la mode
(mobilier, tapisserie, décoration) repris par la société PMJC aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris, attestent bien évidemment du contraire, et M. de Castelbajac, dirigeant de l’entreprise pendant plusieurs décennies, n’ignore pas le caractère mensonger de ses allégations.
La Chambre constatera que M. de Castelbajac n’hésite pas à faire preuve d’une mauvaise foi sans limite, dans le cadre de la présente procédure, à semer la confusion dans l’esprit de l’examinatrice, afin de mener à bien son entreprise de destruction de la société PMJC.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la société PMJC est aujourd’hui victime de la rancœur de M. de Castelbajac, qui n’a manifestement toujours pas accepté de voir la société qu’il a fondée, être cédée aux termes d’une procédure collective, et de voir la marque « CASTELBAJAC » exister indépendamment de lui.
L’action en nullité de M. de CASTELABAJAC, indubitablement motivée par cette rancœur, ne saurait aboutir.
En conclusion, la Chambre de recours déclarera la marque verbale européenne « « JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278, valable pour l’ensemble des classes visées au dépôt.
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De fait, elle rejettera le recours formé par M. de Castelbajac à l’encontre de la décision n°°28 222 C de la Division d’Annulation de l’EUIPO, rendue le 11 décembre 2019, rejetant la demande en nullité de ladite marque. Enfin, la
Chambre de recours condamnera M. de Castelbajac à supporter les taxes et frais générés par la procédure d’annulation et la présente procédure en recours.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Le demandeur en nullité ayant recouru la décision dans son ensemble, la Chambre devra examiner la légalité de la décision attaquée.
Sur la confidentialité
13 Le demandeur en nullité a demandé que son écrit a l’appui du recours devant la
Chambre ainsi que les pièces jointes soient traités de manière confidentielle à l’égard des tiers.
14 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents exclus de l’inspection publique, par exemple des parties du dossier pour lesquelles l’intéressé a manifesté un intérêt particulier pour le maintien de la confidentialité.
15 Lorsqu’un intérêt particulier dans le maintien d’un document confidentiel conformément à l’article 114, paragraphe 4, RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son caractère commercial.
16 En l’espèce, le demandeur en nullité n’a donné aucune raison pour laquelle l’article 114, paragraphe 4, RMUE serait applicable en ce qui concerne les documents présentés, la Chambre estime que les pièces versées ne présentent pas un aspect commercial potentiellement sensible pour le demandeur en nullité, dès lors la demande du traitement confidentiel est rejetée.
Sur la mauvaise foi
17 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
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18 Il n’existe pas de définition juridique précise du terme « mauvaise foi », qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant
d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).
19 L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
20 La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité.
La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
21 Il est de jurisprudence constante que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire est celui du dépôt par l’intéressé de la demande d’enregistrement, à savoir le 20 octobre 2015.
22 Selon la jurisprudence, il incombe à la demanderesse qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que la titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77,
§ 17).
23 La Cour, dans l’arrêt « Lindt Goldhase », précité, (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53) a indiqué que, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire, au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC, doivent être pris en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment: – Le fait que la titulaire sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un état membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention de la titulaire d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que; le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
24 Il y a lieu de souligner que les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20).
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Histoire des relations entre les parties
25 En 1978 est créé par le demandeur en nullité, la société « JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC »; la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC »
(313 730 509 RCS Paris), est une société anonyme de droit français spécialisée en substance dans la conception, la création, la commercialisation, la concession de licences et l’utilisation commerciale d’articles d’habillement, d’accessoires vestimentaires et d’articles de mode (pièce n°°3.1 de la demande de nullité ).
26 Entre le 30 août 1978 et le 29 janvier 2004, M. de Castelbajac a été directeur artistique de sa société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC », dont il assurait également les fonctions de président directeur général.
27 En janvier 2004, M. de Castelbajac a été contraint (à la date du 29 janvier 2004) de céder à la société Marchpole Holding plc les actions qu’il détenait dans sa société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » (pièce n°3.2 de la demande de nullité). L’accord de cession (pièce n° 3.2) reflète le domaine d’activité de la société:
.
28 À compter de cette date, le 21 janvier 2004, M. de Castelbajac a cessé d’être associé de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ». Il a, cependant, conservé les fonctions de directeur artistique de la société « JEAN-CHARLES DE
CASTELBAJAC », pour une durée de 10 ans (prenant fin le 31 janvier 2014; pièce n°°3.3).
29 Le 3 mai 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte devant le tribunal de commerce de Paris. La société Marchpole avait entretemps vendu la société à un fonds de pension suédois qui a fait faillite en 2011.
30 A cette époque, plusieurs sociétés se sont portées acquéreurs des actifs de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC ». Les repreneurs potentiels étaient alors conscients que leur offre ne pourrait être retenue par le tribunal qu’à la condition d’avoir obtenu l’aval de M. de Castelbajac, s’agissant d’une marque qui lui est intrinsèquement liée.
31 Après avoir obtenu confirmation, par la société PMJC (ou ses actionnaires), qu’il pourrait sauver les emplois et poursuivre le développement de la marque en qualité de directeur artistique, M. de Castelbajac a présenté la société PMJC au tribunal de commerce. Il a accordé sa confiance à la société PMJC, puis a soutenu son projet en vue de l’acceptation de son plan de reprise des actifs de la société
« JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » (dont il n’était plus associé).
32 Le 13 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a fixé le plan de cession de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » au profit de la société
PMJC, alors en cours de création (pièce n°°3.4 de la demande de nullité).
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33 Le tribunal a pris le soin de préciser que l’offre de PMJC était acceptée dès lors que M. de Castelbajac « va demeurer le directeur artistique de la marque, ce qui devrait pérenniser l’image de la marque » (pièce n°°3.4, page 12).
34 Le 21 juillet 2011, M. de Castelbajac et PMJC (alors toujours en cours de création) signaient un protocole de prestation de services, rappelant « la nécessaire adéquation entre l’image des marques et des articles commercialisés avec l’image de M. Jean-Charles de CASTELBAJAC, (iii) [le] style de
M. Jean-Charles de CASTELBAJAC, (iv) la capacité de ce dernier à représenter les Marques auprès du public [de sorte que] la société [PMJC] devra recourir de manière exclusive aux services de Monsieur Jean-Charles de CASTELBAJAC aux fins de lui confier la mission de Direction Artistique Globale des Activités et des Articles » (pièce n°°3.5, page 3). Cet accord est entré en vigueur le
3 février 2012).
35 Le 3 février 2012 se produit la vente judiciaire d’actifs entre la société « JEAN-
CHARLES DE CASTELBAJAC » et la titulaire de la MUE comportant une clause de cession de « l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, dessins et modèles, marques… tels que notamment listés en Annexe 2 de l’accord sans que cette liste soit exhaustive ».
36 Le 20 octobre 2015 a lieu le dépôt de la MUE contestée « JC/DC par
CASTELBAJAC » en classes 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 27.
37 Le 31 décembre 2015 prend fin le protocole de prestations de service entre les parties.
38 Le 12 juillet 2016 a lieu le dépôt de la MUE n°°15 635 683 « CASTELBAJAC » par le demandeur en nullité en classes 16 et 42; le 5 septembre 2016 une opposition est présentée à l’encontre de la MUE n°°15 635 683 « CASTELBAJAC » (du demandeur en nullité) par la titulaire de la MUE contestée.
Analyse sur la prétendue mauvaise foi
39 Comme il a été vu plus haut, la société « Jean-Charles de Castelbajac », dont le demandeur en nullité n’était plus actionnaire depuis 2004, possédait un certain nombre d’actifs intangibles. Elle détenait un important portefeuille de marques, notamment patronymiques, visant outre la classe 25, les classes 2, 3, 8, 9, 12, 14,
16, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 33, 34, 38 et 42.
40 Ces marques étaient effectivement exploitées comme le démontrent les nombreux contrats d’exploitation conclus par la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, » dans des domaines autres que le prêt-à-porter. Par exemple le contrat de collaboration avec la société FERMOB, pour la fabrication et la vente de chaises sous la marque « JC de CASTELBAJAC », en date du 7 octobre 2007; le contrat conclu avec la société MARKET SET pour la conception et la distribution de luminaires, sous la marque « JC de CASTELBAJAC », en date du 1er septembre 2009; ou encore un contrat conclu avec la société SCE, pour la commercialisation de papiers peints, en date du 2 janvier 2006 (voir pièce 13 –
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Contrat entre les sociétés « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et SCE en date du 2 janvier 2006; pièce 14 – Contrat entre les sociétés « JEAN-CHARLES
DE CASTELBAJAC » et FERMOB en date du 7 octobre 2007; pièce 15 –
Contrat entre les sociétés « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et MARKET SET en date du 1er septembre 2009).
41 D’autre part, parmi les nombreuses marques enregistrées acquises par la titulaire de la MUE en 2012 figurent à titre d’exemples: marque française « JC de
CASTELBAJAC » n°°3 201 616, enregistrée le 26 décembre 2002, visant notamment les classes 11, 14, 21 et 27; marque française « JC/DC par
CASTELBAJAC » n°°4 170 555, enregistrée le 2 avril 2015, visant notamment les classes 9, 14, 20, 21 et 27; marque internationale « CASTELBAJAC »
n°°1 378 638, enregistrée le 12 juin 2017, visant notamment les classes 9, 11, 14,
16, 20, 21et 27 (pièce 1ter – Liste des marques composées du patronyme de
M. de Castelbajac détenues par la société PMJC).
42 Pour les classes 16 et 21 on trouve par exemple la marque internationale
n°°515 939 « CASTELBAJAC » désignant l’Autriche, l’Allemagne, le Benelux, le Danemark, la Finlande, le Royaume Uni, la Grèce, l’Irlande, etc. enregistrée le
25 septembre 1987.
43 Au moment du dépôt de la marque contestée les parties étaient encore liées par un
Protocole de prestations de services. Il se dégage clairement des pièces déposées dans la présente procédure que des tensions étaient nées dans l’exécution de ce protocole d’accord qui allaient amener quelques mois après le dépôt de la MUE contestée à la fin de ce contrat.
44 La Chambre estime, tout comme la Division d’Annulation, que la titulaire de la MUE n’a pas agi de mauvaise foi, elle possédait un large portefeuille de marques couvrant tous les domaines des produits déposés; il était donc légitime qu’elle transforme le portefeuille des marques et veuille à en assurer la protection; ceci était clairement permis par l’acte de cession de la société « Jean-Charles de Castelbajac » à la titulaire de la MUE.
45 Déposer une MUE pour des produits pour lesquels on est déjà titulaire d’un certain nombre de marques nationales ou internationales ne constitue pas un acte de mauvaise foi mais un acte légitime qui s’inscrit dans l’esprit du contrat de cession.
46 Si le demandeur en nullité avait un problème avec l’interprétation ou l’étendue de l’acte de cession de 2012 il aurait dû agir devant les tribunaux nationaux et provoquer ainsi une discussion sur l’interprétation ou la portée des obligations contractuelles.
47 Néanmoins l’insatisfaction sur l’exécution de ce contrat ou les doutes expérimentés par le demandeur en nullité ne conduisent pas à une conclusion de mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE.
48 Le demandeur en nullité conteste le droit de la titulaire à déposer de nouvelles marques au niveau de l’Union européenne en particulier. Cependant, comme il a
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été dit plus haut, la Chambre estime que ce droit est légitime dans la mesure où la titulaire possède déjà des marques nationales et internationales couvrant de nombreux pays membres de l’Union européenne.
49 De plus, il faut noter, comme le fait la Division d’Annulation que le demandeur a été entièrement impliqué dans les négociations sur l’offre de reprise de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » par la titulaire de la MUE. Ainsi, dans le Jugement du tribunal de commerce autorisant le plan de cession, est-il précisé: « M. de Castelbajac exprime sa confiance au repreneur pour la pérennité de l’entreprise et se déclare favorable au Plan ».
50 Le demandeur en nullité savait parfaitement les conditions de la cession et ses conséquences inévitables: l’acquisition d’un grand nombre de marques reproduisant son patronyme dans le cadre des activités jusqu’alors exercées par la société qu’il avait créée en 1978 mais dont il n’était pas actionnaire depuis 2004.
51 La Chambre note que le demandeur en nullité ne vise pas les classes 18, 24 et 25 de la marque contestée mais met en cause la légitimité de la titulaire de la MUE de s’étendre en dehors du domaine vestimentaire.
52 Comme il a été dit plus haut, la Chambre note que l’acte de cession des actifs de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » va au-delà du domaine vestimentaire et dès lors la titulaire de la MUE avait le droit légitime de déposer et d’obtenir l’enregistrement dans des domaines prévus par l’acte de cession.
53 En effet les classes visées par la demande en nullité, à savoir, les classes 9, 11, 14,
16, 20, 21 et 27, désignent notamment des accessoires de mode (lunettes de soleil en classe 9) qui rentrent dans le domaine d’activité principale de la mode (couvrant également les produits non contestés en classes 18, 24 et 25), ainsi que des luminaires, bijoux, papeterie, meubles, accessoires de table et papiers peints qui sont des produits qui étaient déjà couverts par l’activité du demandeur, parfois via des licences d’exploitation de marques, ou, comme la bijouterie, étaient spécifiquement visés dans le Protocole de prestations de services.
54 Ce protocole prévoyait la possibilité pour le demandeur en nullité de continuer sous son nom un certain nombre d’activités dites « dérogatoires » qui comprennent surtout des activités purement artistiques.
55 Les activités dérogatoires sont les arts plastiques et graphiques ainsi que toute installation et performance artistique, l’édition, la littérature, le théâtre, la musique, la scénographie, l’activité de design de biens meubles ou immeubles, l’architecture, la direction artistique, hors mode, d’évènements public et privés et les alcools et spiritueux. Le Protocole de prestations de services prévoit au sujet de ces activités que le demandeur pourra exercer librement ses activités concurrentes dans les domaines listés.
56 Le fait que ces activités puissent donc être « concurrentes » de celles exercées par la titulaire (le demandeur n’a pas d’exclusivité sur les activités dérogatoires) n’entraîne pas non plus une conclusion de mauvaise foi.
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57 La titulaire de la MUE a prouvé que les marques acquises comportant le patronyme du demandeur couvraient de nombreuses classes, dont les classes 16 et
21. Par conséquent, il ne peut y voir mauvaise foi dans la mesure où la marque contestée est déposée dans des domaines déjà couverts par les marques acquises et que ceci a été démontré par la titulaire qui a fourni une longue liste de marques concernées (pour les classes 16 et 21 voir par exemple marque internationale
n°° 515 939 « CASTELBAJAC » désignant l’Autriche, l’Allemagne, le Benelux, le Danemark, la Finlande, le Royaume Uni, la Grèce, l’Irlande, etc. enregistrée le 25 septembre 1987).
58 Dès lors tout comme la décision attaquée l’a fait, la Chambre conclut qu’il n’y pas mauvaise foi non plus dans le fait de présenter une opposition devant l’EUIPO à la suite des dépôts de MUE par le demandeur en nullité, en effet étant titulaire d’un portefeuille de marques comportant entre autres le patronyme du demandeur en nullité pour les mêmes produits, la titulaire de la MUE avait un droit légitime à se défendre d’un possible risque de confusion en présentant des oppositions.
59 Dès lors le recours doit être rejeté sur ce point.
Sur le droit au nom
60 Selon l’article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE, la marque de l’Union est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur, et notamment d’un droit au nom, selon le droit de l’Union ou le droit national qui en régit la protection.
61 En l’espèce il ressort des écritures du demandeur en nullité que sa demande est fondée sur les dispositions du droit français afférentes à la protection du patronyme.
62 Il ressort également de ses écritures que le demandeur en nullité est domicilié et réside sur le territoire français, ce qui, en vertu des règles de conflit applicables, lui permet d’invoquer le droit français en la matière.
1. La preuve du droit français
63 On rappellera tout d’abord qu’il incombe au demandeur en annulation de fournir la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur (19/04/2018, C–478/16P, GROUP Company
TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.),
EU:C:2018:268, § 40).
64 S’agissant du rôle du demandeur en nullité, la Cour a jugé qu’il incombe au demandeur en nullité de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une MUE en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le
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contenu de cette législation (27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186,
§ 34).
65 On précisera également que le demandeur en nullité est libre du choix de la forme de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO.
66 A ce titre, dans le cadre de la procédure devant la Division d’Annulation le demandeur en nullité a fait référence à l’article 9 du Code civil français, à l’article
L.711-4 du Code la propriété Intellectuelle et a versé des éléments de la jurisprudence sur la matière (TGI Paris, Ordonnance de référé, 8 juillet 2016,
RG n°16/56134, Lewis Hamilton (pièce n°°5.1), TGI Paris, 24 septembre 2012,
RG n°11/09344, Stéphane Plaza (pièce n°°5.2).
67 Il argumente qu’en droit français, le droit au nom est une composante des droits de la personnalité, protégés aux termes de l’article 9 du code civil, qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
68 Le demandeur en nullité conclut que le Protocole de prestations de services n’autorisait pas à la titulaire de la MUE à déposer à titre de marque le nom patronymique de M. de Castelbajac alors qu’en l’espèce, la marque litigieuse inclut le nom patronymique de M. de Castelbajac.
La possibilité en droit français d’invoquer le droit au patronyme afin de s’opposer à l’enregistrement d’une marque
69 La protection du nom patronymique est notamment consacrée à l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: (…) g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ».
70 Le dépôt à titre de marque, et l’usage, d’un signe constitué d’un nom patronymique, sans l’accord du titulaire de ce nom, serait selon le demandeur en nullité interdit en droit français. La cessation d’usage d’un tel signe serait selon lui systématiquement ordonnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil.
71 La Chambre note cependant que la Cour de cassation, Chambre commerciale dans un arrêt Bordas n°°84-17163 du 12 mars 1985 a établi le principe selon lequel un nom patronymique peut « se détacher de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue, et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle ».
72 La Cour de cassation, dans l’arrêt Bordas, a ainsi affirmé le principe d’un droit patrimonial sur le nom détachable de la personne physique. « En effet, en transmettant volontairement son nom à sa société, le nom « Bordas » est devenu un nom commercial, le nom commercial acquérant dès lors une valeur pécuniaire qui va pouvoir être cédé et, dans ce cas, la jurisprudence estime que la cession
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devient définitive et est irrévocable. Le nom de la personne étant devenu propriété de la société celui-ci ne peut être confisqué à la personne morale et celle-ci peut continuer à l’utiliser même si la personne physique ne le veut plus ».
73 Cette jurisprudence clarifiait des précédentes affaires dans lesquelles la réponse n’avait pas été aussi claire. Par exemple dans l’affaire Ducasse (Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2003, n°°00-18192) la Cour de cassation
s’était prononcée sur l’étendue de l’autorisation à l’occasion du litige relatif à la validité de deux marques enregistrées par la société Alain Ducasse Diffusion, alors que le célèbre chef cuisinier n’avait donné son accord que pour l’usage de son nom à titre de dénomination sociale. La Cour d’appel d’Aix-en Provence, le
27 avril 2000, avait débouté le demandeur, Alain Ducasse, en relevant que celui-ci avait perdu l’usage commercial de son nom qui était devenu, par
l’insertion dans la dénomination de la société défenderesse, un signe distinctif
s’étant détaché de la personne physique pour s’appliquer à la personne morale et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle. La Cour de cassation, aux visas des articles 1134 du Code civil et L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel après avoir énoncé que « le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services ».
Ainsi, selon cet arrêt, l’usage du nom par le tiers est limité à ce qui a été expressément autorisé par le titulaire du nom, à savoir un usage à titre de dénomination sociale, et qu’il ne peut s’étendre à d’autres utilisations commerciales telles que le dépôt du nom comme marque.
74 Dans un autre arrêt « Ines de la Fressange » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2006, n°°05-10116) la Cour de cassation a pu intervenir
s’agissant de la question de la permanence des droits acquis par la société sur le nom, Inès de la Fressange. En l’espèce, le célèbre mannequin devenu créatrice de mode, qui dirigeait l’activité artistique de la société Inès de la Fressange et qui avait consenti à l’usage de son patronyme à titre de marque, tentait, après son licenciement de ladite société, de recouvrer le droit à l’usage commercial de son nom en invoquant la déceptivité de la marque sur le fondement de
l’article L.714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle. Elle prétendait en effet que les consommateurs seraient trompés en croyant acheter des vêtements dessinés par Inès de la Fressange elle-même. La Cour d’appel de Paris, après avoir rappelé que la fonction essentielle de la marque était de garantir au consommateur
l’identité d’origine du produit, avait accueilli la demande de la créatrice et prononcé la déchéance de la marque. La Cour d’appel considérait en effet qu’en raison de la notoriété du patronyme concerné, l’utilisation à titre de marque du nom d’Inès de la Fressange, alors que celle-ci ne concevait plus les produits vendus par la société, maintenait artificiellement dans l’esprit du consommateur un lien entre l’image de la créatrice et les produits marqués. La Cour de cassation
a cependant censuré la Cour de Paris, en se fondant, non pas sur le droit des marques, mais sur le droit de la vente, et plus particulièrement sur l’article 1628 du Code civil relatif à la garantie d’éviction. En effet, la société Inès de la
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Fressange avait formé un pourvoi au motif qu’en sa qualité de cédante, Inès de la
Fressange était soumise à une obligation de garantie des droits cédés, de sorte qu’elle ne pouvait les contester par une demande en déchéance pour déceptivité, en application des articles 1134 et 1628 du Code civil. La Cour de cassation a finalement donné raison à la société Inès de la Fressange, en estimant que
« Madame de la Fressange, cédante, n’était pas recevable en une action tendant à
l’éviction de l’acquéreur ». Autrement dit, la Cour de cassation, sans avoir à se prononcer sur la déceptivité de la marque, a estimé qu’en agissant en déchéance des marques concernées, la demanderesse manquait à son obligation de garantir
l’acquéreur contre tout trouble dans la jouissance paisible des droits cédés.
75 Devant les tribunaux de l’Union, l’affaire « Elizabeth Emanuel » (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215) a pris une position proche de celle de la Cour de cassation dans l’affaire « Ines de la Fressange. Dans cette affaire, la créatrice de mode Elizabeth Emanuel avait cédé à une société
l’ensemble des actifs de son entreprise de création de vêtements, parmi lesquels la marque « Elizabeth Emanuel ». Ses relations avec la société cessionnaire devenant conflictuelles, la couturière avait ensuite contesté la validité des droits attachés à la marque cédée, en prétendant notamment que le signe distinctif devait être frappé par une déchéance car il induisait en erreur le public sur la nature des produits, qui n’étaient plus réalisés sous son contrôle. Elle a également formé opposition à l’encontre de l’enregistrement par la société cessionnaire d’une deuxième marque « Elizabeth Emanuel » représentée par un graphisme différent, au motif que celle-ci serait trompeuse pour le public. C’est dans ce contexte qu’une question préjudicielle a été posée à la Cour de justice. Il s’agissait de déterminer si une marque composée d’un patronyme était de nature à tromper le public dès lors qu’elle était exploitée et/ou déposée par une entreprise à laquelle la personne titulaire du nom n’était plus liée. La Cour de justice a répondu par la négative, en considérant que la marque « Elizabeth Emanuel » était de nature à remplir la fonction essentielle de la marque, c’est-à-dire à garantir que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle
d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.
76 La CJUE a ainsi estimé qu’une marque composée d’un nom patronymique ne devenait pas automatiquement déceptive au seul motif que la personne titulaire de ce nom n’appartenait plus à la structure commercialisant les produits sous ladite marque et ce, notamment lorsque la clientèle attachée à cette marque avait été également cédée à la même structure. En effet, selon la Cour de justice, de telles circonstances ne suffisaient pas à démontrer un cas de tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur pouvant justifier la déchéance ou le refus d’enregistrement de la marque. La CJCE a précisé qu’il appartenait au juge national de vérifier qu’il n’existait pas une volonté de la part de l’entreprise titulaire de la marque « Elizabeth Emanuel » de faire croire au consommateur que la créatrice participait toujours à la conception des vêtements.
Toutefois, ce garde-fou, qui trouverait son fondement dans le droit des contrats, demeurerait extérieur au droit de la propriété intellectuelle, et « n’affecterait pas la marque elle-même », ainsi que l’a précisé la Cour de justice.
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77 Dans le même sens l’arrêt « Elio Fiorucci » (14/05/2009, T-165/06, Elio Fiorucci, EU:T:2009:157) a conclu que « il n’est pas exclu qu’un nom de personne notoire, enregistré ou utilisé en tant que marque pour certains produits ou services, puisse faire l’objet d’un nouvel enregistrement, pour des produits ou des services différents, ne présentant aucune similitude avec ceux couverts par l’enregistrement antérieur. C’est donc à tort que la Chambre de recours a estimé qu’une fois qu’un nom de personne notoire a été enregistré ou utilisé comme marque sa « migration » vers le domaine des marques s’est déjà « concrétisée ». Il convient de constater, en outre, que l’article 8, paragraphe 3, du Codice della
Proprietà Industriale ne pose, pour son application, aucune condition autre que celle relative au caractère notoire du nom de personne concerné. Dès lors que cette disposition accorde aux personnes dont le nom a acquis une notoriété une protection plus étendue dans des conditions moins onéreuses, il n’existe aucune raison justifiant l’exclusion de son application dans l’hypothèse d’un nom de personne notoire enregistré ou utilisé comme marque ».
78 La Cour de Justice (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452) a confirmé l’arrêt du tribunal qui annulait la décision de la première Chambre de recours. En renvoi la deuxième Chambre de recours de l’Office a rendu une décision (22/04/2013, R 2463/2011-2, ELIO FIORUCCI) établissant que le consentement n’était pas prouvé et a annulé la marque.
79 Il est, de l’avis de la Chambre prioritaire, cependant, de déterminer lors de la cession (ou postérieurement), l’étendue de l’autorisation d’exploitation conférée par le porteur du nom patronymique au cessionnaire des marques composées du patronyme.
80 Cette circonstance explique que, dans la pratique, les contrats portant sur des marques composées d’un nom patronymique conclus avec le porteur du nom patronymique puissent inclure des clauses réglementant l’usage, par le porteur du nom patronymique, de son propre nom patronymique et/ou les conditions dans lesquelles le cessionnaire pourra développer la marque et procéder à de nouveaux dépôts.
81 En l’espèce, le demandeur en nullité soutient que la titulaire de la marque contestée n’a pas expressément acquis le « droit d’exploitation du patronyme de
M. de Castelbajac » lors du rachat de marques composées de son nom patronymique et s’est contentée de réglementer, pendant la durée du Protocole de prestations de services du 21 juillet 2011 seulement, l’usage concurrent que pourrait faire M. de Castelbajac de son nom de famille via des activités dérogatoires.
82 Cependant, la Chambre note que l’acte de cession du 3 février 2012 des actifs de la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » à la titulaire de la MUE comportait expressément une clause prévoyant la cession de la désignation commerciale composée entièrement par le nom du demandeur en nullité et de nombreuses marques comportant le nom patronymique de ce dernier.
83 D’autre part la Chambre note que puisque le demandeur en nullité n’était pas une partie au contrat entre la société « JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC » et
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PMJC les arguments sur l’irrecevabilité de la demande de nullité fondée sur le droit au nom sur la base des garanties d’éviction ne sont pas applicables.
84 Il faut rappeler ici que le demandeur en nullité a cédé l’ensemble des actions qu’il possédait dans l’entreprise portant son nom en 2004 a un holding britannique. Comme le décrit très précisément le jugement du tribunal de commerce de Paris de 2011:
;
.
85 En ce qui concerne le Protocole de prestations de services signé en 2011 entre les parties il dit clairement que:
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.
86 Il s’agit donc d’une reconnaissance claire par le demandeur de nullité qui a signé le contrat, que les marques comprenant son patronyme appartenaient à la titulaire de la MUE.
87 Dans l’acte de cession de la société « Jean-Charles de Castelbajac » à la titulaire datée de 2012 sont listes les actifs intangibles cédés à la titulaire de la MUE:
;
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.
88 Parmi ces actifs intangibles figurent tout le portefeuille des marques patronymiques propriété de la société « Jean-Charles de Castelbajac », la dénomination sociale qui est Jean-Charles de Castelbajac ainsi que les contrats de licence en cours:
;
;
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.
89 Ainsi la Chambre est d’avis, qu’en cédant la propriété des actifs intangibles à la société « Jean-Charles de Castelbajac » qu’il a créé en 1978, le demandeur en nullité a détaché son nom patronymique de sa personne, dans le sens de la jurisprudence Bordas analysée plus haut, son nom devenant un autre droit de propriété industrielle faisant l’objet enregistrements et de licences d’exploitation.
90 Lorsque les actifs de la société « Jean-Charles de Castelbajac » ont été vendus à
Marchpol puis au fond suédois puis finalement cédés à la titulaire de la MUE, le demandeur en nullité ne peut plus revendiquer un droit au nom qui lui permettrait d’annuler des marques qui ont été enregistrées légalement par la titulaire qui en avait fait l’acquisition.
Sur les jugements récents des juridictions françaises
91 Le demandeur en nullité invoque l’illégalité de la décision contestée au motif qu’elle serait en contradiction flagrante avec des jugements des juridictions françaises pris pendant le déroulement de la procédure d’annulation.
92 La Chambre est d’avis que ces jugements ne sont pas pertinents pour l’affaire en cause car ils règlent d’autres litiges en cours entre les parties notamment ceux qui ont trait au droit d’auteur, au parasitage artistique et qui se situent à l’époque postérieure à la rupture du Protocole de prestations de services, c’est-à-dire après décembre 2015.
93 Les procédures dont le demandeur en nullité fait état ne concernent en rien la marque verbale européenne « « JC/DC par CASTELBAJAC » n°°14 698 278, seule objet de la présente procédure, et ne se prononcent aucunement sur l’autorisation d’usage du patronyme « CASTELBAJAC » accordée par le demandeur en nullité à la société PMJC.
94 Par exemple la décision « LGF » portait sur l’adaptation, par la titulaire de la MUE de dessins créés par le demandeur en nullité. Il s’agit donc d’une problématique de droit d’auteurs, d’ailleurs la Chambre note que le jugement ne fait aucune mention d’un usage non autorisé du nom patronymique de M. de Castelbajac (pièce n°°5.7).
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95 Plus important, contrairement à ce que le demandeur en nullité soutient, l’apposition du nom « CASTELBAJAC » sur les produits litigieux n’est pas condamnée.
96 En ce qui concerne les décisions « e-shop » (en référé et au fond), elles portaient exclusivement sur une problématique de droits d’auteur, et plus précisément sur le droit d’adaptation des œuvres acquises par la titulaire de la MUE. A aucun moment l’usage d’une marque patronymique n’y est condamné. Il faut noter que le jugement rappelle. « Dans le contexte précédemment rappelé, il ne saurait évidemment être reproché à la société PMJC d’exploiter les actifs incorporels dont elle est devenue propriétaire et qui inévitablement, rattachent son activité au nom de Jean-Charles de CASTELBAJAC qui constitue également une marque. »
(pièces n°°5.8. et 5.10).
97 Enfin, la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 décembre 2019 n’est pas non plus pertinente en l’espèce. La juridiction parisienne n’était pas saisie de la question de la violation des droits de la personnalité du demandeur en nullité, mais était uniquement invitée à se prononcer sur les griefs d’atteinte aux droits d’auteur, de déceptivité et de dépôt frauduleux (les juges n’ayant accueilli que le dernier de ces griefs, voir pièce n°°5.9).
98 En effet la juridiction parisienne était saisie d’une demande en nullité d’une marque semi-figurative française, cette demande de nullité était fondée sur une violation de droit d’auteur, dès lors cette décision doit donc être écartée en ce que: la juridiction nationale n’était pas amenée à se prononcer sur une violation des droits de la personnalité et sur l’existence d’une cession implicite du droit d’utilisation du patronyme de demandeur en nullité à la titulaire de la MUE, de plus cette décision porte en tout état de cause, sur une marque étrangère à la présente procédure.
99 Pour tous ces motifs, la Chambre confirme la décision contestée et rejette le recours.
Frais
100 Le demandeur en nullité, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE dans la procédure de recours, conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
101 Ceux-ci sont fixés à 550 EUR, conformément au, paragraphe 7 du même article.
102 Quant à la répartition des frais de la décision attaquée, par laquelle le demandeur en nullité été amené à payer 450 EUR, elle est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté;
2. Le demandeur en nullité supportera les frais de représentation de la titulaire de la MUE à concurrence de 550 EUR pour la procédure de recours et 450 EUR pour la procédure d’annulation, soit 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
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Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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