NL21-0081 Le 14 avril 2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE

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1. Le 19 avril 2021, la société VERT-TICAL (le demandeur), société à responsabilité limitée a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0081 contre la marque n° 17 / 4 331 507 déposée le 23 janvier 2017, ci-dessous représentée : L’enregistrement de cette marque, dont la société VERTICAL FLORE, société à responsabilité limitée (le titulaire de la marque contestée), est titulaire, a été publié au BOPI 2017/20 du 19 mai 2017 ; 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Classe 42 Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde :

- sur une atteinte à la marque française antérieure n°11 / 3 776 455 portant sur le signe verbal reproduit ci-dessous, déposée le 22 octobre 2010, enregistrée le 4 mars 2011 et régulièrement renouvelée :

- sur l’atteinte à la dénomination sociale VERT-TICAL NORD. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à

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l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’à l’adresse mentionnée au registre du commerce et des sociétés. 6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 31 mai 2021 et reçu le 3 juin 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le mandataire du titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu par deux fois, dans les délais impartis. 8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 17 janvier 2022. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :

- considère que les produits et services en cause sont identiques et similaires ;

- soutient que la marque antérieure et la marque contestée présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles et que le terme FLORE apparaît comme peu susceptible de retenir à lui seul l’attention du public ;

- fait valoir que la dénomination sociale antérieure et la marque contestée présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, les termes FLORE et NORD apparaissant comme peu susceptibles de retenir à lui seul l’attention du public. 10. D ans ses observations, le demandeur :

- produit des preuves d’usage aux fins de justifier d’un usage sérieux de la marque antérieure ; il en conclut que les pièces précitées démontrent une exploitation de la marque antérieure pour les produits et services servant de base à la présente demande ainsi que de la raison sociale ; il considère à cet égard que la défenderesse ajoute une condition non prévue par la loi, à savoir que la loi n’exige nullement que le demandeur à l’action en nullité justifie de l’exploitation de sa raison sociale antérieure ;

- conteste l’absence de distinctivité de la marque antérieure VERT-TICAL ; en effet, contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, ce terme n’a jamais été utilisé pour désigner un mur ;

- concernant l’imitation de la raison sociale antérieure par la marque contestée, le demandeur souligne que l’article L.711-3 du CPI n’exige aucunement une identité de dénomination sociale antérieure pour entraîner la nullité de la marque postérieure mais exige simplement l’existence d’un risque de confusion ;

- cite quelques décisions d’oppositions à l’appui de son argumentation (oppositions n°06- 0955, 06-1472, 07-0008 et 11-3681).

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11. D ans ses secondes et dernières observations, le demandeur :

- considère, concernant l’usage modifié de la marque antérieure, qu’elle conserve l’ensemble de ses éléments distinctifs, ne s’agissant que de modifications légères ;

- réitère ses observations concernant la comparaison des produits et services ;

- précise également que, contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, le préfixe VERT ne constitue en rien la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits visés, ni n’en désigne une caractéristique ;

- conteste la date d’immatriculation du titulaire de la marque contestée et donc l’antériorité de sa dénomination sociale ; en outre, cette demande en nullité ne porte pas sur la raison sociale de la société VERTICAL FLORE ; enfin, l’antériorité de sa dénomination sociale ne confère en rien une date de priorité à la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée considère que:

- la demande en nullité est irrecevable dès lors que le demandeur sera dans l’incapacité de rapporter la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services invoqués à l’appui de l’action en nullité ; qu’en conséquence, le demandeur ne justifie d’aucun intérêt à agir pour des produits et services dont elle n’assure pas la commercialisation ;

- dans la mesure où le demandeur n’est pas en mesure de prouver d’une part le caractère distinctif de la marque antérieure à la date du dépôt de la marque contestée (le terme VERT-TICAL est utilisé pour désigner des murs, dont la verticalité est une caractéristique commune et l’individualisation du préfixe VERT fait directement référence aux végétaux) et d’autre part un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ;

- enfin, la demande en nullité fondée sur la raison sociale est irrecevable pour les motifs suivants :

- seule une antériorité constituée par une raison sociale identique peut entraîner la nullité de la marque ; or, en l’espèce la raison sociale invoquée VERT-TICAL NORD n’est pas identique à la marque VERTICAL FLORE ;

- le demandeur a selon son exposé des moyens une activité limitée aux services d’ « aménagements paysagers, bureau d’études paysagers » qui ne sauraient fonder une action à l’encontre de la marque VERTICAL FLORE en classes 19 42 et 44, le demandeur ne justifiant pas l’exploitation de sa raison sociale pour les produits et services invoqués à l’appui de sa demande ; il en résulte qu’il ne démontre pas l’existence d’un risque de confusion, le demandeur n’apportant aucun élément quant à son activité réellement exercée ainsi que sur la portée territoriale de sa raison sociale ;

- enfin la société VERTICAL FLORE dispose de l’antériorité sur la dénomination sociale VERTICAL FLORE depuis le 9 avril 2012 tandis que la société VERTI-TICAL nord a été immatriculée le 21 septembre 2012.

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Enfin, il demande le prononcé de la prise en charge d’une partie de ses frais de défense par le demandeur à hauteur de 600 € au titre des frais exposés au titre de la phase écrite et de 500€ au titre des frais exposés au titre des frais de représentation. 13. D ans ses deuxièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :

- conteste la pertinence des pièces fournies par le demandeur destinées à prouver l’exploitation de la marque antérieure et plus particulièrement relève que les devis et factures de la pièce 1 font apparaître un usage de la marque antérieure sous des formes modifiées. Il en déduit qu’il ne justifie pas d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services servant de base à la demande en nullité ;

- réitère ses observations sur l’absence de preuve du caractère distinctif acquis par la marque VERT-TICAL ;

- considère que les produits et services en présence sont significativement différents et appartiennent pour la plupart à des classes différentes ;

- souligne que l’impression d’ensemble entre les marques est différente : sur leur physionomie, la longueur des séquences, la redondance d’une consonne stratégique, le T, au sein de la marque antérieure, l’adjonction du terme FLORE au sein du terme contesté, une prononciation et un rythme différents, des significations différentes sur le plan intellectuel.

- réitère des observations sur l’irrecevabilité de la demande fondée sur la dénomination sociale. II.- DECISION A. Sur le droit applicable 14. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur les articles L716-2, L716-2-1 et L713-2 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 15. Il invoque à cet égard l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure n°11 3 776 455 ainsi que l’existence d’une atteinte à la dénomination sociale VERT-TICAL NORD. 16. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 23 janvier 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 17. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 » ;

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18. L’article L. 711-4 du même code dispose quant à lui que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée, b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (…) ». 19. Enfin, aux termes de l’article L.713-3 du code précité, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 20. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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B. Sur le fond A. S ur la demande en nullité fondée sur l’atteinte à la marque antérieure f rançaise VERT-TICAL n° 11 3 7 76 4 55 1. Sur la requête en fourniture de preuves d’usage de cette marque sur le fondement de l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle 21. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure en se fondant sur l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose qu’ : « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ; 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. (…) ». 22. Par ailleurs, aux termes de l’article L.714-5 du même code, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

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4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». 23. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 24. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 25. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 26. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 27. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23 janvier 2017 et la demande en nullité a été formée le 19 avril 2021. 28. L’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été publié au BOPI n°2011/19 du 4 mars 2011; cette marque a été régulièrement renouvelée. 29. Par conséquent, la marque antérieure avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité et également à la date du dépôt de la marque contestée. 30. En conséquence, en application de l’article L.716-2-3 1° et 2° du code précité, le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque :

- au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 19 avril 2016 au 19 avril 2021 inclus,
- mais également au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 23 janvier 2012 au 23 janvier 2017, et ce pour l’ensemble des produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : Classe 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles; Gazon naturel; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages

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Classe 42 évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Études de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Élaboration(conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d’œuvres d’art ; Classe 44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; Jardinage ; Services de jardinier-paysagiste. 31. Dans ses premières observations, le demandeur a produit les pièces suivantes :

- Pièce 1 : devis et factures Vert-tical
- Pièce 2 : contrat d’édition du site Internet www.vert-tical.com
- Pièce 3 : pages du site Internet www.vert-tical.com
- Pièce 4 : constat d’huissier qui montre que la défenderesse fait partie des entreprises qui a vendu les produits couverts par la marque VERT-TICAL sur l’exercice 2019
- Pièce 5 : extrait Petit Robert

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— Pièce 6 : page Google My Business de la marque antérieure : référencement de la marque antérieure sur des sites professionnels sur lesquels il est possible d’obtenir des devis, tels que www.meilleurartisan.com
- Pièces 7/8 : référencement de la marque antérieure sur le site www.meilleurartisan.com: référencement de la marque antérieure sur des sites institutionnels sur lesquels il est possible de contacter le titulaire de la marque tels que www.hydreos.fr et www.lesentreprisesdupaysage.fr
- Pièce9 : Page Instagram de la marque antérieure avec des publications entre le 2 juillet 2017 et le 17 mai 2019.

- Pièce 10 : Page Facebook de la marque antérieure 32. S’agissant de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 23 janvier 2012 au 23 janvier 2017, seuls relèvent de la période pertinente les devis suivants de la pièce 1:

- devis n° D100977 du 11/02/2016 portant sur une natte sedum, devis élaboré sous le signe VERT-TICAL NORD
- devis n°D100995 du 21/03/2016 portant sur un mur végétalisé, devis élaboré sous le signe VERT-TICAL NORD
- devis n°D101009 du 05/04/2016 portant sur une structure en inox et la fourniture de plantations grimpantes, devis élaboré sous le signe VERT-TICAL NORD
- devis n°D101123 du 24/11/2016 portant sur l’entretien d’une toiture végétalisée, devis élaboré sous le signe VERT-TICAL NORD
- devis n°D100956 du 25/11/2015 portant sur un contrat d’entretien, devis élaboré sous le signe VERT-TICAL NORD 33. Ces pièces permettent d’établir un usage public en France pour des toitures et murs végétalisés ainsi que pour des contrats d’entretien, ces devis étant adressés à des clients domiciliés dans plusieurs villes de France. 34. S ’agissant de la nature de l’usage, le titulaire de la marque contestée soutient que les « devis issus de la période 2016 2018 et 2019 font apparaître le seul signe VERT-tical NORD », représenté ci-dessous : Il en déduit que « ces pièces ne sauraient constituer en elles-mêmes des preuves d’un quelconque usage de la marque antérieure VERT-TICAL ».

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35. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (TUE, 28/06/2017, Tayto group Ltd / EUIPO, T- 287/15). 36. En l’espèce, l’ajout du terme NORD, placé en position finale, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du signe VERT-tical, en ce qu’il est susceptible de renvoyer à la zone géographique de réalisation des prestations, de sorte que ce dernier apparaît dominant et son caractère distinctif non altéré. 37. Il convient en outre de préciser que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que l’utilisation d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation pour des produits ou services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (Cass. com., 16 févr. 2016 ,RG 2014/15144 ; CJUE 11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23). 38. En l’espèce, les devis cités précédemment établissent un lien entre le signe VERT-tical NORD et les produits ainsi que les services proposés, ce qui constitue un usage à titre de marque. En sorte que l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « les pièces ne permettent pas d’identifier les produits ou services auxquels seraient associés la marque VERT-TICAL » ne pourra qu’être rejeté. 39. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits et services proposés par le demandeur. 40. Concernant l’importance de l’usage de la marque pour ces produits et services, les pièces fournies n’apparaissent pas suffisantes pour démontrer un usage sérieux. A cet égard, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 41. En l’espèce si les cinq devis de la pièce 1 cités au point 32 peuvent constituer des actes d’exploitation en ce qu’ils constituent des recherches de débouchés, il n’en demeure pas moins qu’ils ne contiennent aucune indication concernant le montant des produits proposés à la vente et des prestations de services.

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En outre, force est de constater l’absence de tout élément de nature à établir le volume commercial de cet usage tel que le chiffre d’affaire réalisé ou des factures venant corroborer ces devis sur la période pertinente. 42. L’usage de la marque antérieure en France, pour des services de « jardinage, Services de jardinier-paysagiste », pendant la période pertinente, n’apparaît ainsi nullement suffisant pour être qualifié de sérieux. Par ailleurs, aucun usage public en France de la marque antérieure VERT-tical n’a été démontré pendant la période pertinente pour les autres produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles; Gazon naturel; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Études de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Élaboration(conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; Stylisme(esthétique industrielle) ; Authentification d’œuvres d’art ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». 36. En conséquence, le demandeur n’a pas rapporté la preuve que la marque antérieure VERT-TICAL n° 11 3 776 455 avait fait l’objet, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contestée. 37. La demande en nullité fondée sur cette marque doit donc être déclarée irrecevable. 38. Au regard de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de preuves d’usage de la marque antérieure sur les cinq ans précédant la demande en nullité. 2. S ur les requêtes aux fins d’établir qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure, susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif sur le fondement des 1° et 2° de l’article L.716-2-4 du code précité 39. Le demandeur n’ayant pas rapporté la preuve que la marque antérieure VERT-TICAL n° 11 / 3 776 455 avait fait l’objet, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contestée, il n’y a donc pas lieu statuer sur ces autres moyens de défense.

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B- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure VERT-tical NORD et la marque contestée 40. La demande en nullité de la marque verbale VERTICAL FLORE est également fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure VERT-tical NORD. 41. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 42. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 43. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 44. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). 45. Le demandeur indique être titulaire de la dénomination sociale VERT-tical NORD immatriculée au R.C.S. ARRAS sous le n°753 919 448 depuis le 21 septembre 2012 et fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale VERT-tical NORD, les activités suivantes : « aménagements paysagers ; bureau d’études paysagers ». 46. La marque contestée a été déposée le 23 janvier 2017, soit postérieurement à l’immatriculation de la dénomination sociale VERT-tical NORD ; à ce titre, le demandeur avait donc vocation à pouvoir invoquer cette dénomination comme fondement à son action en nullité à l’encontre de la marque contestée VERTICAL FLORE. 47. En revanche, si le demandeur soutient que la loi n’exige nullement que le demandeur justifie de l’exploitation de sa raison sociale, il est de jurisprudence tout à fait constante (supra point 44) qu’il doit démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant la date du dépôt de la marque contestée, soit avant le 23 janvier 2017. Il soutient qu’ « en tout état de cause, les pièces produits à l’appui des présentes observations démontrent une exploitation importante de la raisons sociale antérieure pour les services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir « aménagements paysagers ; bureau d’études paysagers ». 48. Le demandeur devant prouver l’exploitation effective avant le 23 janvier 2017, seuls les devis suivants de la pièce 1 relevant de la période pertinente sont à prendre en considération :

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— devis n° D100977 du 11/02/2016 portant sur une natte sedum, devis élaboré sous le signe VERT-TICAL NORD
- devis n°D100995 du 21/03/2016 portant sur un mur végétalisé, devis élaboré sous le signe VERT-TICAL NORD
- devis n°D101009 du 05/04/2016 portant sur une structure en inox et la fourniture de plantations grimpantes, devis élaboré sous le signe VERT-TICAL NORD
- devis n°D101123 du 24/11/2016 portant sur l’entretien d’une toiture végétalisée, devis élaboré sous le signe VERT-TICAL NORD
- devis n°D100956 du 25/11/2015 portant sur un contrat d’entretien, devis élaboré sous le signe VERT-TICAL NORD. 49. En l’espèce ces documents portent sur la commercialisation d’une natte sedum, d’un mur végétalisé, une structure en inox et la fourniture de plantations grimpantes, l’entretien d’une toiture végétalisée ainsi qu’un contrat d’entretien. Toutefois, le demandeur ne développe aucune argumentation permettant de démontrer que les produits et services précités seraient constitutifs des activités exercées sous la dénomination sociale, à savoir « aménagements paysagers ; bureau d’études paysagers » et d’établir ainsi clairement l’établissement de tels services. En outre, les cinq devis, dès lors qu’ils ne sont corroborés par aucun autre document permettant de prouver l’accomplissement effectif des prestations proposées, n’apparaissent pas suffisants pour confirmer la réalité d’une exploitation de la dénomination sociale VERT- TICAL NORD pour les activités invoquées par le demandeur, à savoir « aménagements paysagers ; bureau d’études paysagers ». 50. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale VERT-tical NORD pour les activités revendiquées, au jour du dépôt de la marque contestée soit le 23 janvier 2017. 51. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure, le demandeur n’ayant pas démontré que sa dénomination sociale antérieure était effectivement exploitée pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée. 52. En conséquence, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure VERT-tical NORD est rejetée. C –Conclusion 53. En conséquence, la demande en nullité doit être :

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— Déclarée irrecevable sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure française VERT- tical n° 11 3 776 455
- Rejetée sur le fondement du risque de confusion avec la dénomination sociale VERT-tical NORD

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D- Sur la répartition des frais 54. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 55. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ». 56. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité (…)». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 57. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée demande le prononcé de la prise en charge d’une partie de ses frais de défense par la société VERT-tical NORD à hauteur de 600 € au titre des frais exposés au titre de la phase écrite et de 500€ au titre des frais exposés au titre des frais de représentation. 58. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité a été déclarée irrecevable sur le fondement de l’atteinte à la marque antérieure française VERT-tical n° 11 3 776 455 et rejetée sur le fondement du risque de confusion avec la dénomination sociale VERT-tical NORD. 59. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations. 60. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur, relevant de la catégorie des TPE/PME (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0081 est totalement rejetée. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société VERT-tical NORD au titre des frais exposés.