DC22-0047 Le 28/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 3 mars 2022, la société par actions simplifiée We Are Ona France (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 22-0047 contre la marque n° 16/4285028 déposée le 5 juillet 2016 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2016-43 du 28 octobre 2016. La société par actions simplifiée ONA, déposant initial, a cédé cette marque à la société à responsabilité limitée à associé unique SNOOO (le titulaire de la marque contestée) et la transmission de propriété a été inscrite au Registre national des marques le 7 juin 2021 sous le n° 824822.

2. La demande porte sur l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 29 : fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles et graisses comestibles ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée ainsi que le mandataire ayant procédé à l’inscription de la transmission de propriété à son profit, de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple ainsi que par courriel. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 18 mars 2022, reçu le 22 mars 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 28 avril 2022, le titulaire de la marque contestée a présenté une demande de renonciation partielle de la marque contestée, inscrite le 12 mai 2022 sous le n° 0857206 portant sur les « eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ». Elle a été transmise, en application du contradictoire, par l’Institut au demandeur. 8. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 9. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 31 octobre 2022. 10. Constatant qu’une demande en déchéance, opposant les mêmes parties et ayant pour objet une marque dont le signe constitue un élément de la marque contestée dans la présente espèce, était toujours pendante, l’Institut a alors suspendu la procédure pour une bonne administration de la procédure, conformément à l’article R.716-9 5° du code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été informées par courrier du 13 janvier 2023.

11. La phase d’instruction de la seconde procédure en déchéance étant terminée, l’institut a informé les parties de la reprise de la présente procédure à compter du 23 mars 2023, au stade où elle se trouvait au jour de la suspension. Prétentions du demandeur 12. Dans son exposé des moyens, le demandeur
- Indique que compte tenu de l’absence d’usage sérieux de la marque contestée par le titulaire de la marque contestée pour désigner l’ensemble des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, la déchéance totale doit être prononcée
- Ajoute que les frais qu’il a exposés doivent être pris en charge par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 1100 € au titre des frais de procédure (600 €) et des frais de représentation (500€) 13. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur répond aux observations présentées par le titulaire de la marque contestée :

- sur la recevabilité de la demande : Il relève qu’aucun des textes cités par le titulaire de la marque contestée ne justifie l’absence d’exploitation de sa marque pour les produits et services visés à son libellé, lors des différentes périodes de confinement, ni ne prévoit « que le délai de 5 ans prévu à l’article L 714-5 du CPI puisse être reporté postérieurement à la date de la demande en déchéance que ce soit pour les événements liés à la crise sanitaire ou pour tout autre motif ».

- estime que les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée n’établissent pas l’usage sérieux de la marque contestée dès lors : o Qu’elles ne portent pas sur la marque contestée mais sur des signes différents, les modifications apportées altérant le caractère distinctif de cette marque o Que l’usage est insuffisant : « aucun élément comptable…, publications presse, photos de produits, menus, cartes etc. justifiant de la commercialisation de produits alimentaires ou … des activités de restaurants/traiteur bar sous la marque contestée : o Que l’usage supposé ne porte que sur les « confiture et sels », mais le titulaire de la marque contestée ne justifie pas la commercialisation effective de ces produits. L’activité de restauration et de traiteur est déjà identifiée par l’enseigne et le nom commercial ONA du restaurant ; or les mêmes services ne peuvent pas être identifiés par 2 signes distinctifs distincts 14. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur précise que les quatre attestations fournies par le titulaire de la marque contestée ne sauraient justifier un usage sérieux, dès lors qu’elles ont été établies par des amies de la gérante de la société titulaire de la marque contestée, qu’elles sont incomplètes et ne sont corroborées par aucun élément comptable.

Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée présente des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et
- Soulève l’irrecevabilité de la demande : Il estime que la marque contestée a été enregistrée le 28 octobre 2016 de sorte que l’expiration du délai quinquennal d’inexploitation aurait dû être le 28 octobre 2021. Mais les deux périodes de confinement et de fermeture administrative des établissements de restauration (du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021) totalisant 281 jours ont permis de reporter l’expiration du délai quinquennal d’inexploitation de cette marque au 5 août 2022. Ainsi, au jour de la demande en nullité formée, le 3 mars 2022, la marque contestée n’était pas encore soumise à obligation d’usage. En tout état de cause, cette période d’impossibilité d’usage devrait être prise en considération dans l’appréciation de l’ampleur de l’usage de la marque contestée pendant ces périodes de confinement et de fermeture.

- Indique fournir des preuves d’usage de la marque contestée : Pendant la période pertinente du 3 mars 2017 au 3 mars 2022, les pièces étant datées de 2017, 2018, 2019 et 2020. Visant un usage en France, sous des formes modifiées qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque composée des éléments « les ptits mangers » et « ona » qui se retrouvent sur tous les documents fournis. Concernant l’importance de l’usage, le titulaire de la marque contestée demande que soit pris en compte, d’une part, le contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19 qui en a restreint l’usage de façon importante et, d’autre part, la particularité du marché, la marque contestée étant « utilisée pour désigner des services de restaurateur et de traiteur et des produits culinaires, le tout proposé par et à l’intérieur du restaurant ONA à l’occasion des fêtes de fin d’année », de sorte qu’il convient de prendre en compte la fréquence et la régularité de l’usage de cette marque utilisée de façon cyclique et répétitive à chaque période de Noël. Les preuves d’usage fournies indiquent une utilisation de la marque pour des produits d’épicerie (classes 29 et 30) qui découlent de la mise en œuvre des services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs (classe 43) puisqu’ils sont conçus et commercialisés au sein du restaurant ONA et sont proposés aux clients du restaurant.

- Demande que les frais exposés du fait de la procédure soient mis à la charge du demandeur

16. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond aux contestations du demandeur concernant les preuves d’usage précédemment adressées et fournit quatre attestations venant en confirmer la force probante. II.- DECISION A. Sur la recevabilité de la demande 17. Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et ou services visés dans l’enregistrement pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat ». 18. L’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise quant à lui : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : 1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l’enregistrement est publié : […] ». 19. Il en résulte qu’une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux peut être introduite devant l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une marque enregistrée depuis plus de cinq ans. 20. En l’espèce, la demande en déchéance a été formée le 3 mars 2022 à l’encontre de la marque française n° 16/4285028, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2016-43 du 28 octobre 2016, cette date du 28 octobre 2016 constituant la date à partir de laquelle, au vu des dispositions susvisées, la marque est réputée enregistrée. 21. Ainsi, au jour où la demande en déchéance a été introduite, le 3 mars 2022, la marque contestée, était bien enregistrée depuis plus de cinq ans, en application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle susvisé. 22. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir que « deux périodes inédites de confinement et de fermeture administrative des établissements de restauration ont interrompu ce délai (du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021) totalisant ainsi une durée de 281 jours », ramenant « l’expiration du délai quinquennal d’inexploitation de la marque contestée … au 5 août 2022 », de sorte que le 3 mars 2022 la marque contestée n’était pas encore soumise à l’obligation d’usage. Il fournit à l’appui de son argumentation une annexe 2 intitulée « Arrêté et décrets successifs justifiant de la période confinement et de fermeture administrative des établissements de restauration » et comportant les textes suivants : o Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 » o Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

o Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire o Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire o Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire o Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire o Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire o Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 23. Toutefois, il ressort de ses observations que le titulaire de la marque contestée n’a pas précisément mis en relation ces documents avec son argumentation pour indiquer clairement laquelle de ces dispositions aurait eu pour effet de proroger le délai prévu à l’article L.714-5 précité. 24. La présente demande en déchéance est donc recevable. B. S ur l’usage sérieux 25. Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 26. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 27. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 28. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 29. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux 30. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 31. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 32. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 33. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 34. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 5 juillet 2016, et son enregistrement a été publié le 28 octobre 2016. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 3 mars 2022. 35. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 36. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 3 mars 2017 au 3 mars 2022 inclus, pour tous les produits et services désignés dans l’enregistrement et restant au libellé suite à la renonciation partielle inscrite le 12 mai 2022, à savoir : « Classe 29 : fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles et graisses comestibles ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».

37. En effet, suite à la renonciation partielle effectuée par le titulaire de la marque contestée et inscrite le 12 mai 2022, les effets de la marque pour l’ensemble des produits de la classe 32 ont cessé et le demandeur n’a pas justifié d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond pour ces produits. 38. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont les suivants :

- ANNEXE 3 : Copies de publications émanant du compte du réseau social Facebook et de la Page

ONA

Gastronomie

Végétale

accessible

à

l’adresse https://www.facebook.com/ona.veganbio/, Couvrant la période du 14 décembre 2017 au 19 décembre 2020 Post du 7 décembre 2017 : lancement de l’épicerie ; Post du 14 décembre 2017 : invitation à découvrir les « petits mangers » avant Noël Post du 16 décembre 2017 : rappel de la vente des « P’tits Mangers » avant la fermeture de Noël ; Post du 22 décembre 2017 : information de l’ouverture exceptionnelle de l’épicerie proposant les « P’tits Mangers » le 23 décembre ; Post du 27 décembre 2017 : information de la continuité de l’épicerie proposant les « P’tits Mangers » jusqu’à la Saint Sylvestre ; Post du 14 décembre 2018 : réouverture annuelle de l’épicerie de Noël proposant les « P’tits Mangers » chez ONA ; Post du 19 décembre 2018 : rappel de la présence de l’épicerie de Noël proposant les « P’tits Mangers » ; Post du 23 décembre 2018 : ouverture de l’épicerie la veille et le jour du réveillon de Noël ; Post du 13 décembre 2019 : réouverture annuelle de l’épicerie de Noël; Post du 21 décembre 2019 : ouverture de l’épicerie jusqu’au 22 décembre ; Post du 11 décembre 2020 : réouverture annuelle de l’épicerie de Noël et présentation de la carte « Les P’tits Mangers » font leur retour ; Post du 12 décembre 2020 : rappel de l’ouverture de l’épicerie et publication d’une seconde carte « Les P’tits Mangers » ; Post du 16 décembre 2020 : nouveaux horaires de l’épicerie proposant les P’tits Mangers ; Post du 19 décembre 2020 : rappel des horaires d’ouverture de l’épicerie pour les jours précédant Noël et nouveau post de la carte des produits proposés.

- ANNEXE 4 : Photographies des étiquettes commerciales « Les Petits Mangers »

- ANNEXE 5 : Facture des étiquettes « Les Petits Mangers » de la société ALLGRAPHIE AND CO en date du 10 décembre 2020
- ANNEXE 6 : Photographie d’un mur du restaurant où se trouve apposée la marque contestée
- ANNEXE 7 : 4 Attestations en date des 23 et 28 avril 2022 et 28 mai 2022 de clientes indiquant avoir acheté des articles culinaires proposés par ONA de marque Les Petits Mangers, ou provenant de l’épicerie « Les petits Mangers par ONA » 39. La plupart des éléments de preuve de l’usage (annexe 3 et 5) sont datés dans la période pertinente (de 2017 à 2020). 40. Les autres documents non datés (annexes 4 et 6) ou portant sur une date postérieure au 3 mars 2022 mais portant sur des faits antérieurs (annexe 7) apportent des précisions quant à l’activité du titulaire de la marque contestée de sorte qu’ils peuvent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente avec le consentement de son titulaire. 41. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Usage par le titulaire ou avec son consentement 42. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 43. En l’espèce, il ressort des documents apportés par le titulaire de la marque contestée, datés de 2017 à 2020, que le signe contesté apparaît avoir fait l’objet d’une exploitation par la société ONA, le déposant de la marque et son titulaire jusqu’au 7 juin 2021. 44. En conséquence, contrairement à ce que soutient le demandeur, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement de l’ancien titulaire de la marque contestée pendant la période pertinente. Lieu de l’usage 45. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 46. En l’espèce, les documents produits, en particulier les annexes 3, 4 et 5, attestent d’un usage à Arès (33740) et mentionnent « ONA (Origine Non Animale) Le premier restaurant gastronomique Bio & Vegan du Bassin d’Arcachon ».

47. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente ce que ne conteste pas le demandeur.

Nature et Importance de l’usage 48. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 49. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 50. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur l’usage du signe à titre de marque 51. Le demandeur estime que l’élément « Les P’tits Mangers » de la marque se retrouve sous la forme « les petits mangers » désignant de façon familière et usuelle des produits à emporter réalisés dans le restaurant ONA et étant ainsi employé dans un sens courant. Il estime en outre que les documents fournis par le titulaire de la marque contestée font apparaître un usage du signe ONA à titre d’enseigne d’un restaurant, et non à titre de marque. 52. Il convient de préciser que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits et services eux- mêmes. Sa représentation sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire. 53. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation pour des produits ou services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144, Le Fournil ; CJUE 11/09/2007, C-17/06, Céline,

§ 21-23). 54. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée, fournit des documents faisant apparaître notamment les usages complexes suivants :

55. Il ressort des pièces produites que, dans la grande majorité des documents, la marque contestée est désignée sous les termes « petits mangers », « P’tits Mangers », « « P’tits Mangers » chez ONA », « Les P’tits Mangers », « Les P’tits Mangers par ONA », présentés comme des produits de l’épicerie du restaurant Ona. 56. Ainsi, force est de constater que ces termes désignent spécifiquement des produits culinaires proposés par le titulaire de la marque contesté sous ces dénominations et consistent bien en un usage à titre de marque. En effet, ces usages reprennent les éléments verbaux LES PETITS (P’TITS) MANGERS PAR ONA présentés de façon particulière et en couleurs, dans une taille et un positionnement qui permet d’établir que le signe n’est pas seulement utilisé pour désigner le restaurant ONA mais également en lien avec des préparations alimentaires couvertes par l’enregistrement de la marque contestée, ce qui démontre un usage à titre de marque. A cet égard, malgré leur caractère évocateur à l’égard de tels produits, ces termes n’apparaissent pour autant pas dépourvus de toute distinctivité. 57. Ainsi, le signe LES P’TITS MANGERS PAR ONA est bien utilisé à titre de marque en lien avec des préparations alimentaires. Sur l’usage du signe sous une forme modifiée 58. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe complexe suivant : 59. Le demandeur soulève différents usages sous des formes modifiées altérant le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré. 60. Le titulaire de la marque contestée estime, quant à lui, que les usages de la marque sont légèrement différents et n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée. 61. En l’espèce, l’ensemble des documents fournis par le titulaire de la marque contestée, en particulier les annexes 3, 4 et 6, font état des signes verbaux suivants : « petits mangers », « P’tits Mangers », « « P’tits Mangers » chez ONA », « Les P’tits Mangers »,

« Les P’tits Mangers par ONA », ainsi que des signes complexes suivants : 62. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (TUE, 28/06/2017, Tayto group Ltd / EUIPO, T-287/15). 63. A cet égard, le demandeur soutient que ces éléments ne portent pas sur la marque contestée mais sur des signes différents, les modifications apportées en altérant le caractère distinctif. Il estime en effet que les éléments « Les P’tits Mangers » et « ONA » n’y sont pas associés. 64. En l’espèce, si certains des usages susvisés ne comportent pas l’élément ONA, force est de constater qu’au sein de la plupart des usages susvisés, les modifications orthographiques opérées (petits / P’tits), la présence de majuscules ou de minuscules, la suppression de l’article « les », l’adjonction des termes « par » et « chez » ainsi que la modification de la présentation particulière et en couleurs, modifient peu la lisibilité et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux LES P’TITS MANGERS ONA au sein de ces signes, ces éléments étant centraux et particulièrement mis en exergue, en sorte qu’ils apparaissent dominants et leur caractère distinctif non altéré. 65. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’usage de la marque contestée sous les formes modifiées précitées n’en altère pas le caractère distinctif. Importance de l’usage 66. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 67. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 68. Il y a lieu de tenir compte pour l’appréciation d’un usage sérieux des caractéristiques du marché dans le secteur spécifique concerné. 69. Le titulaire de la marque contestée indique que pour apprécier l’importance de l’usage de la marque contestée, il convient de prendre en considération le contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19 qui en a restreint l’usage de façon importante ainsi que la particularité du marché en cause, la marque étant « utilisée pour désigner des services de restaurateur et de

traiteur et des produits culinaires, le tout proposé par et à l’intérieur du restaurant ONA à l’occasion des fêtes de fin d’année ». 70. Le demandeur estime que l’usage est insuffisant, dès lors qu’aucun élément comptable, aucune publication presse ne justifie la commercialisation des produits et services en cause sous la marque contestée. 71. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des pièces susvisées que le titulaire de la marque contestée a produit :

- Quatorze publications effectuées entre le 14 décembre 2017 et le 19 décembre 2020 sur la page Facebook « ONA Gastronomie Végétale » proposant à la vente dans l’épicerie du restaurant Ona situé à Arès (33740) et sous l’intitulé « Les P’tits Mangers par ONA » des produits alimentaires préparés au moment des fêtes de fin d’année (annexe 3) ;

- quatre attestations datées des 23 et 28 avril 2022 et 28 mai 2022, provenant de quatre personnes se présentant comme amie ou amie et cliente et faisant référence à certains de ces produits achetés pendant les fêtes de fin d’année (annexe 7) Ces documents ne comportent aucun élément relatif au nombre de ventes réalisées. 72. Il ressort de la jurisprudence qu’« un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (C.A. Versailles 19 novembre 2020). A cet égard, il convient de préciser que « plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée » (TUE du 15 juillet 2015, T-215/13, point 33). 73. En l’espèce, si le titulaire de la marque contestée apporte une précision permettant d’appréhender les particularités de saisonnalité du marché en cause, il ne fournit toutefois aucun élément chiffré permettant d’établir que les publications sur la page Facebook susvisées effectuées au moment des fêtes de fin d’année ont permis de créer des parts de marché pour les produits et services couverts par la marque contestée. En particulier, les attestations fournies par le titulaire de la marque contestée et tendant à établir des achats de produits alimentaires par certains clients et amis au cours des fêtes de fin d’année ne sont corroborées par aucun élément chiffré (facture, ticket de caisse, livre comptable etc…) et ne permettent ainsi pas d’apprécier les ventes effectives réalisées sous la marque contestée. 74. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises fournissent des indications insuffisantes concernant l’importance de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée ne permettent pas d’établir que l’usage du signe contesté ne constitue

pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Usage pour les produits et services enregistrés 75. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’importance de l’usage de sa marque, l’examen de la preuve de l’usage au regard des produits et services enregistrés n’apparaît pas nécessaire. 76. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour tous les produits et services visés à l’enregistrement de la marque contestée. Conclusion 77. Aucune preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits et services désignés n’ayant été produite pour la période pertinente, il convient d’apprécier le juste motif de non- exploitation invoqué par le titulaire de la marque contestée. C. Sur le juste motif de non usage 78. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C246/05). 79. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395). 80. A cet égard, l’usage sérieux de la marque contestée n’étant pas suffisamment démontré pour les produits et services de la marque contestée, il convient d’examiner le juste motif de non exploitation invoqué par le titulaire de la marque contestée pour ces derniers. 81. En effet, le titulaire de la marque contestée invoque un juste motif de non exploitation de la marque contestée en raison des deux périodes inédites de confinement et de fermeture administrative des établissements de restauration (du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021) rendant impossible l’usage de la marque contestée. 82. Le demandeur estime quant à lui qu’il n’y a pas de juste motif de non usage, dès lors que si les restaurants et débits de boissons ont été contraints de ne plus accueillir de public, ces derniers ont toujours été autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison de repas.

83. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le titulaire de la marque contestée n’a pas rapporté la preuve d’un commencement d’exploitation réelle et effective de la marque contestée pour les produits et services visés par la présente procédure avant le début de la crise sanitaire en mars 2020, soit pour la période comprise entre le 3 mars 2017, début de la période de référence correspondant à cinq années avant la présente demande en déchéance, et le 14 mars 2020, date à laquelle la fermeture des commerces dit non essentiels a été annoncée. 84. De plus, le titulaire de la marque contestée n’a pas non plus apporté la preuve d’une exploitation réelle et effective de la marque contestée pour les produits et services visés par la présente procédure, entre la fin de la période de fermeture administrative des établissements de restauration et le jour de la présente demande en déchéance (soit entre le 19 mai 2021 et le 3 mars 2022). Si la crise sanitaire, en mars 2020, a pu avoir un impact sur son activité, les restaurants ayant été soumis à de fortes restrictions pendant cette période, ce fait n’est pas de nature à justifier l’absence d’usage de la marque contestée sur l’ensemble de la période pertinente. 85. Au vu des éléments transmis, il ne peut être retenu que la crise sanitaire liée à la COVID-19 constitue un obstacle qui présente un lien direct avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté de son titulaire pour l’ensemble de la période pertinente. 86. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas d’un juste motif de non- exploitation de la marque contestée pour les produits et services enregistrés. Conclusion 87. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié d’un usage sérieux de la marque contestée au regard de l’ensemble des produits et services visés, ni d’un juste motif de non exploitation en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque contestée pour ces derniers. 88. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 89. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 3 mars 2022 pour tous les produits et services visés à l’enregistrement. D. S ur la répartition des frais 90. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

91. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 92. En l’espèce, les parties ont chacune présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en déchéance est reconnue justifiée pour l’ensemble des produits et services visés. En revanche, bien que le titulaire de la marque contestée ait sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il est fait droit à la demande en déchéance pour l’ensemble des produits et services visés et que son enregistrement a été modifié par la décision de déchéance. 93. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation à deux reprises de ses observations en réplique aux réponses du titulaire de la marque contestée. 94. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés [(300 euros « au titre de la phase écrite » et 250 euros « au titre des frais de représentation)]. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0047 est justifiée. Article 2 : La société SNOOO est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° n° 16/4285028 à compter du 3 mars 2022 pour l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société SNOOO au titre des frais exposés.