NL 22-0176 04/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.623-15, L.711-1 à L. 711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 13 octobre 2022, la société de droit chinois Scantech (Hangzhou) Co., Ltd (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0176 contre la marque complexe n° 18/4502556 déposée le 23 novembre 2018, ci-dessous reproduite :

[Tapez ici] NL 22-0176

L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée ALEPH est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-17 du 26 avril 2019. 2

[Tapez ici] NL 22-0176 2 . La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 7 : Robots (machines) ; robot de mesure ; robot de machine de production ; machine production de textile, plastique, verre, papier, cables,, profilés, tubes ; laminateur ; laminoir ; machine de production à plat ; machines de production de matériaux en flux continu ; Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; équipements de traitement de données ; explorateurs, scanners, équipements de traitement de données à usage non médical ; lasers à usage non médical ; capteurs de mesure, capteurs infra rouge, capteur à rayonnement Bêta, capteurs à triangulation laser ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic à usage non médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; accumulateurs électriques ; adaptateurs électriques ; câbles à fibres optiques ; émetteurs de signaux électroniques ;, appareils pour l’enregistrement de temps ; appareils pour l’enregistrement des distances ; enregistreurs à bande magnétique ; fibres optiques / fils conducteurs de rayons lumineux ; indicateurs de quantité ; appareil électrique de contrôle, densimètres, densitomètres, détecteurs, détecteurs à infrarouges, interfaces informatiques, jauges, logiciels, appareil électriques de mesure, appareil de mesure de précision ; mesures, mesureurs, appareils et instruments de physique, plateforme informatique, programme d’ordinateurs, appareils et installations pour la production de rayons X à usage non médical, appareils à rayons X à usage non médical, appareil de traitement des données, tube à rayons X à usage non médical ; appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle ; capteurs optiques, capteurs à rayons X ; appareils et instruments permettant de mesurer et contrôler l’épaisseur, la masse surfacique, la densité, la composition, la transparence, l’humidité, la couleur, la rugosité et les défauts d’aspect en temps réel ; calculateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; détecteurs à rayons X, diodes laser, détecteurs micro-ondes, détecteurs ultra-sons, interféromètres, détecteurs optiques ; instruments de mesure ; chambres d’ionisation, photomultiplicateurs, scintillateurs ; Classe 42 : Recherches scientifiques ; analyse de systèmes informatiques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels de mesure. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la mesure de précision ; études de projets techniques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseils technologiques ; contrôle qualité ; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ; élaboration de logiciels, installation de logiciels, maintenance de logiciels d’ordinateur ; étalonnage ; recherches technique, physique, mécanique ; stockage électronique des données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de panne ; télésurveillance de systèmes informatiques ; conception et développement de technologies de mesure ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la mesure de précision ; analyse massive de données ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée dans la demande en nullité, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 3

[Tapez ici] NL 22-0176 6 . La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 8 novembre 2022, reçu le 16 novembre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées dans les délais impartis (trois jeux d’observations pour le titulaire de la marque contestée et deux jeux d’observations pour le demandeur). 8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courrier du 1er juin 2023, à présenter des observations orales, en application de l’article R. 716-6, le 17 juillet 2023 à 14h30. 9. A la requête du demandeur et avec l’accord du titulaire de la marque contestée, la date de convocation à l’audition a été reportée au 11 septembre 2023, ce dont les parties ont été informées par courriers du 20 juin 2023. 10. L’audition a eu lieu le 11 septembre 2023 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations. 11. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 11 septembre 2023. Prétentions du demandeur 12. D ans son exposé des moyens , le demandeur a visé la nullité totale de la marque contestée et a notamment :

- indiqué que cette marque présente un caractère intrinsèquement descriptif en ce qu’elle est constituée des éléments verbaux SCAN et TECH purement descriptifs : l’élément SCAN décrit le fait de scanner des documents et l’élément TECH renvoie au terme « technologie ». Elle est donc dépourvue de caractère distinctif et ne peut pas être perçue comme un néologisme pourvu de distinctivité ;

- ajouté que les éléments graphiques sont purement décoratifs et ne retiendront pas l’attention du consommateur, quel que soit son degré d’attention ;

- sollicité que soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée l’ensemble des frais exposés. 13. D ans ses premières observations , le demandeur a répondu aux arguments présentés par le titulaire de la marque contestée et en particulier ceux relatifs :

- Au public pertinent : quel que soit le degré d’attention du public auquel la marque s’adresse (consommateur final ou professionnel), la marque est intrinsèquement descriptive. En tout état de cause, elle ne s’adresse pas nécessairement et exclusivement à un public de professionnels.

- Au caractère descriptif de la marque contestée : les éléments SCAN et TECH constitutifs de la marque contestée sont descriptifs et ne forment pas une combinaison inhabituelle par rapport aux produits et services visés. 4

[Tapez ici] NL 22-0176

— Au fait qu’il ait déposé plusieurs marques complexe SCANTECH : il précise que ces différentes marques sont toujours accompagnées d’un logo distinctif et dominant en raison de sa taille importante, l’élément verbal y apparaissant toujours secondaire.

- A l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque contestée : le titulaire de la marque contestée n’a pas établi un usage ancien, continu et intense de cette marque de sorte qu’il ne démontre pas qu’elle avait acquis au jour de son dépôt, le 23 novembre 2018, un quelconque caractère distinctif par son usage. 14. D ans ses secondes observations , le demandeur a notamment :

- Insisté sur le caractère descriptif de la marque contestée et sur le fait que les éléments figuratifs, y compris les motifs de triangle sont limités à une fonction purement décorative.

- Rappelé que la technologie de scan est bien connue, précisément circonscrite et descriptive des produits et services en cause. Il ajoute que la marque contestée est ainsi composée d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits et services et que cette combinaison ne présente aucun caractère inhabituel par rapport à ces produits et services comprenant ou participant à la technologie de scan.

- Ajouté que le titulaire de la marque contestée n’avait pas établi que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage, aucune preuve fournie n’étant suffisante. 15. D ans ses observations orales , le demandeur réitère ses précédents arguments et insiste particulièrement sur le caractère descriptif de la marque contestée. A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants : Annexe 1 : Définition Wiktionnaire des mots « scan » et « tech » Annexe 2 : Décision de refus de protection du signe « CamScanner » de l’INPI en date du 16 octobre 2020 Annexe 3 : Décision de refus de l’enregistrement du signe « ALUTECH » de l’INPI en date du 26 novembre 2019 Annexe 4 : Décision de refus de l’enregistrement du signe « GovTech » de l’INPI en date du 16 avril 2019 Annexe 5 : Décision de refus de protection de l’enregistrement international No. 1608742 en Autriche et sa traduction en français – Décision de refus de protection de l’enregistrement international No. 1608742 en Allemagne Journal officiel 19 avril 2017 Annexe 6 : Décision de refus de protection de l’enregistrement international No. 1496667 en Indonésie – Décision de refus de protection de l’enregistrement international No. 1496667 en Corée Annexe 7 : Décision de refus de protection de l’enregistrement international No. 1467958 en Chine Annexe 8 : Extrait du dictionnaire en ligne Le Robert Annexe 9 : Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2003, deuxième résolution portant sur la modification de l’Article 2 Annexe 10 : Refus des marques semi-figuratives No. 1503453 LE SUPERBE, No. 1583350 FOOD TECH et No. 1371155 ICE TEA Annexe 11 : Arrêt de la Cour Suprême des Pays-Bas BIOMILD (12 pages) Prétentions du titulaire de la marque contestée 5

[Tapez ici] NL 22-0176

16. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée a notamment :

- Rappelé qu’en l’espèce, il convient de prendre en considération les dispositions du CPI applicables au jour du dépôt de la marque contestée, le 23 novembre 2018, soit les dispositions issues de la loi du 1er juillet 1992 ;

- Précisé que le caractère distinctif d’une marque et notamment sa descriptivité se détermine par rapport à la perception du signe par le public pertinent de la marque et au regard des produits et services visés par celle-ci qui, en l’espèce, est composé de professionnels issus des milieux industriels, seuls à même d’opérer un choix sur les produits et services de la marque ;

- Fait valoir que la marque contestée n’est pas descriptive, le demandeur n’ayant pas établi que le terme SCANTECH constituerait la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services visés ni démontré en quoi le public pertinent en percevrait immédiatement une description des produits et services visés ;

- Ajouté que les mots SCAN et TECH forment un néologisme unique, une construction originale et singulière qui présente un caractère évocateur mais n’est pas descriptive ;

- Fait remarquer qu’il est en conflit avec le demandeur car ce dernier a procédé à une demande d’enregistrement de marque auprès de l’EUIPO, comportant l’élément verbal SCANTECH et un logo, à laquelle il s’est opposé en se fondant sur la marque contestée ; le demandeur a formé la présente demande en nullité suite à cette opposition, invoquant le caractère prétendument descriptif de la marque, traduisant ainsi une incohérence manifeste. Cela est conforté par le dépôt en classe 9 de l’élément SCANTECH par le demandeur dans près de 40 pays différents.

- Invoqué, en outre, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque contestée en raison de son usage constant, large, important et notoire auprès du public pertinent ;

- Sollicité que soit mis à la charge du demandeur l’ensemble des frais exposés dans le cadre de la présente procédure 17. D ans ses deuxièmes observations , le titulaire de la marque contestée a répondu aux arguments du demandeur et notamment :

- Insisté sur le fait que les produits et services en cause s’adressent à un public de professionnels. Il relève que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le public pertinent doit bien être pris en compte dans l’appréciation du caractère descriptif de toute marque ;

- Fait remarquer que le demandeur n’a effectué aucune analyse détaillée et approfondie des produits et services en cause et procède par voie d’affirmation, sans apporter la preuve de ses prétentions ;

- Ajouté qu’en tout état de cause, la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par son usage avant même la date de son dépôt ;

- Relevé que le demandeur souhaite le déstabiliser et le fragiliser et que cette demande en nullité peut apparaître comme une forme d’abus qui lui est préjudiciable. 6

[Tapez ici] NL 22-0176 18 . D ans ses dernières observations , le titulaire de la marque contestée a répondu aux arguments du demandeur et notamment :

- Fait valoir que la marque contestée n’est pas descriptive mais seulement évocatrice ;

- Ajouté que ce signe est utilisé de façon constante depuis de nombreuses années de sorte que, au jour de son dépôt, la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage. 19. D ans ses observations orales , le titulaire de la marque contestée réitère ses précédents arguments et insiste particulièrement sur le caractère simplement évocateur de l’élément verbal SCANTECH qui est un néologisme qui n’est pas dépourvu de distinctivité. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants : Annexe 1 : Facturation Aleph en date de 2018 Annexe 2 : Capture d’écran du site Internet Larousse Annexe 3 : Extrait de la base de données de l’EUIPO Annexe 4 : Accusé de réception de la demande d’opposition à la MUE n° 018645792 et sa traduction libre Annexe 5 : Captures d’écran du site Internet de la Défenderesse Annexe 6 : Extrait Kbis de la société Scantech Annexe 7 : Extrait de la base de données INPI relatif à la marque française n°92408601 Annexe 8 : Extrait de la base de données INPI relatif à la marque française n°4502556 Annexe 9 : Brochures et plaquettes de présentation du groupe Scantech et des produits Scantech Annexe 10 : Extraits Whois des sites Internet appartenant au groupe Scantech Annexe 11 : Extraits des Sites InternetScantech.fr etScantech.com Annexe 12 : Graphique représentant l’évolution du chiffre d’affaires du groupe Scantech entre 2007 et 2018 Annexe 13 : Brochure de présentation de l’ensemble des salons professionnels auxquels a participé le groupe Scantech entre 2012 et 2018 et photographie des produits présentés lors des salons professionnels Annexe 14 : Factures concernant la participation du groupe Scantech aux différents salons professionnels de 2012 à 2018 Annexe 15 : Brochure intitulée « Graphic Designs and gifts (2011-2019) » listant l’ensemble des objets publicitaires fabriqués et distribués par la Défenderesse à titre promotionnel Annexe 16 : Exemple de cartes de visites Annexe 17 : Tableau récapitulatif de l’évolution des dépenses Marketing et communication de 2010 à 2018 Annexe 18 : Schémas des différents produits SCANTECH sur lesquels est apposé la Marque Annexe 19 : Extraits des différentes définitions du mot « Scanner » et des recommandations associées de la Commission d’enrichissement de la langue française Annexe 20 : « Les Français et leur rapport à la langue anglaise », Étude Ifop pour Le Point, janvier 2021 Annexe 21 : Manuel jauge d’épaisseur 80kV communiqué à la clientèle de la société ALEPH – Aout 2011 Annexe 22 : Photographies des appareils de mesure SCANTECH sur lesquels est apposée la Marque 7

[Tapez ici] NL 22-0176

Annexe 23 : Extraits du site WaybackMachine relatifs aux sites Internet Scantech.fr et Scantech.com Annexe 24 : Extrait Pappers relatif à la société ALEPH SAS Annexe 25 : Factures émises par ALEPH SAS 8

[Tapez ici] NL 22-0176 I I.- DECISION A. S ur les relations conflictuelles entre les parties et l’abus de droit du demandeur 20. Le titulaire de la marque contestée relève que le demandeur a lui-même déposé l’élément SCANTECH (accompagné d’un logo) auprès de l’EUIPO et de nombreux offices étrangers, ce qui signifie qu’il estime que cet élément est distinctif. Il ajoute qu’en formant cette demande en nullité, il souhaite le déstabiliser et le fragiliser et l’exercice légitime de ses droits dégénère ainsi dans une forme d’abus qui lui est préjudiciable. 21. Le demandeur, quant à lui, indique que les marques qu’il a déposées et comportant l’élément SCANTECH sont toujours accompagnées d’un logo distinctif et dominant, cet élément verbal y apparaissant toujours secondaire. Il ajoute que le titulaire de la marque contestée a formé une opposition devant l’EUIPO à l’encontre d’une de ces marques en se fondant sur la présente marque contestée. 22. En outre, il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol. 23. En l’espèce, si la demande en nullité intervient dans un contexte conflictuel entre les parties en raison d’une opposition précédemment formée par le titulaire de la marque contestée à l’encontre du demandeur, il convient toutefois de constater que compte tenu de la chronologie des faits, la présente demande peut être interprétée comme un moyen de défense suite à cette opposition. 24. Par ailleurs, si le demandeur a déposé plusieurs marques comportant l’élément SCANTECH, celles-ci ne sont pas uniquement composées, ainsi qu’il le souligne, par le signe verbal susvisé mais comprennent également des éléments figuratifs et un logo. 25. Ainsi, rien dans les éléments produits ou exposés par le titulaire de la marque contestée ne permet de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en nullité, ni de considérer que le demandeur se serait prévalu de positions contraires dans le cadre de la présente procédure. 26. Par conséquent la demande en déchéance est recevable. B. S ur le droit applicable 27. Le demandeur fonde sa demande sur les articles L714-3 et L.711-2 2°, 3° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 28. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 23 novembre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. 29. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 9

[Tapez ici] NL 22-0176 30 . Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 31. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ». 32. L’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service » ; (…) 33. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C. S ur le fond 34. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe n° 18/4502556 ci-dessous reproduit : 35. Cet enregistrement désigne les produits et services suivants : « Classe 7 : Robots (machines) ; robot de mesure ; robot de machine de production ; machine production de textile, plastique, verre, papier, câbles, profilés, tubes ; laminateur ; laminoir ; machine de production à plat ; machines de production de matériaux en flux continu. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; équipements de traitement de données ; explorateurs, scanners, équipements de traitement de données à usage non médical ; lasers à usage non médical ; capteurs de mesure, capteurs infra rouge, capteur à rayonnement Bêta, capteurs à triangulation laser ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic à usage non médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; accumulateurs électriques ; adaptateurs électriques ; câbles à fibres optiques ; émetteurs de signaux électroniques ;, appareils pour l’enregistrement de temps ; appareils pour l’enregistrement des distances ; enregistreurs à bande magnétique ; fibres optiques / fils conducteurs de rayons lumineux ; indicateurs de quantité ; appareil électrique de contrôle, densimètres, densitomètres, détecteurs, détecteurs à infrarouges, interfaces informatiques, jauges, logiciels, appareil électriques de mesure, appareil de mesure de précision ; mesures, mesureurs, appareils et instruments de physique, plateforme informatique, programme d’ordinateurs, appareils et installations pour la production de rayons X à usage non médical, appareils à rayons X à usage non médical, appareil de traitement des données, tube à rayons X à usage non médical ; appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle ; capteurs optiques, capteurs à rayons X ; 10

[Tapez ici] NL 22-0176

appareils et instruments permettant de mesurer et contrôler l’épaisseur, la masse surfacique, la densité, la composition, la transparence, l’humidité, la couleur, la rugosité et les défauts d’aspect en temps réel ; calculateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; détecteurs à rayons X, diodes laser, détecteurs micro-ondes, détecteurs ultra-sons, interféromètres, détecteurs optiques ; instruments de mesure ; chambres d’ionisation, photomultiplicateurs, scintillateurs. Classe 42 : Recherches scientifiques ; analyse de systèmes informatiques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels de mesure. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la mesure de précision ; études de projets techniques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseils technologiques ; contrôle qualité ; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ; élaboration de logiciels, installation de logiciels, maintenance de logiciels d’ordinateur ; étalonnage ; recherches technique, physique, mécanique ; stockage électronique des données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de panne ; télésurveillance de systèmes informatiques ; conception et développement de technologies de mesure ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la mesure de précision ; analyse massive de données ».  Sur le caractère distinctif et descriptif de la marque contestée 36. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 37. En l’espèce, il ressort du libellé rappelé au point 35, que les produits visés en classe 7 apparaissent spécifiquement destinés à des professionnels du fait de leur haute technicité, comme le relève le titulaire de la marque contestée. Les produits de la classe 9 et les services de la classe 42 peuvent, quant à eux, s’adresser soit au grand public, soit à des professionnels, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ces produits et services pouvant en effet être utilisés par le plus grand nombre et s’adresser ainsi également à des particuliers. En conséquence, le consommateur pertinent est ici incarné par un public de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés, ainsi que par un public de professionnels. 38. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits et services ou de leurs caractéristiques objectives. 39. En l’espèce, la marque contestée est constituée de l’élément verbal SCANTECH présenté dans une calligraphie particulière et accompagné d’éléments graphiques. 40. Il appartient ainsi à l’Institut de déterminer si la simple combinaison des termes « SCAN » et « TECHN » constituant la partie principale et dominante de la marque contestée, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40). 11

[Tapez ici] NL 22-0176 41 . A cet égard, le demandeur soutient que les éléments verbaux SCAN et TECH sont purement descriptifs, le premier décrivant le fait de scanner des documents et le second renvoyant au terme « technologie ». Il en conclut que « le signe permet aux consommateurs d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport direct et concret entre le signe déposé et les produits et services désignés qui utilisent la technologie permettant de numériser ou de balayer un ensemble de paramètre ou de données. Une telle expression doit donc rester à la libre disposition des acteurs du marché ». 42. Le titulaire de la marque contestée, quant à lui, relève que les éléments SCAN et TECH forment un néologisme « court, simple et percutant par une sonorité particulière volontairement évocatrice » et qui correspond à une invention lexicale parfaitement distinctive et non habituelle en langue française, « construction originale et singulière, produisant une impression suffisamment éloignée de la simple addition des mots « scanner » et « technologie ». Il ajoute qu’en choisissant « d’utiliser des apocopes et d’inverser la construction grammaticale normale des termes » « scanner » et « technologique » en présence, il a souhaité « créer un néologisme unique, arbitraire, distinctif et non descriptif ». 43. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe, qui doit être apprécié au jour du dépôt, incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 44. En l’espèce, il ressort des documents fournis (Annexes 1 et 8 du demandeur ; Annexes 2 et 19 du titulaire de la marque contestée) que l’élément SCAN apparaît comme l’abréviation du terme anglais « SCANNER » qui est largement utilisé en France et désigne :

- en médecine : un appareil de radiologie, un examen radiologique effectué à partir d’un tel appareil et l’image anatomique ainsi obtenue ;

- en physique et technique : un radiomètre muni de capteurs ;

- en informatique : un numériseur ou un scanneur, c’est-à-dire un appareil permettant de faire une reproduction numérique de document, mais également le fait de numériser un document, et encore le fichier ou document issu de cette opération. L’élément TECH, quant à lui, apparaît comme l’abréviation des termes « technologie » et « technicien » et peut faire référence au secteur technologique (Annexe 1 du demandeur). 45. Ainsi, si chacun de ces éléments est susceptible d’être compris isolément du public pertinent au jour du dépôt de la marque contestée, ils ont toutefois plusieurs significations susceptibles d’être perçues, de sorte que le néologisme SCANTECH ainsi composé de la juxtaposition de l’élément SCAN et de l’élément TECH n’apparaît pas comme ayant une signification précise et un sens immédiat au regard des produits et services en cause. En effet, l’ensemble SCANTECH peut être appréhendé comme l’action de numériser associée à un caractère technologique, ou comme un scanneur, un appareil permettant de numériser dans le domaine de la technologie, ou encore un scanneur destiné aux techniciens ou ayant des caractéristiques de haute technologie, ou encore un technicien spécialisé dans les scanneurs. 46. Ainsi, ces éléments, de par leur sens propre et leur agencement au sein du signe ne permettent pas de conclure, sans interprétation, que le signe est directement et spontanément compris, sans réflexion particulière, comme désignant la technologie de scan, comme l’invoque le demandeur, cette expression n’ayant, au demeurant, pas de signification précise. 12

[Tapez ici] NL 22-0176

Le signe contesté apparaîtra, au contraire, comme un néologisme composé d’éléments évocateurs, mais sans signification immédiate et précise au regard des produits et services en cause. 47. En outre, le demandeur ne parvient pas à démontrer qu’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre la marque contestée constituée de la combinaison de ces deux éléments, et les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, qui aurait fait perdre à la marque tout caractère distinctif. En particulier, comme le souligne à juste titre le titulaire de la marque contestée, le demandeur se contente simplement d’affirmer que ces produits et services utilisent la technologie permettant de numériser ou de balayer un ensemble de paramètres ou de données, mais ne met pas en relation son argumentation avec chacun des produits et services désignés de sorte qu’il ne démontre pas suffisamment en quoi le signe « SCANTECH » serait immédiatement compris par le public pertinent comme constituant la description d’une de leurs caractéristiques précises et objectives. 48. Ainsi, il n’a pas été démontré que le signe SCANTECH a un sens précis et serait immédiatement perçu par le public pertinent comme un terme l’informant des caractéristiques ou de la nature des produits et services proposés, en sorte qu’il apparaît apte à remplir son rôle de garantie de l’origine des produits et services. 49. En outre, les éléments figuratifs adjoints, à savoir la calligraphie particulière, la présentation bicolore ainsi que les éléments graphiques, mêmes s’ils ne sauraient à eux seuls suffire à conférer un caractère distinctif à la marque contestée, contribuent à lui apporter un caractère arbitraire et renforcent ainsi le caractère distinctif du signe pris dans son ensemble. 50. Ainsi, il n’est pas établi que le signe contesté présentait un lien suffisamment direct et concret avec les produits et services en cause au jour du dépôt de la marque contestée et était descriptif. 51. Par conséquent, le signe « SCANTECH » présente un caractère distinctif dans son ensemble au regard des produits et services visés à l’enregistrement en sorte qu’il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée.  Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque contestée 52. Le titulaire de la marque contestée a estimé que la marque contestée a, du fait de l’usage qui en a été fait, acquis un caractère distinctif ; il produit, à cet effet, un certain nombre de pièces. 53. Toutefois, en l’espèce, dès lors que le moyen fondé sur l’absence de distinctivité de la marque contestée a été rejeté, il n’y pas lieu d’examiner ce motif. D. S ur la répartition des frai s 54. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 13

[Tapez ici] NL 22-0176 55 . L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 56. En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont présenté des demandes de prise en charge des frais exposés. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité a été rejetée en sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité. 57. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et aux observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. 58. Les parties ont en outre présenté des observations orales. 59. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 1200 euros au titre des frais exposés [(600 euros « au titre de la phase écrite », 500 euros « au titre des frais de représentation, ainsi que 100 euros « au titre de la phase orale »)]. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0176 concernant la marque n° 18/4502556 est rejetée. Article 2 : La somme de 1200 euros est mise à la charge de la société de droit chinois Scantech (Hangzhou) Co., Ltd au titre des frais exposés. 14