OP20-3634 À Courbevoie, le 8 novembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame C S a déposé, la demande d’enregistrement n° 4 663 420 portant sur la dénomination GABRIELLE issue de la transformation de la marque de l’Union européenne n° 015 953 111 déposée le 20 octobre 2016. Le 23 septembre 2020, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française GABRIELLE, déposée le 27 septembre 2010 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 769 491, dont elle est devenue titulaire par suite d’une transmission totale de propriété, inscrite au Registre.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, l’Institut a informé l es parties que la marque antérieure n° 3 769 491 faisant l’objet d’une action en déchéance devant l’INPI, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article R. 712-17 2°) ou 3°) du Code de la propriété intellectuelle. À l’issue de cette action, l’Institut a informé les parties que la phase d’instruction commençait à courir. Il était également précisé à la titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la déposante a invité l’opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par l’opposante, l’Institut les a notifiées à la titulaire de la demande d’enregistrement. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A- Sur la demande de preuve d’usage de la déposante  S ur la recevabilité de la demande de preuves d’usage Dans ses observations en réponse à l’opposition, l’opposante soulève l’irrecevabilité de la demande de preuves d’usage de la déposante sur le fondement l’article L 712-5-1 du CPI, au motif que la demande d’enregistrement étant issue de la transformation d’une marque de l’Union européenne déposée le 20 octobre 2016 – soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme le 10 décembre 2019 – elle aurait dû se fonder « sur l’article R. 712‐17 du CPI, dans sa rédaction antérieure à la réforme ». Toutefois, il ressort des dispositions de l’article R 717-9 du CPI, selon lesquelles « La marque de l’Union européenne ou la demande de marque de l’Union européenne est transformée en demande de marque française dès la réception par l’Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation », que la loi applicable est celle en vigueur à la date de réception par l’INPI de la requête en transformation. Celle-ci ayant été reçue par l’Institut le 3 juillet 2020, soit postérieurement au 10 décembre 2019, l’article L 712-5-1 du CPI est donc bien applicable. En conséquence, la demande de preuves d’usage sur le fondement l’article L 712-5-1 du CPI est parfaitement recevable.  S ur les preuves d’usage Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq

années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 (…) ».

L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714- 5 ». Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, dans ses premières observations, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a « (…) sollicit[é] les preuves propres à établir que la marque sur laquelle est fondée l’opposition a fait l’objet d’une exploitation réelle et sérieuse au cours des cinq dernières années au regard des « parfums » ». La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 09/05/2023. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la demande de transformation en marque nationale ayant été reçue par l’Institut le 3 juillet 2020, l’opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure GABRIELLE n° 3 769 491 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant

cette date, soit du 03/07/2015 au 03/07/2020 inclus, pour les « parfums » invoqués à l’appui de l’opposition.

Au titre des preuves d’usage, l’opposante a notamment fourni les pièces suivantes :

- Pièce n° 1 : Captures d’écran du site Internet www.chanel.com/fr démontrant la commercialisation de parfums portant la marque GABRIELLE entre septembre 2017 à octobre 2019 ;

- Pièce n° 2 : Factures émises par la société opposante CHANEL à destination de sociétés domiciliées en France entre septembre 2017 et février 2020, et portant sur la vente de produits de parfumerie GABRIELLE intitulés comme suit « GABRIELLE CHANEL EAU DE PARFUM » et « GABRIELLE CHANEL ESSENCE EAU DE PARFUM VAPORISATEUR » ;

- Pièce n° 3 : Bons à tirer émis entre 2015 et 2019 d’étiquettes flacons, emballages pour parfums GABRIELLE, référencés « GABRIELLE – Eau/ Essence Eau de parfums vaporisateur » ;

- Pièce n° 4 : Articles de presse (Paris Match, Madame Figaro, Vanity Fair, Express Styles, Gala, Buzzwebzine.fr, Point de vue, Jalouse, Marie Claire, Vogue, Marie France, etc.) portant sur les parfums GABRIELLE, parus entre 2017 et 2020 et dans lesquels il est notamment mentionné « En ce qui concerne le parfum Gabrielle, il n’a pas pour cible les millennials. C’est un parfum qui coûtera cher (…), un produit de grand luxe qui veut parler à toutes les femmes », « Nommé Gabrielle, ce parfum (…) confère une légèreté florale au devoir d’insolence (…) », « (…) lancement de Gabrielle, la nouvelle fragrance de la maison (…) », « Kristen Stewart égérie de la pub 2017-2019 du parfum Gabrielle de Chanel », « Gabrielle, le dernier parfum de la maison Chanel », « Parfum : pourquoi vous allez craquer pour Gabrielle de Chanel », etc) ;

- Pièce n° 5 : Attestation sur l’honneur accompagnée d’une annexe de la Directrice financière France Anne AUBERT de la société opposante CHANEL, attestant de l’exactitude et de la véracité du chiffre d’affaires réalisé par la société CHANEL s’agissant des eaux de parfum GABRIELLE entre 2016 et mai 2020 ;

- Pièce I.6 : Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2021 confirmant la décision DC20-0035 rendue par l’INPI le 26 mars 2021 statuant sur une demande en déchéance et reconnaissant l’usage sérieux de la marque antérieure GABRIELLE n° 3 769 491 à l’égard des parfums. Il ressort de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante ainsi que de ses observations, que la marque antérieure GABRIELLE n° 3 769 491 a fait l’objet d’un usage sérieux pour des « parfums », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure susvisée à l’égard des « parfums », l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les produits précités. B- Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère d istinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination GABRIELLE, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination GABRIELLE, représentée ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que la dénomination contestée GABRIELLE est identique de la marque antérieure GABRIELLE. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements, Peignoirs, Robes, Tuniques, Cardigans, Leggings, Foulards, ceintures (habillement), Tutus, Pantalons, T-shirts et sweat-shirts ; Chapellerie ; Chaussures, Bottes, Souliers, Chaussons, Tongs et Claquettes ; Pulls, Casquettes, Chapeaux, Combinaisons, Shorts, Collants, Jupes, Maillots de bain, Articles de lingerie ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des produits sont les « parfums ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, s’agissant des « Vêtements, Peignoirs, Robes, Tuniques, Cardigans, Leggings, Foulards, ceintures (habillement), Tutus, Pantalons, T-shirts et sweat-shirts ; Chapellerie ; Chaussures, Bottes, Souliers, Chaussons, Tongs et Claquettes ; Pulls, Casquettes, Chapeaux, Combinaisons, Shorts, Collants, Jupes, Maillots de bain, Articles de lingerie » de la demande d’enregistrement, la société opposante souligne que ces produits et les « parfums » de la marque antérieure, ont en commun la même finalité à savoir « embellir le corps humain et soigner l’image », de sorte qu’ils sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle soucieuse de son apparence physique.

En outre, elle fait valoir que « de nombreuses entreprises du luxe et du prêt à porter se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, aussi bien des articles d’habillement tels que ceux v isés par le déposant en classe 25, que des articles de parfumerie (…) », de sorte que le consommateur, en présence de deux signes strictement identiques, risqueraient d’attribuer la même origine économique à ces produits. Elle fournit à ce titre de nombreuses pièces démontant qu’un très grand nombre d’entreprises, à savoir : ZARA, Zadig & Voltaire, IKKS, KENZO, Yves Saint Laurent, Chanel, Etam, Cacharel, Jacadi, Little Marcel, Chloé, Dior, Hermès, Lacoste, Prada, Versace, Giorgio Armani, Givenchy, Alexander McQueen, Gucci, Diesel, Massimo Dutti, Abercrombie, Hollister, H&M, complétés ensuite par & Other Stories, Azzaro, Balenciaga, Burberry, Calvin Klein, Carven, Christian Dior, Claudie Pierlot, Courrèges, diesel, Dolce & Gabana, Elie Saab, Emmanuel Ungaro, Hugo Boss, Jean Patou, Jean- Paul Gaultier, Jeanne Lanvin, Louis Vuitton, Mango, Miu-Miu, Moncler, Mugler, Nina Ricci, Paco Rabanne, Paul Poiret, Pierre Balmain, Ralph Lauren, Sandro, Sézanne, Sonia Rykiel, Valentino, Vanessa Bruno, Worth, soit quasiment une cinquantaine, diversifient leurs activités en proposant sous la même marque à la fois des vêtements et des parfums. Les exemples fournis concernent aussi bien des marques de luxe que des marques grand public, de sorte que la déposante ne saurait raisonnablement qualifier cette tendance d’ « anecdotique » ou relevant essentiellement du « domaine du luxe ». À cet égard, il importe peu que certaines enseignes de chaussures ou de lingerie vendent exclusivement des produits relevant de ce secteur ou que « l’opposante ne cite d’ailleurs aucun exemple de parfumeurs s’étant lancé dans la commercialisation des produits de la classe 25 », dès lors que le consommateur qui est habitué à voir vendre sous une même enseigne à la fois des vêtements et des parfums, sera spontanément amené à faire un lien entre ces produits et ce d’autant plus que les signes sont strictement identiques. Ainsi, même si comme le relève la société déposante, les « Vêtements, Peignoirs, Robes, Tuniques, Cardigans, Leggings, Foulards, ceintures (habillement), Tutus, Pantalons, T-shirts et sweat-shirts ; Chapellerie ; Chaussures, Bottes, Souliers, Chaussons, Tongs et Claquettes ; Pulls, Casquettes, Chapeaux, Combinaisons, Shorts, Collants, Jupes, Maillots de bain, Articles de lingerie » et les « parfums » de la marque antérieure, n’ont pas les mêmes nature et fonction, il existe une faible similarité entre ces produits, compte tenu de la diversification des entreprises relevant de ces secteurs. À cet égard, si le principe de spécialité doit être respecté, les circonstances précitées sont, contrairement à ce que soutient la déposante, de nature à assouplir les règles et commandent de faire application du principe d’interdépendance des facteurs. Enfin, sont sans incidence les décisions et arrêts rendus par des instances françaises et européennes invoqués par la déposante sur la présente procédure dès lors que ces derniers, rendus dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposés à la présente espèce, les décisions d’opposition devant être appréciées au cas par cas. Par conséquent, du fait de cette diversification établie et en présence de signes identiques, le public risque donc d’attribuer aux produits en cause la même origine. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, la faible similarité entre les produits de la demande d’enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure se trouve compensée par la stricte identité des signes.

Ainsi, en raison de cette faible similarité des produits en cause mais compensée par l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits concernés. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée GABRIELLE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 663 420 est rejetée.