NL24-0010 Le 03/10/2024 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 29 janvier 2024, la société de droit espagnol INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0010 contre la marque verbale n° 23/4980009 déposée le 25 juil et 2023, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société de droit chinois HANGZHOU TABO E- COMMERCE CO., LTD est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 23-46 du 17 novembre 2023.

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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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2. Le demandeur indique que la demande en nul ité est formée l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 25 : Tee-shirts ; Gilets ; Débardeurs de sport ; Chemises ; Vêtements ; Habits ; Collants ; Leggins [pantalons] ; Pantalons ; Robes ; Culottes [sous-vêtements] ; Jupes ; Costumes ; Tricots [vêtements] ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nul ité et se fonde sur l’atteinte à la renommée de sa marque de l’Union européenne OYSHO n° 001977289 déposée le 29 novembre 2000, dont l’enregistrement a été publié le 3 juin 2002 dans le bul etin des marques de l’Union européenne, et ayant été régulièrement renouvelée.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée, ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire ayant procédé au dépôt.

6. La demande en nul ité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 6 mars 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le 2 mai 2024, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse lesquel es ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé en date du 7 mai 2024, reçu le 13 mai 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier. La notification attirait son attention sur le fait que les observations du titulaire de la marque contestée pouvaient contenir des demandes de preuves d’exploitation (usage sérieux, acquisition de la distinctivité, renommée …) de la marque antérieure et qu’il lui appartenait d’en apprécier la portée.

8. Le 4 juin 2024, le demandeur a présenté des observations en réponse et produit des pièces, lesquel es ont été portées à la connaissance du titulaire de la marque contestée par courrier électronique en date du 14 juin 2024, et reçues le même jour.

9. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvel es observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 15 juil et 2024.

Prétentions du demandeur

10. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir que :

— La marque antérieure jouit d’une « renommée exceptionnelle dans le domaine de la mode » ;

— Les signes présentent des similitudes importantes en ce que « la marque contestée constitue la partie d’attaque de la marque antérieure » et serait susceptible d’« être appréhendée comme l’abréviation de cette marque ». En outre, en matière de renommée, une similitude « faible » suffit ;

— Les produits en cause sont identiques ou à tout le moins similaires ;

— Le public en cause est identique ; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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— Compte tenu de l’identité du public, des produits, de la similarité des signes et « de l’usage des marques d’utiliser des signes plus courts pour promouvoir leurs produits », le public fera un lien entre la marque antérieure et la demande contestée ;

— Le titulaire de la marque contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et de ternir l’image que les consommateurs ont de la société demanderesse.

Le demandeur fournit à l’appui de son argumentation un document intitulé « dossier de notoriété OYSHO », comportant des pièces numérotées A et B, ainsi que 1.1 à 9.2.

11. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur :

— Transmet des pièces visant à prouver l’usage de sa marque antérieure (Annexes 1 à 3.1)

— Indique que les pièces qu’il a fournies démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits suivants : « vêtements pour dame ; costumes de bain [maillots de bain] ; sous-vêtements ; maillots de sport », invoqués à l’appui de la demande en nul ité ;

— Souligne que le titulaire de la marque contestée axe son argumentation sur l’absence de risque de confusion entre les marques. Toutefois, « la présente action en nullité ne repose pas sur l’existence d’un risque de confusion. Cette argumentation n’est donc pas pertinente pour apprécier le bien-fondé de la procédure ».

Prétentions du titulaire de la marque contestée

12. Dans ses uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

— sol icite que le demandeur en nul ité rapporte la preuve de l’usage de la marque antérieure OYSHO ou l’existence de justes motifs pour son non-usage pour les produits invoqués en classe 25 ;

— considère que « le dossier communiqué par la partie adverse sur la prétendue notoriété de la marque antérieure ne prouve nullement l’usage de la marque sur le territoire français concerné par la présente procédure » ;

— soutient que les produits de la marque contestée ne sont pas identiques, ni similaires à ceux de la marque antérieure invoquée en ce que ces derniers sont « des plus divers et peuvent avoir différentes fonctions ou destinations et ne permettent donc pas de procéder à leur comparaison avec les produits de la marque enregistrée » et considère que le terme « vêtements » est trop vague pour être comparé ;

- considère que l’utilisation des deux lettres additionnel es HO de la marque antérieure participe grandement à l’impression différente d’ensemble laissée par les signes (différences visuel es, de sonorités et de rythme),
- soutient que la marque contestée OYS n’est pas de nature à créer « un risque de confusion dans l’esprit du public » à l’égard de la marque OYSHO et n’en constitue donc pas l’imitation.

3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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II.- DECISION

A. Sur la recevabilité de la demande

13. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure.

14. L’article L.716-2-3 1° du Code de la propriété intel ectuel e dispose que :

« Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ». 15. L’article 18, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 susvisé relatif à l’usage de la marque de l’Union européenne dispose quant à lui que :

« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;

b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.

2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ».

16. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

17. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

18. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

19. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

20. En l’espèce, la demande en nul ité a été formée le 29 janvier 2024.

21. L’enregistrement de la marque antérieure a été enregistrée le 16 avril 2002 et régulièrement renouvelée depuis (les 9 décembre 2010 et 25 août 2020).

22. Par conséquent, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nul ité.

Ainsi, en application de l’article L.716-2-3 1° du code précité, le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nul ité, soit du 29 janvier 2019 au 29 janvier 2024 inclus, et ce pour l’ensemble des produits invoqués à l’appui de la demande en nul ité, à savoir :

« Classe 25 : « vêtements pour dame ; costumes de bain [maillots de bain] ; sous-vêtements ; maillots de sport ». 23. Le demandeur a produit à l’appui de ses observations en réponse les pièces suivantes :

 Annexe 1 : Revue de presse féminine française (90 pages) regroupant divers articles parus dans des magazines tels que Voici, Gala, Femme Actuel e, Grazia, Vogue, Marie, Aufeminin, datés de 2021 à 2023 et démontrant notamment un usage de la marque antérieure OYSHO pour des vêtements (notamment des pul s, débardeurs, t-shirts, chaussettes, vestes, bodys, chaussons, peignoirs, robes, shorts), des mail ots de bain, des sous-vêtements (ensembles de lingerie, bodys), et des vêtements de sport (leggins, brassières, combinaisons).

Un article paru dans la revue « Fashion Network », le 16 septembre 2022, indique que la marque OYSHO est une « chaine de vêtements de sport, de lingerie et de homewear » et précise que « l’enseigne [Oysho] diversifie son offre et professionnalise ses produits sportifs, proposés à des tarifs accessibles. La marque a notamment lancé des collections de yoga, de surf, de ski et de boxe. Au premier trimestre de l’exercice, Inditex a réalisé un bénéfice record de 760 millions d’euros et des ventes en hausse de 36% à 6, 742 milliards d’euros ».

 Annexe 2 : Factures (470 pages) destinées à des enseignes OYSHO ayant une adresse en France, et datées de 2019 à 2024. Les documents comportent le signe OYSHO en entête, et mentionnent notamment des articles vestimentaires, des sous-vêtements et des articles de bain pour des montants non négligeables ;

 Annexe 3 : Présentation de la marque OYSHO (col ection printemps/été 2018 : lingerie, mail ots de bain, sport et « homewear ») dans le magazine Marie Claire. L’article indique que « Créée en 2001, la marque Oysho est spécialisée en lingerie et maillots de bain, mais aussi en homewear et vêtements de sport ».

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Période de l’usage 24. Force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par le demandeur sont datés de la période pertinente.

25. L’annexe 3 est en dehors de la période pertinente mais peut néanmoins être prise en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés dans la période pertinente, afin d’il ustrer l’ancienneté de l’usage de la marque.

26. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure invoquée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Lieu de l’usage 27. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne.

28. En l’espèce, l’ensemble des pièces fournies par le demandeur, toutes rédigées en français attestent manifestement d’un usage du signe OYSHO en France, ce qui du reste n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

29. En outre, les factures fournies (annexe 2) toutes datées de 2019 à 2024, sont adressées aux différentes enseignes françaises, et portent la mention de la marque OYSHO.

Par ail eurs, les publicités fournies (annexe 1) ont été publiées en 2021, 2022 et 2023, dans des magazines de mode tels que Voici, Cosmopolitain, Gala, Femme Actuel e, Grazia, Biba, Vogue, Marie Claire, etc, en France pour promouvoir des produits vestimentaires (sous- vêtements, vêtements pour femmes, vêtements de sport, mail ots de bain) sous la marque OYSHO.

30. En conséquence, les documents produits par le demandeur, dans leur ensemble, permettent d’établir un usage de la marque antérieure dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne, à savoir la France. Nature et Importance de l’usage 31. Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée.

32. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

33. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage

34. En l’espèce, le signe antérieur apparaît utilisé, à titre de marque en lien avec des vêtements, mail ots de bain et sous-vêtements, principalement sous la forme verbale OYSHO, tel e qu’enregistrée, sur de nombreuses pièces, ou sous une forme très légèrement stylisée n’en altérant pas le caractère distinctif (notamment sur les factures fournies en annexe 2).

35. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l’usage du signe à titre de marque tel qu’il a été enregistré ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.

Importance de l’usage 36. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

37. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

38. En l’espèce, il n’est pas contesté que les documents fournis par le demandeur, notamment les factures produites justifiant d’une exploitation constante de la marque OYSHO pour de nombreux produits vestimentaires, mail ots de bain et sous-vêtements et portant sur des montants non négligeables, ainsi que les parutions dans la presse nationale, justifient d’un usage constant, étendu et d’une certaine intensité en France au cours de la période de référence.

39. Ces éléments démontrent que l’usage de la marque antérieure, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, et apparaît sérieux et constant sur la période pertinente.

40. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

Usage pour les produits enregistrés et invoqués 41. L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuel e dispose, en son dernier alinéa, qu’: « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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42. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.

43. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a été enregistrée et est invoquée pour les produits suivants visés à l’enregistrement :

« Classe 25 : Vêtements pour dame ; costumes de bain [maillots de bain] ; sous-vêtements ; maillots de sport ».

44. Il ressort clairement des arguments et de l’ensemble des pièces du demandeur que le signe OYSHO est utilisé pour de nombreux articles vestimentaires, notamment pour les produits suivants : « pul s », « bodys », « pantalons », « chaussettes », « manteaux », « jupes », « robes », « leggings », « sweat-shirts », « cardigans », « gaines », « shorts », « peignoirs », « t- shirts », « chemisiers », « soutien-gorge », « collants », « chaussettes », « bikinis », « ensemble lingerie » « mail ots de bain » et « vêtements de sport », ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

45. Ainsi, les documents fournis par le demandeur permettant d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente dans l’Union Européenne en relation avec les produits suivants : « vêtements pour dame ; costumes de bain [maillots de bain] ; sous- vêtements ; maillots de sport » de la marque antérieure.

46. Par conséquent, la demande en nul ité doit être déclarée recevable au sens de l’article L.716- 2-3 1), et aux fins de l’examen de la présente demande en nul ité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les produits suivants : « vêtements pour dame ; costumes de bain [maillots de bain] ; sous-vêtements ; maillots de sport », en application de l’article précité. B. Sur le fond 47. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque verbale OYS n° 23/4980009 est fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale antérieure OYSHO n° 001977289.

48. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.

Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à écarter l’atteinte.

En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’el es se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre cel es-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

a) Sur la renommée de la marque antérieure invoquée 49. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

50. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25 juil et 2023. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l’Union Européenne antérieure OYSHO n° 001977289 a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les produits pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir : « vêtements pour dame ; costumes de bain [maillots de bain] ; sous-vêtements ; maillots de sport ».

51. A cet égard, le demandeur fait valoir que : « La marque Oysho est spécialisée en lingerie et maillots de bain, mais aussi en homewear et vêtements de sport. […] Elle fait partie du groupe Inditex au même titre que les marques Zara, Pull & Bear ou Stradivarius. Elle est présente dans plus de 40 pays avec près de 457 points de vente autour du monde. […] La marque OYSHO est présentée au travers d’un site internet créé il y a près de 20 ans ».

52. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit un « dossier de notoriété » comportant notamment les pièces suivantes :

— Annexe A : Extrait du site Internet du magazine Marie Claire présentant les nouveautés « printemps / été 2018 » de la marque antérieure OYSHO, « spécialisé en lingerie et maillots de bain, mais aussi en homewear et vêtements de sport » ;

— Annexe B : Extrait du site Wikipédia relatif à la marque OYSHO, édité le 12 décembre 2023, indiquant que la marque compte 457 points de vente dans le monde, et est présente dans plus de 40 pays ;

— Annexe 1.1 : Décision EUIPO B 2 511 213 du 05/01/2016 reconnaissant une « certaine connaissance » de la marque antérieure OYSHO en classe 25 ;

— Annexe 1.2 : Décision EUIPO B 3 064 038 du 27/11/2019 reconnaissant la renommée des marques « OYSHO » en classe 25, et indiquant que « l’opposant a pris des mesures pour construire une image de marque et accroitre la notoriété des marques auprès du public ».
- Annexe 1.3 : Décision INPI OPP20-1958 du 5 juil et 2022 reconnaissant la renommée de la marque OYSHO pour les « Vêtements pour dames ; Costumes de bain [maillots de bain]; Sous-vêtements ; Maillots de sport » :

— Annexe 1.4 : Décision INPI OPP20-2909 du 22 avril 2021 reconnaissant la renommée de la marque OYSHO pour les « Vêtements pour dames ; Costumes de bain [maillots de bain] ; Sous-vêtements ; Articles de gymnastique et de sport »

— Annexe 2 : Captures d’écran du site Internet oysho.com (pièces 2.1 à 2.10) prouvant que le site internet de la marque OYSHO est exploité depuis au moins 2011 pour de la lingerie, des pyjamas et des vêtements d’intérieure et est actif dans de nombreux pays européens et notamment en France, en Autriche, en Espagne et en Italie avec des pages dédiées, ainsi qu’un document (pièce 2.11) indiquant le nombre de visiteurs sur le site français de juin 2019 à mai 2020 et en mentionnant près de 500 000 visiteurs uniques 2020.

— Annexe 3 : Documents émanant de la société INDITEX indiquant qu’il existe 677 magasins Oysho dans le monde (pièce 3.1) et 447 magasins en Europe (pièce 3.2) ainsi qu’un article extrait du site Internet fr.statista.com, daté du 22 janvier 2019 et intitulé « Nombre de boutiques Oysho par pays dans le monde 2016-2018 » (pièce 3.3) précisant qu’il existe près de deux-cents magasins en Espagne, une quarantaine en Italie, une trentaine au 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Portugal, une vingtaine en Grèce et une dizaine en France (voir également pièce 3.4, extrait du « site des marques » daté de 2019).

— Annexes 4 et 5 : Une dizaine d’extraits de journaux grand public en ligne, tels que Ladepeche.fr, madame.lefigaro.fr ou el e.fr, datés des années 2016 à 2020, et présentant des articles de lingerie, vêtements de nuit et vêtements d’intérieur de la marque OYSHO (pièces 4.1 à 4.6) et des vêtements de sport OYSHO notamment des vêtements techniques adaptés aux besoins spécifiques de chaque sport tels que des brassières, leggings, soutien-gorge, débardeurs, shorts, t-shirts, cuissard de cycliste et autres accessoires de sport (pièce 5.2 à 5.4).

La marque OYSHO y est notamment désignée comme le « spécialiste des sous-vêtements, du homewear, du sport et des chaussures » (pièce 4.1 : article publié le 13 octobre 2016 sur Ladepeche.fr intitulé La marque Oysho se met au parfum). Par ail eurs, un article publié le 26 juil et 2019 sur le site belge journal.lesoir.be intitulé Oysho : la campagne pub lingerie qui décomplexe, indique que « sur les réseaux sociaux, les photos dépassent déjà les 43.000 likes et les commentaires semblent unanimes : on adore l’initiative ! » (pièce 4.3).

Enfin, un article présentant la marque antérieure dans le journal Fashion United, publié le 1er août 2017, indique que : « Fondée en 2001, cette enseigne initialement spécialisée dans le homewear (lingerie, sous-vêtement, pyjama) jouissait déjà de plus 34 boutiques dans 7 pays différents après cinq mois d’activité », et que « 16 ans après sa fondation, Oysho compte plus de 650 magasins répartis dans 49 pays. La boutique en ligne est accessible dans 32 pays. En plus de la lingerie et du « sleepwear », la marque propose désormais du gymwear, du beachwear, des chaussures et des accessoires. Si la France ne fait pas partie des priorités (en raison d’une concurrence jugée trop importante par Inditex), Oysho compte néanmoins renforcer avec soin sa stratégie d’expansion sur la scène internationale » (pièce 4.6).

— Annexe 6 : Divers articles émanant de la presse espagnole et assortis d’une traduction. Dans un article du 20 septembre 2015 intitulé Stradivarius et Oysho, les chaînes qui réalisent le plus de rentabilité du groupe Inditex, le journal « La Opinion a Coruña » précise notamment que « la marque de lingerie et sous-vêtements féminins [OYSHO] est la deuxième plus rentable du groupe […] » et que « les investissements de cette enseigne ont atteint les 122 millions [d’euros] » ;

— Annexe 7.1 : Nombres d’abonnés sur les réseaux sociaux (2023-2024) : La marque OYSHO est suivie par 3,4 mil ions d’abonnés ;

— Annexe 7.2 : Classement des marques de lingerie les plus suivies sur Instagram en 2017 : OYSHO se trouve en troisième position ;

— Annexe 8 : Article publié le 22 août 2023 sur le site fr.statista.com intitulé « Chiffre d’affaires net de la marque Oysho 2013-2020 » indiquant que les ventes de cette marque d’habil ement ont augmenté d’un montant de près de 170 mil ions d’euros durant la période en question, pour atteindre 522 mil ions d’euros en 2020.

- Annexe 9 : Notamment, un extrait du site brandirectory.com, rubrique « Brandfinance » sur le classement des 100 marques les plus importantes d’Espagne en 2023 et 2022 : OYSHO y figure à la 54ème place en 2023 et 53ème place en 2022.

53. Ainsi, il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par le demandeur, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’un 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour de la lingerie, des vêtements et des vêtements de sport ainsi que des mail ots de bain pour femmes, ce qui n’est pas remis en cause par le titulaire de la marque contestée. La forte présence des magasins OYSHO en Europe (pièce 3.3) et sur les réseaux sociaux (pièces 7.1 et 7.2) ainsi que la très forte augmentation du chiffre d’affaires de la marque OYSHO entre 2013 et 2020 (pièce 8) constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public dans le secteur de la mode. Ainsi, la marque antérieure de l’Union européenne OYSHO, laquel e figure par ail eurs parmi les 100 marques les plus importantes en Espagne (pièce 9.2), bénéficie d’une forte renommée dans l’Union européenne, et plus particulièrement en France, pour les « Vêtements pour dames ; Costumes de bain [maillots de bain] ; Sous-vêtements ; Maillots de de sport », invoqués à l’appui de la présente procédure. 54. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée dans l’Union européenne de la marque antérieure OYSHO pour les « Vêtements pour dames ; Costumes de bain [maillots de bain] ; Sous-vêtements ; Maillots de sport ».

b) Sur la comparaison des signes en cause 55. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

56. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

OYSHO

57. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

58. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

 L’impression d’ensemble produite par les signes

59. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la marque contestée et la marque antérieure sont chacune constituées d’une dénomination unique.

60. Les dénominations OYS et OYSHO partagent trois lettres identiques sur cinq, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la même séquence peu commune et la sonorité d’attaque marquante OYS, constitutive du signe contesté et en position d’attaque au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques.

Les dénominations diffèrent par la présence de la séquence -HO au sein de la marque antérieure, ce qui engendre des différences de longueur et de rythme entre les signes.

Toutefois, cette différence intervient en position finale de dénomination et laisse subsister la même impression d’ensemble, à savoir deux dénominations courtes, dominées par une succession de lettres et de sonorités communes [OYS], et étant particulièrement de nature à retenir l’attention du consommateur, cette séquence étant peu habituel e en langue française. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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61. Intel ectuel ement, les signes en présence n’ont pas de signification particulière en langue française permettant de les différencier.

62. Les signes en cause présentent ainsi des faibles similitudes visuelles et phonétiques.

 Les éléments distinctifs et dominants des signes

63. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’une dénomination unitaire distinctive perçue dans son ensemble.

c) Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

64. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.

65. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

66. La demande en nul ité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

« Classe 25 : Tee-shirts ; Gilets ; Débardeurs de sport ; Chemises ; Vêtements ; Habits ; Collants ; Leggins [pantalons] ; Pantalons ; Robes ; Culottes [sous-vêtements] ; Jupes ; Costumes ; Tricots [vêtements] ».

67. Les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue sont les suivants : « Vêtements pour dames ; Costumes de bain [maillots de bain] ; Sous-vêtements ; Maillots de sport ».

Les produits précités de la marque contestée, qui désignent des articles vestimentaires, apparaissent identiques pour certains, et fortement similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « lorsqu’on compare un terme vague comme « vêtements », une telle formulation générale ne peut être utilisée par le demandeur pour faire valoir que le vêtement est similaire à tous types de vêtements dont ceux contenus dans la marque contestée, alors que le demandeur aurait pu facilement préciser le type de vêtement qu’elle souhaitait proposer» ; en effet, les « vêtements pour dame » de la marque antérieure sont libel és de façon suffisamment précise pour en déterminer les nature, fonction et destination, et le demandeur a correctement développé une analyse de la comparaison des produits en présence. 68. En outre, comme il l’a été précédemment relevé (points 59 à 63), les signes en présence présentent un certain degré de similarité.

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69. Par ail eurs, la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque au regard des produits qu’el e désigne, lequel est accru du fait de sa forte renommée pour des articles d’habil ement, comme démontré précédemment. 70. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée appliquée aux produits suivants : « Classe 25 : Tee-shirts ; Gilets ; Débardeurs de sport ; Chemises ; Vêtements ; Habits ; Collants ; Leggins [pantalons] ; Pantalons ; Robes ; Culottes [sous-vêtements] ; Jupes ; Costumes ; Tricots [vêtements] », les consommateurs concernés seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure.

d) Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure

71. L’existence d’un lien entre les marques ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuel e à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une tel e atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).

72. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.

Sur le risque de profit indu

73. En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’ « Au vu de la forte renommée de la marque antérieure détenue par [le demandeur], il est clair que [le titulaire de la marque contestée] cherche, avec l’enregistrement contesté, à tirer profit de la renommée de la société [demanderesse] pour bénéficier d’une publicité créée par sa proximité avec le nom OYSHO et maquer l’esprit du public sans bourse délier ». 74. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

75. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa très grande renommée, un risque d’association apparaît existant entre les deux marques au regard des produits en cause, et un lien entre les deux marques dans l’esprit du public a été établi.

76. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits précités de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque évoquée.

77. Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.

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78. Par conséquent, il apparaît que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au regard de l’ensemble des produits désignés par la marque contestée.

Sur les autres types d’atteinte à la renommée de la marque antérieure 79. Le demandeur soutient également que l’usage de la marque contestée serait préjudiciable à la renommée de la marque antérieure. 80. Toutefois, comme il a été précédemment établi que la marque contestée était susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour tous les produits visés par la demande en nul ité, il n’y a pas lieu d’examiner les autres types d’atteinte invoqués.

e) Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée

81. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuel e à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une tel e atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif. 82. En l’espèce le titulaire de la marque contestée n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée.

83. En conséquence, la marque contestée est de nature à porter atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, de sorte qu’elle doit être déclarée nulle sur ce fondement, pour l’intégralité des produits visés à l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nul ité NL 24-0010 est justifiée.

Article 2 : La marque n° 23/4980009 est déclarée nul e pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement.

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