NL 24-0042 Le 30 juin 2025

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 19 mars 2024, la société à responsabilité limitée UDON (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0042 contre la marque n° 21/4769852 déposée le 25 mai 2021, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée VEGA est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2021-37 du 17 septembre 2021.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0042 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« Classe 14 : porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ; bracelets (bijouterie) ; Classe 21 : vaisselle ; mugs ; tasses ; verres à boire ; tire-bouchons ; boites à thé ; bouteilles ; ustensiles de cuisine ; Classe 25 : vêtements ; tee-shirts ; casquettes ; écharpes ; Classe 35 : services de vente au détail et en gros d’aliments et de boissons ; services de vente au détail de plats préparés à base de pâtes ; services de gestion d’entreprises commerciales ; administration commerciale ; services de conseil en organisation et direction fournis par un franchiseur, à savoir assistance commerciale en matière de création et/ou de d’exploitation de points de vente de restauration et de promotion des produits et services ; Classe 39 : services de livraison d’aliments ; services de transports d’aliments ; Classe 43 : services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». 3. Le demandeur invoque un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire susmentionné ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 22 avril 2024 et reçue le 23 avril 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le titulaire de la marque contestée a, par la suite, désigné un autre mandataire qui s’est rattaché, le 29 avril 2024 au dossier électronique.

8. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a, dans un premier temps, présenté un premier jeu d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois dans le délai imparti.

9. Le 16 septembre 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716-9 4° du code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 17 janvier 2025, au stade où elle se trouvait le 16 septembre 2024, date de la suspension.

10. Le titulaire de la marque contestée a, dans un second temps, présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.

11. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 4 avril 2025.

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NL24-0042 Prétentions du demandeur 12. Dans son exposé des moyens, le demandeur :

• Précise les liens l’unissant au titulaire de la marque contestée ainsi que le contexte dans lequel la marque contestée a été déposée :

- Le titulaire de la marque contestée est l’un des associés fondateurs du demandeur, la société UDON, immatriculée le 16 février 2021 et ayant pour objet l’exploitation d’un restaurant dont le nom, MITSUBA UDON, a été trouvé par les associés et dont l’ouverture a eu lieu le 18 novembre 2021 ;

- Le 17 octobre 2023, le demandeur a reçu un courrier de mise en demeure l’informant du dépôt de la marque MITSUBA UDON, le 25 mai 2021, par le titulaire de la marque contestée et réclamant des redevances en contrepartie de l’utilisation de la marque.

• En déduit que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer à ce titre qu’il ne pouvait s’approprier les termes MITSUBA UDON par le biais du dépôt d’une demande d’enregistrement reprenant le nom du restaurant exploité par la société demanderesse.

• Relève que la chronologie des évènements permet de faire apparaître clairement l’intention frauduleuse du titulaire de la marque contestée au jour du dépôt de cette marque et sa volonté de le priver de la liberté d’usage du signe MITSUBA UDON.

• Sollicite que les frais soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée

13. Dans ses premières observations, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et en particulier :

• Relève que le restaurant MITSUBA UDON est un projet commun des trois associés, chacun ayant effectué des apports différents, le titulaire de la marque contestée ne pouvant sérieusement s’attribuer le mérite exclusif de la création du restaurant ;

• Indique qu’aucun accord de coexistence et aucune licence de marque relative au signe MITSUBA UDON n’ont été conclus entre les parties ;

• Fait remarquer que le dépôt de marque effectué le 31 octobre 2023 contre lequel le titulaire de la marque contestée s’est opposé en invoquant la présente marque contestée est extérieur à la présente procédure.

14. Dans ses secondes et dernières observations écrites, le demandeur réitère ses arguments et relève notamment que le titulaire de la marque contestée a effectué le dépôt de la marque contestée dans l’unique but de revendiquer des redevances au demandeur qui est pourtant seul à détenir des droits sur le logo et le signe contesté.

Le demandeur a transmis les éléments suivants à l’appui de son argumentation :

- Annexe 1 : Compromis de cession de fonds de commerce signé les 9 et 12 novembre 2020 - Annexe 2 : Emails en date du 21 novembre 2020 - Annexe 3 : Message Whatsapp en date du 28 novembre 2020 - Annexe 4 : échanges entre les associés de la société UDON concernant le nom du restaurant en date du 12 décembre 2020 - Annexe 5 : Statuts constitutifs de la société UDON - Annexe 6 : Factures de Maître S M en date des 28 et 29 janvier 2021 - Annexe 7 : Extrait Pappers de la société UDON - Annexe 8 : échanges entre les associés de la société UDON concernant le logo du restaurant 3

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NL24-0042 - Annexe 9 : Facture de Madame S – création du logo MITSUBA UDON - Annexe 10 : Acte de cession de fonds de commerce en date du 25 mars 2021 - Annexe 11 : Publications sur les réseaux sociaux pour annoncer l’ouverture prochaine du restaurant - Annexe 12 : Articles de presse et publications relatifs à l’ouverture du restaurant MITSUBA UDON - Annexe 13 : Courrier de mise en demeure en date du 17 octobre 2023 - Annexe 14 : Marque contestée MITSUBA UDON n°4 769 852 - Annexe 15 : Contrat Uber Eats signé par la société VEGA le 19 juin 2021 - Annexe 16 : Statuts de la société VEGA

Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :

• Rappelle le contexte du dépôt de la marque contestée :

- il précise qu’il participe à l’exploitation de restaurants japonais pour lesquels il conçoit un concept, détermine la stratégie de communication des marques et apporte un soutien économique et qu’à ce titre il est titulaire des marques exploitées par ces restaurants et perçoit une redevance pour la licence d’utilisation de la marque et une redevance pour les dépenses publicitaires et de communication ; - il indique qu’il a réservé le nom de domaine mitsuba.com et procédé au dépôt de la marque contestée conformément aux accords avec les deux autres associés de la société UDON, gérants de cette dernière et également gérants du restaurant MITSUBA UDON à Bordeaux ;

- il est donc titulaire de la marque MITSUBA et de tous les éléments d’identité attachés aux restaurants MITSUBA, développe le réseau de restaurant à enseigne MITSUBA, et concède à ce titre la marque MITSUBA en licence en contrepartie de redevances de marques que le demandeur, la société UDON, n’a jamais contestées ; il a ainsi ouvert un second restaurant MITSUBA à GRENOBLE qu’il dirige seul ;

• Précise l’origine du conflit entre les parties :

Le demandeur a cessé de payer les redevances qui étaient dues au titulaire de la marque contestée et de rembourser les frais avancés par ce dernier pour son compte, de sorte que les relations entre les parties se sont détériorées : le titulaire de la marque contestée a ainsi, le 13 octobre 2023, adressé un courrier de mise en demeure au demandeur lui sommant de procéder au règlement des redevances de marque et des dépenses publicitaires ;

• Relève l’absence d’intention de nuire de sa part au moment du dépôt de la marque contestée qu’il a déposée conformément à un accord entre les parties, et non dans l’intention de porter atteinte aux intérêts d’un tiers.

Aucune intention malhonnête de sa part n’a été établie par le demandeur.

16. Dans ses secondes observations écrites, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments soulevés par le demandeur.

Il insiste sur le fait que la redevance de licence qui lui est due par le demandeur apparaît bien dans les comptes de ce dernier ; ainsi, même en l’absence de contrat écrit, la concession de licence peut se déduire de tous les éléments de fait pertinents qui, en l’espèce, sont nombreux.

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NL24-0042 Il ajoute que le demandeur ne s’est jamais opposé à l’exploitation du restaurant MITSUBA UDON à Grenoble et que c’est le dépôt, le 31 octobre 2023, de la marque n° 5002574 par les deux autres associés du demandeur et portant sur un signe identique à la présente marque contestée qui est frauduleux.

Enfin, il indique que la présente action a été en réalité engagée par le demandeur qui « tente, par tous moyens, d’échapper à ses responsabilités et à ses dettes » à son égard. Le demandeur « s’est naturellement bien gardé[e] de faire état de tout cela au Directeur Général de l’INPI, qui en titrera donc toutes conséquences ». Il précise à cet égard que c’est en réaction à l’opposition qu’il a formée à l’encontre de la marque déposée par l’intermédiaire des deux sociétés crées par les associés du demandeur, que le demandeur a formé la présente action en nullité.

17. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses précédents arguments et soutient :

— que l’absence de droits du demandeur sur le signe MITSUBA est d’autant plus évidente que ni lui ni ses associés, n’est aucunement associé au restaurant de Grenoble et n’en tire aucun bénéfice financier direct, si ce n’est un bénéfice d’image.

— que le demandeur tente en réalité d’échapper à l’évidence en détournant l’intention de l’INPI, et c’est bien le dépôt de 2023 qui a été déposé frauduleusement par des sociétés tierces dirigées par les associés du demandeur et non le dépôt de la marque contestée ; il ajoute que le demandeur fait preuve de mauvaise foi dans la conduite de ses affaires et dans ses relations avec lui.

Il fournit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation :

— Pièce n°1 Eléments relatifs à la société VEGA
- Pièce n°2 Articles de presse mentionnant Monsieur C
- Pièce n°3 Eléments relatifs aux restaurants FUFU
- Pièce n°4 Marque contestée
- Pièce n°5 Echanges whatsapp entre les parties à propos des plans de l’aménagement intérieur du restaurant MITSUBA
- Pièce n°6 Eléments relatifs au nom de domaine [restaurantmitsuba.com]
- Pièce n°7 Eléments relatifs au paiement des redevances de licence de marque, payées par a société UDON à la société VEGA
- Pièce n°8 Eléments relatifs à la société MITSUBA GRENOBLE
- Pièce n°9 Eléments relatifs aux sociétés MONS et SOUB
- Pièce n°10 Dépôt d’une marque identique par les sociétés MONS et SOUB
- Pièce n°11 Opposition formée par la société VEGA à l’encontre de cette marque identique
- Pièce n°12 Courrier officiel du conseil de la société UDON, 19 mars 2024
- Pièce n°13 Assignation en référé de la société UDON
- Pièce n°14 Comptes de résultats de la société UDON, faisant apparaitre les dépenses associées aux « redevances VEGA »
- Pièce n°15 Echanges Whatsapp entre les parties à propos du restaurant de Grenoble
- Pièce n°16 Factures influence

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NL24-0042 II.- DECISION

A- Sur la mauvaise foi du demandeur et ses éventuelles conséquences sur la présente demande en nullité 18. Le titulaire de la marque contestée indique avoir dû assigner en référé le demandeur afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’il lui doit, relevant ainsi « la mauvaise foi de la société UDON dans la conduite de ses affaires, dans ses relations avec son ancien associé, et dans le cadre du dépôt de la marque qu’elle invoque au soutien de cette procédure ».

Il ajoute que la présente action a été en réalité engagée par le demandeur qui « tente, par tous moyens, d’échapper à ses responsabilités et à ses dettes » à son égard. Le demandeur « s’est naturellement bien gardé[e] de faire état de tout cela au Directeur Général de l’INPI, qui en titrera donc toutes conséquences ».

Il précise à cet égard que « le demandeur tente en réalité d’échapper à l’évidence en détournant l’attention de l’INPI » étant donné que c’est bien le dépôt du 31 octobre 2023 qui a été déposé frauduleusement par deux sociétés tierces dirigées par les associés de la société UDON, et non le dépôt dont il est question dans la présente procédure. C’est en réaction à cette opposition que le demandeur aurait formé la présente action en nullité.

Il conclut également que « Le Directeur Général de l’INPI appréciera la mauvaise foi patente du demandeur ». 19. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.

20. En l’espèce, la présente demande en nullité a été introduite par le demandeur le 19 mars 2024, soit quelques mois après le courrier de mise en demeure adressé par le titulaire de la marque contestée, le 17 octobre 2023 (Annexe n° 13) et l’opposition formée par ce dernier, le 23 janvier 2024, contre la marque n°23/5002574 portant sur un signe identique à la marque contestée et un libellé très proche et déposée par deux sociétés dirigées par les autres associés du demandeur (Pièces n° 10 et n°11).

Ainsi, la présente demande en nullité pourrait être interprétée naturellement comme un moyen de défense en réponse à cette mise en demeure formée contre le demandeur et à l’opposition intéressant certains de ses associés.

21. A cet égard, sont inopérants les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs au fait que la marque susvisée n° 23/5002574 aurait été déposée frauduleusement le 31 octobre 2023.

En effet, cette marque n’est pas l’objet de la présente procédure. En outre, aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité devant l’Institut ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former dans le cadre d’une procédure de nullité, une demande reconventionnelle en nullité devant l’Institut.

22. Enfin, il convient de relever que, sans préjuger du bien-fondé de la demande en nullité sur le fondement de la mauvaise foi, le demandeur a, tant dans son exposé des moyens que dans ses observations postérieures, présenté une argumentation détaillée ainsi que des pièces pour soutenir sa demande.

23. En conséquence, l’argumentation du titulaire de la marque contestée relative à la mauvaise foi du demandeur ne pourra qu’être écartée. 6

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NL24-0042 B- Sur le motif absolu de nullité

1. Sur le droit applicable 24. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

25. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […]

11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».

26. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

27. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

28. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

29. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

30. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714).

31. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

32. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

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NL24-0042 33. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

et que le demandeur revendique un projet d’identité graphique pour exploiter son restaurant, antérieur au dépôt de la marque contestée, portant sur ce même signe (Annexe n°9 du demandeur)

• Sur la connaissance du projet de restaurant sous l’identité graphique

34. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25 mai 2021. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe par le demandeur.

35. Le demandeur fait valoir qu’il exerce de manière effective sous ce signe pour désigner un restaurant de cuisine japonaise.

A cet égard, il fournit les pièces suivantes :

— Annexe 1 : Compromis de cession de fonds de commerce signé les 9 et 12 novembre 2020
- Annexe 2 : Emails entre Monsieur J et Madame S en date du 21 novembre 2020
- Annexe 3 : échanges de messages Whatsapp en date du 28 novembre 2020
- Annexe 4 : échanges entre les associés de la société UDON concernant le nom du restaurant en date du 12 décembre 2020
- Annexe 5 : Statuts constitutifs de la société UDON 11 janvier 2021, mentionnant les trois associés : Monsieur J , Monsieur M et la société EURL VEGA (représentée par Monsieur C)
- Annexe 6 : Factures de Maître S M en date des 28 et 29 janvier 2021
- Annexe 7 : Extrait Pappers de la société UDON, indiquant que la société avait été inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux le 16/02/2021 sous le N° SIREN 894 147 271 et avait pour activité la restauration traditionnelle
- Annexe 8 : échanges entre les associés de la société UDON concernant le logo du restaurant
- Annexe 9 : Facture du 25 mars 2021de Madame S, graphiste pour la création du logo MITSUBA UDON (comportant en annexe le logo et ses déclinaisons
- Annexe 15 : Contrat Uber Eats signé par le titulaire de la marque contestée le 19 juin 2021 indiquant que « …l’ensemble des restaurants sous enseigne « Mitsuba » détenus en propre par 8

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NL24-0042 la UDON … »

Il indique que les 9 et 12 novembre 2020, un compromis de cession de fonds de commerce pour l’établissement d’un restaurant à Bordeaux a été signé entre l’associé unique et gérant du titulaire de la marque contestée et les deux autres associés du demandeur (Annexe 1), l’acte de cession définitif du fonds de commerce ayant été signé le 25 mars 2021 par le demandeur nouvellement constitué (Annexe 10). Il propose ainsi ses services à travers son restaurant MITSUBA UDON inauguré à Bordeaux le 18 novembre 2021 (Annexe 12).

De plus, il précise que le titulaire de la marque contestée est l’un des associés fondateurs de la société UDON (Annexes 5 et 7) et ne pouvait donc ignorer à ce titre qu’il était sans droit pour s’approprier le signe MITSUBA UDON par le biais du dépôt d’une demande d’enregistrement, ce signe reprenant le nom du restaurant choisi par tous les associés du demandeur ainsi que le logo créé par une graphiste mandatée par le demandeur (Annexes 8 et 9)

36. Le titulaire de la marque contestée, quant à lui, rappelle qu’il est dirigeant et associé d’une multitude de sociétés exploitant des restaurants japonais. Pour chaque restaurant, il « imagine et conçoit un concept : une identité visuelle, un plat phare, un nom de marque, un aménagement intérieur spécifique qui puisse être décliné au sein d’un réseau de restaurants » et il est « en charge de la détermination de la stratégie de communication des marques, il apporte un soutien économique au moment du lancement et lorsqu’il avance les frais de communication ».

Au jour du dépôt de la marque contestée, il était un des trois associés fondateurs de la société UDON et précise que lors de la création de cette dernière, il a été convenu entre les associés qu’il aurait un rôle d’accompagnement financier, commercial et technique pour le lancement du restaurant MITSUBA UDON de Bordeaux qui serait géré par les deux autres associés (Annexe 5).

37. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 25 mai 2021, du projet de restaurant sous l’entité graphique « MITSUBA udon », ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

• L’intention du titulaire de la marque contestée

38. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

39. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

40. Le demandeur indique que le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt des éléments verbaux MITSUBA UDON et du logo attaché alors, d’une part, que la réalisation et les droits avaient été payés par lui (Annexe 9), d’autre part, qu’il n’avait aucun droit exclusif et avait pleinement conscience que le demandeur était sur le point d’ouvrir un restaurant sous ce signe.

Ce dépôt de marque est incontestablement frauduleux puisqu’il avait clairement pour objectif d’empêcher le demandeur d’utiliser librement le signe ayant vocation à désigner son restaurant auprès du public et son logo sous lequel il allait exploiter son activité.

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NL24-0042 Il ajoute que le titulaire de la marque contestée se sert de ce dépôt pour revendiquer des redevances pour l’exploitation de la marque contestée (Annexe 13), alors qu’il n’a jamais été signé de contrat de licence de marque ou un quelconque contrat entre les parties justifiant le versement de telles redevances et encore moins pour l’exploitation d’une marque déposée en fraude des droits du demandeur.

Le comportement déloyal, frauduleux et peu scrupuleux adopté par cet associé remplit sans conteste tous les critères d’un dépôt de mauvaise foi qui encourt la nullité pour fraude.

41. Le titulaire de la marque contestée, quant à lui, précise que pour chaque restaurant japonais qu’il exploite à travers ses sociétés, il est « titulaire de la marque exploitée par ces restaurants et perçoit, en contrepartie, une redevance de licence pour l’utilisation de la marque ainsi qu’une redevance « publicité » due au titre des dépenses publicitaires et de communication engagées ».

Il indique qu’au jour de la création du demandeur, le 16 février 2021, il a été convenu entre les associés qu’il aurait un rôle d’accompagnement financier, commercial et technique qui se matérialiserait notamment par l’octroi d’une licence sur la marque MITSUBA concédée pour une redevance correspondant à 5% de son chiffre d’affaires ainsi que par des avances sur dépenses publicitaires en contrepartie de quoi le demandeur lui verserait une redevance correspondant à 1% de son chiffre d’affaires.

C’est dans ce contexte qu’il a, le 25 mai 2021, déposé la marque contestée (Pièce n°4) et, le 29 avril 2021, réservé le nom de domaine « restaurantmitsuba.com » (Pièces n° 6.1 et n°6.2).

Le demandeur a cessé de payer les redevances qui étaient dues au titulaire de la marque contestée et cessé de rembourser les frais avancés pour son compte, de sorte que les relations entre les parties se sont détériorées amenant le titulaire de la marque contestée à lui adresser une lettre de mise en demeure, le 13 octobre 2023, le sommant de procéder au règlement des sommes dues (Annexe 13).

Dès l’origine, il avait la volonté de développer la marque MITSUBA en réseau, et a ouvert un restaurant MITSUBA à Grenoble, au mois d’avril 2022 (Pièce n°8.2), ce restaurant étant dirigé par lui et la communication intensive effectuée autour de la marque MITSUBA concernant les deux restaurants de Bordeaux et de Grenoble « au vu et su du demandeur » qui ne s’est jamais opposé à l’exploitation de ce second restaurant.

Il en conclut que « le schéma est donc parfaitement clair : la société VEGA est titulaire de la marque MITSUBA et de tous les éléments d’identité attachés aux restaurants MITSUBA, elle développe le réseau de restaurant à enseigne MITSUBA, et concède à ce titre la marque MITSUBA en licence en contrepartie de redevances de marques que la société UDON n’a jamais contestées ».

42. En l’espèce, il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments permettant de déterminer quelle était l’intention du déposant au jour du dépôt de la marque contestée.

Le seul fait que ce dernier ait déposé cette marque en son nom propre et non au nom de la société demanderesse dont il est associé ne saurait à lui seul justifier une intention de nuire.

43. Il apparaît que la marque contestée a été déposée le 25 mai 2021 et que le restaurant MITSUBA Udon a ouvert ses portes à Bordeaux le 18 novembre 2021 (Annexe 12).

Par la suite, le titulaire de la marque contestée a adressé au demandeur des factures liées aux redevances et aux frais de communication et marketing (Pièces n° 7.1.1 et n° 7.1.2 : factures datées de janvier, février, novembre et décembre 2022, janvier et février 2023) qui ont été réglées par le demandeur (Pièce n°7.2 page 1).

Les grands livres des comptes du titulaire de la marque contestée mentionnent des « Redevances Marque MITSUBA de Mit Bordeaux 5% CA » pour les années 2022 et 2023 (Pièce 10

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NL24-0042 n° 7.3) et les comptes de résultats du demandeur, font apparaitre des dépenses associées aux « redevances VEGA » pour l’année 2023 (Pièce n° 14). A cet égard, si la nature de ces redevances n’est pas clairement déterminée et si aucun contrat de licence de marque n’est fourni par le titulaire de la marque contestée, ce que relève à juste titre le demandeur, il n’en demeure pas moins que le titulaire de la marque contestée a établi que des redevances avaient été spontanément payées par le demandeur, pouvant laisser supposer une licence implicite pour l’utilisation de la marque détenue par le titulaire de la marque contestée.

44. Par ailleurs, il convient de relever que ce n’est que le 17 octobre 2023, soit plus de deux ans après le dépôt de la marque contestée, que son titulaire a adressé un courrier de mise en demeure au demandeur en raison des redevances de marque non payées.

Si, comme le soutient le demandeur, le titulaire de la marque contestée avait voulu se servir de cette dernière pour revendiquer des redevances pour l’exploitation de cette marque déposée en parfaite mauvaise foi, il n’aurait pas attendu deux ans pour adresser ce courrier et aurait été plus vindicatif.

En outre, le demandeur n’établit pas en quoi le titulaire de la marque contestée aurait déposé la marque contestée pour le priver d’un droit nécessaire à son activité professionnelle. En effet, le restaurant MITSUBA Udon est exploité à Bordeaux sous ce nom depuis son ouverture, le 19 novembre 2021, et rien ne permet d’établir que le titulaire de la marque contestée l’a empêché de désigner ce restaurant sous ce nom.

45. En conséquence, le demandeur n’apporte pas la preuve que le titulaire de la marque contestée avait l’intention de nuire et une volonté d’empêcher le demandeur d’exploiter son activité sous le signe contesté, au jour du dépôt de la marque.

46. En outre, l’ouverture d’un second restaurant à Grenoble au mois d’avril 2022, sous le même nom et avec le même concept (Pièce n° 8.2) s’est faite en toute transparence, la communication sur les réseaux sociaux apparaissant à partir de la page Facebook Mitsuba et portant sur les deux restaurants MITSUBA à Bordeaux et à Grenoble et n’a suscité aucune opposition de la part des deux autres associés du demandeur.

Ainsi, tout laisse à penser que dès l’origine, la marque MITSUBA avait vocation à être exploitée en réseau, le demandeur n’ayant en charge que l’exploitation du restaurant de Bordeaux.

A cet égard, le demandeur ne saurait valablement exiger que le titulaire de la marque contestée justifie de l’existence d’un accord entre les trois associés pour justifier qu’il exploite seul le restaurant de Grenoble, dès lors qu’il appartient au demandeur d’établir l’intention du titulaire de la marque au moment du dépôt de la marque contestée.

47. Les éléments produits par le demandeur ne permettent donc pas de démontrer que le dépôt de la marque contestée a été réalisé dans une intention malhonnête de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

48. Par conséquent, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée sur ce fondement.

C. Répartition des frais

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NL24-0042 49. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

50. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716- 1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

51. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en nullité est rejetée. 52. En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge des frais exposés.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL24-0042 est recevable.

Article 2 : La demande en nullité NL24-0042 est rejetée.

Article 3 : La demande de prise en charge des frais exposés est rejetée.

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