OPP24-0803 23/09/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K L a déposé le 5 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 5018867 portant sur la marque verbale STYLE AND THE CITY.

Le 4 mars 2024, la société HOME BOX OFFICE, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SEX AND THE CITY déposée le 9 janvier 2019, enregistrée sous le n°018008277, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l´information et ordinateurs; Extincteurs; Logiciels; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Disques compacts [CD], disques optiques compacts, disques numériques polyvalents et autres supports d’enregistrement numériques; Supports de stockage d’informations, d’images, de sons, de données et/ou de signaux; Appareils et instruments de communication de données; Étuis, Conteneurs pour ordinateurs portables, Ordinateurs, Tablettes électroniques, Ordiphones [smartphones], Téléphones portables, Lecteurs multimédia, Dispositifs de mémoire pour ordinateurs, Montres intel igentes, Assistants numériques personnels [PDA], Lecteurs de livres électroniques, Casques d’écoute, Bouchons d’oreil es, Combinés, Lunettes de protection, Lunettes [optique], Simulateurs de mouvements pour réalité virtuel e, Manettes de jeux informatiques, Contrôleurs d’ordinateurs, Gants équipés de capteurs, Combinaisons de protection [contre les accidents ou blessures], plates-formes de mouvement [simulateurs]; Casques de réalité virtuel e; Batteries; Chargeurs de batteries; Montres intel igentes; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux; Vêtements, chapel erie et chaussures de protection; Articles de lunetterie; Lunettes [optique]; Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; Casques de sport; Casques de cycliste; Gilets de flottaison; Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturel es; Divertissement sous forme de programmes télévisés; Informations relatives au divertissement, films, documentaires, programmes télévisés et radiophoniques, avant-premières, bandes annonces, sports, concerts, compétitions, célébrités, actualités de divertissement, programmes, éducation, jeux, culture, loisirs, activités, concours et événements; Création, production et distribution de programmes télévisés, radiophoniques, films, films cinématographiques, avant-premières, bandes annonces et documentaires; Services de programmation de télévision à la carte; Organisation et fourniture de publications électroniques en ligne; Publication de catalogues, répertoires, magazines, bul etins, guides, livres, revues, bul etins et autres matériel imprimé et électronique; Edition de publications; Divertissement; Fourniture et organisation de cours, formation, instruction et éducation; Services de jeux; Organisation et conduite de symposiums, séminaires, expositions, congrès, conférences, et ateliers; Réservation de tickets pour le divertissement et les événements sportifs ».

L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

A leur égard, il y a lieu de se référer aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens.

En revanche, les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’une prestation rendue par les bibliothèques, visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « publication de […] livres […] et autres matériel imprimé et électronique ; Edition de publications » de la marque antérieure lesquels s’entendent d’une prestation, rendue par des maisons d’édition, de mise à disposition d’ouvrages pour le compte de leurs auteurs.

Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (lecteurs pour les premiers / auteurs pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante.

Ces services ne sont donc pas similaires.

Enfin, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des photographes, indépendants ou salariés d’entreprises spécialisées, consistant à prendre des photographies pour le compte de divers clients, particuliers (mariages, anniversaires…) ou professionnels (sociétés d’éditions, agences de publicité…), ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Création, production et distribution de programmes télévisés, radiophoniques, films, films cinématographiques, avant premières, bandes annonces et documentaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à fournir les moyens financiers et techniques en vue de la création d’œuvres multimédia, ainsi que de leur mise à disposition du public et de prestations visant à distraire et à amuser le public.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 En effet, les premiers sont destinés à des clients désireux d’obtenir des photographies d’évènements personnels, ou des clichés dans un cadre professionnel, tandis que les seconds s’adressent aux personnes, aux auteurs, recherchant les moyens financiers et techniques afin de réaliser leur film ou leur émission télévisée.

L’argument de la société opposante, portant sur la complémentarité des services précités, selon lequel « Les services de photographie du dépôt contesté sont rendus et mis en œuvre dans le cadre des services désignés par la marque antérieure. Ils sont indispensables à la réalisation de ces services et sont notamment rendus à l’occasion des avant-premières qui font l’objet de photographies ensuite relayées par différents médias » ne peut être retenu, ces services pouvant très bien être rendus indépendamment les uns des autres.

Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires.

Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont donc, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal SEX AND THE CITY

L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé, tout comme la marque antérieure, de quatre éléments verbaux.

Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction association les éléments verbaux AND THE CITY à un terme d’attaque anglo-saxon court, le tout formant une expression longue évoquant la notion de « ville » ou de « milieu urbain ».

Les différences visuelles et phonétiques entre les signes et tenant à leur élément d’attaque (STYLE pour ce qui est du signe contestée et SEX pour ce qui est de la marque antérieure), ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elles laissent subsister la même construction précédemment décrite, ce que ne conteste pas le déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6

Ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le signe verbal STYLE AND THE CITY est donc similaire à la marque verbale antérieure SEX AND THE CITY.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.

CONCLUSION En conséquence, la marque verbale STYLE AND THE CITY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI