NL24-0254 Le 26/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 décembre 2024, la société de droit thaïlandais ROYAL PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0254 contre la marque n° 17 / 4330024 déposée le 17 janvier 2017, ci-dessous reproduite :

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L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée SORETAL est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017-19 du 12 mai 2017. 2. La demande en nullité porte sur la totalité de la marque contestée, à savoir les produits suivants : « Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; ufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu de nullité suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur :

- Evoque les relations commerciales antérieures entre lui et le titulaire de la marque contestée et précise que ce dernier « connaissait l’usage du nom commercial « Coco Royal » par ROYAL PLUS dans ses documents commerciaux ».

- Soutient l’absence d’utilisation de la marque contestée ;

- Soutient que la malignité du titulaire de la marque contestée se déduit du fait qu’il ne s’est jamais préoccupé d’exploiter la marque qu’il a déposée, le dépôt apparaissant en conséquence n’avoir été opéré qu’aux fins d’en empêcher l’exploitation par la victime de la fraude ;

- En déduit que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi ;

- Demande la prise en charge des frais exposés au titre de la présente procédure par le titulaire de la marque contestée.

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5. A l’appui de son exposé des moyens, le demandeur fournit des pièces, qu’il a ainsi listées puis détaillées de manière chronologique dans son argumentaire : 1. Extrait de la base Marques pour la marque Coco Royal 2. Extrait INPI SOC.REUNIONNAISE_ORIENTALE 3. Facture de Royal Plus Co., Ltd. à Soretal Import-Export Co. du 27 juin 2016 4. Acompte de 30% du 4 juillet 2016 5. Facture RP-SE2017001 de Royal Plus à SORETAL IMPORT EXPORT du 30 octobre 2017 6. Remise de virements pour ROYAL PLUS CO LTD du 7 novembre 2017 7. Facture de ROYAL PLUS CO., LTD. à SORETAL IMPORT-EXPORT du 25 décembre 2017 8. Connaissement émis par Royal Plus Co., Ltd. à Soretal Import-Export du 29 décembre 2017 9. Facture RP-SIE 2018001 de Royal Plus à Soretal Import Export du 27 juin 2018 10. Connaissement n° MEDUTH194093 du 29 août 2018 11. Facture RP-SIE2018002 de ROYAL PLUS CO., LTD. à SORETAL IMPORT-EXPORT du 18 octobre 2018 12. Connaissement n° MEDUTH 294141 du 24 octobre 2018 13. Facture RP-SIE2018003 du 31 octobre 2018 14. Remises de virements internationaux de SORETAL SARL à ROYAL PLUS CO. LTD du 2 novembre 2018 15. Remises de virements internationaux de SORETAL à ROYAL PLUS CO. LTD. du 8 novembre 2018 16. Facture RP-SIE2018003 de ROYAL PLUS à SORETAL IMPORT-EXPORT du 30 novembre 2018 17. Connaissement n° MEDUTH365479 du 5 décembre 2018 18. Mail de P L de Soretal à Royal Plus du 15 et du 14 octobre 2020 19. Mail de P L de Soretal à Royalplus du 24 novembre 2020 20. CJUE, LINDT GOLDHASE, C-529 07, 11 juin 2009 21. CA Paris, pole 5, 6 dec. 2013, n° 11-18793 22. Cass. com., 20 mai 2014, 13-10.777 23. Cass. com., du 12 juillet 1976, 75-12.734 24. Cass. com., 27 janvier 1998, 95-16.916 25. CA Paris, pôle 5, 25 mars 2016, n° 15-05052 26. Cass. com., 2 février 2016, 14-21.338 27. Cass. com., 25 avr. 2006, n° 04-15.641 28. Tribunal de grande instance, Paris, 3e chambre, 1re section, 12 Mai 2016 – n° 15_05587 6. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de cette marque. 7. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé en date du 11 février 2024 reçu le 24 février 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la fin de la phase d’instruction à la date du 24 avril 2025.

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II.- DECISION A. S ur le droit applicable 9. La marque contestée a été déposée le 17 janvier 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 10. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 11. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la date du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 12. Conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. du 25 avril 2006, EMMA SHAPPLIN, pourvoi n°04-15.641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 13. La présente demande en nullité fondée sur le motif absolu invoqué doit ainsi être appréciée au regard de ces dispositions et jurisprudence. B. S ur le fond 14. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. 15. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :

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« Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées

;

confitures ; compotes ; ufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde

;

vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». 16. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 17. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, point 73 ; CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 18. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, point 75). 19. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 20. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 21. En l’espèce, le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée « était un agent commercial de Royal Plus [le demandeur] pour la commercialisation des produits de cette dernière. (…) La relation commerciale entre les parties remontait au moins à 2016 ». Il ajoute

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que le titulaire de la marque contestée « connaissait l’usage du nom commercial « Coco Royal » par ROYAL PLUS dans ses documents commerciaux ». A l’appui de son argumentation sur ce point, il invoque en particulier les pièces 3 à 19, telles que listées au point 5. Par ailleurs, il soutient qu’ « il n’existe aucune preuve que SORETAL ait utilisé de manière effective la marque ‘Coco Royal’ », et que « l’unique intention derrière ce dépôt semble être d’empêcher ROYAL PLUS d’exploiter son propre nom commercial et, éventuellement, de revendre la marque à cette dernière ». 22. Toutefois, s’il apparaît établi, au vu des pièces fournies et en particulier de la pièce 3, qu’il existait une relation commerciale entre les parties notamment antérieurement au dépôt de la marque contestée et que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance, avant ce dépôt, de l’usage par le demandeur du signe « COCO ROYAL » pour désigner des produits de nature alimentaire (ainsi facturés sous ce signe, notamment dans la facture du 27 juin 2016 (pièce 3) qui le mentionne en tant que « shipping mark »), il n’apparaît en revanche nullement avéré que ce dépôt ait été effectué dans une intention maligne ou malhonnête, ce qui constitue une condition nécessaire pour caractériser le caractère frauduleux du dépôt. 23. A cet égard, il a été expressément précisé que « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 24. En l’occurrence, au vu des arguments et pièces fournis par le demandeur, il n’est nullement avéré qu’au jour du dépôt de la marque contestée, en 2017, le titulaire de la marque contestée ait procédé à ce dépôt dans l’intention de porter atteinte aux droits ou intérêts du demandeur, ou dans une quelconque autre intention malhonnête, notamment détourner le droit des marques pour obtenir un monopole à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. A cet égard, la seule affirmation selon laquelle « il n’existe aucune preuve que [le titulaire de la marque contestée] ait utilisé de manière effective la marque COCO ROYAL » ne saurait démontrer une finalité maligne ou malhonnête du dépôt, notamment une intention d’empêcher la société demanderesse « d’exploiter son propre nom commercial et, éventuellement, de revendre la marque à cette dernière », outre le fait que le demandeur n’apporte aucun élément de fait permettant de constater cette prétendue inexploitation. De même, l’existence d’une relation commerciale, invoquée par le demandeur, dont il précise qu’elle a débutée en 2016, n’est pas à elle seule suffisante pour conclure à une intention de nuire du titulaire au jour du dépôt de la marque. 25. Ainsi, en l’état des éléments apportés par le demandeur, il n’est nullement démontré que le dépôt de la marque contestée ait été effectué de mauvaise foi. 26. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée. C. S ur la répartition des frais

NL 24-0254 27 . L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 28. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 29. En l’espèce, bien que le demandeur ait présenté une demande de prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande. 30. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais formulée par le demandeur. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0254 est rejetée. Article 2 : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.