La « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » est notamment titulaire de : deux marques tridimensionnelles représentant sous deux angles différents pour la marque internationale et une seule fois pour la marque française le conditionnement cylindrique nu de ses produits « SMARTIES » :

- une marque française déposée le 26 janvier 1989, enregistrée sous le n° 1 528 319 renouvelée le 15 décembre 1998 pour désigner les produits suivants : « Produits de confiserie et de chocolaterie consistant en des pastilles de forme ronde, fourrées, et recouvertes d’une pellicule de sucre colorée. » en classe 30 de la classification internationale revendiquant ainsi les formes caractéristiques suivantes : « la marque est constituée par les caractéristiques spécifiques du conditionnement, à savoir : boîte cylindrique en carton rigide comportant en son extrémité un bourrelet et destinée à contenir les produits revendiqués » ;

- une marque internationale visant la France déposée le 26 avril 1995 et enregistrée sous le n° 637 409 pour désigner les produits suivants : « Confiserie, sucreries et produits de chocolat, à savoir pastilles ou dragées de confiserie ou de sucrerie fourrées de chocolat. » en classe 30 de la classification internationale ; deux marques tridimensionnelles représentant sous deux angles différents pour la marque internationale et une seule fois pour la marque française le conditionnement décoré de ses produits « SMARTIES » :

- une marque française déposée le 20 juin 1989, enregistrée sous le n° 1 565 800 et renouvelée le 11 février 1999 pour désigner les produits suivant : « Produits de confiserie et de chocolaterie » en classe 30 de la classification internationale revendiquant ainsi les formes caractéristiques suivantes : « La marque est constituée par les caractéristiques spécifiques du conditionnement présenté ci-dessus, à savoir : une boîte cylindrique en carton rigide revêtue d’une giclée de pastilles et destinée à contenir les produits revendiqués » et ainsi les couleurs suivantes : « Les pastilles apparaissant sur la boîte cylindrique sont multicolores (jaune, vert, bleu, orange, rouge, rose, marron, mauve) » ;

- une marque internationale visant la France, déposée le 19 juillet 1995 et enregistrée sous le n° 640 843 pour désigner les produits suivants : « Pastilles ou dragées de confiserie ou de sucreries fourrées de chocolat » en classe 30 de la classification internationale ; La société « EFFEMS AG » est titulaire :

- d’une marque internationale tridimensionnelle désignant notamment la France déposée le 20 juin 1996 et enregistrée sous le n° 657 642 constituée par le conditionnement décoré des produits " M&M’s Minis « pour désigner les produits suivants : » Chocolat, produits de chocolat, confiserie non médicinale ; biscuits, cakes, pâtisserie ; riz et plats préparés à base de riz ; préparations faites de céréales ; pâtes alimentaires ; thé, café, succédanés du café ; cacao ; boissons à base de chocolat ; snacks, repas préparés et ingrédients pour la préparation de ces repas, non compris dans d’autres classes ; glaces alimentaires et produits à base de glace alimentaire, confiserie congelée ; aromatisants (n’étant pas des huiles essentielles) pour boissons ; pâtes à tartiner non comprises dans d’autres classes, telles que pâtes à base de chocolat " en classe 30 de la classification internationale ;

- d’une marque internationale tridimensionnelle désignant notamment la France déposée le 20 juin 1996 et enregistrée sous le n° 657 643 constituée par le conditionnement nu des produites " M&M’s Minis " représenté à deux reprises couvercle fermé et couvercle ouvert pour désigner les mêmes produits ;

La société « MARS Inc. » est titulaire d’une marque française tridimensionnelle déposée le 1(er) avril 1996 et enregistrée sous le n° 00 3 037 523 représentant le conditionnement décoré des produits " Mamp;M’s Minis « pour désigner les produits suivants : » Confiserie non médicinales ; biscuits ; glaces comestibles ; crèmes glacées ; produits à base de crème glacée, sucrerie glacée ; en-cas ; chocolat " en classe 30 de la classification internationale ; Exposant que la société de droit suisse « EFFEMS AG » a procédé le 20 juin 1996 à deux dépôts de marques internationales visant la France, dans la classe 30 et enregistrées respectivement sous les n° 657 642 et 657 643 et d’autre part que la société de droit américain « MARS Inc. » a déposé le 1(er) avril 1996 une marque française enregistrée sous le n° 00 3 037 523 dans la classe 30, marques constituées les unes et les autres par la représentation d’un conditionnement de forme cylindrique dont les proportions seraient quasi-identiques à celles de conditionnements protégés par les marques dont elle est titulaire et qui sont exploitées en France par la société « MASTERFOODS », la « SOCIETE DE PRODUITS NESTLE » a, par acte en date des 18 et 19 juin 2001, fait assigner ces trois sociétés en contrefaçon. Elle demande :

- de prononcer la nullité de la marque française n° 00 3 037 527 ainsi que la nullité de la partie française des marques internationales n° 657 642 et n° 657 643,
- d’interdire aux sociétés défenderesses de faire usage des marques ci-dessus visées sous astreinte de 76 225 Euros par infraction constatée,
- de condamner conjointement et solidairement les défenderesses à lui payer une indemnité provisionnelle de 76 225 Euros et d’ordonner une expertise aux fins de réunir les éléments permettant l’évaluation de son préjudice, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 5 335,71 Euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation des défenderesses aux dépens dont distraction au profit de son conseil ; Par jugement avant dire droit du 11 mars 2003 le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » en ce qu’elles sont fondées sur la marque internationale n° 637 409 et ce jusqu’à décision définitive des juridictions suisses sur l’action en nullité de la marque enregistrée sous le n° 416 341 à l’origine du dépôt international précité et a ordonné la disjonction des demandes fondées sur cette marque internationale n° 637 409 et prononcé le retrait du rôle les concernant jusqu’à ce que la cause du sursis ait disparu ; Suivant dernières conclusions, la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » expose ainsi que la présente procédure ne porte plus que sur les marques n° 640 843, 1 528 319 et 1 565 800 ; Elle demande au tribunal de dire que :

- la partie française des deux marques internationales déposées par la société « EFFEMS AG » le 20 juillet 1996 (n° 657 642 et n° 657 643) constituent la contrefaçon par imitation des trois marques enregistrées sous les n° 640 843, 1 528 319, 1 565 800 dont elle est titulaire,
- la marque française déposée par la société « MARS Inc. » le 1(er) avril 1996 sous le n° 00 3 037 523 constitue la contrefaçon par imitation des trois marques enregistrées sous les n° 640 843, 1 528 319 et 1 565 800 précitées, et en conséquence :

— de prononcer la nullité de la partie française des deux marques internationales déposées par la société « EFFEMS AG » le 20 juillet 1996 (n° 657 642 et n° 657 643),
- de prononcer la nullité de la marque française déposée par la société « MARS Inc. » le 1(er) avril 1996 sous le n° 00 3 037 523,
- de prononcer les mesures usuelles d’interdiction et de publication,
- d’ordonner une expertise sur le préjudice,
- de lui allouer une provision de 76 225 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 10 000 Euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par dernières écritures les sociétés « EFFEMS AG », « MARS Inc. » et « MASTERFOODS » demandent au tribunal de :

- prononcer la déchéance des marques invoquées par la demanderesse pour l’ensemble des produits désignés dans les enregistrements,
- dire que la déchéance prendra effet en ce qui concerne les marques françaises n° 1 528 319 et n° 1 565 799 le 28 décembre 1996 et s’agissant de l’enregistrement international n° 640 843, le 19 juillet 2000, à titre subsidiaire de dire qu’elles n’ont pas commis d’actes de contrefaçon de marque et reconventionnellement de leur allouer :

- la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 30 000 Euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;

I – SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE Attendu que les sociétés « EFFEMS AG », « MARS Inc. » et « MASTERFOODS » demandent au tribunal de prononcer la déchéance des marques n° 640 843, n° 1 528 319 et n° 1 565 800 pour absence d’usage sérieux ; Attendu que l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation ; La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés ; L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu

connaissance de l’éventualité de cette demande ; La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens ; La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu » ; 1) Concernant la marque n° 640 843 Attendu que la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » est titulaire d’une marque tridimensionnelle internationale visant la France représentant le conditionnement décoré de ses produits « SMARTIES » déposée le 19 juillet 1995 et enregistrée sous le n° 640 843 pour désigner les produits suivants : « Pastilles ou dragées de confiserie ou de sucreries fourrées de chocolat » en classe 30 de la classification internationale ; Attendu que les sociétés défenderesses ne contestent pas que la demanderesse produise et commercialisé régulièrement des produits « SMARTIES » dans des tubes décorés conformément à cette marque, mais font valoir qu’en plus de la forme du tube et de la décoration figurative déposée à titre de marque, ces tubes sont revêtus de la mention « SMARTIES » ; Attendu que le tribunal retient que la validité de la marque n’étant pas contestée, elle doit être tenue pour apte à remplir sa fonction d’identification de l’origine du produit malgré l’absence de l’élément verbal du conditionnement manifestée par un espace blanc ; Attendu ainsi que l’adjonction de cet élément verbal « SMARTIES » ne constitue pas une modification de nature à altérer le caractère distinctif de la marque laquelle est reproduite en tous ses éléments ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance ; 2) Concernant la marque n° 1 528 319 Attendu que la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » est titulaire d’une marque française tridimensionnelle représentant le conditionnement cylindrique nu de ses produits « SMARTIES » déposée le 26 janvier 1989, enregistrée sous le n° 1 528 319 renouvelée le 15 décembre 1998 pour désigner les produits suivants : « Produits de confiserie et de chocolaterie consistant en des pastilles de forme ronde, fourrées, et recouvertes d’une pellicule de sucre colorée. » en classe 30 de la classification internationale revendiquant ainsi les formes caractéristiques suivantes : « la marque est constituée par les caractéristiques spécifiques du conditionnement, à savoir : boîte cylindrique en carton rigide comportant en son extrémité un bourrelet et destinée à contenir les produits revendiqués » ; Attendu que comme précédemment le tribunal retient que la validité de la marque n’étant pas contestée, elle doit être tenue pour apte à remplir sa fonction d’identification de l’origine du produit malgré l’absence de tout élément graphique sur le tube ; Attendu ainsi que l’adjonction des éléments figuratifs et verbaux ne constitue pas une modification de nature à altérer le caractère distinctif de la marque laquelle est reproduite en tous ses éléments (boîte cylindrique en carton rigide comportant en son extrémité un bourrelet et destinée à contenir les produits revendiqués) ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance, la marque étant exploitée pour désigner des confiseries « SMARTIES » ;

3) Concernant la marque n° 1 565 800 Attendu que la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » est titulaire de la marque française tridimensionnelle représentant le conditionnement décoré de ses produits « SMARTIES » déposée le 20 juin 1989, enregistrée sous le n° 1 565 800 et renouvelée le 11 février 1999 pour désigner les produits suivant : « Produits de confiserie et de chocolaterie » en classe 30 de la classification internationale revendiquant ainsi les formes caractéristiques suivantes : « La marque est constituée par les caractéristiques spécifiques du conditionnement présenté ci-dessus, à savoir : une boîte cylindrique en carton rigide revêtue d’une giclée de pastilles et destinée à contenir les produits revendiqués » et ainsi les couleurs suivantes : « Les pastilles apparaissant sur la boîte cylindrique sont multicolores (jaune, vert, bleu, orange, rouge, rose, marron, mauve) » ; Attendu que pour les motifs énoncés concernant la marque n° 640 843, la demande en déchéance de la marque française n° 1 565 800 présentée par les sociétés défenderesses sera rejetée, étant relevé que les produits vendus par la demanderesse sous la désignation « SMARTIES » sont bien des produits de confiserie et de chocolaterie visés au dépôt de la marque et que leur conditionnement réalise une exploitation valable des trois marques attaquées ; II – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON Attendu que la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » demande au tribunal que dire que :

- la partie française des deux marques internationales déposées par la société « EFFEMS AG » le 20 juillet 1996 (n° 657 642 et n° 657 643) constituent la contrefaçon par imitation des trois marques enregistrées sous les n° 640 843, 1 528 319, 1 565 800 dont elle est titulaire,
- la marque française déposée par la société « MARS Inc. » le 1(er) avril 1996 sous le n° 00 3 037 523 constitue la contrefaçon par imitation des trois marques enregistrées sous les n° 640 843, 1 528 319 et 1 565 800 précitées ; Attendu que l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ; 1) Concernant la partie française de la marque n° 657 643 Attendu que la société « EFFEMS AG » a déposé le 20 juin 1996 une marque internationale tridimensionnelle désignant notamment la France déposée le 20 juin 1996 et enregistrée sous le n° 657 643 constituée par le conditionnement nu des produites " M&M’s Minis « représenté à deux reprises couvercle fermé et couvercle ouvert pour désigner les produits suivants : » Chocolat, produits de chocolat, confiserie non médicinale ; biscuits, cakes, pâtisserie ; riz et plats préparés à base de riz ; préparations faites de céréales ; pâtes alimentaires ; thé, café, succédanés du café ; cacao ; boissons à base de chocolat ; snacks, repas préparés et ingrédients pour la préparation de ces repas,

non compris dans d’autres classes ; glaces alimentaires et produits à base de glace alimentaire, confiserie congelée ; aromatisants (n’étant pas des huiles essentielles) pour boissons ; pâtes à tartiner non comprises dans d’autres classes, telles que pâtes à base de chocolat. " en classe 30 de la classification internationale ; Attendu que le tribunal relève que les deux photographies du dépôt renseignent précisément sur l’ouverture du tube au moyen d’un couvercle d’une circonférence supérieure à celle du tube et relié à ce dernier par une languette extérieure aux circonférences tant du couvercle que du tube, alors que les trois marques opposées montrent un tube de carton plus fin qui se termine par des bourrelets et qui est fermé par un couvercle ne dépassant pas du tube et enserré dans le bourrelet supérieur ; Attendu ainsi que le risque de confusion redouté par la demanderesse, eu égard à la très faible similitude des signes en cause, n’existe pas et que dès lors la contrefaçon n’est pas constituée ; 2) Concernant la partie française de la marque n° 657 642 et la marque française n° 003 037 523 Attendu que la société « EFFEMS AG » a déposé le 20 juin 1996 une marque internationale tridimensionnelle désignant notamment la France et enregistrée sous le n° 657 642 constituée par le conditionnement décoré des produits " M&M’s Minis « pour désigner les produits suivants : » Chocolat, produits de chocolat, confiserie non médicinale ; biscuits, cakes, pâtisserie ; riz et plats préparés à base de riz ; préparations faites de céréales ; pâtes alimentaires ; thé, café, succédanés du café ; cacao ; boissons à base de chocolat ; snacks, repas préparés et ingrédients pour la préparation de ces repas, non compris dans d’autres classes ; glaces alimentaires et produits à base de glace alimentaire, confiserie congelée ; aromatisants (n’étant pas des huiles essentielles) pour boissons ; pâtes à tartiner non comprises dans d’autres classes, telles que pâtes à base de chocolat. " en classe 30 de la classification internationale ; Attendu que la société « MARS Inc. » a déposé une marque française tridimensionnelle enregistrée sous le n° 00 3 037 523 représentant le conditionnement décoré des produits " M&M’s Minis « pour désigner les produits suivants : » Confiserie non médicinales ; biscuits ; glaces comestibles ; crèmes glacées ; produits à base de crème glacée, sucrerie glacée ; en-cas ; chocolat " en classe 30 de la classification internationale ; Attendu que comme il vient d’être dit la forme de ces marques n’est pas susceptible d’engendrer un risque de confusion avec les marques opposées par la société demanderesse ; que de plus leur graphisme ne présente pas de ressemblance avec le graphisme des marques n° 1 565 800 et n° 640 843 ; qu’ainsi en l’absence de tout risque de confusion, le grief de contrefaçon n’est pas fondé ; III – SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ Attendu que comme il vient d’être dit les marques attaquées ne portent pas atteinte aux droits de marque de la société demanderesse laquelle sera dès lors déboutée de sa demande en nullité ; IV – SUR LA DEMANDE FORMÉE POUR PROCÉDURE ABUSIVE Attendu que les sociétés défenderesses sollicitent la condamnation de la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » à leur payer la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et

intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu que la liberté d’ester en justice ne dégénère en abus que si elle est guidée par l’intention de nuire ou par une erreur grossière équipollente au dol ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; Attendu que les sociétés défenderesses seront déboutées de ce chef ; V – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l’équité commande d’allouer aux sociétés défenderesses qui triomphent la somme de 20 000 Euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; VI – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige ; VII – SUR LES DÉPENS Attendu que la société demanderesse qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; Déboute les sociétés « EFFEMS AG », « MARS Inc. » et « MASTERFOODS » de leur demande en déchéance des marques françaises n° 1 528 319 et n° 1 565 800 ainsi que de la partie française de la marque internationale n° 640 843 dont est titulaire la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » ; Déboute la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » de son action en contrefaçon et en nullité de marque ; Déboute les sociétés « EFFEMS AG », « MARS Inc. » et « MASTERFOODS » de leur demande formée pour procédure abusive ; Condamne la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » à payer aux sociétés « EFFEMS AG », « MARS Inc. » et « MASTERFOODS » la somme de 20 000 Euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la « SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE » aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard-Gabriel L, Avocat, pour la part dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.