TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 2^e section N°RG: 09/00459

Assignation du : 26 Décembre 2008 JUGEMENT rendu le 16 Avril 2010 DEMANDERESSE Société ICI PAINTS DECO FRANCE, Centre d’affaires Objectif […] 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par M^e David MASSON, de la SCP SALANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0372 DÉFENDERESSE Société MATERIS PEINTURES, […] 92110 CLICHY représentée par M^e Julien BLANCHARD, de la SELARL M de CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0280 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS. Juge assistée de Jeanine ROSTAL, FF, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 05 Mars 2010 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société anonyme ICI PAINTS DECO FRANCE, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation, notamment sous la dénomination « DULUX VALENTINE », de peintures et autres produits liés à la décoration, expose être titulaire de la marque française verbale « OXYGENE » déposée le 13 septembre 1991, enregistrée sous le numéro 1693095 et régulièrement renouvelée le 11 septembre 2001 pour désigner des produits de la classe 2, et notamment les « peintures ».

Elle indique que les laboratoires de recherches DULUX VALENTINE ont élaboré une nouvelle gamme de peintures destinée à mieux préserver l’environnement, gamme dont le lancement sous la marque « OXYGENE » était prévu en janvier 2009. Par courrier reçu le 02 décembre 2008, le conseil en propriété industrielle de la société anonyme MATERIS PEINTURES, se prévalant de la titularité d’une marque « OXYGENE » n° 3400592 déposée le 20 décembre 2005, e t arguant de l’absence d’exploitation de la marque « OXYGENE » n° 1693095, a demandé à la société ICI PAINTS DECO FRANCE de procéder à la radiation de sa marque et de renoncer à l’usage de cette dénomination pour les produits de la classe 2. Estimant qu’elle a au contraire fait un usage sérieux de sa marque « OXYGENE » n° 1693095, et considérant que la société MATERIS P EINTURES, en procédant au dépôt de la marque « OXYGENE » n° 3400592 et en faisa nt usage du terme « OXYGEN » pour désigner et commercialiser une gamme de peintures professionnelles sous la marque « TOLLENS », a porté atteinte à ses droits, la société ICI PAINTS DECO FRANCE a, selon acte d’huissier en date du 26 décembre 2008, fait assigner la société MATERIS PEINTURES devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque aux fins d’obtenir, outre le prononcé de la nullité de la marque « OXYGENE » n° 3400592 ain si que des mesures d’interdiction, de retrait et de destruction, la communication, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de vingt jours à compter de la signification du jugement à intervenir, des documents relatifs notamment au nombre de produits « OXYGEN » vendus depuis le lancement de la gamme et du bénéfice engendré par ces ventes, ainsi que le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 décembre 2009, la société ICI PAINTS DECO FRANCE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense et conclu au rejet des demandes reconventionnelles formées par la société MATERIS PEINTURES, a repris, en les développant, l’ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance, sauf en ce qu’elle porte à 18.000 euros le montant de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 09 décembre 2009, la société MATERIS PEINTURES soutient quant à elle que la marque « OXYGENE » n° 1693095 n’avait jamais été exploitée, et encoura it donc la déchéance, lorsqu’elle a procédé le 20 décembre 2005 au dépôt de sa marque « OXYGENE » n° 3400592, puis lancé en avril 2007 une nouvelle gamme de peintures finalement baptisée « OXYGEN » ; elle ajoute que la société ICI PAINTS DECO FRANCE a artificiellement tenté de se constituer des preuves d’usage pour faire échec à l’action en déchéance et qu’elle a introduit la présente instance dans le seul but de perturber l’activité commerciale de l’un des ses principaux concurrents ; enfin, elle invoque subsidiairement l’absence de préjudice. Elle entend en conséquence voir prononcer la déchéance des droits de la société ICI PAINTS DECO FRANCE sur la marque « OXYGENE » n° 1693095 pour l’ensemble des produits v isés dans son enregistrement, ce à compter du 13 septembre 1996 et conclut dès lors au débouté de cette dernière de l’intégralité de ses prétentions. Elle sollicite par ailleurs

l’allocation de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2009. L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2010 et mise en délibéré au 16 avril 2010. Les parties n’ont pas donné une suite favorable à la proposition de médiation judiciaire formulée par le Tribunal à l’issue des plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que le certificat d’identité de la marque « OXYGENE » n° 1693095 déposée le 13 septembre 1991 et sa déclaration de renouvellement en date du 11 septembre 2001 mentionnent comme propriétaire de la marque la société COMPAGNIE DES VERNIS VALENTINE et que la société ICI PAINTS DECO FRANCE, dont la titularité des droits n’est cependant pas contestée, n’a pas cru utile de justifier de la transmission de propriété à son profit de la marque en cause, pas plus que de son inscription régulière au Registre National des Marques.

- Sur la déchéance Attendu qu’aux termes de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (…) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu." ; Attendu en l’espèce que la société MATERIS PEINTURES entend reconventionnellement – et pour la première fois par conclusions signifiées le 11 février 2009 – voir prononcer la déchéance des droits de la société ICI PAINTS DECO FRANCE sur la marque « OXYGENE » n° 1 693095, qui selon elle n’a jamais fait l’objet d’aucune exploitation commerciale effective, pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement, et ce à compter du 13 septembre 1996 ; Qu’ il y a lieu préalablement de rappeler qu’ une telle demande ne saurait être examinée que pour les produits de « peintures », seuls opposés dans le cadre de la

présente instance, ce en application de l’article 70 du Code de procédure civile qui exige un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et les prétentions originaires ; Que pour s’opposer à la demande en déchéance, la société ICI PAINTS DECO FRANCE soutient qu’elle a dans le courant de l’année 2008 entrepris des préparatifs sérieux précédant l’exploitation imminente de la marque « OXYGENE » n° 1693095, ce en vue du lancement de sa nouvelle gamme de peintures éponyme en janvier 2009, et qu’elle a de surcroît fait un usage sérieux de ladite marque auprès des tiers dès juin 2008 en présentant cette nouvelle gamme aux différentes enseignes commercialisant ses produits et en annonçant son lancement dans la presse grand public et sur son site internet accessible à l’adresse www.duluxvalentine.com ; Qu’ elle estime que cet usage sérieux repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, fait obstacle au prononcé de la déchéance dès lors qu’il a été entrepris antérieurement au 02 décembre 2008, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil en propriété industrielle de la société MATERIS PEINTURES et à partir de laquelle elle avait connaissance, au sens de ce texte, « de l’éventualité de cette demande » ; Qu’il convient cependant de relever que la société ICI PAINTS DECO FRANCE avait manifestement connaissance d’une telle éventualité dès le 15 septembre 2008, date à laquelle elle a pris le soin de déposer auprès de Maître Eric L, Huissier de justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, sept documents ayant, selon les énonciations du procès-verbal dont s’agit, « tous pour but de permettre de prouver la commercialisation imminente du projet »OXYGENE« pour des produits liés au domaine de la peinture » et ce « afin de leur conférer date certaine et sauvegarder ses droits » ;

Que dès lors, et en application des dispositions susvisées, seules les preuves d’usage antérieures au 11 novembre 2008 – soit plus de trois mois avant la demande en déchéance et après que le propriétaire de la marque a eu connaissance de son éventualité – seront ci-après examinées ; Que la société MATERIS PEINTURES fait à cet égard à juste titre valoir que de simples actes préparatoires ne sont pas à eux-seuls susceptibles de constituer un usage sérieux de la marque, lequel suppose un contact entre le produit et la clientèle ; Que la société demanderesse justifie néanmoins, outre de préparatifs dès le mois de mai 2008 en vue du lancement d’une gamme de peintures sous la dénomination « OXYGENE », avoir adressé le 17 octobre 2008 à la société Mr B ses tarifs 2009 sur lesquels figurent notamment les produits « OXYGENE SATIN » et « OXYGENE MAT » avec la mention « disponible au 01/01/2009 », et démontre par ailleurs que ces produits « OXYGENE » – ainsi que la reproduction de leur packaging porteur du même signe – ont été cités dans un article du journal LE FIGARO en date du 03 novembre 2008 consacré à la « peinture écolo », dont il importe peu de savoir s’il a

été rédigé ou non à l’initiative de la société ICI PAINTS DECO FRANCE, son contenu ayant en lui-même un caractère promotionnel ; Qu’il est ainsi établi que la gamme de peintures « OXYGENE », si elle n’a fait l’objet d’une commercialisation effective qu’à partir du 1^er janvier 2009, avait antérieurement au 11 novembre 2008, et dans le cadre de sa commercialisation imminente, été présentée à la clientèle des professionnels ainsi qu’au grand public sous cette dénomination ; Que cet usage sérieux de la marque « OXYGENE » n° 169 3095 fait, en vertu des dispositions susvisées, obstacle à la demande en déchéance formée par la société MATERIS PEINTURES pour la première fois le 11 février 2009 ;

Qu’une telle demande sera donc rejetée.

— Sur la contrefaçon Attendu qu’aux termes de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ; Attendu en l’espèce qu’il a été précédemment exposé que la société ICI PAINTS DECO FRANCE, titulaire de la marque verbale « OXYGENE » n° 1693095 déposée le 13 septembre 1991 et désignant notamment en classe 2 les « peintures », incrimine d’une part le dépôt effectué le 20 décembre 2005 par la société MATERIS PEINTURES de la marque verbale « OXYGENE » n° 3400592 , et d’autre part l’usage par cette dernière du terme « OXYGEN » pour désigner une gamme de peintures professionnelles de la marque « TOLLENS », tant sur le packaging des peintures que sur son site internet accessible à l’adresse www.materis-paints.com ainsi que sur les fiches techniques des produits litigieux ;

Que la matérialité de ces faits n’est nullement contestée ; Or attendu que la marque « OXYGENE » n° 3400592 désig ne en classes 2 et 17 les "couleurs, vernis (à l’exception des isolants), laques (peintures) ; peintures (à l’exception des peintures isolantes) ; diluants pour peintures ; épaississants pour couleurs ; pigments ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes. Peintures isolantes", qui sont des produits identiques ou similaires – et non pas seulement identiques, ce qui exclut l’application de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle également invoqué en demande – aux « peintures » visées dans l’enregistrement de la marque première et opposées dans le cadre de la présente instance ; Que les peintures commercialisées sous la dénomination « OXYGEN » constituent quant à elles des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque « OXYGENE » n° 1693095 ;

Que s’agissant de la comparaison entre les signes en présence, la marque verbale « OXYGENE » n° 3400592 reproduit à l’identique l’uniq ue élément verbal de la marque « OXYGENE » n° 1693095, tandis que le terme « O XYGEN » ne s’en distingue que d’un point de vue visuel par la suppression de la voyelle finale « E », laquelle est en revanche sans portée sur les plans phonétique et conceptuel ; Qu’il résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude, voire à l’identité entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer auxdits produits une origine commune ; Attendu que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée ; Qu’il y a lieu en conséquence de prononcer, par application combinée des articles L.711-4 et L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la nullité de l’enregistrement n° 3400592 de la marque verbale « O XYGENE » déposée le 20 décembre 2005 par la société MATERIS PEINTURES.

- Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Qu’une telle mesure étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon retenus, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre le retrait et la destruction des packagings des produits ainsi que de tout autre document sur lesquels sont reproduits l’imitation de la marque « OXYGENE », également réclamés ; Attendu que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour allouer à la société ICI PAINTS DECO FRANCE la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’atteinte portée à la marque « OXYGENE » n° 1693095 dont elle est titulaire, ce sans qu’il s oit besoin d’ordonner la communication des pièces sollicitées, la société demanderesse n’ayant pas jugé utile de faire procéder à une saisie-contrefaçon avant d’introduire ou pendant le cours de la présente instance et ayant de surcroît laissé perdurer les actes incriminés pendant près de deux années avant d’agir en contrefaçon.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que la société MATERIS PEINTURES ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre, l’action de la société ICI PAINTS DECO FRANCE ayant été accueillie.

- Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner la société MATERIS PEINTURES, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société ICI PAINTS DECO FRANCE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros ;

Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DEBOUTE la société MATERIS PEINTURES de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société ICI PAINTS DECO FRANCE sur la marque verbale « OXYGENE » n° 1693095 ;

- DIT qu’en procédant le 20 décembre 2005 au dépôt en classes 2 et 17 de la marque verbale « OXYGENE » n° 3400592 et en faisant u sage du terme « OXYGEN » pour désigner une gamme de peintures, la société MATERIS PEINTURES a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale « OXYGENE » n° 1693095 dont la société ICI PAINTS DECO FRANCE est titulaire ; En conséquence,
- INTERDIT la poursuite de tels agissements ;

- DECLARE nul l’enregistrement n° 3400592 de la marqu e verbale « OXYGENE » déposée le 20 décembre 2005 par la société MATERIS PEINTURES ;

— DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, à Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription au Registre National des Marques ;

- CONDAMNE la société MATERIS PEINTURES à payer à la société ICI PAINTS DECO FRANCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- CONDAMNE la société MATERIS PEINTURES à payer à la société ICI PAINTS DECO FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société MATERIS PEINTURES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE l’exécution provisoire.