T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■
N° RG : 16/57280 N° : 1/MP Assignation du : 29 juillet 2016 (footnote: 1)	ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 novembre 2016 par C-D E, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier.

DEMANDERESSE

SAS BANQUE AFRIQUE-AMÉRIQUE GIDEPPE

[…]

[…]

représentée par M^e Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS – #E1193

DÉFENDERESSE

Société YG PUBLISHING

[…]

[…]

représentée par M^e Gala PARICHEVA, avocat au barreau de PARIS – C1473, substituée par M^e Fares AIDEL, avocat au barreau de PARIS -#G166

DÉBATS

A l’audience du 03 Octobre 2016, tenue publiquement, présidée par C-D E, Vice-Présidente, assistée de A B, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE.

La société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE édite et publie différents magazines et revues consacrés à l’actualité du continent africain ; elle édite depuis 1999 un magazine féminin en langue française à destination d’un lectorat composé de femmes africaines et d’origine africaine sous le slogan “le féminin de couleurs” et sous le titre DIVAS.

Elle a déposé à l’INPI le 1^er avril 1999 la marque verbale DIVAS pour les classes de produits 16 et 41 et a procédé au renouvellement le 22 avril 2009.

En raison de problèmes financiers, le magazine n’est édité régulièrement mais depuis 1999, 80 numéros ont été édités. Le dernier numéro est daté de novembre-décembre 2015.

A compter du numéro 74, la société mère de la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE , la société de droit camerounais GROUPE INTERNATIONAL DE DIFFUSION (GIDP) a décidé de confier à madame Y Z une mission de consultant dans le cadre de la conception du magazine.

Cette dernière a donc étroitement collaboré à la réalisation des magazines 74 à 80.

La société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE a découvert en kiosque au mois de juin 2016 l premier numéro d’un magazine intitulé I am DIVAS dont le slogan est “le magazine afropolitain”.

L’éditorial est signé de madame Y Z qui se présente comme directrice générale de la rédaction.

L’éditeur de ce magazine est la société YG PUBLISHING dont madame Y Z est l’associée majoritaire et gérante.

Le 20 juillet 2016, la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE a fait dresser un procès-verbal de constat du site internet iamdivas.com

Ce site, édité par la société YG PUBLISHING, propose le magazine iamdivas mais également la vente des numéros 76 à 80 du magazine DIVAS.

C’est dans ces conditions que la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE a fait assigner en référé, par acte du 29 juillet 2016, la société YG PUBLISHING aux visas des articles L716-6 du code de la propriété intellectuelle et 809 du code de procédure civile aux fins de voir :

Ordonner à la société YG PUBLISHING de retirer l’ensemble des exemplaires du magazine I am DIVAS numéro 1 des mois de juillet-août 20126 proposés à la vente ou laissés à la libre disposition du public sous astreinte de 1.000 euros par magazine encore proposé à la vente ou laissé à la libre disposition du public, passé un délai de 24h à compter de la décision qui sera rendue.

Ordonner à la société YG PUBLISHING de supprimer le contenu et de cesser d’exploiter le site internet iamdivas.com ainsi que de supprimer sa page sur le site Facebook.com et toute autre page qu’elle éditerait sur d’autre site internet (Instagram, Twitter) sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir.

Interdire à la société YG PUBLISHING d’utiliser la marque DIVAS de publier et de diffuser un magazine sous le titre DIVAS ou I am DIVAS sous astreinte de 25.000 euros par infraction constatée.

Condamner la société YG PUBLISHING à communiquer à la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE les informations concernant le nombre d’exemplaires du magazine I am DIVAS qu’elle a vendus, du nombre d’abonnements souscrits à ce magazine ainsi que du trafic sur son site internet iamdivas.com et sur sa page Facebook sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir.

Se réserver la liquidation des astreintes prononcées.

Condamner la société YG PUBLISHING à payer à la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société YG PUBLISHING aux dépens.

A l’audience du 3 octobre la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE a repris oralement ses demandes et répondu aux moyens et arguments de la société YG PUBLISHING.

Elle a contesté que madame Y Z soit la conceptrice du magazine DIVAS en 1999, car si elle a participé au lancement du magazine DIVAS, elle l’a fait en tant que salariée.

Elle a rappelé que les termes de l’éditorial signé par madame Y Z entretient la confusion entre le magazine DIVAS et le magazine I am DIVAS, et accentue la contrefaçon de la marque DIVAS par le titre I am DIVAS.

Elle a précisé qu’elle forme bien ses demandes d’interdiction en raison de la contrefaçon de la marque DIVAS sur l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle ET NON SUR l’article 809 qui n’est que le fondement de son subsidiaire, qu’elle est recevable à agir car le titulaire de la marque n’a fait que changer de dénomination sociale et enfin qu’elle a démontré l’existence d’une contrefaçon par imitation.

Elle a encore indiqué que sa marque est distinctive au regard des produits et services visés au dépôt.

La société YG PUBLISHING a sollicité du juge des référés de :

Juger irrecevable l’action en référé intentée par la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE.

A défaut,

Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE en raison de l’absence d’atteinte vraisemblable aux droits contestables de la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE.

Par conséquent,

Débouter la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE de l’intégralité de ses demandes.

Condamner la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE à verser à la société YG PUBLISHING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE aux dépens.

Au soutien de ses moyens exposés oralement à l’audience, la société YG PUBLISHING explique que madame Y Z alors salariée de la société GIDEPPE, a proposé à monsieur X le lancement d’un magazine féminin”afro”, qu’elle a été chargée seule de la conception et de la réalisation du premier numéro qu’elle choisira d’intituler “DIVAS” ; que lors du dépôt de la marque DIVAS en 1999 au nom de la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE, monsieur X s’est engagé à lui restituer la marque si elle quittait le groupe ; qu’en 2001, madame Y Z a été licenciée mais a continué de travailler pour le groupe et notamment qu’elle a pris en charge la direction de la rédaction des magazines DIVAS jusqu’en 2004 ; qu’à la suite de difficultés financières, le magazine a cessé de paraître en 2006.

Elle ajoute qu’aucune mention d’un renouvellement de la marque DIVAS n’apparaissant sur le site de l’INPI, madame Y Z a procédé au dépôt dans les classes 16, 35 et 41 le 2 juin 2009 ; que la magazine a été édité à nouveau sous le numéro 59 en mars avril 2010, qu’elle a adressé un courrier de mise en demeure à monsieur X le 8 mars 2010, resté sans réponse ; qu’en 2014, il a de nouveau fait appel à madame Y Z pour soutenir le magazine ; que cette dernière a lors créé en février 2015 un site internet iamdivas.com et que ce site apparaît sur le magazine DIVAS au cours de l’année 2015 ; que l’usage de ce nom de domaine détenu par madame Y Z était connu de la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE et toléré par elle.

Elle précise que le dernier numéro de DIVAS

Elle fait valoir que la demande de la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE est irrecevable car fondée sur l’article 809 du code de procédure civile alors qu’il existe un texte spécial pour la contrefaçon de marque ; qu’il n’existe aucun objet à cette demande d’interdiction l’ensemble des titres ayant été retirés par la société de distribution et que le compte de la société YG PUBLISHING est déficitaire en raison du très faible nombre de ventes ; que le site iamdivas.com a cessé d’être exploité et que l’impression du numéro 2 de I am DIVAS a été interrompue.

Elle conteste la contrefaçon arguée par la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE au motif que la titualrité de la marque n’est pas sérieusement établie, le caractère distinctif est contestable, que l’action est forclose et infondée aucun risque de confusion n’étant établi entre Iam DIVAS et DIVAS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité des demandes de la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE

Contrairement à ce que soutient la société YG PUBLISHING, la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE a bien fondé sa demande d’interdiction du titre du magazine et du site iamdivas.com sur l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle et l’article 809 du code de procédure civile ne sert de fondement qu’à la demande subsidiaire en concurrence déloyale.

S’agissant de la titularité de la marque verbale DIVAS n° xxx

déposée pour les produits des classes 16 et 41 et renouvelée le 22 avril 2009, il apparaît du certificat d’identité des marque mis au débat en pièce 4 de la demanderesse que la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE est bien titulaire de la marque et que le seul changement de dénomination sociale est indifférent quant à la titualrité des droits sur ce titre.

En effet, il n’existe pas de changement de titulaire qui est toujours la même personne morale qui n’a fait que de changer de nom de sorte que la fin de non recevoir de la société YG PUBLISHING de ce chef sera rejetée.

sur les demandes fondées sur la contrefaçon

A titre liminaire, il convient de constater que madame Y Z a déposé la marque DIVAS le 2 juin 2009 soit postérieurement au renouvellement du 22 avril 2009 effectué par la titulaire de la marque pour les mêmes produits et services, que la société YG PUBLISHING n’est en tout état de cause pas titulaire de la marque et qu’il n’est nullement précisé si cette marque a été enregistrée.

En conséquence ce moyen est sans aucune pertinence.

L’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.

Force est de constater que la marque DIVAS est exploitée pour désigner un magazine depuis 1999 et jusqu’au mois de décembre 2016 par la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE et il est indifférent que madame Y Z ait participé à la création du magazine ce qui ne peut avoir pour effet de lui donner un droit sur la marque.

Le présent juge relève que madame Y Z qui n’est pas partie à la procédure, prétend sans en apporter la moindre preuve que la marque DIVAS devait lui être rétrocédée à son départ du groupe GIDP mais alors que celle-ci a été licenciée en 2001 puis a retravaillé en 2014 pour le même groupe, n’a jamais revendiqué le moindre droit sur cette marque.

S’agissant de la distinctivité de la marque DIVAS, il ne peut être prétendu que ce terme qui définit au départ des chanteuses d’opéra puis des personnalités ayant un fort ego, soit descriptif pour désigner un magazine fût-il féminin.

Cette contestation n’a donc aucun caractère sérieux et elle l’est d’autant moins que la société YG PUBLISHING et sa gérante se réclame d’avoir effectué un dépôt du même signe.

L’article L.713-3 du même code dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.

b)l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

Ainsi il convient de dire que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé est ici une consommatrice d’un magazine et donc particulièrement avisée et attentive.

Les produits sont identiques puisqu’il s’agit dans les deux cas de désigner un magazine.

Les termes à comparer sont DIVAS et I am DIVAS.

L’élément déterminant du signe est bien sûr le terme DIVAS “I am” qui signifie “je suis” et est parfaitement compréhensible d’un public francophone (puisqu’il s’agit des premiers mots appris dans les premières classes du collège en classe d’anglais) ne faisant référence qu’au fait d’être DIVAS.

Les ressemblances visuelles et phonétiques sont donc totales.

La marque a choisi le terme DIVAS au pluriel et le signe litigieux utilise le même mot également au pluriel.

D’un point de vue conceptuel, la locution “I am DIVAS” fait nécessairement référence au signe DIVAS car l’expression correcte aurait dû être “we are DIVAS” ; le fait de choisir “I am DIVAS” induit nécessairement que la consommatrice se considère comme une des lectrices de DIVAS.

En conséquence, le risque de confusion est total entre I am DIVAS et DIVAS et la vraisemblance de la contrefaçon établie.

Le fait que la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE ait toléré que madame Y Z enregistre le site “iamdivas.com” à son nom n’est pas établi car ce fait a pu être ignoré ; mais surtout, il convient de constater que la référence à ce site au sein des magazines DIVAS parus au cours de l’année 2015 montre que la construction I am avec le terme DIVAS au pluriel fait nécessairement référence à ce magazine.

En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE quant à l’interdiction faite à la société YG PUBLISHING de faire paraître un magazine sous le titre I am DIVAS et d’exploiter le site iamdivas.com.

En revanche en raison du retrait de l’ensemble des numéros 1 de I am DIVAS et du fait que le site iamdivas.com a cessé de fonctionner, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.

La société YG PUBLISHING a communiqué les chiffres de vente du numéro 1 du magazine I AM DIVAS de sorte que la demande d’information est sans objet ; les chiffres du trafic sur le site iamdivas.com n’ayant pas de pertinence quant au préjudice subi, leur communication ne sera pas ordonnée.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons les fins de non recevoir formées par la société YG PUBLISHING.

Interdisons à la société YG PUBLISHING d’utiliser la marque DIVAS et notamment de publier et diffuser un magazine sous le titre DIVAS ou I am DIVAS ou d’exploiter le site iamdivas.com.

Déclarons sans objet la demande de la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE de sa demande tendant à voir retirer l’ensemble des exemplaires du magazine I am DIVAS numéro 1 des mois de juillet-août 2016 .

Constatons que la société YG PUBLISHING a cessé d’exploiter le site internet iamdivas.com.

Déclarons sans objet la demande de communication d’informations relatives au nombre d’exemplaires du magazine I am DIVAS vendus, du nombre d’abonnements souscrits à ce magazine ainsi que du trafic sur son site internet iamdivas.com.

Condamnons la société YG PUBLISHING à payer à la société BANQUE AFRIQUE AMÉRIQUE GIDEPPE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société YG PUBLISHING aux dépens.

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait à Paris le 08 novembre 2016

Le Greffier, Le Président,

A B C-D E

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le: