TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 avril 2016 3^e chambre 3^e section N° RG : 14/04533

Assignation du 14 mars 2014

DEMANDERESSE Société FRANCE JAPON OPTIQUE S.A.R.L. Bussy Saint Georges 26 Rocade de la Croix Saint-Georges 77400 LAGNY SUR MARNE représentée par M^e Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0415

DÉFENDERESSE Société MARLYBAG S.A.S. ZI La Sereine BP 15 01390 SAINT ANDRÉ DE CORCY représentée par M^e Sonia-Maïa GRJSLAIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0047 et & M^e Karine E de la SCP LAMY &ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,

DÉBATS À l’audience du 7 mars 2016, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société FRANCE JAPON OPTIQUE ci-après FJO, spécialisée dans la création et la commercialisation de montures et d’accessoires de lunettes, a transmis en janvier 2011, les premiers croquis préparatoires relatifs à de nouvelles lunettes pour enfants, à son fabricant taïwanais, la société Victory Eyewear Co. Ltd, afin que cette dernière réalise un moule et lance la fabrication du produit. Celle-ci indique avoir adressé à son cocontractant deux échantillons

successifs par UPS et par FEDEX en avril et mai 2011 puis les quantités finalement commandées. Les lunettes ont fait l’objet d’un dépôt de modèle communautaire, enregistré en noir et blanc le 28 septembre 2011 auprès de l’OHMI sous le numéro 001295307-0001. Elles sont commercialisées sous la référence FJ077, déclinées en deux tailles (6-24 mois : « Fripouille 2» et 24-48 mois : «Fripouille 3») et dans de nombreux coloris, notamment en blanc/bleu (Réf. 77-1), au sein de la collection de lunettes solaires Kid Rider. La société Marlybag est spécialisée dans le commerce de gros d’habillement et de chaussures et propose une large gamme de produits revêtus du signe 'Cairn'.Elle offre notamment à la vente des gants, des masques, des casques, des protections et des lunettes de soleil qu’elle vend sur son site Internet www.e-cairn.com. Ayant constaté la commercialisation par la société Marlybag, de lunettes sous la marque « Cairn », référencées PACK BABY PIU-PIU (ci-après, les lunettes ou le modèle « PIU-PIU ») qu’elle estime contrefaisantes au modèle dont elle est titulaire, la société FJO a adressé le 4 décembre 2013, une lettre de mise en demeure à cette entreprise lui demandant de cesser les actes constitutifs de contrefaçon et de lui indiquer le nombre de lunettes commandées et vendues, afin de déterminer l’étendue du préjudice subi et à défaut de réponse satisfaisante, a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 18 février 2014, dans les locaux de la société Marlybag après y avoir été autorisée suivant ordonnance du 7 février 2014. Par acte du 14 mars 2014, la société FJO ou FJO a fait assigner la société Marlybag devant ce tribunal, en contrefaçon de modèle communautaire. Dans le dernier état de ses prétentions formées suivant conclusions du 31 décembre 2015, la société FJO sollicite du tribunal de :

-Débouter la société Marlybag de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Dire et juger que le modèle de lunettes pour enfants PIU-PIU commandé et commercialisé par la société Marlybag contrefait le modèle communautaire n° 001295307-0001 dont est titulaire la société FJO,
-Ordonner le rappel des circuits commerciaux par la société Marlybag de l’ensemble des modèles de lunettes contrefaisants ainsi que de l’ensemble des supports et documents commerciaux représentant lesdits modèles situés en tous lieux sur le territoire de l’Union Européenne, en vue de leur destruction, à ses frais et sous contrôle d’huissier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
-Ordonner la destruction, aux frais avancés de la société Marlybag, de tous les modèles de lunettes contrefaisants qu’elle détient en stock ainsi que de l’ensemble des supports et documents commerciaux

représentant lesdits modèles et ce par huissier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, – Ordonner la destruction du moule VC3546-B détenu par la société Victory Eyewear Co. Ltd et appartenant à Marlybag, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
-Faire interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement, à la société Marlybag, de vendre ou d’offrir à la vente le modèle de lunettes PIU-PIU et ce, sur l’ensemble du territoire communautaire,
-Faire injonction à la société Marlybag de communiquer des documents comptables certifiés permettant de déterminer les quantités exactes de modèles contrefaisant le modèle FJO 77 importés, commandés, reçus, livrés et vendus par la société Marlybag en France et sur le territoire de l’Union Européenne depuis le 5 mai 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
-Se réserver la liquidation des astreintes précitées,
-Condamner la société Marlybag à payer à la société FJO la somme provisionnelle de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices commercial et moral résultant des actes de contrefaçon, à parfaire après justification de l’intégralité de la masse contrefaisante,
-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société FJO, aux frais exclusifs et avancés de la société Marlybag et dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, -Ordonner la publication du texte suivant sur la page d’accueil du site Internet www.e-cairn.com, pendant une durée d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir : "Par jugement en date du [..,], le tribunal de grande instance de Paris a jugé que le modèle de lunettes pour enfants piu-piu commercialisé par la société Marlybag sous la marque 'cairn ' constitue une contrefaçon du modèle communautaire n° 001295307-0001 enregistré par la société FJO et commercialisé au sein de la collection de lunettes solaires 'kid rider ' sous la référence fripouille. Le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le rappel des marchandises contrefaisantes des circuits commerciaux et leur destruction et condamne la société Marlybag à verser [….] euros à titre de dommages et intérêts. La société FJO veille rigoureusement à la défense de ses droits de modèles et s’oppose à toute atteinte qui leur est portée ".
-Condamner en conséquence la société Marlybag à verser à la société FJO la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Marlybag en tous les dépens en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Sylvie B,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Au soutien de ses prétentions, la société FJO soutient que :

-le modèle de lunettes FJO 77, enregistré le 28 septembre 2011 sous le numéro 001295307-0001, est valable, car nouveau et non divulgué précédemment à la date de son enregistrement et présente un caractère individuel, produisant sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble qui diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement à la date de la demande d’enregistrement,
-il ne peut être fait aucune transposition à la présente instance, d’une autre décision devenue définitive du 6 juin 2013 qui a jugé, en substance, que le modèle FJO 77 ne contrefait pas le modèle LOOPING de la société JULBO,
-le modèle enregistré par la société Julbo le 22 septembre 2004 et commercialisé sous la référence LOOPING ne constitue pas une antériorité de toute pièce présentant l’intégralité des caractéristiques revendiquées,
-conformément à la jurisprudence communautaire (CJUE 20 oct. 2011, aff, C-281/10, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphie, pt 73) et TUE 12 mars 2014, aff. T-315-12, Tubes Radiatori Sri, pt. 42), il doit être considéré les produits réellement commercialisés dès lors qu’ils reproduisent les caractéristiques du modèle revendiqué, -la comparaison de la lunette LOOPING opposée, communiquée en réel par la demanderesse, et du modèle FJO révèle des différences d’exécution, de proportions et de détails, toutes visibles et immédiatement perceptibles, qui sont significatives,
-le modèle n°07-5006-001 déposé par la société Financière Batteur le 31 octobre 2007 invoqué tardivement le 31 mars 2015 par la défenderesse, n’est pas plus destructeur de nouveauté et se distingue nettement du modèle FJO 77,dont il ne présente aucune des caractéristiques,
-l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit s’effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement » (CJUE, 2è ch., 19 juin 2014, Karen M F Ltd Aff. C-345/13, pt.25) et en tenant compte du degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle au regard des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit ou par les prescriptions légales applicables au produit, et « plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti » (…),
-la saturation de l’état de l’art -à la supposer avérée – est indifférente quant à l’appréciation du degré de liberté du créateur mais elle peut, au contraire, rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences de détails que présentent les modèles en présence et ainsi modifier sa perception [TUE, aff. T-83/11 préc, pt. 81 et TUE, 12 mars 2014 aff. – T-315/12 Tubes Radiators Sri c/ OHMI et Antrax Sri, pt. 87],

— les lunettes LOOPING et FINANCIÈRE BATTEUR ne sont pas en mesure d’invalider le modèle invoqué, car l’impression visuelle globale qui s’en dégage est nettement distincte de celle que produit le modèle FJO 77 sur l’utilisateur averti,
-les autres modèles de lunette invoqués par Marlybag ne sont que de simples copies d’écran, non datées, sans date certaine, sauf leur date d’impression et ne démontrent pas l’absence de caractère individuel et ne constituent pas des antériorités opposables à FJO,
-pour apprécier la contrefaçon, il faut considérer non seulement le modèle déposé en noir et blanc, mais également le produit réellement commercialisé, en exécution du modèle : la monture FJO 77,
-l’utilisateur averti, pour apprécier la contrefaçon, est le père ou la mère d’un enfant en bas âge à la recherche d’une monture de lunettes solaires,
-la contrefaçon doit s’apprécier au regard des éléments revendiqués par FJO, minutieusement décrits dès l’assignation,
-les lunettes PIU-PIU reproduisent la combinaison inédite des caractéristiques du modèle FJO 77, y compris les mêmes combinaisons de couleurs,
-les différences de forme des motifs ornementaux et leur nombre ne sont que des détails minimes impropres à modifier la même impression visuelle globale, les schémas techniques réalisés pour la fabrication des moules des lunettes en cause se superposent parfaitement, les verres oculaires FJO 77 s’emboîtent parfaitement dans le cadre du modèle PIU-PIU,
-la contrefaçon porte sur 21.216 modèles PIU-PIU, achetés auprès du fournisseur Victory Eyewear pour un montant de 63.840 USD, dont 20.880 (soit 1 740 packs) sont entrés en stock et 10.584 (soit 882 packs) vendus pour un chiffre d’affaires de 86.248, 68 euros,
-la défenderesse ne communique aucun chiffre d’achat ou de vente postérieur au 5 mai 2014 et elle n’a jamais cessé de commercialiser les modèles contrefaisants même après la mise en demeure du 4 décembre 2013 et l’assignation du 14 mars 2014,
-le catalogue Marlybag Hiver 2013/2014 [Pièce n°14 – page 120] établit que les produits Cairn sont distribués dans de nombreux pays d’Europe par le biais des contacts commerciaux de la défenderesse, ce qui ne ressort pas des factures versées,
-la défenderesse est de mauvaise foi, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’information,
-compte tenu des éléments d’ores et déjà obtenus, de la vente par Marlybag des modèles au prix unitaire de 8,30 euros HT (9,96eurosTTC) avec un prix de vente unitaire conseillé aux clients de 24,90 euros TTC, de la marge réalisée par FJO, de la capacité de FJO à commercialiser les quantités qui ont été vendues par Marlybag, la demande de dommages et intérêts est justifiée,
-les actes de contrefaçon ont porté atteinte à l’image de marque de la société FJO par la banalisation et la dénaturation de son modèle, génératrices d’un préjudice moral avéré.

Le 20 novembre 2015, la société Marlybag a fait signifier par voie électronique ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande de : Vu le Règlement du Conseil sur les dessins et modèles communautaires du 12 décembre 2001, Vu la jurisprudence citée et produite du tribunal de grande instance de Paris du 6 juin 2013, Vu les pièces produites,
-Débouter la société FRANCE JAPON OPTIQUE – FJO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Dire et juger nul le modèle communautaire n° 001295307-0001 dont est titulaire la société FJO,
-Constater que le modèle FJO et le modèle PIU PIU de la société MARLYBAG ne créent pas une même impression visuelle d’ensemble chez l’utilisateur averti, En conséquence,
-Dire et juger que le modèle PIU PIU de la société MARLYBAG ne contrefait pas le modèle communautaire de la société FJO, Subsidiairement,
-Dire et juger que la société FJO n’établit pas l’existence ni l’étendue du préjudice allégué,
-La débouter de ses demandes aux fins d’indemnisation, rappel des produits et publications judiciaires, En tout état de cause,
-Donner acte à la société MARLYBAG de ce qu’elle se réserve d’attraire dans la cause la société VICTORY EYEWEAR Co. Ltd aux fins de la voir relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
-Condamner la société FJO à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de M^e Sonia-Maïa G. La société défenderesse développe l’argumentation suivante :

-le modèle invoqué est nul car dépourvu de nouveauté et dépourvu de caractère individuel,
-l’impression visuelle d’ensemble est différente,
-la contrefaçon n’est pas caractérisée compte tenu des nombreuses différences entre les modèles,
-elle n’a pas fait de rétention d’informations,
-son chiffre d’affaires en Europe est peu élevé,
-elle a cessé la commercialisation dès la mise en demeure mais les opticiens ont écoulé leur stock,
-les réclamations financières ne sont pas justifiées ou doivent être revues à la baisse. La procédure a été clôturée le 02 février 2016 et plaidée le 07 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la validité du modèle communautaire La société FJO est titulaire du modèle communautaire, enregistré en noir et blanc, déposé le 28 septembre 2011 auprès de l’OHMI sous le n°001295307-0001, correspondant à une monture de lunettes pour enfants. Le modèle se caractérise selon la société FJO par les éléments suivants :

-une face avant composée d’une monture fluide qui entoure finement deux verres de forme ovoïde et qui s’évase généreusement et progressivement au niveau de ses tenons et de son pont nasal, lequel se définit encore par son pincement au niveau supérieur,
-une branche extérieure formée par deux éléments décoratifs distincts, d’une part trois motifs ornementaux détachables et de taille différente évoquant une forme géométrique convexe, d’autre part une partie finale qui se détache en biais et comporte un petit trou cerclé à son extrémité, -des branches dont la forme générale se réduit progressivement du tenon jusqu’au centre puis s’évase généreusement pour se terminer en forme de spatule.

En application des dispositions des articles 4 à 6 du règlement (CE) 9/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle pour bénéficier de la protection doit d’une part, être nouveau, soit qu’aucun dessin ou modèle identique n’ait été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement et présenter d’autre part, un caractère propre ou individuel, soit de produire sur l’observateur ou l’utilisateur averti, une impression visuelle différente de celle produite par tout dessin ou modèle antérieurement divulgué. La nouveauté et le caractère propre s’apprécient à la date de la demande d’enregistrement soit en l’espèce, le 28 septembre 2011.

La condition de nouveauté

Le modèle est nouveau en l’absence de divulgation au public, antérieurement à la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle identique, dont les caractéristiques ne différent que par des détails insignifiants. L’antériorité opposée doit être de toutes pièces.

La société défenderesse invoque à titre d’antériorités opposables un modèle communautaire déposé par la société Julbo le 22 septembre 2004 (pièce n° 7 Marlybag) ainsi qu’un modèle déposé par la société Financière Batteur le 31 octobre 2011 (pièce n° 7 bis Marlybag), soit antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement du modèle contesté le 28 septembre 2011.

Les lunettes « Looping » de la société Julbo, dont un exemplaire est communiqué en réel par la société FJO (pièce n° 18), correspondent en tous points au produit décrit dans le modèle n° 000234208-0007 et sont la mise en œuvre du titre, sauf les coloris et comportent sur les branches intérieurs, la référence « Looping 1 ».

La comparaison des produits effectivement commercialisés par les sociétés Julbo et FJO (pièces 6 et 18 de FJO) établit que sauf la forme générale (forme ovale des verres, pont nasal et branches englobantes et élargies en leur extrémité sous forme de spatule, munies d’un trou pour y fixer un cordon), il existe entre ces deux produits, des différences tenant :

-aux branches extérieurs (motifs ornementaux de forme géométrique convexe absents, empiècement de couleur différents, extrémité finales recourbées sur les lunettes looping).

-aux branches intérieures (matière antidérapante unicolore avec surimpression en forme d’écailles pour Looping, bimatière et bicolore et empiècement triangulaire à proximité du tenon et partie extrême flexible pour FJO).

— à l’absence de charnière pour Looping et charnières pour FJO,
-à la forme du tenon (partie entre le bord du verre et la branche) : rétrécie à proximité du bord du verre pour Looping, plus large et rétrécie progressivement pour FJO,
-à la forme du nez : pont du nez légèrement décentré vers le bas pour FJO, alors qu’il est centré et symétrique pour Looping ; à l’extérieur creux prononcé entre les deux bords pour Looping, beaucoup moins marqué pour FJO ; à l’intérieur, revêtement antidérapant de couleur distincte pour Looping, inexistant pour FJO.

Ces différences sont perceptibles et signifiantes, de sorte que les lunettes FJO sont aisément se distinguent aisément des lunettes Looping. Les lunettes FJO ne présentent pas en outre un caractère monobloc pour être réversible, contrairement aux lunettes Looping, qui ont elles, pour caractéristique principale de pouvoir être portées par l’enfant, dans un sens ou dans un autre. Le modèle n°75006 du 31 octobre 2007 (pièce n°7 bis Marlybag) et les lunettes correspondant au titre commercialisées par la société Financière Batteur (pièce n°26 FJO), sont également invoquées par la défenderesse. Ces lunettes sont unicolores, monobloc, d’une seule matière, souples et constituées d’un seul tenant, sans charnières, leurs branches présentent un trou de forme triangulaire aux contours arrondis sans autre ornement. Elles diffèrent donc des lunettes FJO qui sont bi-matières et bi-colores, qui présentent des ornementations, des charnières.

Ainsi, ni les lunettes Looping, issues du modèle n°000234208-0007 de 2004 appartenant à la société Julbo, ni celles issues du modèle n°75006 de la société Financière Batteur ne constituent une antériorité destructrice de nouveauté. La société Marlybag ne justifie pas dans ces conditions, de la divulgation au public, antérieure à la demande d’enregistrement, d’un dessin ou modèle identique et sera déboutée de sa demande de nullité du modèle de la société FJO, pour défaut de nouveauté.

Le caractère individuel: Le caractère individuel s’apprécie en tenant compte de la nature du produit, du secteur industriel du produit et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, qui en matière de montures de lunettes et sous réserve de quelques contraintes fonctionnelles, doit être considéré comme assez étendu au regard des formes, couleurs et matériaux susceptibles d’être utilisés. Il est établi dès lors qu’il existe une différence claire entre l’impression globale du dessin ou modèle sur un utilisateur averti et celle produite par le patrimoine des dessins et modèles. Cette analyse doit s’effectuer par rapport à un ou plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés, parmi l’ensemble des dessins et modèles divulgués au public antérieurement. Plus le créateur est libre dans l’élaboration du dessin ou modèle, plus les différences entre les dessins et modèles opposés doivent être significatives, pour produire une impression globale différente. En outre la présence sur le marché de nombreux produits similaires, produisant une même impression d’ensemble sur l’utilisateur averti, aiguise l’attention et la sensibilité de celui-ci aux différences de détails que présentent les modèles en présence et modifie sa perception des produits.

En l’occurrence, la société Marlybag produit, dans ses pièces n°9 à 14, des captures d’écran de sites internet commercialisant des lunettes pour enfants, de même type, mais dépourvues de date certaine, de sorte que ces documents ne sont pas pertinents pour apprécier le caractère individuel du modèle de FJO, La défenderesse invoque également les modèles précitées Looping de Julbo et celui de la Financière batteur, lesquels toutefois, eu égard à la description qui en a été faite précédemment, révèlent de très importantes et nombreuses différences, qui sont claires et significatives, de sorte que l’utilisateur averti, en l’occurrence, le ou les parents de l’enfant en bas âge, à la recherche d’une paire de lunettes de soleil, se trouveront en mesure de distinguer le modèle revendiqué,

de chacun des modèles opposés, dès lors que ceux-ci ne génèrent pas une même impression d’ensemble. La société Marlybag n’établit pas ainsi l’existence d’antériorités opposables, créant une impression de « déjà vu » et sa demande de nullité du titre de son adversaire, pour absence de caractère individuel doit être rejetée. La demande de nullité du modèle communautaire n°001295307-0001 sera écartée. 2- sur la contrefaçon de modèle communautaire L’article 19 du règlement CE n° 6/2002 confère au titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré le droit exclusif de l’exploiter et d’interdire à tout tiers de l’utiliser (en particulier au moyen d’une fabrication, offre, mise sur le marché, importation, exportation, incorporation dans un produit, ou stockage) sans son consentement. Selon l’article 10 du même règlement, la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. La société défenderesse soutient que le dépôt du modèle étant réalisé en noir et blanc, la société FJO n’est pas autorisée à revendiquer un droit exclusif sur tous les modèles de lunettes bicolores. Néanmoins, l’enregistrement d’un modèle a pour but de protéger l’apparence ou la forme d’un produit ou d’une partie d’un produit et bien que déposé en noir et blanc comme en l’espèce, le modèle distingue dans sa représentation graphique, les différents éléments constitutifs de l’apparence des lunettes revendiquées et l’agencement des pièces qui le composent (et notamment les deux pièces composant les branches, les ornementations latérales de forme géométrique convexe, l’empiècement triangulaire sur l’intérieur des branches positionné près des verres). Il importe peu dès lors que la représentation graphique du modèle tel qu’enregistré ne soit pas en couleurs, dès lors qu’elle révèle sans contestation possible que le modèle est composé de plusieurs éléments distincts, possiblement en couleurs et en matière ou matériaux distincts, ce qui est confirmé par la communication des produits effectivement commercialisés et correspondant au titre invoqué, qui doivent donc être considérés, pour l’évaluation de l’impression globale du titre en cause.

Il ne s’agit pas comme le soutient la défenderesse de conférer à la société FJO titulaire, un monopole sur toutes les lunettes bicolores, mais de lui assurer une protection, sur le modèle de lunettes avec les agencements et les caractéristiques qui sont les siens.

En l’occurrence, les lunettes Piu-Piu de Marlybag (pièces n°10, 27 et 28 de FJO) comportent une monture souple avec une face avant unicolore, entourant des verres de forme ovoïde, qui s’évase généreusement au niveau du pont nasal, lequel présente un pincement en sa partie supérieure. Elles disposent de charnières suivies de branches souples, présentant sur leur partie extérieure des ornementations de couleurs distinctes et la partie extrême des branches est d’une autre couleur et comporte un orifice cerclé. Les branches se réduisent progressivement du tenon jusqu’au centre puis s’évasent généreusement pour se terminer en forme de spatules. Ainsi les lunettes Piu-Piu de la société Marlybag reproduisent les caractéristiques revendiquées par la société FJO, les différences (à savoir la présence d’un empiècement de couleur sur les branches après la charnière, la composition et l’agencement des éléments décoratifs sur la partie extérieure des branches, l’aspect intérieur des branches, qui ne comportent pas la forme triangulaire une spatule de même contour) étant insuffisantes pour permettre même à l’utilisateur averti (tel que défini précédemment), de distinguer ces lunettes de celles commercialisées par la société FJO, du fait de la même impression d’ensemble qu’elles dégagent.

La contrefaçon est caractérisée.

3-Sur le droit à l’information La société FJO sollicite la communication des documents lui permettant d’établir en France et en Europe, depuis le 05 mai 2014, la masse contrefaisante, soulevant l’incohérence des déclarations de son adversaire et l’insuffisance des pièces finalement communiquées et exposant que la défenderesse contrairement à ce qu’elle soutient n’a pas cessé la commercialisation des lunettes litigieuses, le 28 février 2013 et ne justifie pas par ailleurs des opérations réalisées sur le territoire de l’Union. La société Marlybag indique avoir fait diligence et conteste la mauvaise foi ou la carence qui lui sont imputées. L’article L521-5 du code de la propriété intellectuelle en sa version issue de la loi du 29 octobre 2007 applicable en l’espèce stipule : "Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause. La société Marlybag produit trois documents dont notamment une attestation de son expert-comptable (pièce n°17) du 21 mai 2014, suivant laquelle elle a acquis auprès de son fournisseur Victory Eyewear Co, 1768 packs de 12 paires de lunettes, pour la somme de 63.840 euros, et vendu 882 packs pour un chiffre d’affaires de 86.248 euros. Elle indique également avoir cessé la commercialisation du produit litigieux, le 28 février 2013. Néanmoins, lors de la saisie le 18 février 2014 dans les locaux de la société Marlybag, plusieurs lunettes Piu-Piu se trouvaient exposées sur un présentoir (pièce 13-1 FJO), ce qui peut sembler surprenant si la commercialisation a cessé.

En outre la société défenderesse a livré en septembre 2014, un pack de lunettes à un opticien lyonnais (pièce n°20 FJO) et ne peut donc soutenir avoir interrompu toute commercialisation du produit. Enfin, elle annonce des ventes sur le territoire européen, sans communiquer aucune pièce. Ainsi les informations communiquées sont partielles et insuffisantes, de sorte qu’il convient de faire droit, à la demande d’informations, suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

4-Sur les mesures réparatrices La société FJO sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 120.000 euros en réparation de ses divers chefs de préjudice, ainsi que le rappel et la destruction des produits litigieux, la destruction du moule, outre une mesure de publication judiciaire. La société Marlybag s’oppose à ces prétentions, contestant la capacité de production et de vente de la demanderesse et les investissements réalisés par celle-ci. En application des dispositions de l’article L521-1 du code de la propriété intellectuelle, « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».

L’article L521-7 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, applicable au cas d’espèce (au titre de faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014), dispose que : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ". En l’occurrence, il est établi que la société Marlybag a commandé à son fournisseur (qui est le même que celui de la demanderesse) 21.200 lunettes, qu’elle a disposé d’un stock de 20.880 lunettes et qu’elle en a vendu au moins 10.584 pour un chiffre d’affaires de 86.250 euros. Sa marge est de 7,71 euros TTC par paires de lunettes, soit 81.600 euros (10.584 x 7,71), qui représente le gain réalisé par la défenderesse mais également, le manque à gagner que la société FJO aurait été en mesure de réaliser, compte tenu de ses capacités commerciales, de son implantation et de son réseau d’opticiens. La société FJO justifie par ailleurs de frais de moule des lunettes réglés au fabricant (pièce n° 16), de frais exposés en2011, 2012, 2013 et 2014, pour assurer sa participation à des salons (pièces n°15). Elle supporte un préjudice du fait de l’avilissement et de la banalisation de son titre. Ces éléments sont suffisants pour évaluer à la somme de 80.000 euros l’indemnisation provisionnelle de la société FJO. Il sera fait droit aux mesures de rappel des circuits commerciaux et de destruction des produits et de destruction du moule. Par contre la demande de publication judiciaire n’apparaît pas justifiée et sera écartée.

5-Sur les autres demandes La société Marlybag qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 10.000 euros sera allouée à la société FJO à ce titre.

Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de nullité du modèle n°Q01295307-000Idéposé le 28 septembre 2011 appartenant à la société FRANCE JAPON OPTIQUE et correspondant à une monture de lunettes pour enfants, Dit qu’en important, exposant, offrant à la vente et commercialisant les lunettes Piu-Piu référencées R13209, la société Marlybag a commis des actes de contrefaçon de dessin communautaire, au préjudice de la société FJO,

Fait interdiction à la société Marlybag de poursuivre de tels agissements sur l’ensemble de la communauté européenne sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, Condamne la société Marlybag à payer à la société FJO, la somme provisionnelle de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l’indemnisation de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société demanderesse, Ordonne à la société Marlybag de communiquer des documents comptables certifiés permettant de déterminer les quantités exactes de modèles contrefaisant le modèle FJ077 importés, commandés, reçus, livrés et vendus par la société Marlybag en France et sur le territoire de l’Union européenne depuis le 5 mai 2014, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de soixante jours, passé le délai de 15 jours après la signification du présent jugement, Ordonne le rappel des circuits commerciaux par la société Marlybag de l’ensemble des modèles de lunettes contrefaisants ainsi que de l’ensemble des supports et documents commerciaux représentant lesdits modèles situés en tous lieux sur le territoire de l’Union Européenne, en vue de leur destruction, sous astreinte de 50 euros par paire de lunettes et par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement, Ordonne la destruction, aux frais avancés de la société Marlybag, de tous les modèles de lunettes contrefaisants en stock ainsi que de l’ensemble des supports et documents commerciaux représentant lesdits modèles et ce par huissier, sous astreinte de 50 euros par paire de lunettes et par jour de retard, passé le délai de 45 jours après la signification du présent jugement,

Ordonne la destruction du moule VC3546-B détenu par la société Victory Eyewear Co. Ltd et appartenant à Marlybag, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,

Rejette la demande de publication,

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions, Condamne la société Marlybag à payer à la société FJO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 juillet 2016 à 14 heures, pour recueillir les observations des parties sur la liquidation de l’astreinte (le cas échéant) ou du préjudice après communication des pièces sollicitées au titre du droit d’information, avec conclusions de la société FJO avant le 15 juin 2016 et réplique de la société Marlybag, avant le 02 juillet 2016,

Condamne la société Marlybag aux dépens,

Ordonne l’exécution provisoire, Autorise M^e Sylvie B, avocat, à recouvrer directement contre la société Marlybag, ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.