TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 mars 2017

3^e chambre 1^re section N° RG : 16/10832

Assignation du 08 juillet 2016

DEMANDERESSES Société MO STREETWEAR Gmbh Sorbenstr. 22 D-20537 HAMBOURG (ALLEMAGNE) représentée par Maître Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0132

Société DUTTA MODEVERTRIEB Gmbh Sordenstr. 22 D-20537 HAMBOURG (ALLEMAGNE) représentée par Maître Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0132

DEFENDERESSES S.A.R.L. SYNERGIE DEVELOPMENT Parc de la Ceriserait […] 93240 STAINS représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610

S.A.R.L.U. C02 GROUP Parc de la Ceriserait […] 93240 STAINS représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Julien RICHAUD, Juge assisté de Léa ASPREY, Greffier

DEBATS À l’audience du 21 février 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mars 2017.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit allemand MO STREETWEAR GmbH est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « myMO » déposée le 23 septembre 2011 et enregistrée le 2 juin 2013 sous le numéro ° 010287241 pour les produits suivants :

- en classe 14 : « Bijoux fantaisie » ;

- en classe 18 : « Articles en cuir ou imitations du cuir compris dans la classe 18; Sacs en tissu, cuir et matières similaires au cuir, compris dans la classe 18; Porte-monnaie, sacs à dos, valises, sacs de voyage, parapluies, serviettes, portefeuilles, classeurs de collège (compris dans la classe 18), trousses et mallettes à cosmétiques » ;

- en classe 25 : « Vêtements, en particulier vêtements de dessus pour hommes et femmes, blouses, costumes, robes, jupes, vestes, pantalons, chemines, pullovers, cravates, manteaux, écharpes, gants, bas, sous-vêtements, tee-shirts, polos, vêtements pour le sport, vêtements pour le bain, vêtements en cuir, articles de chapellerie, chaussures, bottes, ceintures ». La société de droit allemand DUTTA MODEVERTRIEB GmbH bénéficie d’une licence exclusive sur la marque verbale de l’Union européenne « MO » déposée par la société de droit allemand LIFESTYLE GROUP GmbH le 16 septembre 2003 et enregistrée le 21 janvier 2005 sous le numéro 003353547 pour les produits suivants :

- en classe 3 : « Parfumerie, parfums, lotion de rasage, cosmétiques » ;

- en classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques » ;

- en classe 18 : « Produits et accessoires en cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie, calendriers de rendez-vous, sacs à main, étuis (compris dans la classe 18) » ;

- en classe 25 : « Articles d’habillement » ;

— en classe 34 : « Articles pour fumeurs, fume-cigarettes (non en métaux précieux) ». La SARL SYNERGIE DEVELOPMENT est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative française « B Mo Paris » déposée le 25 novembre 2013 et enregistrée le 1 r août 2014 sous le numéro 4049576 pour les produits suivants :

— en classe 18 : « Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie : sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets à provisions ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » ;

- en classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » ;

La SARL C02 GROUP est spécialisée dans le prêt-à-porter notamment féminin.

Soutenant que la marque « By Mo Paris » exploitée par les sociétés SYNERGIE DEVELOPMENT et C02 GROUP sur le site de vente en ligne by-mo.com reproduisait sa marque « MyMO » pour des produits identiques, la société MO STREETWEAR mettait en demeure la SARLU C02 GROUP, par courrier de son conseil du 16 avril 2016, de cesser l’utilisation de sa marque. Non convaincue par les contestations de cette dernière qui sollicitait par ailleurs des preuves d’usage, elle itérait sa mise en demeure par courrier de son conseil du 21 avril 2016 en opposant en outre la marque « MyMo » et se heurtait aux mêmes contestations. C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier du 8 juillet 2016, la société MO STREETWEAR GmbH et la société DÙTTA MODEVERTRIEB GmbH ont assigné la SARL SYNERGIE DEVELOPMENT et la SARL C02 GROUP devant le tribunal de grande instance de Paris à titre principal en contrefaçon de marques et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 février 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société MO STREETWEAR GmbH et la société DUTTA MODEVERTRIEB GmbH demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle et 770 du code de procédure civile :

— d’ordonner la production par les sociétés SYNERGIE DEVELOPMENT et C02 GROUP de : * tous les éléments relatifs à l’origine et au réseau de distribution des produits contrefaisants, notamment tous documents et informations permettant d’identifier le nom et l’adresse de toute personne s’étant trouvée en possession des produits contrefaisants ou ayant fourni des services ou des biens ayant contribué à la fabrication ou à la commercialisation des produits contrefaisants, ainsi que la quantité de produits fabriqués, commandés, reçus, commercialisés ou livrés et le prix payé pour chaque produit, * tous les éléments comptables, factures fournisseurs et factures de vente, depuis la date de l’enregistrement de la marque « By Mo Paris » sous le n° 4049576, soit le 25 novembre 2013, * les chiffres d’affaires et bénéfices réalisés sur la vente des produits argués de contrefaçon sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne depuis la date d’enregistrement de la marque « By Mo Paris » sous le n° 4049576, soit le 25 novembre 2013, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de condamner les sociétés SYNERGIE DEVELOPMENT et C02 GROUP à payer aux sociétés MO STREETWEAR et DUTTA MODEVERTRIEB la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. En réponse, dans leurs dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL SYNERGIE DEVELOPMENT et la SARL C02 GROUP demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle et 770 du code de procédure civile, de :

- recevoir les sociétés SYNERGIE DEVELOPMENT et C02 GROUP en l’ensemble de leurs demandes,
- débouter les sociétés MO STREETWEAR Gmbh et DUTTA MODEVERTRIEB Gmbh de toutes leurs demandes ;

- condamner les sociétés MO STREETWEAR Gmbh et DUTTA MODEVERTRIEB au paiement de la somme de 3.000 euros au profit des sociétés SYNERGIE DEVELOPMENT et C02 GROUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés MO STREETWEAR Gmbh et DUTTA MODEVERTRIEB aux entiers dépens de la présente instance. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) Sur le droit à l’information

Moyens des parties Au soutien de leurs prétentions, la société MO STREETWEAR GmbH et la société DUTTA MODEVERTRIEB GmbH exposent que le droit à l’information peut être mis en œuvre par le juge de la mise en état avant que la contrefaçon ne soit judiciairement établie et indépendamment de l’existence ou non d’une saisie-contrefaçon préalable et que les « contestations sérieuses » opposées sont indifférentes puisque seul un empêchement légitime non caractérisé en l’espère peut constituer une limite à la production des documents sollicités. Les concernant, elles ajoutent que la demande reconventionnelle en déchéance n’est pas de nature à faire obstacle au droit à l’information et ce d’autant moins qu’elle est irrecevable en l’absence de mise en cause du titulaire de la marque, la coexistence des marques pendant 2 ans ne fait pas obstacle à l’action en contrefaçon et que la contestation du montant des dommages et intérêts est sans pertinence. En réplique, la SARL SYNERGIE DEVELOPMENT et la SARL C02 GROUP exposent que le droit à l’information ne peut être mis en œuvre en raison du caractère sérieusement contestable de la contrefaçon qui découle de la pertinence de leur demande reconventionnelle en déchéance de la marque « Mo » qui est recevable puisque le licencié a une obligation personnelle d’usage et que la nullité totale de la marque « By Mo Paris » est sollicitée, de l’absence de preuve de l’imitation et du risque de confusion et du défaut de preuve du principe du préjudice allégué. Appréciation du juge de la mise en état En application de l’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Si l’exercice du droit à l’information n’est pas conditionné par la démonstration préalable de la réalité de la contrefaçon, sa mise en

œuvre doit être nécessaire et proportionnée, la communication ne devant pas porter une atteinte excessive aux droits des prétendus contrefacteurs. Ainsi, l’article 43 ADPIC prévoit que la décision du juge est subordonnée à la présentation par le demandeur des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et que la communication puisse se faire dans des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. Le 20^e considérant de directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, à la lumière duquel doit être lu son article 8 sur le droit à l’information, précise que les procédures d’obtention des éléments de preuve portant sur l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle doivent respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels.

Aussi, pour garantir le respect de la confidentialité et la proportionnalité de la mesure tout en assurant une protection efficace et effective des droits de propriété intellectuelle, le juge de la mise en état doit, sans porter un jugement sur le fond qui n’appartient qu’au tribunal, apprécier le sérieux des moyens des parties et des éléments de preuve qui les soutiennent.

Par ailleurs, le droit à l’information a pour objet les pièces portant sur les maillons de la chaîne des contrefacteurs ainsi que sur l’étendue de la contrefaçon alléguée et sur les éléments nécessaires à la détermination du préjudice détenus par les contrefacteurs prétendus mais pas d’apporter la preuve de la contrefaçon elle-même qui peut être établie par tous moyens tels la saisie-contrefaçon encadrée par l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle qui l’érigé en moyen privilégié bien que facultatif. Le juge de la mise en état constate que :

- la valeur probatoire des impressions d’écran produites pour établir la matérialité des actes de contrefaçon n’est pas contestée et en déduit que celle-ci est acquise au stade de l’incident,
- la recevabilité de la société DUTTA MODEVERTRIEB GmbH à agir seule en contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne « MO » déposée par la société de droit allemand LIFESTYLE GROUP GmbH qui n’est pas dans la cause n’est pas contestée au regard des dispositions de l’article 22 du Règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne et en déduit à nouveau que celle- ci, comme sa qualité à agir sur le fondement de l’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, est, pour l’heure, acquise. Pour autant, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la pertinence de la demande reconventionnelle en déchéance, effectivement présentée contre le licencié exclusif et non contre le titulaire de la marque, ou sur la vraisemblance de la contrefaçon, les

demanderesses ne prennent à aucun moment le soin d’identifier les produits et les références qui seraient concernés par le droit à l’information, laissant au juge de la mise en état le soin, qui ne lui incombe pas, de les identifier seul, en considération des impressions d’écran du site by-mo.com produites en pièce 4 (pièce 6 au fond) qui ne comportent que la date de leur impression et hors toute analyse comparée des produits en débat, les dernières écritures ne s’attachant qu’à celle des produits visés par les enregistrements des marques. Par sa généralité et son imprécision, la demande, qui porte sur la totalité de l’activité des sociétés défenderesses depuis le dépôt de la marque « By Mo Paris » et tend non à déterminer les maillons de la chaîne de la contrefaçon et son étendue mais son principe, est insuffisamment étayée et prématurée et doit être rejetée.

2°) Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de l’incident, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, comme le sort des dépens, réservées avec l’examen du fond du litige. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

Rejette les demandes de la société MO STREETWEAR GmbH et de la société DUTTA MODEVERTRIEB GmbH ;

Réserve à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.