EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE

MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

[…]

N° R.G.: N° RG 15/14686 -

N° Portalis

DBW3-W-B67-SH7U Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :

EN CONSÉQUENCE Affaire :

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE S.A.S. Y

A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente Z, immatriculée sous le décision à exécution. numéro 712 028 638 du RCS de

PARIS, agissant pousuite et Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux diligences de ses représentants Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir légaux domiciliés en cette qualité la main. audit siège

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de Contre : prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Entreprise UZDEM, Société En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la TOROSLAR, S.A.R.L.U. MGR minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. 26, immatriculée au RCS de

CRETEIL sous le numéro 513 Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la 755 678, représentée par ses formule exécutoire délivrée à : représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, S.A.S. X PARIS (nom commercial Z Marquay), immatriculée au Registre du M^e Marguerite LESBROS Commerce et des Sociétés de

PARIS sous le numéro B 434 398

525, exerçant l’activité de commerce de gros de parfumerie Marseille, le 04 Décembre 2020 et de produits de beauté – 4645Z, prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège Le Directeur des services de greffe judiciaires

Décision du 26 Novembre 2020

ہے Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

L IB R

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TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 20/293DU 26 Novembre 2020

Enrôlement: N° RG 15/14686 – N° Portalis DBW3-W-B67-SH7U

AFFAIRE: Société Y Z (M^e Aude VAISSIERE)

C/ Société TOROSLAR (M^e Marguerite LESBROS) et autres

DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Septembre 2020

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BOYER Pascale, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2020

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

VAISSIERE A.

LESBROS M.

CƏLLARD G

ANCELIER M.

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NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

S.A.S. Y Z, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro

B 712 028 638,exerçant l’activité de fabrication de Z et de produits pour la toilette – 2042Z, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Aude VAISSIERE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Lionel KOEHLER-MAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS

CONTRE

DEFENDEURS

Société UZDEM, société de droit turc immatriculée au RCS d’ISTANBUL sous le numéro VD 900 050 0713 Ticaret […], dont le siège social est sis […], […]

défaillante

Société TOROSLAR, société de droit turc immatriculée au RCS d’ANKARA sous le numéro VD 856 345 4178, dont le siège social est sis […], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Marguerite LESBROS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Quentin LANCIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société MGR 26, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 513

755 678, exerçant l’activité d’autres commerces de détail en magasin non spécialisé – 4719B, dont le siège social est sis […], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilbert COLLARD de la SELARL GILBERT COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Société X PARIS (nom commercial Z Marquay), SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 434 398 525, exerçant l’activité de commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté – 4645Z, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Michèle MERGUI, avocat plaidant au barreau de PARIS

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Le 25 août 2014, la société MGR 26, société ayant son siège à CRETEIL a vendu à la société turque de négoce international TOROSLAR un lot groupé de Z de marque Y Z comprenant notamment des flacons du parfum

< Empreinte » pour un montant total de 342.283,80 euros. Ce lot a été transporté par la société UZDEM, société turque, afin d’être introduit en France au mois de septembre 2015.

L’administration des douanes a procédé à une retenue douanière sur ces marchandises en attente de dédouanement en raison d’une suspicion de contrefaçon. Après une demande d’intervention de la société Y Z, le 22 septembre 2015, les fonctionnaires du Service des Douanes de TOULON ont procédé au prélèvement d’échantillons de ces flacons.

La société FIRMENICH, mandatée par la société Y Z pour procéder à l’analyse de ces échantillons a conclu, le 7 octobre 2015, que le concentré du parfum «Empreinte » était conforme à celui qu’elle fabrique pour Y Z, mais a relevé un défaut de qualité olfactive du parfum quant à la puissance sur peau.

Dans l’intervalle, par actes d’huissier de justice du 16 octobre 2015, la société Y Z a fait assigner les sociétés UZDEM et TOROSLAR devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins d’obtenir réparation des faits de contrafaçon du parfum «< Empreinte »> .

Les deux assignations ont fait l’objet d’un double enrôlement sous deux numéros de procédure différents dont la jonction a été ordonnée le 21 mars 2016.

Le 31 mars 2016, la société Y Z a fait pratiquer une saisie contrefaçon portant sur sept palettes de cartons de marchandises correspondant aux produits de marque Y Z < Empreinte »>.

Par assignation du 12 juillet 2016, la société TOROSLAR a attrait à la procédure son fournisseur, la société MGR 26.

Une ordonnance de jonction des procédures est intervenue le 5 septembre 2016.

Par assignation du 6 janvier 2017, la société MGR26 a, à son tour, fait assigner en intervention forcée la société X qui serait son fournisseur, aux fins qu’elle la garantisse et la relève de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 23 octobre 2017.

Le 27 mai 2019, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 5 décembre 2019. L’examen de l’affaire a été repoussé à l’audience du 26 mars 2020 en raison du mouvement de grève des avocats. Cette audience a dû être supprimée à la suite de la mise en œuvre du plan de continuation d’activité dans le tribunal dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19. Les deux parties n’ayant pas accepté que le jugement soit rendu sans audience, elles ont été averties le 18 mai 2020 que l’audience de plaidoiries se déroulerait le 24 septembre 2020.

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Prétentions des parties

Par ses dernières conclusions communiquées le 25 janvier 2019, la société Y Z demande au tribunal à titre principal de :

-juger que l’entreprise de transport UZDEM et la société TOROSLAR se sont livrées à des actes de contrefaçon de marque en présentant les Z portant les marques

< Y Z » et «Empreinte » au Service des Douanes de TOULON en vue de leur dédouanement;

-leur faire interdiction de livrer en vue de leur commercialisation et de commercialiser ces Z, sous quelque forme à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée ;

-ordonner la saisie et la confiscation, en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice aux frais des défenderesses, de tous les Z revêtus de la marque

< Empreinte » ou des marques «< Y Z » et «< Empreinte » apposées ensemble ;

-condamner in solidum les sociétés UZDEM et TOROSLAR, ainsi que toute partie condamnée à les garantir, à verser à la société Y Z la somme de 150.000 euros au titre de la contrefaçon de ses marques «< Y Z '> et < Empreinte » ;

-enjoindre in solidum aux sociétés UZDEM et TOROSLAR, ainsi que toute partie condamnée à les garantir, en application de l’article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de communiquer à la société Y Z tout document/information permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits litigieux, dont notamment :

-les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs, ainsi que les grossistes destinataires et/ou les détaillants ou tout autre tiers détenant des produits comportant la marque «< Empreinte » ou les marques «< Y

Z » et «< Empreinte » apposées ensemble ;

-les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les produits en cause ;

-condamner in solidum les sociétés UZDEM et TOROSLAR, ainsi que toute partie condamnée à les garantir, à supporter les frais éventuels de stockage des Z revêtus des marques « Y Z » et/ou «< «< Empreinte » » depuis la date de leur retenue en douane ;

-ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux au choix de Y Z aux frais des sociétés UZDEM et TOROSLAR, ainsi que toute partie condamnée à les garantir, tenues in solidum.

Elle conclut au rejet de toutes les demandes des défendeurs et qu’il soit statué ce que de droit sur les appels en garantie formés par les sociétés TOROSLAR et MGR26.

A titre subsidiaire, elle s’en rapporte à la justice concernant la décision du tribunal d’ordonner, s’il l’estime utile, la désignation d’un expert judiciaire spécialisé et reconnu en fragrances, arômes et parfumerie fine, avec pour mission de :

-se faire remettre par le Service des Douanes de TOULON l’échantillon prélevé à l’attention des sociétés UZDEM et TOROSLAR ou de tout autre échantillon des Z < Y Z » «Empreinte » saisis par le Service des Douanes de TOULON ;

-se faire remettre par Y Z un échantillon de référence du parfum

< Y Z » «< Empreinte » ;

-procéder à l’analyse chromatographique de ces deux échantillons ;

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-procéder à leur analyse olfactive;

-se faire assister, en cas de nécessité, de tout spécialiste, y compris un « nez professionnel » de son choix.

En toute hypothèse, elle demande la condamnation de la société X à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son honneur et à sa réputation. Elle sollicite aussi la condamnation in solidum des sociétés UZDEM et TOROSLAR, ainsi que de toute partie condamnée à les garantir, à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce compris pour les condamnations sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sans constitution de garantie

Elle soutient, à titre principal, que les produits retenus puis saisis en douane et revêtus des marques «< Y Z » et « Empreinte » appartenant à Y Z, sont affectés d’un défaut de qualité olfactive, en particulier en terme de puissance sur peau; que ce défaut de qualité constitue un motif légitime faisant obstacle à l’épuisement des droits de Y Z et l’autorisant à en interdire toute nouvelle commercialisation dans l’espace économique européen.

Elle ajoute que les motifs légitimes définis par la loi ne sont pas limitativement énumérés et prévoient notamment les cas de modifications des produits. Elle précise que ce type de contrefaçon peut concerner des produits authentiques puisqu’il s’agit d’une exception à l’épuisement des droits visé à l’alinéa 1er de l’article L. 713-4 du CPI.

Elle réplique que le rapport d’analyse de la société FIRMENICH peut être retenu par le tribunal car il a été soumis à la libre discussion des parties. Elle ajoute que le caractère contrefaisant des produits saisis ressort aussi d’autres indices soit :

-le prix dérisoire auquel la société MGR 26 a acquis les Z litigieux, par rapport au prix du flacon pratiqué par la société X à la même période.

-le circuit inhabituel de commercialisation de ces Z, dès lors que la société MGR 26 les a acquis auprès d’une société spécialisée en « Commerce de gros de matériel informatique » en quantité inhabituelle, livrés en TURQUIE avant d’être revendus sans que la société TOROSLAR n’en vérifie les qualités et la provenance.

-le prix dérisoire auquel la société TOROSLAR entendait vendre ces produits.

Elle soutient que l’origine de la défectuosité du parfum est sans emport sur le bien fondé de sa demande dans la mesure où la commercialisation des produits affectés par ce défaut entraînerait nécessairement et durablement une dévalorisation des marques

< Y Z » et ««< Empreinte »> »>.

Elle soutient que les délais légaux dont dépendent la régularité de la retenue douanière et de la saisie contrefaçon ont été respectés. Elle ajoute que les douaniers ont procédé à la retenue sur la base d’indices pouvant révéler une contrefaçon, soit la quantité des marchandises importées et l’indication de prix de revente dérisoires. Elle précise qu’elle a été alertée de la retenue le même jour que la date de son point de départ et qu’en tout état de cause, le non respect du délai d’avertissement n’est pas sanctionné. Elle rappelle que la durée de retenue de 10 jours ne court qu’à compter de l’acceptation par les douanes de la demande d’intervention du titulaire de la marque. Elle ajoute que la retenue douanière peut être mise en œuvre dans le cadre de toute atteinte aux droits de la marque visée par l’article L. 716-1 du CPI, qui cite expressément l’article L. 713-4 du CPI.

Elle réplique que l’incident de 2013 concernait une difficulté différente s’agissant d’une pollution du parfum.

Concernant le préjudice subi, elle soutient qu’il porte sur une quantité totale de 14.148 unités de Z ««Y Z » «< Empreinte » », dont la valeur

< marché intérieur » est estimée à 781.080 euros.

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Elle conteste le préjudice invoqué par la société X au motif qu’elle ne l’a pas assignée directement et qu’elle n’a jamais prétendu que les marchandises étaient des faux et qu’elles avaient été commercialisées par X. En revanche, elle soutient qu’elle a subi un préjudice distinct du fait des affirmations contenues dans les conclusions de la société X à son égard l’accusant de mensonges et de déloyauté.

Selon ses dernières écritures communiquées le 10 mai 2018, la société TOROSLAR demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société Y Z de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle réclame que la société MGR 26 soit condamnée à :

-la garantir et relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Y Z ;

-lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts

-lui rembourser la somme de celle de 342.283,80 euros correspondant au prix des marchandises indûment payé.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En ce qui concerne la demande de la société Y Z, elle réplique que la preuve du caractère contrefaisant des produits litigieux n’est pas rapportée par l’analyse unilatérale effectuée par la société FIRMENICH, liée à la société Y Z. Elle ajoute qu’une analyse sur un échantillon ne peut incriminer un stock entier ; que la société FIRMENICH n’a pas indiqué les modalités de l’analyse effectuée et n’a émis qu’une simple attestation ; que ce seul document ne peut être retenu comme preuve par le tribunal et que la société Y Z n’apporte aucune autre preuve de ses prétentions.

Elle soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable des éventuels défauts de qualité du parfum «< Empreinte » allégués par la société Y Z car ils ont été fabriqués par la société X, licenciée de la société Y Z, qui les a vendus à la société MGR 26, qui les a elle-même revendus à la société TOROSLAR.

Elle soutient que, sous réserve de ce que ce fait soit reconnu par le tribunal, en livrant des marchandises dont la qualité ne correspondait pas aux spécifications attendues d’un produit Y Z original, la société MGR 26 a manqué, dans le cadre du contrat de vente, à son obligation de délivrance d’un produit conforme, l’obligeant à la garantir.

Elle ajoute qu’elle est empêchée de vendre les produits qu’elle a pourtant payés, en raison de leur défaut de conformité.

Selon ses dernières écritures du 30 décembre 2016, la société MGR 26 conclut au rejet des demandes à son encontre. Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société X PARIS. Elle réclame la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et qu’il soit condamné aux dépens.

Elle conteste la valeur probante de l’analyse de la société FIRMENICH qui est amiable et unilatérale. Elle ajoute que cette analyse ne permet pas de déduire que tous les flacons ont été touchés et qu’il s’agit d’une contrefaçon. Elle rappelle que la procédure ne porte que sur l’une des marques de parfum saisie alors que les flacons des trois autres ont été restitués.

Elle ajoute que les produits litigieux proviennent de la société X qui détient un contrat de licence avec la société Y Z.

Par ses dernières écritures en date du 14 décembre 2018, la société X demande au tribunal de débouter les sociétés MGR 26 et Y Z de leurs demandes.

Elle réclame la condamnation de la société Y Z à lui verser la

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somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa crédibilité commerciale et entrave à l’écoulement de son stock sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Elle réclame la condamnation de tout succombant à verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

Elle précise avoir été licenciée de la Société Y Z de 2011 à 2013.

Elle indique qu’il n’est pas prouvé qu’elle ait fourni les flacons de parfum litigieux mais qu’elle tient à dénoncer la nullité de la retenue douanière et de la saisie contrefaçon. Elle soutient que la retenue douanière a été effectuée le 11 septembre 2015 sans demande d’intervention préalable de la marque, de sorte qu’elle est nulle. Elle ajoute que sa durée de 10 jours à pris fin au plus tard le 25 septembre 2015 et était expirée à la date de la demande de prolongation. Elle fait valoir que le Service des Douanes ne peut procéder d’office à une retenue que s’il suspecte que les produits qu’elle détient sont susceptibles d’être à l’origine d’une atteinte à la propriété intellectuelle. Elle indique que les Douanes n’ont pas fait part de ces indices. Elle soutient aussi que les produits authentiques non contrefaisants ne peuvent faire l’objet d’une retenue douanière. Elle en déduit que la retenue et la saisie subséquente sont nulles.

Elle dénonce une chronologie mensongère résultant de la relation des faits par la société Y Z.

Elle rappelle que postérieurement à la rupture du contrat de licence en 2013, un litige est né entre elles à propos d’une continuation de la commercialisation des produits Y Z.

Elle ajoute que la société Y Z reconnaît l’authenticité du modèle de parfum litigieux, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une contrefaçon. Subsidiairement, elle soutient qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime ayant pu empêcher la commercialisation des produits. Elle fait valoir que la société Y Z ne peut, par l’accusation de contrefaçon non établie, faire retirer des produits d’un circuit qu’elle considère comme de qualité inférieure, alors qu’elle ne dispose d’aucun réseau de distribution agrée. Elle indique que la société Y Z lui a déjà opposé une différence olfactive en 2013 sur du parfum du modèle « Empreinte » mais qu’elle 'a alors fait aucune objection à la vente. Elle ajoute qu’elle-même à vendu à la société Y Z en 2014 un lot de flacons «< Empreinte » dont les cartons ont pu faire partie de la retenue douanière.

Elle se prévaut de l’absence de lien de droit entre la société MGR 26 et elle-même ce qui prive de fondement l’action en garantie à son encontre. Elle précise avoir vendu un stock de flacons à la société AL.TO alors que la société MGR 26 a acquis les flacons litigieux d’une société MCF. Elle soutient avoir subi un préjudice du fait de la procédure qui eu pour conséquence de faire croire à sa clientèle qu’elle commercialise des produits contrefaisants.

La société UZDEM, assignée par acte adressé au ministère de la justice de TURQUIE, lieu de son siège social, le 16 octobre 2015 en vue de notification, n’a pas constitué avocat. Elle a établi un pouvoir au nom de Seckin SEMIR en vue de l’audience du 6 juin 2016.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 27 mai 2019 et fixé l’audience de plaidoiries au 5 décembre 2019. A cette audience un renvoi au 26 mars 2020 a été ordonné en raison du mouvement de grève des avocats. Cette audience a dû être annulée en raison de la mise en œuvre dans le tribunal du plan de continuation d’activité dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19.

Les parties n’ayant pas accepté la procédure sans audience proposée et elles ont été averties le 28 mai 2020 de ce que l’audience se tiendrait le 24 septembre 2020.

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MOTIFS DE LA DECISION

La représentation étant obligatoire en l’espèce à raison du montant de la demande et le défendeur n’ayant pas constitué avocat, il n’est pas comparant. La société UZDEM n’a pas eu connaissance en personne de l’acte d’assignation qui a été délivré six mois avant la date de la présente décision. Le tribunal peut donc statuer par décision réputée contradictoire à son égard.

L’article 472 du code de procédure civile commande au juge lorsque le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté de s’assurer avant d’y faire droit que ^demande ^est régulière recevable et bien fondée.

Sur la question de la validité de la retenue douanière et de la saisie contrefaçon

L’article L716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle dans sa rédaction applicable à la date de la retenue, dispose que :

< En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes (…).

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur, sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5 (…) ».

^La ^retenue par le Service des Douanes suppose, en principe, une demande d’intervention de la part du titulaire du droit intellectuel qui serait violé. Toutefois, l’article L. 716-8-1 du CPI applicable à la date des mesures douanières, issu de l’article 18 du règlement UE numéro 608/2013, prévoit que : « En l’absence de demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation. Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure (…). La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article. Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 716-8 commence à courir à compter de l’acceptation de cette demande par l’administration des douanes (…) ».

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En l’espèce, l’antenne des Douanes de TOULON BRÉGAILLON a procédé, le 11 septembre 2015, sur le fondement des dispositions de ce dernier texte, au placement en retenue de marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes. Cette retenue a été notifiée au chauffeur du véhicule transportant les marchandises. Elle portait sur 28 palettes contenant des lots d’eaux de parfum Y Z de 30, 50 et 90 ml des marques Y Z « Blanc », Y Z A » et Y Z «< Empreinte ». Il est précisé dans ce procès-verbal que le placement en retenue est effectué pour 4 jours à compter du 14 septembre 2015. La société Y Z a été informée de la retenue douanière le 14 septembre 2015 et elle a demandé l’intervention du service des douanes par courrier recommandé reçu le 18 septembre 2015, date à laquelle l’administration des Douanes a accepté d’intervenir et a demandé à la société Y Z de fournir dans les 10 jours en cas de contrefaçon une expertise détaillée exposant les éléments ayant permis d’établir le caractère contrefaisant et d’indiquer si elle consentait à destruction. Dès lors le délai de 10 jours ouvrables prévu par le texte cité plus haut s’est écoulé à compter du lendemain de cette date du 18 septembre 2015 et la demande de prorogation émanant de la société Y Z le 1er octobre 2015 a été formée le dernier jour du délai qui lui était imparti. La procédure poursuivie est donc régulière en la forme.

La société X invoque aussi l’interdiction de procéder à une retenue douanière et une saisie contrefaçon de marchandises qui ont été fabriquées avec l’accord du titulaire de droits ou de marchandises fabriquées par une personne dûment autorisée par le titulaire de droits à les fabriquer mais qui le sont dans des conditions non prévues par le titulaire des droits. En l’espèce, les marchandises n’ont pas été retenues en Douanes en raison du défaut de puissance olfactive relevé par la suite qui ne pouvait être connu des agents des Douanes ni de la société Y Z. Il ressort de plusieurs mentions des échanges entre le Service des Douanes et la société Y Z que le soupçon de contrefaçon provient de la qualité des flacons, de la quantité de produits transportée et des prix annoncés qui ne correspondaient pas aux conditions habituelles de vente de la marque Y Z. En outre, la société Y Z a indiqué dans sa demande de prorogation du délai de retenue du 1er octobre 2015 que le fabricant des flacons la société SAVERGLASS ne confirmait pas que ces flacons puisse provenir de leur fabrication. Ainsi, à la date à laquelle la retenue douanière a été pratiquée, il existait des éléments pouvant permettre de soupçonner qu’il s’agissait de marchandises contrefaisantes. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation des mesures de retenue douanière et de la saisie consécutive de la société X.

Sur la question de l’existence de la contrefaçon et les demandes de la société Y Z Z

L’article L.713-4 du CPI dispose : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. »>. Ce texte prévoit l’épuisement du droit du titulaire d’une marque à s’opposer à sa réintroduction dans l’espace de l’Union européenne lorsque la marchandise a déjà été commercialisée légalement sur ce marché. Il instaure cependant des exceptions en cas de reconditionnement et de commercialisation dans des conditions qui portent atteinte

à l’image de la marque.

La société Y Z soutient qu’il est porté atteinte à son image de marque de luxe par la réintroduction sur le marché de flacons du parfum «< Empreinte » dont la puissance sur peau ne correspond pas à celle de l’eau de parfum originale à un prix très inférieur à celui pratiqué.

Il convient de noter que, si la question du prix ressort des factures et documents comptables recueillis par les Douanes et fournis par les parties dans le cadre de la

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procédure, la qualité insuffisante du parfum «< Empreinte » ne ressort que du compte-rendu d’analyse de la société FIRMENICH du 7 octobre 2015.

Celle-ci n’a porté que sur un flacon alors que deux échantillons ont été prélevés par le Service des Douanes en deux contenances différentes. La société FIRMENICH est celle qui fabrique le concentré du parfum < Empreinte » de Y Z. Ces deux sociétés sont donc liées énonomiquement. En outre, la société FIRMENICH confirme que le concentré analysé sur l’échantillon remis est celui qu’elle fabrique pour ce parfum. Elle note cependant que l’évaluation olfactive réalisée par ses experts a révélé une différence olfactive « en particulier en termes de puissance sur peau »>. Elle émet une hypothèse sur l’origine de cette différence qui pourrait provenir du non-respect du protocole de fabrication lors de la transformation du concentré en eau de parfum défini par les règles de l’art de la haute parfumerie française.

Cette seule analyse en l’absence de description des modalités de comparaison notamment et émanant du fournisseur du concentré de parfum < Empreinte » ne permet pas à elle seule de faire la preuve d’actes contrefaisants. En effet, la société demanderesse ne produit pas de pièce confirmant la falsification invoquée des flacons. Il convient de noter que le droit d’utilisation des moules des flacons par Y Z alors qu’elle n’en n’était pas propriétaire a fait l’objet d’un litige entre la société X et la société Y Z lors de la résiliation du contrat de licence. En outre, sur tous les échantillons prélevés par le Service des Douanes le 22 septembre 2015, soit ceux des Z Y Z «< Blanc », Y Z «< A » et Y Z < Empreinte »> provenant de chaque taille de flacons présents dans les cartons en attente de dédouanement, seul le parfum Y Z < Empreinte » d’un flacon a été retenu comme étant d’une qualité inférieure. De plus, l’origine de la mauvaise qualité de l’eau de parfum < Empreinte » à la supposer réelle, n’a pas été déterminée. A cet effet, une expertise des échantillons conservée par les Douanes, à laquelle la société Y Z n’a pas souhaité recourir malgré les contestations émises par les défendeurs concernant le caractère probant de l’analyse de la société FIRMENICH, ne pourra pas permettre, compte tenu du temps écoulé, d’obtenir une conclusion certaine sur son origine.

La société Y Z fonde ses demandes sur les conditions de vente de nature à nuire à son image de marque. Toutefois, il n’est pas démontré que les flacons des Z retenus et saisis sont contrefaisants. Ensuite, il ressort de l’analyse de la société FIRMENICH que le concentré du parfum «< Empreinte » est authentique. En outre, la différence olfactive n’est pas prouvée et son origine n’est pas connue. De plus, la société Y Z n’a pas mis en place de circuit dédié de commercialisation de ses produits destiné au maintien de conditions de vente contrôlées par elle. Enfin, le circuit de commercialisation des lots retenus initialement, même s’il est inhabituel, ramène à la société X, ancienne licenciée de la marque Y Z à qui il n’a pas été interdit de vendre les stocks qu’elle possédait.

Il ressort de ces éléments que la demanderesse ne prouve pas l’existence d’une contrefaçon de sa marque de parfum Y Z «Empreinte », ni l’altération des caractéristiques de ce parfum de nature à porter atteinte à son image de marque. La seule commercialisation des marchandises à des prix inférieurs à ceux souhaités par la société Y Z relève d’un litige contractuel entre cette dernière et son ancienne licenciée la société X, insusceptible de faire l’objet d’une demande fondée sur la contrefaçon. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes vis à vis de la société TOROSLAR et de la société UZDEM et toutes autres parties qui seraient condamnées à les garantir.

La société TOROSLAR ne subissant pas de condamnation au profit de la société Y Z, ses demandes à l’encontre de la société MGR 26 fondées sur la garantie de délivrance conforme n’est pas fondée et sera rejetée. Il en est de même de la demande de garantie de la société MGR 26 envers la société X qui est sans objet.

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Sur la demande distincte de dommages et intérêts de la société Y

Z contre la société X

Les pièces produites par la société X et les autres défendeurs permettent de déterminer qu’un lot de Z de marque Y Z a été cédé par la société X à la société italienne AL.TO au mois de janvier 2014 et qu’un lien existe entre cette société et la société MGR 26 au travers d’un courrier du 16

janvier 2014.

Les affirmations de la société X dans ses écritures qui porteraient atteinte à l’honneur et à la réputation de la société Y Z ne sont pas publiques. En outre, il ressort des éléments du débat que certaines de ces affirmations ne sont pas erronées. Ainsi, l’huissier de justice qui a procédé à la saisie-contrefaçon mentionne, dans son procès-verbal, qu’un des cartons porte le nom de Y Z alors que les autres cartons contenant des flacons de parfum « Empreinte » sont étiquetés du nom de X ; les doutes du fournisseur de flacons ne sont pas confirmés par des pièces ; les demandes d’avoirs de NOCIBE n’ont pas été obtenues frauduleusement mais ont été produites dans le cadre d’une autre procédure opposant les parties; il ressort de courriers échangés par les deux sociétés, notamment un courrier du 9 août 2013, que la question du rachat des stocks par la société Y Z a conduit à un litige; un courrier de la société Y Z à la société MGR 26 du 3 juin 2014 mentionne qu’elle s’opposait à la vente de marchandises sous les formes prévues par cette société.

En ce qui concerne l’affirmation de la société X sur le caractère mensonger de la présentation des faits par la société Y Z, il s’agit d’une appréciation portée dans le cadre de la présente procédure sur les intentions réelles prêtées à la société Y Z pour s’opposer à la commercialisation des produites litigieux qui ne caractérise pas un abus de procédure.

Il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de la société X

Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la société Y Z a publiquement accusé la société X de commercialiser des produits falsifiés. En outre, la société X a été mise en cause par la société MGR 26, elle-même attraite à la procédure par la société TOROSLAR. Il n’est donc démontré aucune faute de ce chef à la charge de la société Y Z et la demande de dommages-intérêts de la société X sera rejetée.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la retenue et de la saisie.

La société Y Z sera condamnée à verser à chacun des sociétés

TOROSLAR, MGR 26 et X la somme de 3.000 euros au titre des frais

irrépétibles de procédure.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Y

Z les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens.

Elle supportera les entiers dépens.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

REJETTE la demande d’annulation de la procédure de retenue douanière et de la saisie;

REJETTE les demandes de la société Y Z relatives au parfum

Y Z < Empreinte »> ;

DIT par conséquent sans objet les demandes de relevé et garantie formulées par les défenderesses ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Y

Z Z à l’encontre de la société X PARIS ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société

X à l’encontre de la société Y Z;

CONDAMNE la société Y Z à payer à la société de droit turc TOROSLAR la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du

Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la société Y Z à payer à la société MGR 26 la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure

Civile;

CONDAMNE la société Y Z à payer à la société X la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de

Procédure Civile;

REJETTE la demande de la société Y Z au titre de l’article 700

du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la société Y ARFUMS aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA

PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 2020

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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