TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/127 du 27 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 22/04945 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6M7

AFFAIRE : S.A.S. SPEEDWAY( la SARL SPE ROMAN ANDRÉ)

C/ S.A.S. VOLT (M^e Philippe VAQUIER)

DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Présidente

Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. SPEEDWAY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocats au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDERESSES

S.A.S. VOLT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M^e Philippe VAQUIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par M^e Annette SION de HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. FNAC DIRECT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A.S.U. DARTY ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées toutes deux par Maître Dominique HOUEL-TAINGUY de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Sylvie BENOLIEL-CLAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

La société Speedway a été créée en 1988 ; son activité est dédiée au commerce et à la réparation de véhicules deux roues et d’accessoires pour véhicules à deux roues.

La société FNAC DIRECT, spécialisée dans la distribution de produits culturels et leader sur le marché, exploite le site internet www.fnac.com.

La société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS (ci-après, la société « DARTY ET FILS »), créée en 1954, exploite notamment les établissements de l’enseigne DARTY ainsi que le site internet www.darty.com, spécialisés dans la commercialisation de produits d’électroménager, de matériels informatiques, téléphonie, et audiovisuels.

Les sociétés FNAC DIRECT et DARTY ET FILS appartiennent toutes deux au groupe FNAC DARTY. Elles commercialisent tant des produits sous leurs propres marques, que des produits fournis et revêtus de marque de tiers.

La société Speedway, qui exploite un réseau de quatorze magasins de détail sur le territoire national et un site internet accessible à l’adresse sur lequel elle présente et vend des produits dédiés à la locomotion motorisée, est propriétaire des marques suivantes :

Marque verbale française SPEEDWAY n° 4609756, déposée le 23 décembre 2019 et enregistrée pour des produits et services des classes 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 25, 28 et 35 (notamment pour les « Trottinettes (véhicules) », «service de vente au détail de trottinettes (véhicules) », « casques de trottinettes» et « housses de selles pour trottinettes »)Marque verbale française SPEED ELITE [Localité 4] SPEEDWAY n° 4414668, déposée le 21 décembre 2017 et enregistrée pour des produits des classes 09 et 12 (notamment pour les « véhicules » et « appareils de locomotion terrestres ») ;Marque semi-figurative française N° 97666250, déposée le 24 février 1997, enregistrée et renouvelée pour des produits des classes 04, 06, 07, 09, 11, 12, 18 et 20 (notamment pour les « casques pour assurer la protection des conducteurs » et les « parties constitutives et pièces détachées, pour moto ») ;

• Marque semi-figurative française N°3985587, déposée le 25 février 2013, enregistrée et dument renouvelée pour des services des classes 35 et 45 (notamment pour les « services de vente au détail de casques pour assurer la protection des conducteurs de moto et parties constitutives et pièces détachées, pour moto »)

• Marque semi-figurative française n°3985578, déposée le 25 février 2013 et enregistrée pour des services des classes 35 et 45 (notamment pour les « services de vente au détail de casques pour assurer la protection des conducteurs de moto et parties constitutives et pièces détachées, pour moto »).

Elle commercialise tous types de moyens de transports urbains modernes à deux roues, dont notamment des vélos et des trottinettes électriques ainsi que leurs accessoires.

Considérant qu’en vendant des trottinettes sous le nom de SPEEDWAY, la société VOLT, la société FNAC DIRECT et la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque SPEEDWAY à son détriment, et ont porté atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine et ont ainsi commis des actes distincts de concurrence déloyale à son égard, la société SPEEDWAY les a assigné devant le tribunal de céans par actes de commissaire de justice en date des 03, 04, 05 et 09 mai 2022.

Les sociétés défenderesses ont demandé au tribunal d’annuler la marque N° 4609756 pour défaut de caractère distinctif et dépôt de mauvaise foi, et ont sollicité à titre reconventionnel que le tribunal prononce la déchéance des marques N°3985587, 3985578, 97666250 et 4414668 déposées en 1997 et 2013 par la société SPEEDWAY pour défaut d’usage sérieux.

Par conclusions d’incident, la société SPEEDWAY a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable cette demande reconventionnelle.

Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables ces demandes reconventionnelles à défaut de lien suffisant avec l’instance, celle-ci n’ayant été engagée que sur le fondement de la marque française SPEEDWAY N°4609756.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2024, la société SPEEDWAY demande au tribunal de :

— Débouter les sociétés défenderesses de leur demande en nullité de la marque française Speedway N°4609756 déposée le 23 décembre 2019 ;

— Dire et juger qu’en vendant des trottinnettes sous le nom de Speedway, les sociétés Fnac Direct, Etablissement Darty et Fils et Volt ont commis des actes de contrefaçon de la marque Speedway n°4609756 dont est titulaire la société Speeway ;

— Dire et juger qu’en commercialisant des trottinettes Speedway, les sociétés Fnac Direct, Etablissements Darty et Fils et Volt ont porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine Speedway et ont ainsi commis des actes distincts de concurrence déloyale à l’égard de la société Speedway ;

— Interdire aux sociétés Fnac Direct, Etablissements Darty et Fils et Volt la commercialisation de trottinettes sur lesquelles serait reproduit le signe « Speedway»;

— Déclarer que ces interdictions seront ordonnées chacune d’entre-elles sous astreinte non comminatoire et définitive de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

— Ordonner la destruction des articles contrefaisants se trouvant en stock, aux frais des défenderesses et sous astreinte de 2 000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— Déclarer que le tribunal ayant prononcé le jugement sera compétent pour liquider l’astreinte ;

— Condamner solidairement les sociétés Fnac Direct, Etablissements Darty et Fils et Volt à payer à la société Speedway :

Une indemnité d’un montant forfaitaire de 330 884,75€ au titre de la redevance indemnitaire prévue par l’article L.716-4-10 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ; Une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice subi par la société Speedway du fait de la dépréciation de la marque SPEEDWAY ;Une indemnité de 20 000 € au titre des faits distincts de concurrence déloyale; – Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de chacune des sociétés défenderesses, dans 3 journaux professionnels du choix du requérant, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 8 000 € ;

— Ordonner la publication d’une notice sur le site internet de chacune des sociétés défenderesses indiquant que les trottinettes qui ont pu être commercialisées sous le nom Speedway n’ont aucun rapport avec la société Speedway et qu’il est donc inutile de se rapprocher de cette dernière en cas de problèmes commerciaux ou de demandes relatives au service après-vente.

— Débouter les sociétés Fnac Direct, Etablissements Darty et Fils et Volt de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leurs demandes reconventionnelles ;

— Condamner solidairement les sociétés Fnac Direct, Etablissements Darty et Fils et Volt à lui verser la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner solidairement les sociétés Fnac Direct, Etablissements Darty et Fils et Volt au paiement des entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Jean André avocat, représentant la SPE Roman André, sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’au mois de septembre 2020, elle a été alertée par certains de ses clients de la commercialisation de trottinettes électriques sous la marque «Speedway» dans les enseignes Fnac et Darty et sur les sites internet www.fnac.com et www.darty.com, fabriquées par la société coréenne Minimotors Co. Ltd et distribuées en France par la société VOLT, qui n’avaient jamais demandé ni reçu d’autorisation d’usage de la marque Speedway ; que les clients les ayant achetées envoient régulièrement des messages à la société Speedway pour se plaindre de défauts affectant les trottinettes litigieuses ; que le compte Instagram de la société SPEEDWAY est également régulièrement identifié sur des photographies de trottinettes défectueuses « Speedway » ce qui affecte sa réputation sur Internet.

Elle indique que c’est dans ces circonstances qu’elle a demandé aux sociétés FNAC DIRECT et Etablissements DARTY ET FILS, par lettre en date du 07 septembre 2021, de bien vouloir cesser de vendre des produits indûment revêtus du signe «SPEEDWAY» et de cesser tout usage du nom SPEEDWAY ou de tout signe similaire à ce nom en lien avec des véhicules (incluant les trottinettes) et leurs accessoires ; que la société FNAC DIRECT prétend que la société Minimotors, Co. Ltd commercialiserait des trottinettes électriques sous la marque Speedway depuis 1999 ce qui justifie qu’elle puisse introduire et vendre sur le territoire français des trottinettes électriques sous le nom Speedway, et que la société SPEEDWAY étant spécialisée dans la vente équipements pour motos et scooters, elle est privée de tout droit s’agissant des trottinettes électriques ; que la société FNAC DIRECT a ainsi refusé de cesser la vente des trottinettes litigieuses indument revêtues du signe « Speedway » fabriquées par la société coréenne Minimotors, Co. Ltd, alors que la société Minimotors ne justifie d’aucun droit antérieur reconnu par le Code de la propriété intellectuelle qui l’habiliterait à contester la validité de la marque française « Speedway » N°4609756 ; que de plus les dates avancées par la société Minimotors pour justifier d’un prétendu usage antérieur en France sont démenties par les informations disponibles sur son site Internet (http://mini-motors.fr/), qui indique seulement une commercialisation en Asie à partir de 2014.

Elle soutient qu’en tout état de cause, elle est seule titulaire de droits exclusifs sur le nom SPEEDWAY, lequel constitue sa dénomination sociale depuis son immatriculation en date du 31 mai 1988, son nom commercial, son nom de domaine et ses enseignes, et sous lequel elle exerce son activité spécialisée dans les véhicules à deux roues depuis 1988 ; qu’elle est également titulaire de cinq marques déposées et enregistrées en France, dont la plus ancienne remonte à 1997 ; qu’elle détient donc des droits antérieurs à ceux de la société Minimotors, Co. Ltd sur le nom Speedway en France.

Elle indique que les sociétés Fnac Direct, Etablissements Darty et fils et Volt demandent au Tribunal, reconventionnellement, de prononcer à titre principal la nullité de la marque Speedway N°4609756 en ce qu’elle ne serait pas distinctive pour les produits et services qu’elle désigne et, à titre subsidiaire, d’annuler la marque SPEEDWAY N°4609756 en ce qu’elle aurait été déposée de mauvaise foi, alors que la marque française SPEEDWAY N°4609756 est une marque verbale composée de la juxtaposition arbitraire de deux termes de langue anglaise formant le néologisme «SPEEDWAY» enregistrée pour de nombreux produits et services en classes 6 , 7 ,9 ,11, 12, 14, 16, 17, 20, 25, 28, 35 ; que cette demande de nullité est partielle en ce qu’elle ne concerne que l’enregistrement de la marque verbale N°4609756 pour les trottinettes électriques ; que la simple présence de ces mots speed et way dans le dictionnaire n’est pas de nature à établir de facto le défaut de distinctivité de la marque SPEEDWAY N°4609756 ; qu’il n’est pas démontré en quoi le néologisme « Speedway », pris dans son ensemble, désignerait une caractéristique des trottinettes électriques désignées par la marque SPEEDWAY N°4609756 ; qu’à supposer même que le signe Speedway soit descriptif en anglais (ce qui n’est pas le cas), cela ne le priverait pas pour autant de caractère distinctif dans d’autres langues, y compris en français ; que la jurisprudence française a ainsi retenu le signe distinctif de néologismes composés de terme anglais comme : BODYMINUTE pour des savons , BIOPOOL pour des produits de piscine, SWEET PANTS pour des pantalon de jogging, BLUECAR pour des véhicules électriques de location (…)

Elle fait valoir que l’EUIPO, aux termes d’une décision en date du 23 janvier 2024, aujourd’hui définitive, a déjà confirmé le caractère distinctif de la marque française SPEEDWAY N°4609756 de sorte que celui-ci ne peut plus être remis en cause ; que la demande de nullité partielle de la marque N°4609756 sera en conséquence rejetée.

Elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le dépôt de cette marque n’est pas frauduleux ; qu’en effet, la société Speedway n’avait aucune connaissance d’un usage antérieur du signe « Speedway » en France pour des trottinettes électriques lors du dépôt de la marque française Speedway N°4609756 ; que la société Volt ne justifie pas d’une quelconque notoriété qui permettrait de conclure que la société SPEEDWAY en aurait nécessairement eu connaissance ; que le dépôt de la marque française verbale «Speedway» N°4609756 s’inscrit dans une continuité d’exploitation constante du signe Speedway par la société Speedway depuis 1988 dans la vie des affaires en relation avec des moyens de locomotion, et non pas dans une intention de nuire, de sorte que la condition de mauvaise foi fait défaut ; qu’il est totalement faux de soutenir que la distribution des trottinettes litigieuses au public français aurait commencé en juillet 2019, soit quelques mois avant le dépôt de la marque SPEEDWAY N°4609756 intervenu en décembre 2019 ; qu’il n’est pas prouvé qu’elle avait une connaissance effective d’un droit d’exploitation antérieur et d’une utilisation antérieure notoire et particulièrement ancienne lorsqu’elle a procédé au dépôt de la marque ; que le simple usage d’un signe dans le commerce n’est pas constitutif de droits ; que ce n’est qu’au mois de septembre 2020 qu’elle a découvert l’existence de ces trottinettes lorsqu’elle a commencé à recevoir des réclamations de la part d’utilisateurs mécontents.

S’agissant de la demande reconventionnelle de la société VOLT qui invoque un manque à gagner de 577 855€ consécutif à une suspension des ventes, elle fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable de la décision des sociétés FNAC et DARTY de suspendre les ventes de produits litigieux avant tout procès ; que la société Speedway a simplement assigné en justice pour défendre ses droits sur un signe qu’elle exploite depuis plusieurs dizaines d’années ; que de plus, la société VOLT qui réclame une somme de 50 000€ en réparation d’un préjudice moral, n’en démontre pas la réalité, étant observé que le caractère frauduleux du dépôt de la marque Speedway N°4609756 n’est pas caractérisé, d’une part ; d’autre part, les sociétés FNAC DIRECT et Etablissements DARTY ET FILS commercialisent toujours les produits de la marque Minimotors de sorte que contrairement à ce que prétend la société VOLT, cette procédure n’a pas eu d’impact sur sa réputation et ses relations avec les sociétés FNAC DIRECT et Etablissement DARTY ET FILS.

Elle soutient que la contrefaçon de la marque verbale française SPEEDWAY N°4609756 est caractérisée, les trottinettes litigieuses reproduisant de façon identique le signe « Speedway », pour des produits identiques enregistrés en classe 12, à savoir des trottinettes.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2024, la société VOLT demande au tribunal de :

— Prononcer la déchéance des droits de la société SPEEDWAY pour défaut d’usage sérieux sur les marques “SPEEDWAY accessoirs motors et scooters PROSHOP» n°3985578 et n°3985587 pour les produits et services suivants : «Casques, vêtements, gants, chaussures, lunettes, combinaisons, pour assurer la protection des conducteurs de moto ; parties constitutives et pièces détachées, pour motos ; sacs, sacoches, mallettes, adaptables sur les motos ; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises ; octroi de licences de concepts de franchise ; concession de licences de droits de propriété intellectuelle », les effets de la déchéance remontant au 22 mars 2018 en application des dispositions de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Et de la marque « SPEEDWAY » n°97666250 pour tous les produits et services visés, les effets de la déchéance remontant au 4 mars 2002, soit 5 années après la date de publication de l’enregistrement en application des dispositions de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

— Prononcer la déchéance totale de la marque verbale française « SPEED ELITE [Localité 4] SPEEDWAY » N°4414668 pour tous les produits et services visés, les effets de la déchéance remontant au 12 janvier 2023, soit 5 années après la date de publication de l’enregistrement en application des dispositions de l’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

— Prononcer la nullité de la marque SPEEDWAY n°4609756 pour défaut de caractère distinctif en application des dispositions de l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

— Condamner la société SPEEDWAY pour dépôt frauduleux de sa marque «SPEEDWAY» n°4609756 en application des dispositions de l’article L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

— Dans l’hypothèse où la marque « SPEEDWAY » n°4609756 ne serait pas annulée pour défaut de caractère distinctif, ordonner le transfert de la marque au profit de la société VOLT en application des dispositions de l’article L.712-6 al 2 du Code de la propriété intellectuelle.

— Autoriser la société VOLT à adresser le jugement à intervenir à l’INPI pour inscription au Registre national des Marques.

— Débouter la société SPEEDWAY de l’intégralité de ses demandes.

— Condamner la société SPEEDWAY à payer à la société VOLT la somme de 577 855 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de la présente procédure ainsi que la somme de 50 000 € en réparation du préjudice issu de l’atteinte à sa réputation.

— Ordonner la publication de la décision à intervenir, dans trois journaux ou revues au choix de la Société VOLT et aux frais de la Société SPEEDWAY, le coût de chacune des publications ne pouvant excéder la somme de 5 000 € HT.

— Condamner la Société SPEEDWAY à payer à la Société VOLT la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle commercialise des trottinettes sous la dénomination SPEEDWAY et n’a jamais procédé à leur dépôt, au motif qu’elle a toujours été convaincue de l’absence de caractère distinctif du terme SPEEDWAY qui désigne une des caractéristiques essentielles du produit ; que le terme SPEEDWAY désigne sans conteste une caractéristique des « trottinettes (véhicules), services de vente au détail de trottinettes (véhicules), casques de trottinettes, housses de selles pour trottinettes. » ; que les trottinettes sont un nouveau mode de mobilité rapide, le terme SPEEDWAY qui signifie « voie rapide » étant compris par le public français ayant une connaissance basique de l’anglais comme décrivant la rapidité ; que l’association des deux termes et donc l’ensemble qu’ils forment possède une signification claire et immédiate au regard des produits qu’ils désignent à savoir des trottinettes ; que des termes anglais, moins descriptifs des produits et services visés, ont été jugé non distinctifs par la Jurisprudence, comme par exemple : ULTRASUN pour des produits de protection solaire, ou CUCINA pour désigner des produits alimentaires ; que contrairement à ce que soutient la société SPEEDWAY, le terme de speedway n’est pas un néologisme, mais un terme du langage courant ; que le dépôt de la marque verbale SPEEDWAY est frauduleux en ce qu’au moment de la demande d’enregistrement, le déposant connaissait les droits ou l’usage antérieur auxquels il portait atteinte ; que la société VOLT verse aux débats des factures de commercialisation, des publicités et des extraits de site internet qui établissent une commercialisation, à tout le moins depuis le début de l’année 2019, et donc antérieurement au dépôt de la marque.

Elle soutient qu’il est impossible que la société SPEEDWAY n’ait pas eu connaissance, lors du dépôt de sa marque, de la présence des trottinettes SPEEDWAY sur le marché français ; que la Société VOLT distribue, auprès des distributeurs FNAC et DARTY, les trottinettes SPEEDWAY fabriquées par la société coréenne MINIMOTORS depuis l’année 2014 ; que s’il est exact qu’une marque ne peut résulter que d’un enregistrement, il n’en reste pas moins vrai que le fait de déposer un signe exploité par un concurrent constitue une fraude ; que la Société VOLT justifie non seulement de l’importance de la commercialisation des trottinettes sous la dénomination SPEEDWAY, mais également d’une visibilité importante, celle-ci étant distribuée auprès des plus grands intervenants sur le segment de marché, et notamment FNAC et DARTY, mais également BOULANGER, GO SPORT ou NORAUTO ; que la société SPEEDWAY ne pouvait méconnaitre l’existence d’une commercialisation importante par la société VOLT de trottinettes SPEEDWAY au cours de l’année 2019.

Elle ajoute que les marques SPEEDWAY déposées antérieurement concernaient des services de commercialisation de pièces détachées et accessoires pour motos exclusivement, de sorte qu’il ne pouvait y avoir aucune confusion avec les produits et trottinettes, sur lesquelles le fabricant avait apposé la dénomination SPEEDWAY.

Elle soutient que la procédure engagée à son encontre a pour seul but de lui interdire la poursuite d’une activité qu’elle exerce depuis 8 ans ; que l’intention de nuire de la Société SPEEDWAY résulte d’un faisceau d’indices lié aux conditions dans lesquelles la marque a été déposée, pour être, immédiatement après opposée aux défenderesses, afin de solliciter leur condamnation pour contrefaçon ; que la Société SPEEDWAY qui ne justifie pas de la vente d’une seule trottinette sous sa marque SPEEDWAY, tente de se voir attribuer les gains réalisés par la Société VOLT ; que ses demandes visent à détourner à son profit les gains d’un tiers, ce qui caractérise le dépôt frauduleux.

Elle expose que dans l’hypothèse où la marque ne serait pas annulée pour défaut de caractère distinctif, le tribunal ordonnera le transfert de la propriété de la marque «SPEEDWAY» n°4609756 à son profit.

Elle soutient qu’elle n’a commis aucune atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine SPEEDWAY, puisqu’ils ne sont exploités que pour une activité de vente au détail d’équipements pour motos et scooters, de sorte qu’il n’y a aucune confusion ou similitude avec la vente de trottinettes.

Enfin, elle indique qu’elle a cessé la vente de trottinettes SPEEDWAY dès que l’assignation n justice a été délivrée aux sociétés FNAC et DARTY ; qu’elle a ainsi subi un important manque à gagner et un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2025, les sociétés FNAC DIRECT ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS demandent au tribunal :

A titre principal,

— ANNULER la marque SPEEDWAY n°4609756 pour défaut de caractère distinctif.

— DEBOUTER la société SPEEDWAY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

— ANNULER la marque SPEEDWAY n°4609756 dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par la société SPEEDWAY.

— DEBOUTER la société SPEEDWAY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

— CONDAMNER la société SPEEDWAY à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique HOUEL-TAINGUY.

Elles soutiennent que si la marque SPEEDWAY n°4609756 désigne notamment en classe 12, les « trottinettes (véhicules) » qui sont les seuls produits à leur être opposés, à l’évidence, le public pertinent français comprend sans aucune réflexion la signification de ces deux termes courants «SPEED » et « WAY » accolés comme faisant référence à une « route rapide », « une voie rapide » ou à « une manière rapide » de se déplacer ; que l’utilisation du terme « SPEEDWAY » pour désigner des trottinettes électriques fait donc nécessairement référence à des caractéristiques essentielles et descriptives du produit et ne peut faire l’objet d’une appropriation par un acteur du marché ; que le fait que le terme ‘SPEEDWAY’ ne soit pas un terme connu pour identifier des trottinettes électriques est indifférent dès lors que chacun des deux termes qui le composent – ‘SPEED’ et ‘WAY’ – constitue une caractéristique des produits désignés, sans qu’aucune modification ou aucun ajout d’ordre syntaxique ou sémantique n’ait été apporté à la combinaison finale ; que dès lors, le consommateur d’attention moyenne identifiera le signe ‘SPEEDWAY’ uniquement comme la simple réunion de ces deux termes descriptifs conférant à son tout une signification elle-même descriptive des caractéristiques des produits visés ; qu’il existe d’autres néologismes composés de termes anglais qui ont été jugés descriptifs des caractéristiques des produits désignés, comme : GREENCAR pour désigner des véhicules automobiles, STRESS-CONTROL est « descriptive et, par là-même, dénuée de caractère distinctif pour les substances diététiques à usage médical, et compléments nutritionnels ; qu’à défaut de caractère distinctif la marque SPEEDWAY n°4609756, exclusivement descriptive, est nulle.

De plus, elles se prévalent d’un dépôt frauduleux de cette marque au motif que la société MINIMOTORS a commercialisé la première version de sa trottinette électrique dénommée «Speedway » en 2014, ce que la société SPEEDWAY ne démentait pas dans son assignation ; qu’après avoir connu un vif succès en Corée du sud et en Asie, la gamme de trottinettes électriques « Speedway » a été commercialisée en Europe, et notamment en France, à compter de 2016 ; que depuis plusieurs années, de nombreux articles en ligne sont dédiés à la gamme de trottinettes « Speedway » dans leurs différentes versions, vantant la qualité des produits de la société MINIMOTORS ; que le site Internet www.lestransportselectriques.fr, spécialisé dans le marché des véhicules électriques, qualifie ce produit de « succès international énorme » ; que diverses vidéos Youtube ayant généré 428 748 vues, diffusent également des tutoriels ou des essais comparant les modèles de trottinettes électriques.

Elles font valoir que la société SPEEDWAY qui se définit comme commercialisant des produits « dédiés à la locomotion motorisée » et exerçant sur un marché similaire à celui de la société MINIMOTORS n’a pas pu ignorer le développement de la gamme de trottinettes électriques « Speedway », compte tenu de l’essor qu’elle a connu et de leur popularité en France ; qu’en effet, entre 2016 et 2019, les modèles Speedway 3, Speedway 4, Speedway 5 et Speedway Mini 5 et Speedway Mini 4 pro Lite se sont succédés présentant à chaque fois de nouvelles innovations et rencontrant un succès certain ; qu’entre 2016 et 2019, la notoriété de la gamme Speedway n’a fait que croitre auprès de l’ensemble du public ; que la communication autour du développement et de la commercialisation des trottinettes Speedway de la société MINIMOTORS a été très importante auprès du public et de l’ensemble des réseaux de distributions, comme en témoigne la présentation de la trottinette Speedway Mini IV lors du salon professionnel MedPi, spécialisé dans les produits interactifs, qui s’est tenu du 4 au 6 avril 2018 à [Localité 6] et qui a rassemblé plus de 660 marques et acteurs du marché ; que dès lors, il ne fait aucun doute qu’au jour du dépôt de sa marque SPEEDWAY n°4609756 le 23 décembre 2019, la société SPEEDWAY avait nécessairement connaissance de l’usage antérieur du signe SPEEDWAY par MINIMOTORS pour désigner des trottinettes électriques ; qu’à cette date, la société SPEEDWAY a choisi soudainement de déposer le signe verbal « SPEEDWAY », identique à la dénomination des trottinettes électriques de la société MINIMOTORS, et précisément pour désigner des trottinettes électriques, alors que les précédents dépôts de la société SPEEDWAY concernaient son activité centrée sur la revente d’équipements et accessoires de motos, scooters et cross ; que ceci ne peut résulter ni d’une simple coïncidence ni être considéré comme s’inscrivant dans « une continuité d’exploitation » par la société SPEEDWAY ; que l’intention de nuire est caractérisée, de sorte que la marque N°4609756 doit être annulée pour dépôt frauduleux ; que les demandes de la société SPEEDWAY fondées sur la contrefaçon doivent être rejetées ainsi que les demandes relatives à un atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine à défaut de tout risque de confusion entre les activités respectives des parties.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.

La clôture différée a été rendue le 27 janvier 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience du 06 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

I/ Sur les exceptions de nullité :

La nullité sanctionne le signe qui, bien qu’enregistré, est porteur d’un vice ne le rendant pas à même de constituer une marque. La nullité vient sanctionner les conditions de validité de la marque.

a) La nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif :

Pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée. La nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation de ce caractère distinctif.

Qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage, le caractère distinctif s’apprécie par rapport d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Le seul fait qu’une marque soit composée de deux termes du langage courant n’entraine pas un défaut de caractère distinctif. Il ne suffit pas, pour celui qui conteste le caractère distinctif d’un néologisme, de démontrer la descriptivité des deux mots composant la marque pris isolément mais il convient de démontrer le caractère descriptif du néologisme pris dans son ensemble.

En l’espèce, le signe SPEEDWAY ne correspond pas à la désignation nécessaire, générique ou usuelle même d’une trottinette puisque la combinaison des deux termes speed/way correspond pour un consommateur de langue anglaise à une voie expresse, une piste de vitesse pour motos, ou encore une course de motos sur une piste ovale ; ce syntagme présente dès lors un caractère distinctif puisqu’il ne désigne pas les caractéristiques des produits et services relatifs à la vente de trottinettes.

Dès lors, le terme SPEEDWAY ne présente pas avec la vente de trottinettes un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ce produit ou de l’une de ses caractéristiques. Il présente même un caractère inhabituel pour désigner une trottinette électrique.

En conséquence, l’exception de nullité pour défaut de caractère distinctif de la marque verbale SPEEDWAY N°4609756 sera rejetée.

b) La nullité de la marque pour dépôt frauduleux :

L’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ».

L’action fondée sur l’article L. 712-6 impose à celui qui revendique la propriété d’une marque de justifier :

— qu’il dispose d’un droit d’exploitation antérieur au dépôt de la marque contestée ;

— que le déposant avait connaissance de ce droit d’exploitation antérieur à l’époque du dépôt auquel il porte atteinte ;

— que le dépôt a été effectué dans la seule intention de nuire.

En l’espèce, la société demanderesse ne pouvait ignorer que les sociétés défenderesses utilisaient dès l’année 2018, et de façon certaine dans le courant de l’année 2019 un signe identique sur les trottinettes qu’elles commercialisaient par l’intermédiaire de grandes enseignes françaises.

En effet, les défenderesses justifient la réalité de la commercialisation des trottinettes électriques Minimotors Speedway sur les sites internet des sociétés FNAC et DARTY pour l’essentiel dans le courant de l’année 2019, avant le dépôt de la marque SPEEDWAY N° 4609756 par la société SPEEDWAY.

Aussi, il résulte de l’attestation de l’expert-comptable de la société VOLT, que si les ventes de trottinettes électriques ne sont pas significatives en 2018, elles le sont davantage en 2019 puisqu’il a été vendu 3145 engins représentant un chiffre d’affaires brut de 1 328 562€ HT.

Dès lors, par le dépôt de la marque verbale SPEEDWAY N°4609756 le 23 décembre 2019 pour la vente de trottinettes électriques, la société SPEEDWAY a manifestement cherché à empêcher les sociétés VOLT, FNAC DIRECT et Etablissements DARTY et FILS de continuer à utiliser le signe SPEEDWAY sur ces moyens de locomotion.

Cette volonté d’empêcher des tiers de commercialiser des trottinettes dans une présentation particulière est caractéristique d’une mauvaise foi, puisqu’il est constant, à l’examen des pièces versées aux débats, que la société SPEEDWAY, après enregistrement de sa marque verbale pour la vente de trottinettes n’exploite pas ce signe, puisqu’elle ne rapporte pas la preuve de la vente de trottinettes électriques sous la marque SPEEDWAY depuis le dépôt enregistré 23 décembre 2019.

Ainsi, s’agissant de la vente de trottinettes, il y a lieu de considérer la marque verbale SPEEDWAY N°4609756 comme une marque de barrage qu’il y a lieu de sanctionner.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité partielle de la marque verbale SPEEDWAY N°4609756 uniquement en classe 12 pour les trottinettes, et en classe 35 pour les services de vente au détail de trottinettes, à l’exclusion des divers accessoires pour ces mêmes engins qu’elle demeure libre de commercialiser sous sa marque.

Le titre de marque restera ainsi en vigueur pour la partie des libellés non sanctionnées.

En conséquence de la nullité partielle de la marque verbale française SPEEDWAY N°4609756, la demande d’interdiction de la commercialisation de trottinettes par les sociétés FNAC DIRECT, Etablissements DARTY et Fils et VOLT sous astreinte et leur destruction seront rejetées à défaut de contrefaçon des trottinettes vendues par les sociétés défenderesses.

La société SPEEDWAY sera déboutée du surplus de ses demandes.

III/ Sur les demandes reconventionnelles :

Les demandes en déchéance de marque :

La société VOLT maintient dans ses conclusions au fond les demandes en déchéance de marque qu’elles avaient d’ores et déjà formulées devant le juge de la mise en état, qui, par ordonnance en date du 24 juillet 2023 a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par les sociétés VOLT, FNAC DIRECT et Etablissements DARTY et FILS en déchéance des marques verbale et semi-figuratives N°4414668, 97666250, 3985578 et 3985587, de sorte que ces demandes devant le tribunal sont sans objet.

Les demandes indemnitaires :

La société VOLT réclame le paiement de la somme de 577 855€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son « préjudice commercial subi du fait de la présente procédure » et la somme de 50 000€ en réparation du « préjudice issu de l’atteinte à sa réputation ».

Toutefois, la société VOLT a décidé de son propre chef de suspendre la commercialisation de ses trottinettes alors qu’elle n’a reçu aucune injonction judiciaire en ce sens.

Elle a ainsi créé son propre préjudice et n’est pas fondée à le faire supporter par la société SPPEDWAY. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial.

Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice issu de l’atteinte à sa réputation, qui n’est caractérisé par aucune des pièces versées aux débats, et sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

La demande de publication du jugement :

En l’état de ce qui précède, la publication de la décision s’avère ni nécessaire ni proportionnée à la nature du litige et aux sanctions prononcées, et sera en conséquence rejetée.

IV/ Sur les demandes accessoires :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Il y a lieu par ailleurs, en équité, de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de la marque verbale française SPEEDWAY N°4609756 pour défaut de caractère distinctif ;

PRONONCE la nullité partielle de la marque verbale française SPEEDWAY N°4609756 pour dépôt frauduleux, uniquement en classe 12 pour les trottinettes, et en classe 35 pour les services de vente au détail de trottinettes, à l’exclusion des divers accessoires susceptibles d’équiper ces mêmes engins, équipements qu’elle demeure libre de commercialiser sous sa marque ;

DEBOUTE la société SPEEDWAY de ses demandes ;

DEBOUTE la société VOLT de ses demandes reconventionnelles ;

REJETTE la demande de publication du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Mars 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT