COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 264

Rôle N° RG 23/06127 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHDD

[F], [T], [X] [B]

C/

PROCUREUR GENERAL

M. LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI

Syndicat SYNDICAT DU CHOCOLAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [F] [B],

M^e Audrey FREEMAN

SYNDICAT DU CHOCOLAT

M^e Jules CONCAS

INPI

P.G

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut [5] en date du 04 Avril 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° NL22-0115.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B],

Titulaire de la marque française contestée n° 4281527, «[Localité 4] 1855 » déposée le 20 juin 2016 en classes 30 ; 32 ; 35 et enregistrée le 14 octobre 2016

né le 09 Novembre 1975 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représenté par M^e Audrey FREEMAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de M^e Marie SONNIER POQUILLON de la SELARL MSP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

DEFENDEURS

SYNDICAT DU CHOCOLAT,

syndicat patronal représenté par son représentant légal demeurant es qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par M^e Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, assisté de M^e Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS, substituée de M^e GOURJON Mathilde, avocat au barrea de Paris, plaidant

En présence de :

Monsieur M. LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI,

[Adresse 1]

Représentée par M^me Cécile CHARRON, Juriste, en vertu d’un pouvoir général, entendue en ses observations.

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

Cour d’appel – [Adresse 7]

avisé et non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique.

Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

M^me Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET

MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024 puis prorogé au 13 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [B] est propriétaire de la marque verbale, « [Localité 4] 1855 » n°4281527, déposée le 20 juin 2016, enregistrée pour couvrir des produits et services en classes 30, 32 et 35.

Les produits couverts en classe 30 sont : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ».

Le syndicat du chocolat a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de [F] [B] le 14 juin 2022 portant sur les produits : « café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » pour les motifs absolus d’absence de caractère distinctif, de caractère descriptif, du caractère trompeur et de la mauvaise foi.

La procédure contradictoire a abouti à la décision du directeur général de l’INPI du 4 avril 2023 par laquelle il a :

— déclaré la demande en nullité NL22-0115 partiellement justifiée,

— dit que l’enregistrement de la marque n°16/4281527 est déclaré partiellement nul pour les produits « cacao ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao » ne précisant pas la mention suivante : « étant ou contenant du malakoff » ;

— décidé que « La marque n" 16 / 4291736 est enregistrée pour les produits suivants : Article 3 : La marque n° 16 / 4291736 est enregistrée pour les produits suivants :

« Café ; thé ; cacao étant ou contenant du malakoff; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries étant ou contenant du malakoff ; confiserie étant ou contenant du malakoff ; glaces alimentaires étant ou contenant du malakoff ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits étant ou contenant du malakoff ; gâteaux étant ou contenant du malakoff ; biscottes ; sucreries étant ou contenant du malakoff ; chocolat étant ou contenant du malakoff ; boissons à base de cacao étant ou contenant du malakoff ; boissons à base de café ; boissons à base de thé », ainsi que pour les produits de la classe 32 et les services de la classe 35 figurant dans l’enregistrement.

Par acte enregistré au greffe le 02 mai 2023, M. [F] [B] a formé un recours contre cette décision, enrôlé sous le RG n°23/06127.

Par acte enregistré au greffe le 23 octobre 2023, le syndicat du chocolat a formé un recours incident, enrôlé sous le RG n°23/13144.

Ces deux procédures ont été jointes, sous le n°23/06127.

Par conclusions récapitulatives enregistrées par voie dématérialisée le 23 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [B] demande à la cour de :

In limine litis,

— prononcer l’irrecevabilité de la demande en nullité NL22-0115 formulée par le syndicat du chocolat, concernant la marque n°16/4281527, à défaut de justification de sa personnalité morale, de sa capacite d’ester en justice et de sa qualité à agir.,

— déclarer nulle la déclaration d’appel N°23/12534 régularisée par le syndicat du chocolat le 23 octobre 2023,

— déclarer irrecevables l’ensemble des conclusions régularisées par le syndicat du chocolat et spécialement ses conclusions n°1 régularisées le 23 octobre 2023 et réitérées le 8 novembre 2023,

Sur le fond,

— débouter le syndicat du chocolat de toute ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, les rejeter à toutes fins qu’elles comportent,

En toute hypothèse :

— infirmer et réformer la décision du Directeur Général de l’INPI du 4 avril 2023 n° NL 22-0115 en ce qu’elle a :

— décidé que la demande en nullité NL22-0115 concernant la marque n°16/4281527 « [Localité 4] 1855 » est partiellement justifiée ;

— déclaré nulle la marque n°16/4281527 « malakoff 1855 » pour les « cacao ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao », désignés à l’enregistrement ne précisant pas la mention suivante « étant ou contenant du malakoff » ;

— limité l’enregistrement des produits suivants désignés au sein de la marque précitée en classe 30, en ajoutant la précision « étant ou contenant du malakoff » : cacao étant ou contenant du malakoff; pâtisseries étant ou contenant du malakoff ; confiserie étant ou contenant du malakoff ; glaces alimentaires étant ou contenant du malakoff ; biscuits étant ou contenant du malakoff ; gâteaux étant ou contenant du malakoff ; sucreries étant ou contenant du malakoff ; chocolat étant ou contenant du malakoff ; boissons à base de cacao étant ou contenant du malakoff ;

— rejeté la demande de répartition des frais exposés.

En conséquence, statuant à nouveau :

— rejeter totalement la demande en nullité à l’encontre de la marque « [Localité 4] 1855 » n°16/4281527 pour tous les produits désignés à l’enregistrement ;

— débouter le syndicat du chocolat de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;

— condamner le syndicat du chocolat à payer à M. [F] [B] la somme de 5.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;

— condamner le syndicat du chocolat aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [F] [B] fait valoir que :

— sur l’irrecevabilité : le syndicat est irrecevable en ce que ce dernier ne justifie pas de sa personnalité morale, de sa capacité à ester en justice ni de sa qualité à agir car :

ce dernier n’a pas déposé ses statuts en mairie.

les statuts ont été communiqués trop tardivement ; or une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond et cette nullité ne peut être couverte

les statuts sont datés du 2 juin 2022, quelques jours avant la saisine de l’INPI. Le document est établi sur papier libre, et ne constitue pas les statuts d’origine

la demande ne satisfait pas l’intérêt collectif des membres du syndicat mais l’intérêt personnel et individuel de l’un d’entre eux, la société CEMOI, qui exploite des barres de chocolat « Le bon [Localité 4] ».

— sur l’absence de caractère trompeur de la marque :

l’INPI s’est supplée aux arguments du demandeur sur certains points

le public pertinent est le consommateur des produits visés en classe 30 soit le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

l’affirmation selon laquelle le mot « [Localité 4] 1855 » apparaîtrait au public comme faisant référence à un type de chocolat à la praline ou un gâteau n’est pas démontré en ce que :

— le terme « [Localité 4] » n’est pas un nom usuel ; il fait référence à la bataille de [Localité 4] de 1855

— l’INPI avait accepté l’enregistrement de la marque « [Localité 4] «  de POULAIN et « CLUB [Localité 4] » de REVILLON

— le public n’associera pas le terme [Localité 4] 1855 comme désignant un type de chocolat ou de confiserie à la praline ou du moins cette signification ne sera pas évidente et immédiate

— le fait d’associer le terme « [Localité 4] » au nombre « 1855 » confère un caractère tout à fait arbitraire au signe en lien avec les produits. Il n’existe aucun lien entre le nombre 1855 et le chocolat à la praline ;

— à supposer que le public perçoive ce nombre comme une date, il comprendra la référence à l’année de la bataille de [Localité 4] et non comme une référence à la date de création du produit ou de constitution de la société qui le fabrique

— la marque ne couvre pas des types de chocolats, pas un type de recette mais le nom fantaisiste de produits

— l’utilisation d’un signe comme marque d’usage pour désigner certains produits ou services ne peut constituer une antériorité qui remettrait en cause la validité de la marque déposée ultérieurement tout comme le fait de faire revivre une ancienne marque

— les recherches google démontrent que le terme [Localité 4] ne renvoie pas à un chocolat praliné ni un gâteau,

— en tout état de cause la validité de la marque s’apprécie au regard des produits concernés ; ici l’INPI se fonde sur les pièces concernant le chocolat, ce qui n’est pas couvert par la marque

— sur le mal fondé de l’appel incident adverse :

— la marque a un caractère distinctif et n’est pas descriptive en ce que :

le caractère descriptif n’est pas examiné au vu du terme « malakoff » puis de « 1855 » mais du signe « malakoff 1855 » ;

le nombre 1855 n’a aucune signification particulière en lien avec les produits mais avec l’année de la bataille de [Localité 4]

les chiffres peuvent conférer un caractère distinctif au signe

face au signe « malakoff 1855 », le consommateur ne sera pas enclin à penser qu’il s’agit de la désignation d’un chocolat ou d’une caractéristique des produits

l’analyse du caractère distinctif est effectuée produit par produit ; il n’y a pas de transposition à faire avec les autres produits et services

le pain, le sucre, la farine, la pizza, les sandwichs ne peuvent être assimilés au chocolat ;

la validité d’une marque s’apprécie indépendamment de son utilisation, le fait que M. [B] soit chocolatier ne peut être pris en compte

si le public ne perçoit pas le terme « [Localité 4] » comme la désignation d’un type de chocolat à la praline, il s’en suit qu’il ne percevra pas une signification descriptive au signe en cause.

le fait que des produits puissent parfois être composés de chocolat ne suffit pas à dire que le public comprendra le terme « malakoff » comme décrivant un ingrédient ou un parfum de produit

S’agissant des « pâtisseries, gâteaux, confiserie, sucreries, chocolat », le Demandeur produit des exemples dans lesquels le terme est utilisé dans un sens fantaisiste

aucune des pièces produites par le Demandeur en lien avec les produits « cacao, pâtisseries, confiseries, glaces alimentaires, biscuits ; gâteaux ; sucreries, chocolat ; boissons à base de cacao » couverts par la Marque ne concerne les signes « [Localité 4] » ou « [Localité 4] 1855 »

— la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage en ce que cette dernière a fait l’objet d’un usage continu et systématique par la société [Localité 4] & CIE pour les produits contestés depuis son enregistrement via notamment la publicité et communication,

— le dépôt n’est pas frauduleux en ce que :

le fait de faire revivre une marque abandonnée ne s’analyse pas comme une intention frauduleuse,

le fait que le terme soit employé par des tiers ne permet pas de penser que M. [B] connaissait ces usages et que le dépôt a été fait de mauvaise foi,

l’appelant ne savait pas que ce signe continuait à être utilisé,

— la procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

Par conclusions notifiées et enregistrées le 27 mai 2024, le syndicat du chocolat demande à la cour de :

— déclarer le syndicat du chocolat recevable et bien-fondé dans la demande en nullité NL22-0115 et dans son recours incident ;

— confirmer la décision du 4 avril 2023 numéro NL 22-0115, en ce qu’elle a retenu la demande en nullité NL22-0115 partiellement justifiée,

— infirmer et réformer la décision du 4 avril 2023 numéro NL 22-0115, en ce qu’elle a retenu que la demande en nullité doit être :

— rejetée sur le fondement du caractère descriptif et du défaut de caractère distinctif de la marque contestée,

— justifiée en ce qu’elle est susceptible de tromper le public pertinent pour les produits suivants : « cacao ; pâtisserie ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat : boissons à base de cacao » ne précisant pas la mention « étant ou contenant du malakoff »,

— rejetée sur le fondement du dépôt effectué de mauvaise foi,

— infirmer et réformer la décision du 4 avril 2023 numéro NL 22-0115, en ce qu’elle a retenu que la marque n°16/4281527 est enregistrée pour les produits suivants : « café ; thé ; cacao étant ou contenant du malakoff; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries étant ou contenant du malakoff ; confiserie étant ou contenant du malakoff ; glaces alimentaires étant ou contenant du malakoff; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre : sauce (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits étant ou contenant du malakoff; gâteaux étant ou contenant du malakoff; biscottes ; sucreries étant ou contenant du malakoff; chocolat étant ou contenant du malakoff; boissons à base de cacao étant ou contenant du malakoff; boissons à base de café ; boissons à base de thé », ainsi que pour les produits de la classe 32 et les services de la classe 35 figurant dans l’enregistrement.

Par conséquent,

— déclarer la demande en nullité NL22-0115 justifiée en ce que la marque [Localité 4] 1855 n°16/4281527, pour tous les produits en classe 30, est :

— descriptive et dépourvue de caractère distinctif,

— susceptible de tromper le public pertinent,

— a été déposée de mauvaise foi.

— déclarer la marque n°16/4281527 nulle pour l’ensemble des produits enregistrés en classe 30, à savoir le « café ; thé ; cacao ;sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries : confiserie : glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre : sauce (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé »,

— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

— condamner M. [B] à verser au syndicat du chocolat la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. [B] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Camille Pecnard du cabinet Lavoix en application de l’article 699 du code de procédure civile

Au soutien de ses conclusions, il fait valoir que :

— sur la recevabilité :

la justification de la qualité à agir n’est due que dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs ce qui n’est pas le cas en l’espèce en tout état de cause, les statuts déposés en mairie ont été produits,

le syndicat agit dans un intérêt collectif en ce que d’autres membres du syndicat que CEMOI produisent des malakoff et que son objet est notamment « d’exercer, devant toutes les juridictions, toutes actions nécessaires pour défendre l’intérêt de la profession et de ses membres »,

— le terme malakoff 1855 n’est pas distinctif mais descriptif pour le public pertinent composé du grand public et les professionnels du secteur

— le terme malakoff est descriptif :

le terme malakoff est utilisé par les chocolatiers, les distributeurs et les consommateurs pour désigner du chocolat praliné, un gâteau à base de malakoff ou une caractéristique du produit en lien avec le chocolat et non comme un nom de fantaisie

sur le site internet de M. [B], le terme malakoff est décrit comme un chocolat mélangé au pralin donnant un chocolat praliné

il se trouve dans des dictionnaires de cuisine

il possède les caractéristiques d’un nom commun puisqu’il est utilisé sans guillemet, sans symbole ®, alternativement avec un M majuscule ou m minuscule, avec un déterminant « le » ou indéfini « un ». M. [B] utilise parfois ce terme procédé de l’article défini « le ».

— l’ajout du nombre 1855 n’apporte pas un caractère distinctif à l’ensemble du signe :

ce nombre est descriptif

il correspond à la date de création de la friandise

c’est un terme accessoire qui met en exergue le terme malakoff

il n’est pas soutenu que la date correspondrait à une caractéristique essentielle des produits

une date associée à un produit alimentaire perçu comme sa date de création

— le terme malakoff 1855 est descriptif pour désigner les produits visés par la marque contestée le terme « malakoff 1855 » est immédiatement perçu par le public pertinent comme décrivant le fait que le produit alimentaire est un chocolat praliné, un gâteau composé de « malakoff », c’est-à-dire de chocolat praliné ; la société de M. [B] étant spécialisée dans la fabrication, l’achat, la vente de produits chocolatiers, pâte à tartiner, confiserie, ce dernier ne peut affirmer que les produits visés par la marque contestée n’ont pas de lien avec le chocolat

la glace à rafraichir est aussi une glace alimentaire

il n’y a pas de différence entre des biscuits et une biscotte ; et l’EUIPO a considéré que le signe [Localité 4] était descriptif en lien avec les biscottes dans sa décision du 25 janvier 2024

le sucre, miel et sirop de mélasse sont des sucreries

les boissons à base de café ou de thé sont similaires à la boisson à base de cacao, de chocolat ; et l’EUIPO a considéré que [Localité 4] était descriptif pour le café et le thé dans sa décision précitée

les autres produits « café : thé ; pain ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » sont aussi des produits qui peuvent contenir du chocolat praliné, comme un goût additionnel ou être utilisé pour étaler du chocolat praliné ce qu’a retenu l’EUIPO pour le thé, le café, la glace, les crêpes, le pain et les biscottes,

les produits « sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » sont perçus par le public pertinent comme des ingrédients qui servent à la préparation du malakoff,

— le terme malakoff 1855 est trompeur en ce que :

les consommateurs s’attendront à ce que les produits soient composés de chocolat praliné,

les produits sont nécessaires à la fabrication du malakoff,

l’attention du consommateur sur le lien entre le signe « malakoff » et le chocolat praliné ou le gâteau à base de malakoff est accentué par le fait que M. [B] est un chocolatier et vend ses produits malakoff sur son site internet dédié au chocolat

en achetant un produit malakoff, le consommateur s’attendra à acheter un produit alimentaire ayant du malakoff,

— le terme a été déposé de mauvaise foi en ce que :

le terme était utilisé en lien avec un chocolat praliné ou un gâteau à base de malakoff avant la date de dépôt de la marque [Localité 4],

en tant que professionnel, M. [B] connaissait l’existence d’usages antérieurs concernant le terme querellé et savait que 1855 désigne la date de création du malakoff,

la marque malakoff a fait l’objet d’un refus partiel d’enregistrement en 2008,

M. [B] prive autrui d’un signe nécessaire à son activité en privatisant le terme malakoff,

l’ajout du nombre a pour objectif de détourner le refus partiel d’enregistrement de l’INPI,

Par observations en date du 29 mars 2024, l’INPI fait valoir que :

— sur la recevabilité :

l’article disposant que le demandeur doit fournir la justification de sa qualité à agir concerne des demandes en nullité fondées sur un motif relatif alors même que la présente demande en nullité est fondée sur des motifs de nullité absolue

il ressort des statuts du syndicat que le fait d’agir en nullité d’une marque qui accorde un droit exclusif à un seul opérateur sur une dénomination pourtant nécessaire à l’ensemble de la profession est conforme à son objet statutaire

— sur l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif de la marque :

le public pertinent à prendre en compte est aussi bien un consommateur d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé qu’un public plus averti

S’agissant du terme [Localité 4] pris isolément :

il ressort des documents fournis qu’au jour du dépôt et depuis les années 1970, le terme [Localité 4] était régulièrement employé par plusieurs opérateurs économiques pour désigner un chocolat praliné et qu’il continue à l’être postérieurement au dépôt

il est employé non à titre de marque mais dans son sens courant pour désigner un chocolat praliné et ce peu importe qu’il soit employé avec ou sans majuscule

la bataille de [Localité 4] ne fait pas partie des batailles majeures de l’histoire française, ainsi il est peu probable que le consommateur moyen comprenne que le terme [Localité 4] fasse référence à ladite bataille.

Il n’est pas exigé qu’un terme figure dans le dictionnaire pour refuser l’enregistrement de ce terme en tant que marque

S’agissant de la distinctivité de la marque dans son ensemble :

1855 ne sera pas perçu comme l’année de création du chocolat

1855 ne sera pas non plus perçu comme l’année de la bataille par le consommateur

il n’est pas établi que le consommateur établisse un lien direct entre le signe et les produits ou une caractéristique essentielle des produits

dans le cas des produits en cause, l’époque de production n’est pas une caractéristique pertinente et inhérente et ne conditionne pas le choix d’achat du consommateur

— sur le caractère trompeur du signe

— sur le recours formé par M. [B] :

le consommateur peut légitimement attendre que les produits querellés contiennent du malakoff, de sorte qu’il existe un risque sérieux de tromperie,

l’INPI ne s’est pas substitué au demandeur

— sur le recours formé par le syndicat du chocolat :

Le public n’était pas habitué à associer les produits, non visés par l’annulation, au chocolat praliné, antérieurement au dépôt, soit parce qu’ils ne contiennent pas habituellement du malakoff soit parce qu’ils ne sont pas exclusivement destinés à la confection d’un gâteau,

— sur l’absence de mauvaise foi :

Le dépôt porte sur le signe « [Localité 4] 1855 » qui, pris dans son ensemble, apparait distinctif à l’égard des produits en cause. Ainsi, M. [B] n’a pas agi dans l’unique but de priver les tiers du droit de faire usage du terme [Localité 4].

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande du syndicat du chocolat :

En application de l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’État.

L’article R. 716-1 du même code précise : la demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Elle comprend :

1° L’identité du demandeur ;

2 Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;

3° Les références de la marque contestée, ainsi que l’indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;

4° L’exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l’exception de la demande fondée sur l’article L. 714-5 ;

5° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

6° Le cas échéant, sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l’Institut dans le délai d’un mois.

Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale.

La demande en nullité a été formalisée par le syndicat du chocolat selon les formes légales et il a expressément indiqué dans cette demande son numéro Siren, ce qui atteste d’une immatriculation régulière et de la personnalité juridique de ce syndicat.

Il a été également produit aux débats les statuts du syndicat, lequel relève des dispositions de l’article L. 2132-1 du code du travail, ce qui justifie suffisamment sa qualité à agir en nullité d’une marque sur le fondement des dispositions précitées.

M. [F] [B], qui se contente de simples allégations sur ce point, n’est pas fondé à exciper de la présence à la tête de ce syndicat de l’un de ses concurrents directs pour lui dénier la possibilité d’agir en nullité de marque.

La demande en nullité est recevable ainsi que la déclaration d’appel.

2.Sur la nullité :

La marque ayant été déposée avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, la demande en nullité doit être appréciée au regard des dispositions antérieures des articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle.

2.1 Sur l’absence de distinctivité du signe et sa descriptivité :

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige dispose que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits et services désignés et que sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l’usage.

À titre liminaire, sur le public pertinent, M. [F] [B] conteste que l’INPI ait pu retenir, aux côtés du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, les professionnels du secteur du chocolat.

Le public pertinent se définit au regard des produits visés par l’enregistrement et au public concerné et il n’est pas discutable que les produits de la classe 30 sont d’abord destinés aux consommateurs, mais sont susceptibles de concerner également les professionnels du secteur intervenant dans leur commercialisation comme le relève l’INPI.

En outre, c’est la définition d’un consommateur d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et d’un public plus averti qu’a retenu l’EUIPO dans sa décision du 25 janvier 2024 concernant la marque européenne très proche de celle du présent litige (marque « malakoff »).

M. [F] [B] reproche d’abord à l’INPI d’avoir considéré que le premier des termes de la marque contestée, « malakoff », désigne un type de chocolat praliné, précisant que ce terme est un nom propre, évoquant la bataille de [Localité 4] ayant eu lieu en 1855 ou la ville de [Localité 4].

Or, si les parties s’accordent pour considérer que ce terme désigne à l’origine une barre chocolatée créée pour commémorer la victoire lors de la bataille de [Localité 4], les pièces produites et analysées tant par l’INPI que par l’EUIPO, montrent qu’au fil du temps, le terme malakoff désigne un type de chocolat praliné, devenu générique, régulièrement et largement employé par les professionnels du secteur du chocolat antérieurement au dépôt de la marque contestée. C’est ainsi qu’il est désigné notamment dans les manuels ou traités sur le chocolat ou la confiserie produits aux débats.

Le terme est ainsi employé au pluriel ou au singulier, avec ou non une majuscule ce qui atteste de son caractère générique, voire précédé d’un déterminant « le » ou « un » comme le fait d’ailleurs M. [F] [B] lui-même sur son site internet « j’aime le [Localité 4] ».

Contrairement à ce que soutient vainement le requérant, aucun des professionnels utilisant ce terme « malakoff », ne l’a fait à titre de marque ou de désignation fantaisie, mais bien pour préciser le type de chocolat auquel il était fait référence.

En effet, il s’agit de concurrents directs sur un même secteur de produits et il est parfaitement inconcevable qu’ils aient pu choisir un même terme à titre de marque ou de désignation fantaisie alors qu’il ne les différentiait nullement.

C’est bien au contraire parce que « [Localité 4] » désigne un type de chocolat praliné que chacun d’eux l’a utilisé.

Enfin, les pièces produites, notamment les catalogues et les tarifs, témoignent de l’utilisation du terme pendant une longue période et jusqu’au dépôt de la marque contestée contrairement à ce que soutient le requérant.

Le consommateur des produits ainsi présentés par les professionnels du secteur ne peut donc percevoir le signe que comme la désignation d’un type de chocolat praliné.

En second lieu, sur le caractère distinctif de l’ensemble du signe « malakof 1855 » c’est vainement que M. [F] [B] prétend que « 1855 » n’a aucun lien avec le chocolat praliné « malakoff » alors qu’il indique lui-même sur son site internet que ce type de chocolat a été précisément créé pour commémorer la bataille de [Localité 4] ayant eu lieu en 1855 et que cette information est reprise dans les articles de presse consacrés à son entreprise et produits aux débats. Il n’y a en conséquence aucun choix arbitraire de M. [F] [B] pour ce terme.

Il est exact comme le souligne le requérant incident que « 1855 », placé en finale du signe, sera lu immédiatement par le public pertinent comme une date venant préciser l’élément essentiel du signe, « malakoff », et sera ainsi perçu par ce même public, comme une date de création ou de fabrication, ce qu’elle est effectivement au regard des éléments rappelés ci-dessus.

Ce terme « 1855 » accolé au terme « malakoff », dont le caractère générique pour désigner un type de chocolat praliné n’est pas discutable au regard de la décision NL22-0114 du 4 avril 2023, confirmée par arrêt de cette cour, ne permet pas de faire abstraction du caractère descriptif du terme principal, prépondérant dans la marque contestée.

Le signe n’a donc qu’un caractère descriptif au regard des produits « cacao, pâtisseries ; confiserie, glaces alimentaires, biscuits, gâteaux, sucreries, chocolat, boisson à base de cacao » en ce qu’il en désigne une caractéristique et décrit une composition, et non la provenance d’une entreprise déterminée.

C’est donc à tort que l’INPI a déclaré non descriptive la marque « malakoff 1855 » pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement.

Le requérant incident soutient également qu’est descriptive la marque contestée à l’égard des produits qui peuvent être assimilés aux produits précédents soit les « glaces à rafraichir, les biscottes, le sucre, le miel, le sirop de mélasse, les boissons à base de café et les boissons à base de thé » ainsi qu’aux produits pouvant contenir du malakoff soit comme goût additionnel, soit être utilisés pour étaler du chocolat praliné « café, thé, pain, sandwiches, pizzas crêpes (alimentation, boissons à base de café, boissons à base de thé » et les produits qui peuvent servir à composer un malakoff compris comme le gâteau à base de malakoff soit « sucre, riz, tapioca, farine, préparations faites de céréales, pain levure, poudre à lever, sel moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices ».

Il est rappelé que l’appréciation du caractère distinctif doit être opérée au regard de chaque produit ou service visé au libellé de la marque contestée et qu’il ne peut être raisonné par similarité entre les produits. Il convient pour chaque produit d’établir un rapport suffisamment direct et concret entre les produits ou services concernés et la marque.

Par ailleurs, la caractéristique visée au point b) de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle doit être objective et inhérente à la nature du produit ou du service.

Or si le requérant incident a produit des pièces faisant état de certains produits pouvant contenir du chocolat ou servir à étaler du chocolat praliné, ces pièces sont non datées et ne sont en tout état de cause pas antérieures au dépôt de la marque contestée, ce qui ne permet pas de considérer que le consommateur avait l’habitude d’associer ce type de produits au chocolat et en particulier au chocolat praliné et qu’il en constituait une caractéristique objective inhérente, intrinsèque ou permanente.

Spécialement, bien que le requérant incident les vise, aucun lien direct n’est fait par le consommateur entre le chocolat praliné dénommé malakoff et les « sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, riz, tapioca ». Il en va de même avec les produits servant à confectionner un gâteau (farine, préparations à base de céréales, levure, poudre à lever » qui servent également à confectionner de multiples plats et ne sont pas relatifs à un gâteau contenant du malakoff qui n’en constitue donc pas une caractéristique essentielle.

Enfin, la glace à rafraîchir étant constituée de morceaux de glace (cubes principalement), destiné au rafraîchissement d’un produit alimentaire ne se consommant pas par elle-même, elle est sans aucun lien avec les glaces comestibles ou alimentaires et sans lien avec le chocolat.

Le recours incident est rejeté en ce qu’il concerne ces produits.

À titre subsidiaire, M. [F] [B] soutient que sa marque a acquis un caractère distinctif par l’usage.

Il doit à cet égard démontrer l’existence d’un usage intense et continu du signe.

Or, si son site internet et les articles de presse qui se sont intéressés à la création de son entreprise mentionnent effectivement la marque, la copie d’un écran de recherche internet mentionnant « malkoff 1855 » qui ne reflète que les conditions de référencement appliqués par le moteur de recherche, n’est pas suffisant à démontrer qu’elle avait acquis un caractère distinctif par l’usage. Il en va de même des factures de communication et de publicité lesquelles ne démontrent pas que la communication et la publicité ainsi réalisées ont touché un public tel que le signe est devenu distinctif par l’usage.

M [F] [B] est débouté de sa demande à ce titre.

2.2 le caractère trompeur du signe :

En application de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (') de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

La tromperie s’entend d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie.

Les arguments de M. [F] [B] sur la composition d’un produit fabriqué et vendu par un des membres du syndicat du chocolat, sont sans rapport avec le caractère trompeur de la marque tel que défini par le texte précité.

Ensuite, comme rappelé ci-dessus, le terme « malakoff » désigne tant pour le consommateur que pour les professionnels du secteur du chocolat et de la confiserie un type de chocolat praliné ou un gâteau de sorte que le public pertinent ne peut qu’être trompé pour les produits « cacao, pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires, biscuits, gâteaux, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao », dans lesquels il s’attendra nécessairement à trouver du malakoff.

Toutefois, les produits « biscottes, cafés, thé, succédanés du café, pain, sandwiches, pizza crêpes (alimentation), boissons à base de café ou de thé » ne contiennent pas habituellement du chocolat qui n’en est pas une caractéristique objective et les pièces produites par le syndicat du chocolat ne traduisent pas l’existence d’un marché habituel pour ce type de produits au jour du dépôt de la marque.

S’agissant des produits « sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations faites de céréales », il est exact qu’ils peuvent entrer dans la composition d’un gâteau malakoff, mais ils sont aussi utilisés dans de très nombreuses préparations et sont sans aucun lien direct avec le chocolat praliné.

Enfin, les « sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, riz, tapioca » sont sans lien avec le chocolat praliné et le signe n’a aucun caractère trompeur à l’égard de ces produits.

2.3 sur la mauvaise foi :

En application combinée du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout et de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, la nullité d’une marque peut être sollicitée dès lors qu’elle a été déposée avec mauvaise foi, laquelle ne se présume pas et doit être prouvée.

La mauvaise foi lors du dépôt d’une marque peut être caractérisée lorsque le titulaire avait connaissance lors du dépôt de l’utilisation antérieure du signe dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité et peut résulter d’indices pertinents et concordants de ce que le déposant n’avait pas pour but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais de porter atteinte aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. (CJUE 29 janvier 2020, CJUE 11 juin 2009, Com. 25 avril 2006 notamment).

Or en l’espèce, s’il a été démontré que l’usage du signe malakoff seul est ancien, utilisé de manière générique par de nombreux acteurs du secteur du chocolat pour présenter au consommateur un chocolat praliné que celui-ci reconnaît comme tel, M. [F] [B] a déposé une marque différente de ce signe puisqu’il y a adjoint un autre signe sous forme de date. Même à considérer que cette date a un lien avec le signe générique, il n’est pas démontré en l’espèce que par ce dépôt M. [F] [B] avait l’intention de porter atteinte aux droits des tiers.

C’est donc à bon droit que l’INPI a rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi de M. [F] [B].

Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus analysés que la marque n’ayant pas de caractère distinctif et présentant un risque suffisamment grave de tromperie pour les produits « cacao, pâtisseries, confiserie, glaces alimentaires, biscuits, gâteaux, sucreries, chocolat, boissons à base de cacao », elle est déclarée nulle pour ceux-ci sans qu’il y ait lieu d’ajouter une quelconque mention. La décision déférée est infirmée de ce chef.

3. Sur les demandes accessoires :

L’article R.411 20 dispose que les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile sous réserve de l’application des dispositions particulières édictées « à la présente section ». Il s’en déduit que contrairement à ce que soutient le requérant principal, il y a lieu à dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas exclue.

M. [F] [B] succombant pour la plus grande part, il est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au profit du syndicat du chocolat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable la demande en nullité formée par le syndicat du chocolat devant l’INPI,

Déclare recevable le recours incident,

Confirme la décision du directeur général de l’INPI NL22-0115 du 4 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré la demande en nullité NL22-0115 partiellement justifiée et en ce qu’elle a rejeté la demande de répartition des frais exposés,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare nulle la marque n°16/4281527 « malakoff 1855 » pour les « cacao ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao »,

Dit que la marque est enregistrée pour les produits suivants :

« Café ; thé ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; boissons à base de café ; boissons à base de thé », ainsi que pour les produits de la classe 32 et les services de la classe 35 figurant dans l’enregistrement,

Rejette le surplus des demandes de M. [F] [B] et du syndicat du chocolat,

Condamne M. [F] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [B] à payer au syndicat du chocolat la somme de 5 000 euros.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,