COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 18 FEVRIER 2010 PREMIERE CHAMBRE CIVILE A R.G : 08/07884 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 09 octobre 2008 ch n° RG N°08/00844 SA FRANCE SC AN M^e S C/ M^e NOIRAIX-PEY S N APPELANTS : SA FRANCE SCAN Les Treilles 69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP COLBERT – Avocats, avocats au barreau de LYON M^e Bruno S, administrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation de la Société FRANCE SCAN, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 12 juin 2008 […] représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP COLBERT – Avocats, avocats au barreau de LYON

INTIMES : M. Alain N représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour Maître Martine N, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société EURO SCAN SERVICES, fonctions auxquelles elle a été désignée le 4 juin 2009 par jugement du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare […] 69400 LIMAS Non représentée

L'instruction a été clôturée le 08 Décembre 2009 L’audience de plaidoiries a eu lieu le 21 Janvier 2010 L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2010 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement A l’audience Madame DEVALETTE Christine a fait le rapport conformément à l’article 785 du Code procédure civile .

ARRET : Réputé contradictoire prononcé publiquement le 18 Février 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société FRANCE SCAN est titulaire d’une marque verbale FRANCE SCAN et d’une marque semi-figurative FRANCE SCAN AVS 'XRAY . Elle exploite à titre de noms commerciaux les noms de FRANCE SCAN, PHARMA S S, BEAUTE S S, AGRO S S et TOY SCANSERVICE et propose des services d’analyse des produits conditionnés pour vérifier qu’ils sont conformes aux exigences de sécurité.

La société FRANCE SCAN a été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2007 et Maître S a été désigné comme commissaire à l’exécution du plan. La société FRANCE SCAN et Maître S, ès qualités ont assigné à jour fixe la société EURO SCAN SERVICES et Monsieur N, son ancien associé et salarié, en contrefaçon de la marque FRANCE SCAN et de la marque FRANCE SCAN AVS- XRAY et, pour la société, en concurrence déloyale, en interdiction d’utiliser la dénomination sociale EURO SCAN SERVICES, sous astreinte, et changement de dénomination sociale, en annulation de la marque EURO SCAN SERVICES pour l’ensemble des produits désignés sous cette marque, en interdiction d’entreprendre toutes sollicitations commerciales auprès de clients de la société FRANCE SCAN, en condamnation solidaire de Monsieur N et de la société EURO SCAN à lui verser 20.000€ de dommages et intérêts et 5.000€ d’indemnité de procédure, outre publication du jugement. De leur côté, Monsieur N et la société EURO SCAN SERVICES soulevaient l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon sur la marque semi 'figurative, la déchéance des droits de la société FRANCE SCAN sur la marque FRANCE SCAN, la nullité de la marque verbale FRANCE SCAN pour défaut de distinctivité ou, subsidiairement, à défaut de nullité, la faible distinctivité de cette marque et l’absence de contrefaçon à l’identique, non plus que par imitation, et le rejet de la demande au titre de la concurrence déloyale, en l’absence de faute et de préjudice. Par jugement du 9 Octobre 2008, le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-sur-SAONE : • a déclaré recevable l’action en contre-façon de marque semi figurative France SCAN AVS XRAY, • a débouté la société EURO SCAN SERVICES de sa demande de déchéance des droits de la société FRANCE SCAN sur la marque verbale FRANCE SCAN, • a dit que cette marque, faiblement distinctive, ne peut être invoquée que pour des faits de reproduction à l’identique, • a dit que les actes de contrefaçon reprochés à la société EURO SCAN SERVICES ne sont pas des reproductions à l’identique, • a débouté la société FRANCE SCAN de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser une indemnité de procédure de 1000€. Par déclaration du 18 novembre 2008, la société FRANCE SCAN et Maître S, ès qualités, ont interjeté appel limité du jugement. Par jugement du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE 'TARARE du 4 juin 2009, la ste EURO SCAN SERVICES a été placée en liquidation judiciaire et Maître N a été nommée comme liquidateur judiciaire.

Aux termes de leurs écritures, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, ces derniers demandent l’infirmation partielle du jugement et
-de retenir à l’encontre de la société EURO SCAN SERVICES, par usage de la dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et enseigne, des actes de contrefaçon de la marque verbale FRANCE SCAN et de la marque semi-figurative France SCAN AVS 'XRAY au préjudice de la société FRANCE SCAN ;

-de dire qu’en procédant au dépôt de la marque EURO SCAN SERVICES le 19 novembre 2007, Monsieur Alain N a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale FRANCE SCAN et a en outre violé l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

-de dire que la société EURO SCAN SERVICES a commis des actes de concurrence déloyale avec la complicité de Monsieur N ;

-en conséquence, interdire à ces derniers, toute utilisation de la dénomination EURO SCAN SERVICES, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 1.000€, en se réservant la liquidation de cette astreinte ;

- ordonner à la société EURO SCAN SERVICES de procéder au changement de sa dénomination ;

-annuler la marque EURO SCAN SERVICES, avec transmission de la décision à intervenir au Registre National des Marques de l’INPI, pour inscription et radiation,
-faire interdiction à la société EURO SCAN SERVICES d’entreprendre toute sollicitation commerciale de ses clients énumérés en pièce 34 ;

-condamner solidairement, Monsieur N et la société EURO SCAN SERVICES à lui verser 30.000€ de dommages-intérêts, outre 15.000€ d’indemnité de procédure et la publication du jugement dans 3 journaux pour un total de 9.000€ HT ; Sur la contrefaçon de marque, ils font valoir • que la marque FRANCE SCAN a bien un caractère distinctif au sens de l’article 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle à l’égard des services ou produits désignés dés lors que le terme << S >> n’est pas couramment utilisé en 1998 ou même aujourd’hui pour désigner les produits visés dans la marque FRANCE SCAN, • que le caractère distinctif de cette marque s’est renforcé depuis plus de 10 ans, comme exploitée de manière intensive pendant cette période avec un seul autre concurrent sur le marché français (la société ELCOWA), et que sa protection doit être assurée contre toute contrefaçon ; • que les actes de contrefaçon sont constitués par le dépôt de la marque EURO SCAN SERVICES et par l’usage de ce signe à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, pour les même produits et services, en raison de la similitude des signes (présence de deux termes géographiques, du caractère dominant du mot S et de l’absence de caractère distinctif du terme << S >>, ou, à l’opposé du terme AVS XRAY), créant un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne , risque qui s’est réalisé

auprès de plusieurs clients, et qui justifie la nullité de la marque EURO SCAN SERVICES. Sur les actes distincts de concurrence déloyale, ils en veulent pour preuve, sur la base de leurs pièces et du constat d’huissier, • la disparition, au départ de Monsieur N, des données les plus récentes figurant sur son poste de travail, • le détournement de commande de la société BONDUELLE par Monsieur N qui a omis d’indiquer à celle-ci qu’il n’était plus salarié de FRANCE SCAN, • le détournement de clientèle par le démarchage systématique de sa clientèle, par Monsieur N ou par documents publicitaires, • l’usage d’une dénomination similaire aux noms commerciaux ci-dessus déclinés, • la présentation déloyale des documents promotionnels faisant état d’une expérience professionnelle mensongère de 18 ans, • le choix d’un siège social très proche, • une pratique de prix bas. Ils indiquent que cela a occasionné une perte de clientèle et donc une perte de marge brute chiffrée à 8.657€, une désorganisation et une perte de confiance de la clientèle à une époque de fragilisation économique de la société, et une banalisation de la marque. Maître NOIRAIX P, liquidatrice de la société EURO SCAN SERVICES a été assignée en reprise d’instance, par exploit du 1^er septembre 2009, contenant dénonciation de conclusions. Bien qu’assignée à sa personne, elle n’a pas constitué avoué. Monsieur N, bien qu’ayant constitué avoué, n’a pas conclu. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à leur égard. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2009. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour n’est pas saisie d’un appel incident sur le dispositif du jugement déclarant recevable l’action en contrefaçon de la marque semi-figurative FRANCE SCAN AVS XRAY et sur le rejet de la demande de déchéance des droits de la société FRANCE SCAN sur la marque verbale FRANCE SCAN. Sur la contrefaçon des marques FRANCE SCAN et FRANCE SCAN AVS-XRAY La société FRANCE SCAN justifie être titulaire des deux marques françaises suivantes
-la marque verbale FRANCE SCAN n°98734197, déposée le 20 mai 1998 et renouvelée par déclaration du 26 mai 2008, pour les produits des classes 9,35,42
-la marque semi-figurative FRANCE SCAN AVS-XRAY,n°338 1393 déposée le 22 septembre 2005, pour les classes 9, 42 et 45.

Le 19 novembre 2007 Monsieur Alain N a fait enregistrer la marque EURO SCAN SERVICES, n° 3538711 sur les produits de la classe 9. En première instance la société EURO SCAN SERVICES et Monsieur N arguaient du défaut de caractère distinctif de la marque FRANCE SCAN pour les produits relevant de la classe 9 et désignés comme 'appareils et instruments de contrôle (inspection), appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction des images' ou, subsidiairement, du caractère faiblement distinctif de cette marque, ne justifiant une protection qu’en cas de reproduction à l’identique. Or aux termes de l’article 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque, s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés lors du dépôt de la marque et sur l’ensemble du signe. Sont ainsi dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement nécessaires, génériques ou usuels du produit ou du service, ou qui peuvent servir à désigner une caractéristique du produit ou du service. En l’espèce, la dénomination FRANCE SCAN, qui ne revêt aucune signification particulière, n’est pas exclusivement nécessaire pour désigner les appareils et instruments de contrôle, ci-dessus mentionnés et ne constitue pas davantage la désignation usuelle et générique de ces produits. Par ailleurs, la dénomination FRANCE SCAN, est constituée d’un nom propre, certes habituellement utilisé pour des produits commercialisés en France, et d’une abréviation S qui n’avait en 1998, date du dépôt de la marque, et pour un public francophone, aucune signification particulière sinon d’être l’abréviation du mot 'scanner’ qui, selon le Larousse de l’époque, désignait un appareil de numérisation de document, de télédétection, ou de radiologie en matière médicale, sans relation descriptive avec une caractéristique technique des appareils désignés dans la marque FRANCE SCAN qui sont des appareils utilisés dans l’industrie pour la détection, par rayons X, de corps étrangers et de produits non conformes, peu important à cet égard que de nombreuses marques enregistrées en classe 9, qui ont d’ailleurs été jugées distinctives sur les produits qu’elles désignaient, utilisent le terme S. Au moment de son dépôt, la marque FRANCE SCAN était donc bien distinctive 'des appareils et instruments de contrôle (inspection) appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction des images' désignés sous cette marque et cette distinctivité, qui s’est renforcée par un usage continu depuis plus de 10 ans, sur un marché français très restreint, justifie la protection légale du titulaire de cette marque en cas de contrefaçon de celle-ci. A cet égard, l’enregistrement de la marque EURO SCAN SERVICES pour des produits désignés à l’identique ou qui sont similaires aux produits de la marque antérieure FRANCE SCAN, l’usage de la dénomination EURO SCAN SERVICES en tant que dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, pour une activité de 'contrôle qualité’ et de 'négoce de matériels de contrôle', identique aux produits visés par la marque antérieure FRANCE SCAN à savoir 'les appareils et instruments de contrôle’ et par la marque antérieure FRANCE SCAN AVS – XRAY(dont la distinctivité n’était pas contestée) à savoir 'services contrôles qualité

par détection rayons X’ constituent, au sens de l’article 713-3 du code de la propriété intellectuelle, des actes de contrefaçon en raison de la similitude des signes de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. En effet le signe EURO SCAN SERVICES, par l’utilisation à l’identique du terme principal S entouré, d’une part, de l’abréviation géographique EURO, plus large que FRANCE, alors que l’activité de la société EURO SCAN SERVICES ne s’exerce qu’en France, et d’autre part du terme 'S', qui n’est pas distinctif, constitue une imitation de la marque FRANCE SCAN et de la marque FRANCE SCAN AVS-XRAY (dont les deux derniers termes sont situés en ligne inférieure et ne sont pas prépondérants) qui risque de faire apparaître aux yeux d’un public d’attention moyenne, cette marque antérieure comme une déclinaison de la première avec une origine commune des produits, risque de confusion renforcé par le fait que la société EURO SCAN SERVICES n’utilise pas, notamment sur son site, le graphisme en lettres rondes qu’elle a déposé. La société FRANCE SCAN qui établit, au demeurant, par les pièces qu’elle produit, que le risque de confusion s’est bien réalisé vis à vis de sa clientèle (notamment les sociétés PURINA NESTLE et BONDUELLE ), est donc en droit de faire cesser les actes de contrefaçon par annulation de la marque EURO SCAN SERVICES et par interdiction de l’utilisation de cette dénomination, étant observé que la société EURO SCAN SERVICES est désormais en liquidation judiciaire, et qu’en raison de la cessation d’activité, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte ni d’ordonner que la société EURO SCAN SERVICES change de dénomination. Sur le préjudice qu’elle réclame au titre de la contrefaçon, en terme de dévalorisation et de perte d’attractivité de sa marque, à une époque où sa situation économique était fragilisée, ce préjudice est établi eu égard au faible nombre d’acteurs sur le marché et justifie une indemnisation à hauteur de 10.000€ prenant en compte la durée de nuisance effective de la marque contrefaisante. Cette indemnisation doit être mise à la charge, in solidum, de Monsieur N titulaire de la marque et de la société EURO SCAN SERVICES qui en a fait usage comme dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et marque, sous forme de fixation de créance pour cette dernière. Le jugement qui a retenu la distinctivité de la marque mais qui a considéré que celle- ci était faible et ne pouvait être protégée qu’en cas de reproduction à l’identique, en rejetant ainsi les demandes de la société FRANCE SCAN au titre de la contrefaçon, doit être infirmé. Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société EURO SCAN SERVICES et à Monsieur N La société FRANCE SCAN n’établit pas, par l’attestation de son propre dirigeant, Monsieur R, ou par les constatations contenues dans le procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2008, que les données se trouvant sur le poste de Monsieur N auraient disparu au moment de son départ, fin 2007, de la société FRANCE SCAN. Elle ne justifie pas non plus, toujours par l’attestation de son dirigeant, qui ne fait que rapporter les propos d’un certain Monsieur S de la société BONDUELLE, d’un

détournement de clientèle, par omission de Monsieur N d’indiquer qu’il ne faisait plus partie de la société FRANCE SCAN. Ne caractérisent pas par ailleurs des actes de concurrence déloyale le fait que Monsieur N ait indiqué lui-même, lors du constat d’huissier, que les clients ou prospects de la société EUROSCAN SERVICES étaient les-mêmes que ceux de la société FRANCE SCAN, faute de caractérisation et de preuve des procédés déloyaux allégués en termes de démarchage. Il en est de même pour l’action promotionnelle réalisée par la société EURO SCAN, au moment de sa création, qui ne constitue pas dans son principe comme dans son contenu, un procédé déloyal. Ni la pratique de prix bas, qui n’est établie par aucune pièce, ni le choix d’un siège social proche de celui de la société FRANCE SCAN ne sont, en eux-mêmes ou ensemble, de nature à caractériser une concurrence déloyale. Enfin, si la concurrence déloyale peut être retenue à l’égard des noms commerciaux exploités par la société FRANCE SCAN, tels que PHARMA S S, BEAUTE S S, AGRO S S et TOY S S puisque la dénomination EURO SCAN SERVICES est de nature à créer une confusion avec l’activité commerciale de l’appelante sur des activités identiques, la société FRANCE SCAN ne fournit en revanche aucun document comptable permettant d’apprécier la réalité et le montant du préjudice qui en est résulté sur la commercialisation des produits ou services offerts sous ces noms commerciaux. Le jugement, qui a rejeté ce chef de demande doit être confirmé. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent arrêt. Le jugement doit être infirmé sur la condamnation de la société FRANCE SCAN à payer une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de cet article qu’à l’encontre de Monsieur N et à hauteur de 1.000€. PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande de dommages-intérêts de la société FRANCE SCAN au titre d’actes de concurrence déloyale ; L’infirme sur le rejet des demandes au titre de la contrefaçon de marque et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces demandes, Dit qu’en faisant usage de la dénomination EURO SCAN SERVICES à titre de dénomination sociale, de nom commercial, nom de domaine, d’enseigne et de marque, la société EUROSCAN SERVICES a commis des actes de contrefaçon de

la marque FRANCE SCAN n° 987 34197 et de la marque FRANCE SCAN AVS XRAY n° 338 1393 au préjudice de la société FRANCE SCAN ; Dit qu’en procédant au dépôt de la marque EURO SCAN SERVICES le 19 novembre 1997, Monsieur Alain N a commis des actes de contrefaçon de ces marques ;

Ordonne en conséquence à la société EURO SCAN SERVICES et à Monsieur Alain N, de cesser, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, toute utilisation de la dénomination EURO SCAN SERVICES sous quelque forme que ce soit ; Annule la marque EURO SCAN SERVICES n° 35 387 11 po ur l’ensemble des produits désignés par cette marque ; Dit que le présent arrêt sera transmis au Registre National des Marques de l’Institut National de la propriété industrielle pour inscription de cette décision et radiation de la marque EURO SCAN SERVICES n° 3538711 ; Dit que Monsieur Alain N et la société EURO SCAN SERVICES doivent in solidum réparer le préjudice subi par la société FRANCE SCAN à hauteur de 10.000€ ; Condamne Monsieur Alain N à payer cette somme à la société FRANCE SCAN et fixe la créance de cette dernière à la liquidation judiciaire de la société EURO SCAN SERVICES, à ce même montant ; Condamne Monsieur Alain N à payer à la société FRANCE SCAN une indemnité de procédure de 1.000€ ; Déboute la société FRANCE SCAN du surplus de ses demandes ; Condamne in solidum la société EURO SCAN SERVICES et Monsieur Alain N aux dépens de première instance et d’appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et distraits, pour ceux d’appel, au profit de la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués.