COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 05 juillet 2018

1^re chambre civile A

N° RG 16/00226

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 10 décembre 2015 3^e chambre RG : 12/02643

APPELANTS : M. Yeh W représenté par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SARL CICE […] 42400 SAINT-CHAMOND représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : SARL AGATHA DIFFUSION […] Bâtiment 258 Sud 93300 AUBERVILLIERS représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Caroline H, avocat au barreau de PARIS

Date de clôture de l’instruction : 10 octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mai 2018

Date de mise à disposition : 05 juillet 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier À l’audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 26 novembre 2009, le service des douanes de Saint-Étienne a, lors d’un contrôle effectué au siège de la société CICE, retenu plusieurs articles supposés contrefaisant la marque de la société Agatha diffusion :

—  155 porte-monnaie,

—  967 ceintures,

—  16'157 logos métalliques argentés,

—  6 819 logos métalliques dorés. Le 7 décembre 2009, la société Agatha diffusion a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la direction interrégionale des douanes Rhône-Alpes Auvergne, laquelle a confirmé la présence des articles retenus par la douane.

Le 22 décembre 2009, la société Agatha diffusion a également fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société CICE.

Par acte d’huissier du 6 janvier 2010, la société Agatha diffusion a fait citer la société CICE, la société SYDEL et la société de droit italien Di Gabriela Giovatti & Co. en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Lyon.

En mars 2011, la société CICE et son représentant légal M. W ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint- Étienne à la requête du procureur de la république, prévenus des chefs d’offre à la vente de marchandises réputées contrefaisantes et de détention de marchandises réputées importées en contrebande ; la société Agatha diffusion s’est constituée partie civile.

Par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 17 octobre 2011 dans le cadre de l’instance civile en contrefaçon, il a été sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel sur les faits de contrefaçon reprochés à la société CICE.

Dans le cadre de la procédure pénale, les prévenus ont soulevé à titre de moyen de défense la déchéance partielle des marques de la société Agatha diffusion représentant un chien stylisé de race scottish terrier ; par jugement rendu le 12 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a déclaré admissible l’exception préjudicielle ainsi

soulevée et a imparti à la société CICE et M. W, un délai pour saisir le tribunal de grande instance de Lyon d’une action en déchéance partielle de la marque Agatha diffusion.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 27 février 2012, la société CICE et M. W ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une action en déchéance partielle des marques figuratives n° 93 496 162 et 06 3 455 626 de la société Agatha diffusion.

Par jugement rendu le 10 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la société CICE et M. W de leur demande en déchéance partielle des droits de la société Agatha diffusion sur les marques françaises Agatha diffusion n° 93 496 162 pour les produits « portefeuilles, porte-monnaie, sac à main, vêtements en cuir imitation cuir, ceintures », « cuirs et imitation cuir » et « attaches ou fermetures pour vêtements » et n° 06 3 455 626 pour les « attaches ou fermeture pour vêtements », a prononcé la déchéance partielle des droits de la société Agatha diffusion sur la marque française Agatha diffusion n° 06 3 455 626 en ce qu’elle porte sur les « boucles (accessoires d’habillement) », à compter du 16 mars 2012 avec notification à l’INPI de la décision devenue définitive, rejetant les demandes supplémentaires des parties et condamnant in solidum la société CICE et son représentant légal M. W aux dépens et à verser à la société Agathe la diffusion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 11 janvier 2016, la société CICE et M. W ont formé appel à l’encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2017 par la société CICE et M. W qui concluent à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de toutes demandes formées au titre d’un appel incident et demandent à la cour de :

- constater que la société Agatha diffusion n’a pas exploité de façon effective et ininterrompue pendant cinq ans ses marques figuratives n° 93 496 162 et 06 3 455 626,
- prononcer en conséquence la déchéance partielle de la marque figurative de la société Agatha diffusion enregistrée sous le numéro 93 496 162 déposée à l’INPI le 10 décembre 1993, dans les classes administratives 3, 14, 18 et 25 pour défaut d’usage sérieux s’agissant des produits désignés sous le vocable « cuirs et imitation du cuir, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, vêtements en cuir ou imitation du cuir, ceintures » à effet du 20 mai 1999,
- prononcer en conséquence la déchéance partielle de la marque figurative de la société Agatha diffusion enregistrée sous le numéro 06 3 455 626 déposée à l’INPI le 10 octobre 2006, dans la classe administrative 26, pour défaut d’usage sérieux s’agissant des produits

désignés sous le vocable « boucles (accessoires d’habillement), attaches ou fermetures pour vêtements) », à effet du 16 mars 2012,

— ordonner la publication de la décision à intervenir au registre national des marques, conformément aux dispositions des articles R714-2 et R714-3 du code de la propriété intellectuelle,

— condamner la société Agatha diffusion aux dépens et à payer à la société CICE et M. W une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2016 par la société Agatha diffusion qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la société CICE et M. W de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement aux dépens et à lui payer une indemnité de 12'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 10 octobre 2017.

MOTIFS ET DECISION

I. Sur les demandes au titre de la déchéance : Aux termes de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits :

« le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en n’a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage : a) l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) l’apposition de la marque sur des produits ou leurs conditionnements exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits et services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. »

Les parties s’opposent sur l’identification des produits visés au dépôt des marques et pouvant faire l’objet d’une action en déchéance, sur l’existence d’un usage sérieux et sur la période de cinq ans devant faire l’objet de l’examen par le juge.

— Sur l’identification des produits pouvant faire l’objet d’une action en déchéance :

Les demandeurs sollicitent la déchéance au titre des produits suivants :

- 'Cuir et imitation du cuir, portefeuilles, porte-monnaie, sac à main, vêtements en cuir imitation du cuir, ceintures’ au titre de la marque enregistrée sous le n° 93 496 162,
- 'Boucles (accessoires d’habillement), attaches ou fermetures pour vêtements’ au titre de la marque enregistrée sous le n° 06 3 455 626.

Il ressort des documents produits au dossier que la société Agatha diffusion est notamment titulaire des deux marques figuratives françaises, constituées par la représentation stylisée d’un chien de race Scottish terrier, debout, vu de profil gauche, avec un collier.

Les marques ont été déposées le 10 décembre 1993 pour la première, enregistrée sous le n° 93 496 162, pour désigner divers produits des classes 3, 14, 18 et 25 de la classification internationale dont les « Classe 3 : parfumerie, huiles essentielles, savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Classe 14 : métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques. Classe 18 : cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peau d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. Classe 25 : vêtements, chaussures, chapellerie » et le 10 octobre 2006 pour la seconde, enregistrée sous le n° 06 3 455 626 pour désigner divers produits de la classe 26 dont les « bandeaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux), boucles (accessoires d’habillement), boucles de souliers, broches (accessoires

d’habillement), fermoirs de ceinture, ornements de chapeau (non en métaux précieux), parures pour chaussures (non en métaux précieux), articles décoratifs pour la chevelure, épingles à cheveux, filet pour les cheveux, rubans élastique, fleurs artificielles, serre-tête. »

La publication de la marque n° 93 496 162 au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) a été faite le 20 mai 1994, renouvelée le 5 décembre 2003 et le 28 octobre 2013 ; celle de la marque n° 06 3 455 626 a été faite le 16 mars 2007.

Aux termes de l’article R. 712-3 c) du code de la propriété intellectuelle, le dépôt de la marque doit comprendre l’énumération des produits et services auxquels elle s’applique.

La marque figurative n° 93 496 162 a été déposée et enregistrée pour désigner uniquement certains produits, des classes 3, 14, 18 et 25, précisément et limitativement énumérés ; parmi ces produits ne figurent ni les portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, vêtements en cuir imitation du cuir ou ceintures.

Le renouvellement du 5 décembre 2003 comme celui du 28 octobre 2013 n’indique pas contrairement aux dires des appelants, que ces renouvellements porteraient sur l’intégralité des produits et services des classes 3, 14, 18 et 25 de la classification internationale de Nice mais précisent sans ambiguïté que le « renouvellement [est] effectué pour l’intégralité des produits et services de l’enregistrement concerné. »

De la même manière la marque figurative n° 06 3 455 626 a été déposée et enregistrée pour désigner uniquement certains produits de la classe 26, précisément et limitativement énumérés et parmi ces produits ne figurent pas les attaches ou fermetures pour vêtements.

Le renouvellement du 16 mars 2007 n’indique pas non plus contrairement aux dires des appelants, qu’il porterait sur l’intégralité des produits et services de la classe 26 de la classification internationale de Nice mais précise sans ambiguïté que le renouvellement est effectué pour l’intégralité des produits et services de l’enregistrement concerné.

Les appelants invoquent enfin à tort l’arrêt IP Translator rendu le 19 juin 2012 par la cour de justice de l’union européenne alors même que la nouvelle réforme du droit de marque adoptée par le Parlement européen le 15 décembre 2015 et le nouveau règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur les marques de l’union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2007/29 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (entré en vigueur le 23 mars 2016), prend acte de la solution retenue par l’arrêt du 19 juin 2012 en prévoyant que désormais :

— les intitulés généraux seront interprétés dans leur sens littéral,
- les produits et services doivent être désignés avec suffisamment de clarté et de précision : les marques revendiquant un intitulé général de la classification de Nice ne seront pas considérées comme couvrant l’ensemble des produits et services figurant dans cette classe.

Ces principes avaient d’ailleurs déjà été rappelés dès 2014 par l’INPI dans le cadre du programme de convergence des Offices des marques de l’Union européenne, pour les marques déposées avant l’arrêt Translator, qui indiquait que pour les marques contenant des intitulés de classe entiers déposées avant 2012, « la terminologie de l’intitulé de la classe doit être interprété littéralement (au sens propre) ».

Le tribunal a donc à juste titre considéré que l’action en déchéance partielle de marques initiée par M. W et la société CICE ne peut prospérer s’agissant des «portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, vêtements en cuir ou imitation cuir, ceintures » ou encore « attaches ou fermetures pour vêtements ».

— Sur l’usage sérieux des marques pour les produits visés aux dépôts :

L’usage sérieux s’entend d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins de maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque ce qui suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée, l’utilisation devant porter sur des produits ou services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation est préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle.

Il appartient au titulaire de la marque de rapporter la preuve de l’usage sérieux, l’usage d’une marque légèrement différente de la marque enregistrée ne valant pas usage sérieux de cette dernière.

La société Agatha diffusion ne conteste pas le défaut d’usage sérieux de sa marque n° 06 3 455 626 pour les boucles.

Aucune exploitation de la marque n’étant rapportée au titre de ces produits, la déchéance de la marque doit être prononcée avec effet à la date d’expiration du délai de 5 ans ayant commencé à courir à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque au BOPI (16 mars 2007), soit en l’espèce à compter du 16 mars 2012 ; le jugement mérite confirmation de ce chef.

S’agissant de la marque n° 934 961 62, il appartient à la société Agatha diffusion de rapporter les preuves d’un usage permettant de

justifier l’exploitation de sa marque figurative française pour des produits correspondant à l’intitulé « cuir et imitation cuir ».

La période de référence de cinq années prévue par les dispositions susvisées a pour point de départ la date de publication de la marque au BOPI lorsque la marque n’a jamais été exploitée et le dernier acte sérieux d’exploitation dans le cas inverse.

M. W et la société CICE, dans le cadre de l’instance pénale ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel rendu le 12 janvier 2012, ont formé pour la première fois leur demande en déchéance partielle de la marque de la société Agatha diffusion dans leurs conclusions du 30 juin 2011 ; ils demandent de voir prononcer la déchéance après l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date de publication au BOPI, soit à effet du 20 mai 1999, considérant qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un usage sérieux après sa publication.

L’article L 714-5 alinéa 4 a introduit une distinction entre deux situations puisque si la marque n’a jamais été exploitée, c’est bien après l’écoulement de la période ininterrompue d’inexploitation de cinq ans suivant la publication au BOPI que la déchéance est acquise, alors qu’une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande de déchéance formée en l’espèce le 30 juin 2011 ; dans ce dernier cas, le point de départ du délai est constitué par le dernier acte d’exploitation répondant aux conditions posées par le législateur pour exclure la déchéance.

La déchéance prenant effet à la date d’expiration du délai de cinq ans ayant couru depuis le dernier acte d’exploitation sérieuse ou depuis l’enregistrement de la marque, il convient donc de se prononcer en l’espèce sur l’exploitation sérieuse du signe au cours de la période allant du 30 juin 2006 au 30 juin 2011.

Le premier juge a justement considéré qu’il convient de déterminer, en prenant en compte l’ensemble des pièces produites au dossier, qui peuvent se répondre et s’éclairer mutuellement, s’il est établi un usage sérieux de la marque à une époque donnée.

La société Agatha diffusion produit aux débats :

- le tableau 'statistiques des ventes AGATHA de 2002 à 2012 relatives aux produits de cuir ou assimilés cuir revêtus des marques 'scottish terrier’ certifié conforme aux livres comptables, avec identification du signe, références des produits et quantités exploitées, document interne devant être analysé et confronté avec les autres documents produits et notamment les factures correspondantes,

— un échantillonnage de 24 factures s’étalant de 2002 à 2012, sur lesquelles figurent des articles 'cuir et imitation cuir', revêtus du signe 'scottish terrier', illustrant le tableau statistiques des ventes susvisé (mêmes produits, mêmes références, identification du chien de race scottish terrier…),
- des produits originaux en cuir ou imitation cuir marqués et les photographies de ces produits (notamment les bracelets cuir esclave + chien, les bracelets motif chien en cuir petit modèle, porte clé scottish terrier en cuir, porte clé cuir + chien en strass turquoise, barrettes motif chien en cuir petit et grand modèle) et des photographies de produits en cuir correspondant ou se rapportant à des pochettes, sacs, barrettes, dragonnes, serre tête en cuir ou imitation cuir marqués,
- des extraits de catalogues Agatha diffusion parus dans la période considérée, reproduisant les produits en cuir ou imitation cuir, offerts à la vente (produits identiques aux produits susvisés) et des extraits de sites internet faisant référence notamment aux bracelets chien en cuir surpiqué.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments constituant un faisceau d’indices, que de 2002 à 2012, de façon régulière en s’étalant sur toute la période considérée, plus de 77 000 produits en cuir ou imitation cuir revêtus de la marque scottish terrier ont été commercialisés en France par la société Agatha diffusion.

L’usage de la marque litigieuse sur le territoire français est démontrée par les statistiques des ventes, les catalogues publicitaires et les factures communiquées qui démontrent que la société Agatha diffusion a facturé et livré ces produits sur tout le territoire national à ses franchisés, aux 'corners’ des grands magasins, aux boutiques Agatha en propre et aux filiales françaises en vue d’une revente à l’étranger.

L’établissement ponctuel d’une facture à une société canadienne et la commercialisation à l’étranger de divers articles en cuir ou imitation cuir par la société Agatha diffusion au cours de cette période ne peuvent remettre en cause une telle constatation et n’établissent nullement comme le soutiennent M. W et la société CICE, une commercialisation sporadique, irrégulière et inconsistante ; peu importe également en l’espèce que la commercialisation des articles en cuir ou imitation cuir protégés par la marque, régulière et constante, s’avère effectivement accessoire par rapport au chiffre d’affaires généré par la vente d’articles de bijouterie ou joaillerie.

Le caractère sérieux de l’usage ainsi démontré est d’ailleurs confirmé par la commercialisation d’articles en cuir ou imitation cuir protégés par la marque pour la période postérieure au 30 juin 2011, démontrant

en cela la volonté de la société Agatha diffusion de poursuivre l’usage sérieux contesté.

Le jugement qui a rejeté la demande tenant à voir prononcer la déchéance partielle de la marque n° 93 496 162 de la société Agatha diffusion pour les produits cuir et imitation cuir mérite donc confirmation.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de l’arrêt au registre national des marques, confirmant encore en cela la décision critiquée.

II. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité et la situation économique des parties commandent l’octroi à la société Agatha diffusion d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les appelants qui succombent devant être déboutés en leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon,

Y ajoutant,

Condamne M. W et la société CICE à payer à la société Agatha diffusion une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. W et la société CICE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. W et la société CICE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.