COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 septembre 2018

3^e Chambre Commerciale N° RG 16/01375

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur Assesseur : M^me Brigitte ANDRE, Conseiller, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER : Madame Isabelle G O, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l’audience publique du 05 juin 2018

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE : BOUCHERIE MARCEL SARL, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 328 439 625, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège […] 14000 CAEN Représentée par M^e Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par M^e Christian HOLLIER-LAROUSSE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE : SARL DART immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 333 811 370, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […] 14840 CUVERVILLE Représentée par M^e Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par M^e Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, plaidant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Marcel L a exploité de 1964 à 1983 un fonds de commerce de boucherie charcuterie situé à CAEN sous le nom commercial BOUCHERIE MARCEL-MAISON LASRY- LE ROI DE LA MERGUEZ.

Le 1^er janvier 1984, Monsieur Marcel L a cédé ce fonds de commerce à son fils, Elie L, qui a créé pour son exploitation la SARL BOUCHERIE MARCEL.

Le 20 avril 2004, la SARL BOUCHERIE MARCEL a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle en classes 29, 30 et 43 (boucherie, charcuterie, volailles, conserves de viande, poisson, fruit et légumes, produits de pâtisserie, confiserie, gâteaux, service de traiteur, restauration) la marque semi-figurative M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY LE ROI DE LA MERGUEZ ci-dessous reproduite :

Courant 2005, la SARL BOUCHERIE MARCEL a créé un laboratoire de production de charcuterie situé à COLOMBELLES (CALVADOS) destiné à approvisionner le fonds de commerce, mais aussi des commerces de moyenne et grande distribution.

La SARL BOUCHERIE MARCEL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CAEN en date du 28 janvier 2009. Suivant acte en date du 19 mai 2010, après autorisation du juge commissaire, elle a cédé à la SARL MARCEL L’ARTISAN le fonds de commerce situé à COLOMBELLES, et notamment l’enseigne, le nom commercial et la marque déposée le 20 avril 2004. Ce même acte précisait que le fonds de commerce situé à CAEN n’était pas concerné par cette cession. Suivant convention du 19 mai 2010, concomitante à l’acte de cession, les parties convenaient des modalités d’approvisionnement réciproques, indiquaient que la SARL BOUCHERIE MARCEL s’interdisait toute reprise d’activité de grossiste et semi-grossiste tandis que la SAMR MARCEL L s’interdisait toute activité de vente au détail et stipulaient que la société BOUCHERIE MARCEL conservait le droit d’utiliser à titre d’enseigne commerciale la dénomination BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY LE ROI DE LA MERGUEZ, sans que la société MARCEL L’ARTISAN ne puisse lui demander, ou à son successeur en cas de cession, de redevance ou indemnité de ce chef, la société MARCEL L’ARTISAN conservant le droit d’utiliser l’image de la B MARCEL dans le cadre de son activité de vente en grande et moyenne surface.

Par jugement en date du 30 novembre 2011, le tribunal de commerce de CAEN a placé la SARL MARCEL L’ARTISAN en liquidation judiciaire.

Le 16 décembre 2011, la SARL BOUCHERIE MARCEL a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque MARCEL LE ROI DE LA MERGUEZ. La société DART ayant formé opposition à cette demande d’enregistrement, Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle y a fait droit par décision en date du 6 septembre 2012 au motif qu’il existait un

risque de confusion avec la marque antérieure M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASTRY LE ROI DE LA MERGUEZ.

Suivant ordonnance en date du 24 janvier 2012, le juge commissaire a autorisé la vente d’une partie des éléments du fonds de commerce exploité par la société MARCEL L’ARTISAN, et notamment l’enseigne, le nom commercial et la marque BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY LE ROI DE LA MERGUEZ déposée le 20 avril 2004 au profit de la SARL DART. Cette cession a été régularisée par acte en date du 10 mai 2012.

Le 28 février 2012, la SARL DART a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale MARCEL L’ARTISAN.

Par acte en date du 4 septembre 2014, la SARL DART a fait assigner la société BOUCHERIE MARCEL devant le tribunal de grande instance de RENNES en contrefaçon de la marque M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY LE ROI DE LA MERGUEZ et en concurrence déloyale, demandant au terme de ses conclusions récapitulatives le transfert à son profit de la marque BOUCHERIE MARCEL-MAISON LASRY déposée le 28 mai 2015 par la société défenderesse, la suppression du signe contrefaisant et d’un site l’utilisant sous astreinte et la condamnation de la société BOUCHERIE MARCEL à lui verser la somme de 150 000 € au titre de la contrefaçon et 150 000 € au titre de la concurrence déloyale, outre 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant publié aux frais de la défenderesse.

Le 28 mai 2015, la société BOUCHERIE MARCEL a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY pour désigner les produits 'viande, poisson, volailles et gibier ; charcuterie'. Suivant décision en date du 16 février 2016, Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté l’opposition à l’enregistrement de cette marque formée par la société DART.

Suivant jugement en date du 8 février 2016, le tribunal a rejeté l’exception de déchéance soulevée par la défenderesse, a constaté la caducité de la marque M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY LE ROI DE LA MERGUEZ à compter du 20 avril 2014, a condamné la société BOUCHERIE MARCEL à payer à la société DART la somme de 50 000 € au titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon de la marque entre le 10 mai 2012 et le 20 avril 2014, a ordonné le transfert de la marque BOUCHERIE MARCEL-MAISON LASRY au profit de la société DART, a interdit son usage sous peine d’astreinte à la société BOUCHERIE MARCEL et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, la société BOUCHERIE MARCEL étant condamnée à verser à la SARL DART la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. B MARCEL a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 16 février 2016.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 16 mai 2018 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 juin 2018.

A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 14 mai 2018, la société BOUCHERIE MARCEL :

— soulève la caducité de l’enregistrement de la marque M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY LE ROI DE LA MERGUEZ déposée le 20 avril 2004 pour défaut de renouvellement de l’enregistrement avant le 20 avril 2014.

— invoque la déchéance des droits de la société DART sur cette marque pour défaut d’usage sérieux en application de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle soutient à ce titre que les dispositions de l’article 1628 du Code Civil invoquées par la société DART pour soulever l’irrecevabilité de la demande sont inopérantes en l’espèce.

De même, les énonciations dans l’acte de cession du 19 mai 2010 relatives à l’exploitation de la marque seraient sans effet. Elle soutient que le logo utilisé par elle dans son commerce de détail et dans l’établissement de COLOMBELLE est distinct de la marque, et relève que ni la société MARCEL L’ARTISAN, ni la société DART ne prouvent avoir fait un usage sérieux de ladite marque, contestant sur ce point l’analyse faite par les premiers juges de la marque déposée, celle-ci devant s’analyser dans son intégralité et au vu de l’impression d’ensemble produite.

- conteste l’existence d’une contrefaçon de la marque, le tribunal n’ayant pas tenu compte de la déchéance de celle-ci et de son non renouvellement et n’ayant pas appliqué les dispositions de l’article L 713-3 lui permettant, conformément aux stipulations de l’acte de cession, d’exploiter le nom commercial BOUCHERIE MARCEL- MAISON LASRY- LE ROI DE LA MERGUEZ. Elle conteste que la résiliation de l’accord commercial ou sa caducité aient pu avoir une incidence sur son droit à utiliser le nom commercial cédé et invoque notamment son respect des clauses de non concurrence inscrites à l’acte de cession. Selon elle, la décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle statuant sur l’opposition n’aurait pas autorité de la chose jugée, et ce d’autant plus que lors de la procédure la question de la déchéance des droits n’a pas été évoquée.

— soutient que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle en retenant le caractère prétendument frauduleux du dépôt de la marque BOUCHERIE MARCEL-MAISON LASRY sans retenir l’absence d’usage par la société DART sur les termes 'boucherie Marcel’ et 'Maison Lasry’ et ses propres droits antérieurs à leur utilisation comme nom commercial. Elle rappelle au demeurant que l’opposition formée par la société DART à l’enregistrement de la marque BOUCHERIE MARCEL-MAISON LASRY a été rejetée par l’Institut National de la Propriété Industrielle en raison de l’absence de risque de confusion.

- à titre subsidiaire, elle conteste l’interdiction prononcée par les premiers juges d’utiliser l’appellation MARCEL et ce alors que la société DART ne détient aucun droit sur les appellations B MARCEL ou MAISON LASRY. Elle affirme que la preuve d’un préjudice quelconque n’est pas rapportée par la société DART.

Sur l’appel incident formé par la société DART, la société BOUCHERIE MARCEL soutient que les articles de presse versés aux débats ne peuvent s’analyser comme constituant des actes de dénigrement lui étant imputables et dénie avoir violé les obligations de non concurrence contractuelles ou contrevenu au principe de loyauté des relations commerciales.

— à titre reconventionnel, elle demande l’octroi de dommages- intérêts pour sanctionner le caractère abusif de la procédure et demande à la cour de prononcer la nullité de la marque semi figurative MARCEL L’ARTISAN LE ROI DE LA MERGUEZ déposée le 30 juin 2015 par la société DART.

Au terme de ces écritures, la société BOUCHERIE MARCEL demande à la cour de :

Prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation des droits de la société DART sur la marque semi figurative complexe «M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY Le Roi de la MERGUEZ» n°3 287 597, pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement.

Dire que les effets de la déchéance remonteront au 15 juin 2011.

Constater que l’enregistrement de la marque semi figurative complexe «M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY Le Roi de la MERGUEZ» n°3 287 597, déposée le 20 avril 2004, n’a pas fait l’objet d’une déclaration de renouvellement.

Constater la caducité de l’enregistrement de la marque semi figurative complexe «M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY Le Roi de la

MERGUEZ» n°3 287 597, déposée le 20 avril 2004, à compter du 20 avril 2014.

En tout état de cause, dire que la Société DART est irrecevable à se prévaloir de droits sur cette marque semi figurative complexe «M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY Le Roi de la MERGUEZ» n°3 287 597 postérieurement au 20 avril 2014.

Déclarer la société DART irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, l’en débouter.

Dire que l’instance engagée par la Société DART présente un caractère abusif.

Dire qu’en utilisant la mention «la même recette depuis 1964», les slogans : «Le roi de la Merguez» et «Pour un moment réussi !, et les noms commerciaux «BOUCHERIE MARCEL» et «MAISON LASRY», la Société DART a abusivement fait usage de l’image et des éléments de communication de la Société BOUCHERIE MARCEL, se rendant ainsi coupable de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société BOUCHERIE MARCEL.

Dire qu’en procédant au dépôt de la marque semi figurative «MARCEL L’ARTISAN Le Roi de la Merguez» n° 15 4 193 157, la Société DART s’est rendue coupable de fraude, au préjudice de la Société BOUCHERIE MARCEL.

Prononcer la nullité de la marque semi figurative «MARCEL L’ARTISAN Le Roi de la Merguez» n° 15 4 193 157.

Ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir au Directeur Général de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE aux fins de son inscription sur le Registre National de Marques, sur réquisition du Greffier.

Interdire à la Société DART de faire usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de l’image et des éléments de communication commerciale de la Société BOUCHERIE MARCEL, et notamment de la mention «la même recette depuis 1964», des slogans : «Le roi de la Merguez» et «Pour un moment réussi !, et des noms commerciaux «BOUCHERIE MARCEL» et «MAISON LASRY», et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, chaque support ( facture , étiquette ') comportant lesdites mentions étant constitutif d’une infraction.

En réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’instance engagée, condamner la société DART à payer à la Société

BOUCHERIE MARCEL la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts, quitte à parfaire.

En réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire, condamner la société DART à payer à la Société BOUCHERIE MARCEL la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts, quitte à parfaire.

Autoriser la Société BOUCHERIE MARCEL à faire publier, par extraits, le dispositif de l’arrêt à intervenir, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société DART, le coût des publications ne pouvant excéder la somme globale de 20.000€ (H.T.).

Condamner la société DART à payer à la Société BOUCHERIE MARCEL la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la Société DART en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Yvonnick GAUTIER, avocat aux offres de droit.

La société DART, par conclusions datées du 15 mai 2018, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la validité de la marque semi figurative M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY LE ROI D LA MERGUEZ. Elle invoque notamment :

- l’article 1628 du Code Civil qui interdirait au cédant d’agir en déchéance de la marque qu’il a lui-même cédée, faisant observer que la société BOUCHERIE MARCEL ne pourrait invoquer sa propre inexploitation de la marque.

- l’usage sérieux de la marque, tant pas la société appelante sous la forme légèrement modifiée d’un logo, que par elle-même à compter de la cession.

- l’indifférence du non renouvellement de la marque sur sa capacité à agir en contrefaçon jusqu’au 20 avril 2014.

- l’inapplication de l’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle lorsque comme en l’espèce la marque a été cédée par le propriétaire du nom commercial et l’inopposabilité de la convention d’approvisionnement du 19 mai 2010 entre la société BOUCHERIE MARCEL et la société MARCEL L’ARTISAN.

— les photographies et constats établissant selon elle l’utilisation des signes constituant la marque, et ce pour des produits et services similaires. Elle relève les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et l’existence d’un risque de confusion, risque au demeurant retenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Elle conclut à une infirmation de la décision en ce qui concerne le montant de la réparation au titre de la contrefaçon, montant qui devrait être fixé à la somme de 150 000 €.

Sur l’action en revendication de la marque BOUCHERIE MARCEL- MAISON LASRY, elle reprend l’analyse des premiers juges et relève notamment que cette marque a été déposée une semaine après l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2015 et que ce dépôt est manifestement contraire à la chaîne des contrats liant les parties et soutient que ce dépôt n’avait pour seul but que de créer à son préjudice un risque de confusion perturbant son activité.

La société DART demande à la cour d’infirmer le jugement ayant rejeté son action en concurrence déloyale, se référant à des articles de presse dans lesquels la société BOUCHERIE MARCEL affirme être la seule à commercialiser des produits authentiques et invoquant la violation des obligations contractuelles de non concurrence par le biais de commercialisation via internet. Elle estime à 150 000 € le montant du préjudice subi du fait de ces agissements.

Elle réaffirme que par l’effet des contrats successifs, elle est fondée à invoquer la garantie d’éviction, et à empêcher tout acte de concurrence déloyale et reprend l’analyse faite par les premiers juges de la marque par elle déposée le 30 juin 2015 MARCEL L LE ROI DE LA MERGUEZ, en particulier sur le caractère non distinctif du slogan 'le roi de la Merguez'.

Au terme de ses conclusions, la société DART demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation, et de condamner sur ce point la société BOUCHERIE MARCEL à lui verser la somme de 150 000 € au titre de la contrefaçon et 150 000 € au titre de la concurrence déloyale, la décision étant publiée dans trois journaux et la société BOUCHERIE MARCEL étant condamnée à verser une somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance de la marque semi figurative n° 3 287 597 M B MARCEL MAISON LASRY LE ROI DE LA MERGUEZ

L’article 1628 du Code Civil dispose que quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel.

En l’espèce, la société BOUCHERIE MARCEL a cédé le 19 mai 2010 à la société MARCEL L’ARTISAN la marque semi-figurative n° 3 287 597 M B MARCEL MAISON LASRY LE ROI DE LA MERGUEZ ; elle n’est dès lors pas recevable à intenter une action tendant à l’éviction de la société DART, elle-même subrogée dans les droits sur la marque

de la société MARCEL L’ARTISAN en sa qualité d’acquéreur en exécution de l’ordonnance en date du 24 janvier 2012, et tout particulièrement en demandant que soit prononcée la déchéance de la marque par elle cédée ; il convient en conséquence de déclarer irrecevable cette demande, observation étant faite que sur le fond, les premiers juges ont parfaitement caractérisé l’utilisation de ladite marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.

Sur la caducité de la marque

L’article L 712-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans ; en l’espèce, la marque semi figurative n° 3 287 597 a été déposée par la société BOUCHERIE MARCEL le 20 avril 2004 ; la société DART n’ayant pas procédé au renouvellement dans les conditions et délais fixés par l’article R 712-24 du même code, la marque doit être considérée comme caduque à compter du 20 avril 2014, et non à compter du délai supplémentaire de six mois prévu par l’article R 712-24, la société DART n’ayant pas mis à profit ce délai pour renouveler la marque contre paiement d’une redevance supplémentaire.

Sur la contrefaçon de la marque

La marque semi-figurative n° 3 287 597 étant caduque à compter du 20 avril 2014, la société DART ne peut invoquer au titre de son action en contrefaçon que des faits constatés antérieurement à cette date.

L’utilisation du nom commercial ' boucherie Marcel’ était expressément prévue au bénéfice de la société BOUCHERIE MARCEL à l’article 9 de la convention d’approvisionnement en date du 19 mai 2010 jointe à l’acte de cession ; si cette convention n’est pas opposable à la société DART, qui n’y était pas partie, elle a permis à la société BOUCHERIE MARCEL d’utiliser le signe BOUCHERIE MARCEL de manière licite, en application de la convention faisant droit entre les parties, jusqu’au 10 mai 2012, date à laquelle la société MARCEL L’ARTISAN a cédé l’intégralité de ses droits à la société DART.

Les trois copies d’écran versées aux débats par la société DART établissent que la société BOUCHERIE MARCEL a utilisé le nom commercial 'boucherie Marcel’ sur sa devanture et sur une camionnette en juin 2012, juin 2013 et août 2013, soit durant la période de validité de la marque appartenant à la société DART.

L’utilisation du nom 'boucherie Marcel’ durant la période de validité de la marque et postérieurement à la cession de la marque à la société DART est ainsi établie par la production des trois copies d’écran ; la société BOUCHERIE MARCEL reconnaît elle-même avoir utilisé durant cette même période à titre d’enseigne les termes ' Boucherie

Marcel-Maison Lasry-Le roi de la merguez’ ; il ne peut être contesté que la société BOUCHERIE MARCEL a ainsi reproduit intégralement les signes verbaux constituant la marque semi-figurative n° 3 287 597, et ce entre l’acquisition de la marque par la société DART et sa caducité ; par contre, contrairement à ce qu’affirme la société DART, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que durant cette même période, la société BOUCHERIE MARCEL ait utilisé les éléments figuratifs caractéristiques, tout particulièrement le M stylisé ou la couleur rouge vermillon.

L’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle régissant la coexistence entre une enseigne et un nom commercial d’une part, et une marque d’autre part, dispose que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un signe comme nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le fonds de commerce créé en 1964 par Monsieur L a utilisé le nom commercial 'boucherie Marcel- Maison Lasry- le roi de la merguez’ antérieurement à l’enregistrement de la marque le 20 avril 2004 ; il est établi que le 10 mai 2010, la société BOUCHERIE MARCEL a cédé cette marque ; il ne peut cependant s’en déduire qu’elle a perdu dès lors le droit d’utiliser les signes verbaux constituant cette marque en tant que nom commercial et enseigne, ce droit résultant non seulement de l’article 9 de la convention déjà citée, mais encore de l’article L 713-6 ; il n’en serait autrement qu’en établissant que l’utilisation de ces signes porte atteinte à la fonction de la marque elle-même, qui est de désigner l’origine des produits, et crée chez le consommateur un risque de confusion ; or en l’espèce, la société BOUCHERIE MARCEL n’a pas repris dans son enseigne, durant la validité de la marque, les signes figuratifs caractéristiques de celle-ci, à savoir le M stylisé et la couleur rouge vermillon ; les signes verbaux repris, à savoir la désignation du fonds (boucherie), le prénom au demeurant usuel du fondateur, son patronyme, et enfin un slogan banal sont des éléments retrouvés généralement dans une enseigne, et ne peuvent être considérés comme distinctifs dans la marque ; dès lors le risque de confusion pour le consommateur est inexistant, et celui-ci ne peut être amené à penser que les produits vendus dans la boucherie à l’enseigne BOUCHERIE MARCEL ont la même origine que les produits vendus en moyenne et grande surface sous la marque déposée ; il convient dès lors de dire qu’en utilisant comme nom commercial les signes 'boucherie Marcel-Maison Lasry-le roi de la merguez', la société BOUCHERIE MARCEL ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon de marque ; le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur l’action en revendication de la marque n° 15 4 184 033 BOUCHERIE MARCEL-MAISON L

L’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; la fraude est caractérisée par l’intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant d’un signe qu’il utilise ou s’apprêtait à utiliser.

En l’espèce, la société BOUCHERIE MARCEL a déposé le 28 mai 2015 la marque verbale BOUCHERIE MARCEL-MAISON LASRY ; il ne peut être sérieusement contesté que ce dépôt répond à l’ordonnance de référé en date du 21 mai 2015 ayant fait injonction à la société BOUCHERIE MARCEL de fermer le site www.boucherie- marcel.com et de procéder au retrait de la devanture et d’une camionnette des mentions 'B Marcel le roi de la merguez’ ; cependant, il ne peut s’en déduire que la société BOUCHERIE MARCEL a de manière frauduleuse déposé la marque afin d’empêcher la société DART d’utiliser les termes 'boucherie Marcel’ dès lors qu’à cette époque, la même société DART n’avait pas renouvelé la marque semi figurative n° 3 287 597 contenant ces signes verbaux et ne justifie pas d’un droit particulier à utiliser ces termes ; la société BOUCHERIE MARCEL apparaissait dès lors légitime à protéger par le dépôt d’une marque des signes par elle utilisé à titre d’enseigne, signes n’étant plus protégés par le dépôt d’une marque et dont l’usage était contesté en justice par la société DART, et ce d’autant plus que jusqu’au 10 mai 2012, elle pouvait invoquer un droit contractuel à user de ces signes ; c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé le dépôt frauduleux et ont fait droit à la demande en revendication.

Sur les actions en concurrence déloyale

Les premiers juges ont parfaitement analysé les deux articles de presse invoqués par la société DART pour soutenir son action en dénigrement et concurrence déloyale, en relevant que les propos du représentant de la société BOUCHERIE MARCEL avaient pour seul but de mettre en valeur le caractère artisanal de ses propres produits et d’indiquer que ceux-ci n’étaient pas vendus en grande surface, informations véridiques et dénuées d’incidence sur l’appréciation des produits vendus par la société DART.

Aucune stipulation contractuelle n’interdit à la société BOUCHERIE MARCEL de proposer ses produits à la clientèle par le biais d’un site internet et rien ne permet d’affirmer que cette société a entrepris d’exercer une activité de grossiste et semi grossiste ou a étendu son secteur d’activité au-delà des stipulations de la convention datée du 19 mai 2010 ; enfin, la société BOUCHERIE MARCEL dispose du droit d’enregistrer un nom de domaine correspondant à son nom commercial ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté la société DART de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale.

La société DART a acquis le 10 mai 2012 de la société MARCEL L’ARTISAN, pour un montant de 12 000 €, les droits incorporels du fonds de commerce exploité par cette dernière et comprenant expressément la marque M BOUCHERIE MARCEL MAISON LASRY LE ROI DE LA MERGUEZ ainsi que le nom commercial et l’enseigne ; la société BOUCHERIE MARCEL ne peut dès lors lui reprocher d’avoir utilisé pour commercialiser ses produits les éléments de cette marque, et ce quand bien même celle-ci est désormais caduque, ou du nom commercial cédé dès lors que cette utilisation a été faite dans le cadre de l’activité de la société MARCEL L’ARTISAN, à savoir la commercialisation de produits alimentaires en gros et semi-gros ; enfin, la société BOUCHERIE MARCEL ne peut invoquer l’existence d’un droit privatif interdisant à la société DART d’utiliser les slogans publicitaires visés dans ses écritures ; les demandes en dommages- intérêts et en interdictions présentées reconventionnellement par la société BOUCHERIE MARCEL seront en conséquence écartées.

Sur la nullité de la marque semi figurative n° 15 4 193 157 MARCEL L LE ROI DE LA MERGUEZ

La société DART, ainsi que le reconnaît la société BOUCHERIE MARCEL elle-même, est fondée à déposer le nom commercial MARCEL L’ARTISAN en tant que marque ; la société BOUCHERIE MARCEL ne dispose d’aucun droit privatif sur la forme de la cartouche utilisée dans la marque semi figurative, sur la couleur rouge vermillon ou sur le slogan 'le roi de la merguez’ ; elle n’apparaît dès lors pas fondée à demander la nullité de cette marque en invoquant l’existence de droits antérieurs à son profit ; sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’action intentée par la société DART trouve son origine dans l’existence d’un droit, à savoir l’acquisition de la marque semi figurative n° 3 287 597 ; le fait que cette action n’ait pas abouti du fait de la caducité de la marque et en raison du caractère non contrefaisant des agissements de la société BOUCHERIE MARCEL ne suffit pas à établir que la procédure ait été intentée dans une intention de nuire ; il n’y a dès lors pas lieu de condamner la société DART pour procédure abusive.

Les parties ont opté pour une multiplication des procédures et des dépôts de marque pour régler un litige commercial manifestement susceptible d’être résolu par un accord amiable ; il convient dès lors de laisser à chacune d’entre elle la charge des frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 8 février 2016 dans l’intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau,
- DÉCLARE irrecevable la demande en déchéance de la marque semi-figurative n° 3 287 597 présentée par la société BOUCHERIE MARCEL.

- CONSTATE la caducité de l’enregistrement de la marque semi- figurative n° 3 287 597 à compter du 20 avril 2014.

- DÉBOUTE la société DART de l’intégralité de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque, du dépôt frauduleux de marque et de la concurrence déloyale.

- DÉBOUTE la société BOUCHERIE MARCEL de l’intégralité de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, de la nullité de la marque semi figurative n° 15 4 193 157 et de la procédure abusive.

- DÉBOUTE les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— DIT que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagée.