COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT N° /17 DU 15 novembre 2017

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00447 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 13/03442, en date du 25 janvier 2016,

APPELANTE : SARL PHILIP MORRIS BRANDS société à responsabilité limitée de droit suisse inscrite au registre du commerce du canton de NEUCHATEL sous le n°02694/2010 (n° fédéral : CH-170-4005844- 7) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] Représentée par M^e Olivier NUNGE de l’AARPI AARPI CLAUDE T CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE : SARL GAIATREND, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] 57410 ROHRBACH LES BITCHE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Sarreguemines sous le numéro 504 762 022 Représentée par M^e Guillaume ROYER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre, Monsieur Claude SOIN, Conseiller, Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL; À l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par M^me Isabelle DIEPENBROEK Présidente et par M. Ali Adjal, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS. PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES La société de droit suisse Philip Morris Brands a pour activité l’administration des marques et autres droits de propriété intellectuelle du groupe Philip Morris International qui a pour activité la production et la commercialisation de produits du tabac. Elle est notamment titulaire de la marque « Marlboro ».

Ayant été informée que des magasins appartenant au réseau de franchise « Clopinette » commercialisaient des liquides pour cigarettes électroniques en les présentant comme « saveur Malboro » la société Philip Morris Brands a été autorisée, le 25 juin 2013, à faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Clop & Co créateur du réseau de franchise Clopinette. Cette saisie a révélé que la société Clop & Co se fournissait auprès de la société Gaïatrend, qui a une activité de fabrication et commercialisation de liquides pour cigarettes électroniques.

Par ordonnance du 18 juillet 2013, la société Philip Morris Brands a été autorisée à procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Gaïatrend. Cette mesure a été exécutée le 26 juillet 2013.

Selon exploit du 23 août 2013, la société Philip Morris Brands reprochant à la société Gaïatrend des actes de contrefaçon consistant dans la reproduction et l’utilisation, sans autorisation du titulaire de la marque, du signe « Malboro », l’a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins, notamment, de lui voir interdire, sous astreinte, l’utilisation du signe « Malboro » et de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 25 janvier 2016, le tribunal a :

- constaté qu’en reproduisant et utilisant, en dehors de toute autorisation, le signe « Malboro », la société Gaïatrend a commis des actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de Philip M attachés à sa marque « Marlboro »,
- ordonné à la société Gaïatrend de cesser d’utiliser par imitation et sous quelque forme que ce soit la marque « Marlboro » et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

— condamné la société Gaïatrend à payer à la société Philip Morris Brands une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a constaté que la société Gaïatrend a émis des bons de commande et des factures à destination de ses revendeurs comportant la mention « Malboro » et a considéré que l’usage, dans ses relations avec ses revendeurs, de cette mention extrêmement voisine de la marque « Marlboro » était constitutif de contrefaçon, quand bien même, cette mention ne figurerait-elle pas sur les produits commercialisés auprès des consommateurs, le risque de confusion, avec la marque « Marlboro » étant réel du fait d’une similitude à la fois phonétique, visuelle et intellectuelle et de la notoriété de la marque.

Le tribunal a par ailleurs constaté qu’un des revendeurs de la société Gaïatrend, la société Clop & Co avait commercialisé ses produits en utilisant le sigle MLB qui est clairement perçu par les consommateurs comme l’acronyme de la marque « Marlboro » en l’associant au logo « toit rouge » caractéristique de la marque, ce qui constituait une référence évidente à la marque et a considéré qu’il était manifeste que, pour Clop & Co, la société Gaïatrend commercialisait les produits qu’elle vendait sous la dénomination « Malboro » avec l’autorisation de la société Philip Morris Brands.

Le tribunal a enfin écarté l’argument tiré d’une absence de similarité entre les produits de tabac et les liquides pour cigarettes électroniques en relevant que la marque étant déposée pour la catégorie « articles pour fumeurs » dans laquelle rentrent nécessairement les liquides pour cigarettes électroniques du fait de leur nature, leur fonction et leur utilisation.

Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par la société Philip Morris Brands au titre de son préjudice matériel, le tribunal a retenu qu’en 2013, elle ne commercialisait pas de produits pour cigarettes électroniques, de sorte qu’elle ne peut invoquer aucune perte de parts de marché ni aucun manque à gagner, les deux sociétés ne se trouvant pas en situation de concurrence, la société Gaïatrend revendant ses produits par un réseau de distributeurs différent de celui des produits de tabac.

Elle estime que la société Philip Morris Brands peut tout au plus se prévaloir d’un préjudice moral pour l’atteinte portée à sa marque.

La société Philip Morris Brands a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2016.

Par conclusions transmises par voie électronique le 1^er août 2016, la société Philip Morris Brands demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de publication du jugement ainsi qu’en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués au titre de son préjudice moral et sollicite la condamnation de la société Gaïatrend au paiement de la somme de 938 627,98 euros en réparation de son préjudice matériel et de la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir dans quatre journaux ainsi que sur le site internet de la société Gaïatrend. Elle sollicite enfin la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Philip Morris Brands approuve les motifs du jugement en ce qu’il a retenu qu’en reproduisant la marque par imitation quasi identique sur ses factures et bons de commande destinés à ses clients et revendeurs, la société Gaiatrend a commis un usage non autorisé de la marque dans la vie des affaires, et qu’un tel usage est constitutif d’un acte de contrefaçon.

Pour réfuter l’argumentation adverse, l’appelante soutient :

— qu’il existe une grande similarité entre les produits de tabac et les liquides pour cigarettes électroniques, observant que la directive européenne des produits du tabac 2014/40/UE adoptée le 3 avril 2014 a estimé que le « vapotage » était équivalent au fait de fumer et a défini la cigarette électronique comme un « nouveau produit du tabac »,
- que le risque de confusion est manifeste notamment en raison de la forte similarité entre les signes utilisés, d’une part et les produits, d’autre part, à tel point que la société Clop &Co s’est crue autorisée, au vu des mentions figurant sur les factures de l’intimée, à utiliser l’acronyme de la marque MLB en association avec le logo toit rouge,
- que le risque de confusion doit s’apprécier également au regard de la notoriété de la marque, « Marlboro » étant la première marque de cigarettes livrée aux revendeurs en France et se positionnant comme une marque leader du marché aux yeux des consommateurs.

S’agissant de la réparation de son préjudice matériel, la société Philip Morris Brands soutient que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande alors que les conséquences économiques négatives ne se limitent pas au manque à gagner, le préjudice devant également s’apprécier, selon les dispositions de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, au regard des bénéfices qu’en a retiré le contrefacteur.

Elle estime être fondée à solliciter au minimum, la totalité des bénéfices réalisés par la société Gaïatrend suite à la vente du produit référencé sous la dénomination « tabac Malboro » qu’elle évalue à la somme de 938 627,98 euros pour la période allant du mois d’août 2011 au mois de juillet 2013, après application d’un taux de marge de 50 %.

La société Philip Morris Brands soutient enfin que sa marque étant notoire, elle a subi un important préjudice moral du fait de la contrefaçon et de l’atteinte à son image, qu’il convient de réparer à hauteur de 30 000 euros et que la gravité des manquements reprochés à la société Gaïatrend justifie les mesures de publication sollicitée.

Par conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2016, la société Gaïatrend demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Philip Morris Brands de certaines de ses demandes et forme appel incident pour conclure au rejet de toutes les demandes de l’appelante et demander sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu’elle ne commercialise pas de flacons comportant la marque litigieuse et affirme qu’elle ne l’a jamais fait, la dénomination « Malboro » n’ayant été utilisée que dans ses documents commerciaux à destination de ses revendeurs, utilisation à laquelle elle a mis fin.

Elle soutient d’une part, que la double condition nécessaire pour caractériser la contrefaçon, à savoir la similarité des produits en cause et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, fait défaut et d’autre part, que le préjudice allégué n’est pas démontré.

Elle fait valoir que :

- le seul fait que les produits en cause relèvent de la même classe n’est pas suffisant pour qu’il y ait contrefaçon,
- la société Philip Morris Brands a fait le choix de limiter la protection de sa marque aux produits de tabac, articles pour fumeurs, or il n’y a aucune similitude entre les e-liquides et les produits de tabac, elle en veut pour preuve le fait que la société Philip Morris Brands ait étendu la protection de sa marque aux e-liquides en 2014,

— la directive communautaire du 3 avril 2014 pas plus que l’article L.3513-1 du code la santé publique n’assimilent pas la cigarette électronique au tabac, une distinction étant opérée entre les produits du tabac qui supposent une combustion et les cigarettes électroniques qui génèrent une consommation de vapeur,

— l’utilisation de la dénomination « Malboro » par la société Gaïatrend ne s’est faite qu’à l’égard de ses revendeurs professionnels dont l’appelante ne démontre pas qu’ils aient pu être induits en erreur,
- l’utilisation du sigle MLB associé au logo « toit rouge » qui, avant 2014, ne bénéficiait d’aucune protection, est le fait de la société Clop & Co et non pas de la société Gaïatrend,
- les produits s’adressent à des publics différents,
- la notoriété de la marque ne permet pas d’agir sur le fondement de la contrefaçon mais sur celui de la responsabilité civile lorsque les produits ne sont pas similaires.

La société Gaïatrend estime enfin que la société Philip Morris Brands, qui ne commercialise pas les produits « Marlboro », ne subit aucun préjudice matériel ni direct ni indirect, observant de surcroît que l’application d’un taux de marge de 50 % est purement arbitraire.

La preuve d’un préjudice moral n’est pas davantage rapportée, la société Philip Morris Brands ne pouvant invoquer une atteinte à la réputation de sa marque pour avoir été associée à des produits moins nocifs que le tabac.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2017.

MOTIFS Le tribunal a exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que l’usage par la société Gaïatrend, dans ses relations avec ses clients et revendeurs, du signe « Malboro », sans autorisation du titulaire de la marque « Marlboro » était constitutif de contrefaçon de cette marque en ce qu’elle génère un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public concerné.

En effet, ainsi que l’a relevé le tribunal, il existe une forte similitude tant visuelle, que phonétique et intellectuelle entre le signe « Malboro » et la marque, l’absence de « R » précédant le « L » ne modifiant en rien la prononciation de la marque et l’impression d’ensemble donnée visuellement par le signe « Malboro » qui renvoie nécessairement à la marque « Marlboro », dont la renommée pas contestée.

Il existe en outre une similarité entre les produits concernés qui répondent à la même utilisation et à la même fonction, celle de permettre la consommation de nicotine par inhalation et qui sont destinés à un même public, celui des fumeurs, les produits du vapotage étant notamment présentés comme des produits de substitution au tabac.

De même, si la directive européenne 2014/40/UE adoptée le 3 avril 2014 relative à la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ainsi que l’article L.3513- 1 du code de la santé publique issu de l’ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de cette directive opèrent une distinction entre 'produits du tabac’ et « produits du vapotage », cette distinction ne conduit pas à exclure toute similarité, alors qu’au contraire les dispositions se rapportant à ces produits sont toutes regroupées au sein d’un même titre du code la santé publique consacré à la lutte contre le tabagisme.

Il ne peut par ailleurs être déduit du fait que la marque dont est titulaire la société Philip Morris Brands ait été initialement déposée le 9 mars 1984 et successivement renouvelée par la suite, pour la catégorie 34 : « articles pour fumeurs, allumettes, cigares cigarettes » une volonté de l’appelante de restreindre la protection de sa marque à ces seuls produits, alors que le dépôt couvrait tous les produits de la catégorie de référence sans limitation.

En outre, l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit expressément toute imitation d’une marque pour des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, permet au titulaire de la marque d’agir en contrefaçon pour des produits nouveaux apparus plus récemment sur le marché.

La forte similarité existant entre les signes et entre les produits concernés conjuguée à la notoriété de la marque génère incontestablement un risque de confusion manifeste caractérisant la contrefaçon et ce quand bien même les documents commerciaux utilisés par la société Gaïatrend seraient-ils exclusivement destinés à un public de professionnels.

En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, il importe peu que le signe incriminé n’ait pas été apposé directement par la société Gaïatrend sur les flacons de liquides pour cigarettes électroniques qu’elle commercialise, dès lors que l’utilisation manifestement délibérée de ce signe dans ses documents commerciaux, qui est de nature à amener ses clients à croire en l’existence de liens entre la société Gaïatrend et le groupe Philip Morris International, ou à tout le moins, en l’existence d’une autorisation du titulaire de la marque pour la commercialisation des produits concernés en faisant référence à la marque, est suffisante pour caractériser la contrefaçon.

Le risque de confusion est par ailleurs avéré, les premiers juges ayant exactement relevé, à cet égard, que la dénomination utilisée dans les documents commerciaux de la société Gaïatrend avait conduit la société Clop & Co à se croire autorisée à revendre ses produits en utilisant la mention « saveur Malboro » ou encore la mention « tabac MLB », associé au logo « toit rouge » figurant sur les produits commercialisés par la société Philip Morris sous la marque Marlboro.

Conformément à l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Il appartient à la société Philip Morris Brands de rapporter la preuve du préjudice matériel qu’elle allègue. À cet égard, il convient de relever, comme le souligne l’intimée, que la société Philip Morris Brands qui est titulaire de la marque mais qui ne commercialise pas personnellement les produits de la marque ne peut se prévaloir d’aucun manque à gagner sur les produits concernés ni d’aucune perte de parts de marché.

Si l’article L. 716-14 susvisé prévoit qu’il soit tenu compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur, ce texte n’impose toutefois pas que soit allouée au titulaire de la marque une indemnité correspondant à la totalité des bénéfices réalisés par le contrefacteur, lesquels ne constituent qu’un des éléments d’appréciation du préjudice.

En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que, s’il s’agit incontestablement de produits similaires, ces produits sont toutefois commercialisés dans des réseaux de distribution distincts, de sorte que la société Gaïatrend ne se trouvait pas, à la date des faits, en situation de concurrence directe avec le groupe Philip Morris, qui ne commercialisait pas à cette époque de produits pour cigarettes électroniques. Il ne peut dans ces conditions être considéré que les bénéfices réalisés par l’intimée avec les produits référencés « tabac Malboro » seraient directement et de manière certaine en relation avec l’utilisation de la marque contrefaite, mais plutôt avec l’engouement des consommateurs pour ce nouveau type de produit.

À titre surabondant, il sera enfin observé que pour déterminer les bénéfices réalisés par le contrefacteur, la société Philip Morris Brands procède à un calcul justement critiqué par les premiers juges consistant à appliquer au chiffre d’affaires réalisé par la société Gaïatrend entre les mois d’août 2011 et de juillet 2013 sur les produits dénommés « tabac Malboro » un taux de marge qu’elle fixe unilatéralement à 50 % sans fournir le moindre élément de preuve permettant de l’étayer.

Le préjudice matériel subi par la société Philip Morris Brands correspond en réalité aux redevances ou droits auxquels celle-ci aurait pu avoir droit si l’utilisation de la marque avait été autorisée, lesquels ne sont pas équivalents aux bénéfices réalisés par le contrefacteur. En l’absence de toute demande à ce titre, c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée par la société Philip Morris Brands au titre de son préjudice matériel.

L’appelante est en revanche bien fondée à demander réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle et à la réputation de sa marque qui s’est trouvée associée à des produits qui n’étaient pas commercialisés par le groupe Philip Morris.

Cette atteinte est avérée et justifie que soit allouée à l’appelante la somme de 30 000 euros qu’elle sollicite, qui est pleinement justifiée au regard de la durée d’utilisation de la marque contrefaite et du nombre de transactions réalisé.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de publication qui est disproportionnée au regard de la nature et la gravité des actes contrefaisants.

Les mesures d’interdiction prononcées seront enfin confirmées dès lors que la société Gaïatrend se contente d’affirmer, sans le démontrer, qu’elle aurait cessé toute utilisation du signe litigieux.

La société Gaïatrend, qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel ainsi qu’une indemnité de procédure de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée, les dispositions du jugement étant confirmées de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 25 janvier 2016, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée à la société Philip Morris Brands en réparation de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE la SARL Gaïatrend à payer à la société de droit suisse Philip Morris Brands la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Ajoutant au jugement entrepris,

DÉBOUTE la société Gaïatrend de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Gaïatrend aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société de droit suisse Philip Morris Brands une indemnité de procédure d’un montant de 5 000 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.