FAITS ET PROCEDURE La société SUPERMARKET SYSTEMS, aujourd’hui GROUPE SMS, ayant acquis en 1982 de la société de droit américain THE MEAT CORPORATION deux brevets n 75- 35700 et 75-35701 intitulés respectivement « perfectionnement aux machines à déconsigner les bouteilles » et « machine à déconsigner les bouteilles », a fait procéder, le 30 mars 1988 au salon EQUIPMAG, sur le stand de la société FORS INTERNATIONAL à une saisie contrefaçon portant sur une machine importée par cette société de Finlande où elle l’avait achetée à la société H. ENGINEERING OY (ou HALTON OY) à laquelle elle était liée par un accord de distribution exclusif. Par jugement du 5 juin 1991, le Tribunal de grande instance de PARIS devant lequel SMS avait assigné FORS INTERNATIONAL et H. ENGINEERING OY en contrefaçon de ses brevets a notamment :

- déclaré SMS fondée en son action en contrefaçon respectivement des revendications 1 et 2 et 1 et 6 de ses brevets n 75-35700 et 75-35701 à l’encontre de FORS INTERNATIONAL,
- débouté en revanche SMS de ses demandes à l’encontre de H. ENGINEERING OY,
- condamné FORS INTERNATIONAL à payer à SMS la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour la seule machine ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon,
- débouté FORS INTERNATIONAL de son appel en garantie contre H. ENGINEERING OY. FORS INTERNATIONAL a interjeté appel, concluant à l’inexistence du préjudice allégué par SMS pour demander que soit rejetée sa demande de dommages intérêts, et sollicitant subsidiairement que H. ENGINEERING OY soit condamnée à la garantir. H. ENGINEERING OY, qui a indiqué que sa véritable dénomination était HALTON OY, a conclu à la confirmation du jugement. SMS poursuivant la réformation du jugement en ce que celui-ci avait rejeté sa demande d’institution d’une expertise a prié la Cour de commettre un expert ayant notamment mission de rechercher le nombre de machines livrées par FORS INTERNATIONAL et comportant le dispositif couvert par ses brevets. Par arrêt de cette chambre du 14 octobre 1993, la Cour a :

- statuant dans les limites de l’appel,
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il avait débouté la société FORS INTERNATIONAL de sa demande d’expertise et la société SMS de son appel en garantie contre HALTON OY,
- réformant de ces chefs condamné HALTON OY à garantir FORS INTERNATIONAL du montant des condamnations mises à la charge de cette dernière par le jugement du 5 juin 1991,
- sursis à statuer sur l’appel en garantie dans la mesure ou des actes de contrefaçon autres que celui retenu par le premier juge seraient établis,
- désigné en qualité d’expert M. G.

M. G a déposé le 17 mars 1995 son rapport dans lequel il conclut que : "- les éjecteurs commercialisés par FORS INTERNATIONAL entre mai 1989 et octobre 1990, fin de ses relations commerciales avec HALTON OY, représentent au total 33 appareils se répartissant en 9 éjecteurs vendus seuls, 19 machines équipées d’éjecteurs et 5 autres machines également équipées vendues en remplacement de machines antérieures.

- Dans ce total les éjecteurs et les machines équipées ou non ont été importés en France par FORS INTERNATIONAL. De la façon la plus constante, ces éjecteurs et machines ont été exportés à partir des Etats- Unis, sauf pour un nombre relativement limité de machines livrées à partir de la Finlande, mais dans ce dernier cas sans comporter de tels éjecteurs, le montage de ces derniers ayant été réalisé par FORS INTERNATIONAL avec des appareils provenant parallèlement des sociétés américaines concernées. La thèse de FORS INTERNATIONAL selon laquelle toutes les machines non équipées proviendraient de Finlande, même si leur facturation a pour partie été faite par les sociétés américaines ne semble pas correspondre aux faits constatés. En dehors des ambiguïtés que cette situation introduit pour identifier clairement le circuit commercial dans lequel s’est inscrit chaque appareil, il n’apparait pas qu’il en résulte de conséquence directe sur la question essentielle relative au lieu de fabrication des éjecteurs. Il serait toutefois souhaitable que HALTON OY fournisse à la Cour sur ce point les explications qu’elle n’a pas communiquées à l’expertise.

- De la manière la plus vraisemblable, il convient de déduire des éléments recueillis et des explications fournies que la fabrication des 33 éjecteurs a été réalisée aux Etats-unis. L’hypothèse contraire ne peut toutefois pas être formellement exclue bien que la demanderesse n’ait versé aux débats aucun élément susceptible de venir au soutien de sa propre thèse. Il y a lieu d’ailleurs d’observer que SMS n’a pas répliqué, malgré les rappels ayant été formulés auprès de son conseil, aux explications et commentaires des défenderesses, qui semblent donc devoir être adoptés.

- Dans ces conditions la masse contrefaisante est inexistante. Si néanmoins, la Cour considérait devoir rejeter la position des défenderesses et retenir celle de SMS, le préjudice de cette dernière représenterait au plus 870.000 F." Depuis le dépôt du rapport d’expertise, SMS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 1996, la SCP LAUREAU et JANNERAU et M^e R étant

respectivement désignés comme administrateur judiciaire et représentant des créanciers. M^e R es qualités a régulièrement repris l’instance. Dans le dernier état de leurs écritures M^e R, la SCP LAUREAU et JANNERAU es qualités et SMS prient la Cour :

- de dire que la société HALTON OY est responsable conjointement et solidairement avec FORS INTERNATIONAL des actes de contrefaçon commis par FORS INTERNATIONAL et révélés par l’expertise et cela à l’exception de l’acte faisant l’objet de la constatation du procès verbal de saisie contrefaçon,
- de condamner in solidum HALTON OY et FORS INTERNATIONAL au paiement de la somme de 1.452.000 F à titre de dommages-intérêts avec actualisation à la date du prononcé de l’arrêt,
- de dire que HAYON OY est responsable de la poursuite des actes de contrefaçon qu’elle a organisés elle-même après la résiliation du contrat de distribution de FORS INTERNATIONAL et qu’elle a cachés jusqu’au dernier moment de l’expertise.

- de désigner un expert ayant mission de déterminer le nombre de machines avec éjecteurs et d’éjecteurs livrés séparément tant en France qu’en Espagne à partir de la France, en sus des 33 machines dont la vente a été constatée par l’expert, et donner tout élément sur le préjudice complémentaire subi par GROUPE SMS de ce fait. FORS INTERNATIONAL prie la Cour de débouter SMS de toutes ses demandes, et subsidiairement de condamner HALTON OY à la garantir de toutes condamnations. HALTON OY demande à la Cour de déclarer SMS prise en la personne de son administrateur judiciaire irrecevable en ses demandes à son encontre. Elle invoque à cet égard l’autorité de la chose jugée et la prescription. Subsidiairement elle conclut au mal fondé desdites demandes y compris celle en désignation d’expert. Elle conclut également au rejet de l’appel en garantie de FORS INTERNATIONAL. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé au jugement entrepris, à l’arrêt du 14 octobre 1993 et aux écritures des parties qui sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION Considérant que l’expert a retenu qu’outre la machine ayant fait l’objet de la saisie contrefaçon en 1988 qui avait été aussitôt renvoyée en Finlande et pour laquelle une indemnisation a définitivement été attribuée à SMS, 33 appareils avaient été vendus par FORS INTERNATIONAL entre mai 1989 et octobre 1990, fin de ses relations commerciales avec HALTON OY ;

Que SMS soutient que d’autres machines auraient été distribuées en France ou en Espagne à partir de la France et sollicite l’institution d’une nouvelle expertise aux fins d’en déterminer le nombre ; qu’elle affirme qu, HALTON OY aurait poursuivi les actes de contrefaçon après octobre 1990 et que sa responsabilité qui serait engagée de ce chef devrait également être retenue, solidairement avec celle de FORS INTERNATIONAL, pour la période ayant précédé octobre 1990 ; Mais considérant que la recevabilité des demandes formées par SMS contre HALTON OY est à bon droit contestée par cette société ; Que HALTON OY relève exactement qu’ayant été déboutée par le Tribunal de l’action en contrefaçon de ses deux brevets qu’elle avait engagée à son encontre, SMS n’a pas interjeté appel de ce chef du jugement qui est devenu définitif et se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée ; que SMS soutient vainement que ses demandes se rapporteraient à des faits nouveaux révélés par l’expertise ; que ses 'prétentions sont en réalité identiques (si ce n’est quant à leur quantum) à celles qui étaient exprimées dans l’assignation du 14 avril 1988 et dans ses écritures postérieures de première instance où elle affirmait qu’au moins 12 machines avaient été importées de Finlande ; Considérant qu’en toute hypothèse -rappel étant fait ici des dispositions de l’article 11 du nouveau Code de procédure civile selon lequel les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction- il ne saurait y avoir lieu de faire droit à la demande d’expertise complémentaire maintenant présentée par SMS, notamment compte tenu des errements de cette société qui avait été invitée par M. G, avant que celui-ci ne clôture son rapport, à faire valoir ses observations, le 2 novembre et le 23 décembre 1994, puis le ler février et 8 février 1995, mais n’a jamais jugé bon de répondre à l’expert ; Considérant que la Cour n’est donc valablement saisie que des demandes en contrefaçon formées par SMS à l’encontre de FORS INTERNATIONAL pour les actes imputés à celle-ci pour la période située entre mai 1989 et octobre 1990, et de l’appel en garantie de FORS INTERNATIONAL contre HALTON OY ; Considérant que l’expert a établi que 33 appareils avaient été vendus par FORS INTERNATIONAL entre mai 1989 et octobre 1990, se répartissant en 19 machines équipées d’éjecteurs, et 14 éjecteurs vendus seuls, 9 d’entre eux ayant été livrés tels quels, 5 autres étant montés sur des machines à déconsigner dotées d’un éjecteur livrées en remplacement de machines sans éjecteurs défectueuses ; Considérant que si ces chiffres ne sont pas contestés par les parties, et notamment par FORS INTERNATIONAL, celle-ci soutient que les ventes considérées ne seraient pas constitutives de contrefaçon parce que les éjecteurs reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 2 et 1 et 6 des brevets n 75-35700 et 75-35701 auraient été licitement importés des Etats-Unis ou ils auraient été fabriqués par une société de droit américain relevant du groupe HALTON en exécution d’une sous-licence que MEAD CORPORATION s’était réservée le droit de consentir dans l’acte de 1982 par lequel elle avait cédé ses brevets à SMS ;

Considérant que SMS ayant prétendu que ses adversaires se seraient livrées à une fraude à ses droits en faisant facturer par des sociétés américaines du groupe HALTON des éjecteurs en réalité fabriqués en Finlande, les investigations de l’expert n’ont en rien confirmé ces allégations ; qu’il convient de retenir que les 33 éjecteurs ont été fabriqués aux Etats-Unis ; Considérant ceci étant acquis qu’il reste à déterminer si les éjecteurs litigieux peuvent relever de l’exception au monopole au droit du cessionnaire des brevets résultant de la faculté de consentir des sous-licences que s’était réservée MEAD CORPORATION ; Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que cette société a consenti une sous-licence le 6 mars 1989 à la société HALTON Inc., qui a elle-même transféré le bénéfice de cette sous-licence à la société PAN OSTON, par contrat du 11 juin 1990, avec le consentement de MEAD ; Considérant que SMS ne saurait être suivie en ce qu’elle prétend que ces contrats n’autorisaient que la fabrication de machines entières et non pas celle d’éjecteurs isolés ; que cette thèse est en contradiction avec le préambule du contrat du 6 mars 1989 qui définit l’objet de la sous-licence comme incluant les machines elle-mêmes et les éléments les composant ; Considérant que SMS relève en revanche exactement qu’alors que le contrat du 6 mars 1989 n’autorisait pas HALTON Inc. à accorder elle-même des sous-licences sans l’accord de MEAD, ladite société HALTON n’a jamais fabriqué ni commercialisé elle-même les éjecteurs litigieux dont la plupart ont été facturés par PAN OSTON, et les autres soit par une société HALTON Co, soit, dans un cas, par une société PAN OSTON de droit canadien ; qu’il ressort d’une attestation de M. B, secrétaire général de HALTON Inc. que celle-ci est une holding, dont la seule filiale ayant des activités de fabrication est PAN OSTON Co. ; que ces éléments qui démentent les affirmations de FORS INTERNATIONAL selon lesquelles PAN OSTON n’aurait été qu’un département de HALTON Inc. amènent à considérer que jusqu’au transfert de la sous-licence le 11 juin 1990, les éjecteurs fabriqués par PAN OSTON n’entraient pas dans le cadre de la sous- licence consentie par MEAD, et que FORS INTERNATIONAL en les important en France a contrefait les brevets invoqués ; Considérant qu’ainsi n’ont été régulièrement importés dans le cadre de la sous-licence, que deux seulement des éjecteurs recensés par l’expert, désignés par lui sous les n 27 et 28, expédiés des Etats-Unis et facturés le 17 juillet 1990, et ensuite montés sur des machines vendues dotées d’éjecteurs, aux magasins INTERMARCHE de MELLAC et MIGROS de THIONVILLE ; Considérant qu’il s’ensuit que doivent être retenues comme constitutives de contrefaçon (par importation et commercialisation en France) les 31 autres ventes effectuées par FORS INTERNATIONAL ;

Considérant que SMS ne conteste pas les conclusions de l’expert quant aux éléments de calcul de son préjudice pour les machines vendues munies d’un éjecteur ; que ces machines doivent être considérées comme constituant un tout commercial avec le dispositif éjecteur contrefaisant ; qu’en évaluant comme le propose l’expert et comme l’admet SMS le bénéfice manqué à 40% du chiffre d’affaires correspondant, il convient de fixer à 718.205 F le montant des dommages intérêts dus à SMS à ce titre ; qu’il y a lieu en effet de déduire de la masse contrefaisante fixée à 2.090.000 F par l’expert pour 19 machines le chiffre d’affaires (138.287, 60 F + 111.199, 36 F) correspondant aux machines livrées munies des éjecteurs N 27 et 28 ; Considérant que les autres appareils litigieux, s’agissant d’éjecteurs vendus séparément, ou montés sur des machines à déconsigner munies d’éjecteurs mais fournies en remplacement de machines sans éjecteurs précédemment vendues, SMS ne peut être suivie en ce qu’elle soutient qu’il y aurait lieu de retenir également la notion de « tout commercial » ; que les machines sans éjecteurs non jugées contrefaisantes avaient fait l’objet de ventes fermes par FORS INTERNATIONAL avant d’être munies des éjecteurs litigieux ou d’être remplacées moyennant un supplément de prix par des machines munies d’éjecteurs ; qu’il n’est pas démontr€