FAITS ET PROCEDURE La société SOCLAINE est titulaire de la marque GEGE pour l’avoir acquise de M^e S syndic à la liquidation des biens de la société GIROUD selon acte en date du 24 novembre 1988 confirmé par acte en date du 14 mars 1990 lequel a été inscrit au registre national des marques le 21 mai 1990 sous le n 044930 ; Cette marque a été renouvelée dans le dernier état le 29 juin 1990 et est enregistrée sous le n 1 599 652 ; Elle sert à désigner différents produits et service en classes 16, 23, 24, 25, 28 et 41 et notamment les jouets ; Estimant que la dénomination GYGY utilisée par la société GRELETY pour désigner en particulier des animaux en peluche, portait atteinte à ses droits sur la marque GEGE et que de tels actes constituaient également des actes de concurrence déloyale du fait de la confusion crée par GRELETY, la société SOCLAINE, après une mise en demeure restée sans effet, a par exploit en date du 22 juillet 1993 assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Paris ; Elle sollicitait, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, le paiement d’une somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et ce avec exécution provisoire ; La société GRELETY bien qu’assignée à personne ne comparaissait pas et le tribunal par le jugement entrepris après avoir retenu qu’il existait un risque de confusion entre les deux dénominations qui présentaient une même structure et une analogie visuelle a :

- dit que GYGY était la contrefaçon par imitation de la marque GEGE n 1 599 652
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte de 500 francs par infraction constatée avec exécution provisoire
- ordonné la remise de tous documents comportant la dénomination GYGY en vue de leur destruction par devant huissier
- condamné G à verser à SOCLAINE la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- autorisé diverses mesures de publication ; G a interjeté appel le 24 janvier 1994 ; Les parties ont échangé de très nombreuses écritures ;

Dans le dernier état GRELETY demande à la Cour de :

- prononcer la nullité de l’acquisition de la marque GEGE par SOCLAINE pour fraude à la loi et en conséquence la nullité du renouvellement du 29 juin 1990
- prononcer la déchéance partielle de la marque GEGE pour les produits autres que les poupées, jeux éducatifs, animaux en peluche et vêtements pour poupées
- débouter SOCLAINE de toutes ses demandes
- condamner SOCLAINE à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Par ailleurs elle a, par conclusions en date du 26 mai 1997 sollicité le rejet des débats des pièces signifiées par SOCLAINE les 21 et 23 mai 1997 ; SOCLAINE conclut à ce que G soit déboutée de sa demande en nullité de l’acquisition par SOCLAINE de la marque GEGE, à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande en déchéance partielle et à la confirmation du jugement sur le principe de la contrefaçon ; Formant appel incident sur le montant des dommages intérêts elle sollicite dans le dernier état, paiement de la somme de 700.000 francs à titre de dommages et intérêts et ce tant au titre de la contrefaçon de marque que du chef de concurrence déloyale outre celle de 100.000 francs pour procédure vexatoire et 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant que par conclusions en date du 26 mai 1997, SOCLAINE a sollicité le rejet des débats des 16 pièces communiquées par SOCLAINE le 21 mai 1997 et des 8 pièces communiquées le 23 mai 1997 sur le fondement des articles 15 et 16 du nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que SOCLAINE n’a pas répliqué sur ce point ; Considérant que l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 1997 ;

Considérant qu’il résulte de leur examen que les pièces communiquées les 21 et 23 mai 1997 tendaient exclusivement à faire échec à la demande en déchéance partielle des droits de SOCLAINE sur la marque GEGE ; Or considérant que G ayant formulé cette demande par conclusions en date du 18 mars 1997 et le prononcé de l’ordonnance de clôture ayant été repoussé à trois reprises, SOCLAINE a bénéficié d’un délai de deux mois pour réunir les éléments de preuve susceptibles de démontrer qu’elle exploitait sa marque pour désigner la totalité des produits et service visés au dépôt ; Qu’ayant répliqué dès le 7 mai 1997 aux conclusions de G du 18 mars 1997 sur la déchéance partielle, il lui appartenait de communiquer dans les meilleurs délais les pièces évoquées dans ses écritures ; Que si G, qui a reconclu le 26 mai 1997, a été mise en mesure de faire valoir ses arguments en ce qui concerne les pièces communiquées le 21 mai 1997, en revanche il convient d’écarter celles communiquées le 23 mai soit un vendredi alors que la clôture a été rendue le lundi suivant ; Que cette production tardive porte atteinte aux droits de la défense dans la mesure où elle mettait manifestement G dans l’impossibilité de les étudier valablement et d’y répliquer ; II – SUR LES DROITS DE SOCLAINE SUR LA MARQUE GEGE Considérant que G soutient que les droits de SOCLAINE sur la marque GEGE ne peuvent remonter qu’à la date du 29 juin 1990 dans la mesure où le dépôt effectué le 15 juillet 1980 ne visait que la classe 28 alors que la nouvelle marque déposée en 1990 vise les classes 16, 23, 24, 25, 28 et 41 ; Qu’elle ajoute que si la Cour venait à considérer que le dépôt de 1990 constitue un renouvellement de celui de 1980, elle ne pourrait que constater la rupture dans la chaîne des renouvellements, le précédent dépôt en date du 19 juillet 1965 n’ayant pas été renouvelé dans le délai légal ; Mais considérant que SOCLAINE réplique à juste titre que si le dépôt de 1990 en ce qu’il vise de nouveaux produits doit être considéré comme un premier dépôt, en revanche en ce qu’il vise les produits de la classe 28 déjà mentionnés au dépôt de 1980, il vaut comme un dépôt en renouvellement ; Que l’adjonction d’objets nouveaux ne prive pas le dépôt de sa qualité de dépôt en renouvellement pour les objets déjà couverts par le dépôt précédent ; Considérant par ailleurs que contrairement à ce que soutient G, le dépôt de 1965 a été renouvelé dans le délai légal ; Considérant en effet que l’article 35 de la loi du 31 décembre 1964 précisait que :

« les dépôts de marques valablement effectués en application de la loi du 23 juin 1857 produiront leurs effets conformément aux dispositions de la présente loi à compter de sa mise en vigueur (1^er août 1965). Toutefois, la durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à quinze années ». Considérant en conséquence que le dépôt du 19 juillet 1965, effectué en application de la loi du 23 juin 1857 et dont la validité n’est pas contesté, devait être renouvelé avant le 19 juillet 1980 ; Que le renouvellement ayant été effectué le 15 juillet 1980 pour désigner en classe 28 les jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements) ornements et décorations pour arbres de Noël, il s’en suit que la chaîne des renouvellements n’a pas été rompue et que le dépôt de 1965 ayant lui même été effectué en renouvellement d’un dépôt du 4 mai 1951, SOCLAINE est en droit de faire remonter ses droits sur la marque GEGE, pour désigner des produits de la classe 28, au 4 mai 1951 ; Qu’il convient de rappeler que l’acte de cession de la marque GEGE à la société SOCLAINE a été régulièrement inscrit au registre national des marques le 21 mai 1990 ; III – SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE L’ACOUISITION DE LA MARQUE GEGE Considérant que G fait valoir que SOCLAINE a acheté la marque GEGE dans le seul but de faire remonter ses droits à une date antérieure à l’immatriculation de la société GRELETY et alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence du nom commercial « GYGY » lequel est exploité depuis 1950 et de la société GRELETY ; Qu’elle ajoute que la marque GEGE étant inexploitée depuis cinq ans à la date où SOCLAINE l’a rachetée tout risque d’action en contrefaçon était écarté et qu’un comportement logique eut été que l’intimée se contente de la déposer ; Mais considérant que G ne saurait être suivie en son argumentation ; Considérant qu’il convient tout d’abord de rechercher si comme elle le prétend la société GRELETY bénéficie d’un droit sur le nom commercial GYGY qui remonterait à 1950 ; Considérant que l’examen des pièces produites par l’appelante dont la plus ancienne est un tarif daté de 1953, révèle que Monsieur G qui a été immatriculé au registre du commerce le 11 mars 1950, n’a pas ait usage de la dénomination GYGY à titre de nom commercial mais simplement à titre de marque d’usage laquelle n’est constitutive d’aucune droit ; Qu’outre le fait que l’extrait du registre du commerce de Monsieur G ne mentionne aucun nom commercial, les tarifs, diplômes et extraits d’annuaires ou de revues mis aux débats démontrent que pour identifier son fonds de commerce dans ses rapports avec la clientèle, M. G employait la dénomination : « Ets Guy G » ;

Que s’il est exact qu’il ait utilisé la dénomination GYGY celle ci était le plus souvent représentée dans un graphisme particulier, à l’intérieur d’un rectangle et accompagnée d’une tête de cheval et employée pour désigner les jouets fabriqués et offerts à la vente par les Ets G et non l’entreprise elle même ; Qu’il convient au demeurant de remarquer que la marque déposée en 1956 par Monsieur Guy G pour désigner des jouets et camions en bois mais non renouvelée, se présentait précisément sous cette forme ; Que la société appelante ne produit aucune facture, aucune commande émanant ou adressé à GYGY ; Considérant qu’il n’est donc pas démontré que Monsieur G ait pas fait usage de la dénomination GYGY à titre de nom commercial ; Mais considérant de plus qu’il convient de relever que si la société GRELETY dont le gérant est M. Philippe G, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 avril 1986 non seulement aucun nom commercial n’est mentionné à l’extrait Kbis mais encore ce n’est que par un acte du 20 juillet 1990, soit postérieur de quatre mois à l’acquisition de la marque GEGE par SOCLAINE, que Monsieur et Madame Guy G ont fait apport à la société GRELETY de leur fonds de commerce ; Qu’aux termes de l’acte les éléments apportés étaient le matériel et l’outillage industriel, le matériel de transport, le fonds artisanal et la clientèle ainsi qu’un ensemble immobilier ; Qu’il n’était fait mention d’aucun nom commercial ; Considérant enfin que l’appelante ne démontre pas davantage qu’entre le 18 mars 1986 date de son début d’exploitation et le 14 mars 1990 date à laquelle SOCLAINE a acquis les droits sur la marque GEGE, elle ait fait usage du nom commercial GEGE et que l’intimée en ait eu connaissance, aucun document daté de cette période n’étant communiqué (le diplôme de 1990 ne comportant la mention d’aucun mois) ; Considérant dans ces conditions que la société GRELETY ne bénéficiant d’aucun droit sur le nom commercial GYGY à la date où SOCLAINE a acheté la marque GEGE, est mal fondée à soutenir que cette acquisition est frauduleuse ; Qu’elle sera donc déboutée de sa demande en nullité de l’acte d’acquisition de la marque GEGE et par voie de conséquence de celle en nullité du renouvellement de la marque le 29 juin 1990 ; IV – SUR L’EXISTENCE DE DROITS ANTERIEURS Considérant qu’il a été ci dessus démontré que la société GRELETY ne pouvait opposer à la société SOCLAINE aucun droit privatif antérieur au 4 mai 1951, date du premier dépôt

de la marque GEGE dès lors que le premier acte dont elle justifie remonte à 1953 (tarif) et porte sur une marque d’usage GYGY laquelle n’est pas génératrice de droit privatif ; Considérant que la société appelante soutient par ailleurs que le sigle GYGY a une origine patronymique, les deux syllabes étant constituées par la première et la dernière lettre du nom et du prénom de Monsieur Guy G ; Qu’elle en conclut qu’il fait partie intégrante des droits de la personnalité et constitue un droit de propriété opposable à tous ; Mais considérant que même si Monsieur Guy G a constitué le signe GYGY à partir de son prénom et de son nom, il convient de relever que d’une part il n’est pas partie à l’instance et que d’autre part il n’a pas fait apport de ce « droit » à la société GRELETY ; Que ce moyen n’est donc pas fondé ; Qu’il s’ensuit que la société GRELETY ne peut opposer aucun droit antérieur au 4 mai 1951 à la société SOCLAINE, la marque d’usage « GYGY » n’étant pas constitutive de droit ; V – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE Considérant que G qui ne conteste pas l’irrecevabilité de sa demande en déchéance telle que formulée dans ses conclusions du 28 octobre 1996, a par conclusions en date du 18 mars 1997 réitérée cette demande mais en la limitant aux produits autres que les poupées, jeux éducatifs, animaux en peluche et vêtements pour poupées pour lesquels elle ne conteste pas que la marque GEGE soit exploitée ; Considérant que SOCLAINE réplique que cette demande est irrecevable au motif que G ne précise pas la période d’inexploitation visée ; Que par ailleurs elle soutient que cette demande est mal fondée dans la mesure où elle rapporte la preuve de ce qu’elle exploite sa marque pour l’intégralité des produits visés dans son renouvellement du 29 juin 1990 ; Considérant les moyens des parties exposés, que l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle applicable aux faits de la cause stipule que : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans…. …. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu » ; Considérant que la marque en cause ayant été pour les produits critiqués déposée en 1990, la demande en déchéance n’était recevable sur le fondement de l’article L 714 5 du

Code de la Propriété Intellectuelle qu’à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 28 décembre 1996, ce qu’aucune des parties ne conteste ; Mais considérant que sous l’empire de ce texte le délai de cinq ans n’étant plus décompté à rebours à compter de la demande en déchéance et la déchéance étant encourue dès que les cinq années d’inexploitation se sont écoulées, G se devait pour mettre la Cour à même de statuer sur sa demande de préciser à partir de quel moment SOCLAINE devait selon elle être déchue de ses droits ; Qu’il n’appartient pas à la Cour de se substituer sur ce point au demandeur à la déchéance ; Qu’en conséquence G doit être déclarée irrecevable en sa demande en déchéance ; VI – SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON Considérant que G soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la dénomination GYGY constituait une contrefaçon par imitation de la marque GEGE dès lors d’une part que les produits sont différents et d’autre part que les désinences GE GE et GY GY ont des sonorités différentes et que les loges eux mêmes sont très différents ; Qu’elle ajoute que de 1950 à nos jours il n’y a jamais eu de confusion entre les deux signes ; Considérant que SOCLAINE réplique que les deux dénominations servent à désigner des jouets et que la marque d’usage GYGY qui reprend l’architecture visuelle et sonore de la marque GEGE en constitue la contrefaçon par imitation ; Qu’elle ajoute que le risque de confusion existant entre les deux signes se trouve démontré par les attestations produites ; Considérant ceci exposé que G est mal fondée à soutenir que les produits désignés par les signes en cause ne sont pas similaires ; Qu’en effet la marque GEGE telle que déposée en 1990 est enregistrée pour désigner notamment des jeux, jouets, poupées, animaux en peluche, rappel étant fait que la demande en déchéance partielle a été déclarée irrecevable ; Que la société GRELETY désigne sous la dénomination GYGY des peluches à bascule et des animaux en bois à bascule sur lesquels les petits enfants peuvent monter ; Qu’il s’agit en conséquence d’objets identiques à ceux visés au dépôt de la marque GEGE ;

Mais considérant que si les deux dénominations en présence sont composées du même nombre de lettres et si on retrouve dans GYGY le même doublement de la consonne G, il demeure que ces seuls points communs ne suffisent pas à générer un risque de confusion entre les deux signes ; Considérant en effet que phonétiquement il n’existe aucune ressemblance entre les deux dénominations, que dans GEGE le son qui prédomine est le son « gé » alors que dans GYGY c’est la sonorité « ji » ; Que GEGE évoque le diminutif du prénom Gérard alors que GYGY est sans signification particulière ; Que visuellement il n’existe aucune similitude quant au graphisme et à la présentation employés ; Que les lettres composant le mot GEGE sont accrochées les unes aux autres, se rapprochent de « l’anglaise » et sont simplement soulignées d’un léger trait horizontal, alors que le mot GYGY est inscrit en lettres bâton, la barre droite du Y étant largement penchée vers la gauche alors que la courbe supérieure du G l’est vers la droite, le tout étant inscrit à l’intérieur d’un fer à cheval ; Qu’il ne saurait être tenu compte de la couleur rouge comme l’invoque l’un des attestants, Madame Z, dès lors que la marque GEGE est déposée sans revendication de couleurs ; Que dans ces conditions, il n’existe pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux ces deux dénominations ou ne les entendant pas l’une après l’autre aucun risque de confusion, ce consommateur fût il un jeune enfant ; Qu’au surplus outre le fait que SOCLAINE ne rapporte pas la preuve de ce que des confusions se soient produites entre les deux signes depuis qu’elle a repris l’exploitation de la marque GEGE, il convient de relever que les deux dénominations ont coexisté sans problème depuis 1953 ; Qu’en conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société GRELETY pour contrefaçon de la marque GEGE 1 599 652 ; VII – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que SOCLAINE sollicite la condamnation de G pour concurrence déloyale mais n’invoque à l’appui de sa demande aucun fait distinct de ceux invoqués à l’appui de sa demande en contrefaçon de marque ; Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ; VIII – SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que SOCLAINE réclame paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Mais considérant que si les termes employés par G dans les écritures signifiées le 26 mai 1997 sont quelque peu excessifs, il demeure que SOCLAINE qui a fait preuve de la même véhémence dans ses conclusions signifiées le même jour, ne saurait valablement soutenir qu’elle a subi de ce fait un préjudice ; Que sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée ; Considérant que G réclame quant à elle paiement de la même somme pour procédure abusive ; Mais considérant que G n’ayant pas comparu en première instance, succombant en appel sur ses demandes en nullité et en déchéance et ayant multiplié les moyens de droit pour tenter de faire échec à la demande de SOCLAINE ne saurait qualifier la procédure d’abusive ; Qu’elle sera en conséquence également déboutée de sa demande de ce chef ; IX – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais hors dépens ; PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les pièces communiquées le 23 mai 1997 par la société SOCLAINE, Dit la société GRELETY irrecevable en sa demande en déchéance partielle des droits de la société SOCLAINE sur la marque GEGE enregistrée sous le n 1 599 652, Déboute la société GRELETY de sa demande en nullité de l’acquisition de la marque GEGE et du renouvellement de ladite marque, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société SOCLAINE de sa demande en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, Déboute les sociétés SOCLAINE et GRELETY de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande des parties, Condamne la société SOCLAINE aux dépens de première instance et d’appel, Admet M^e O avoué au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.