FAITS ET PROCEDURE La société PARFUMS VIA PARIS a déposé, le 2 septembre 1997, la demande d’enregistrement n 97 693 414 portant sur le signe verbal OLD NAVY destiné à distinguer les « Produits de parfumerie et Cosmétiques » (Classe 3). Le 10 décembre 1997, la société THE GAG INC. a formé opposition à l’enregistrement en invoquant ses droits antérieurs sur la marque verbale OLD NAVY, déposée le 3 mai 1994 et enregistrée sous le n 94 518 587 pour désigner notamment les… Vêtements (classe 25). La marque a été cédée par acte inscrit le 18 février 1998 au registre national des marques à la société OLD NAVY. Celle-ci a poursuivi la procédure. Après avoir communiqué aux parties un projet de décision tendant au rejet de l’opposition, l’INPI, au vu de pièces produites entre-temps par l’opposante (notamment un sondage d’opinion selon lequel 80% des personnes interrogées répondaient qu’il était courant qu’une marque de vêtements de prêt à porter lance des parfums à sa marque, et des constats d’huissier établissant que dans une dizaine de magasins de prêt à porter se trouvaient offerts dans le même lieu à la fois les vêtements et les produits de parfumerie et de cosmétique revêtus de la marque de prêt à porter) a rendu le 9 juin 1998, une décision déclarant l’opposition justifiée et rejetant la demande d’enregistrement, en considérant qu’eu égard à la reproduction totale de la marque antérieure par le signe contesté, le public était fondé à croire que les produits en présence provenaient de la même entreprise ou à tout le moins d’entreprises en étroite dépendance. PARFUMS VIA PARIS a formé un recours. Elle poursuit l’annulation de la décision en soutenant essentiellement que l’INPI a méconnu le principe de spécialité, et retenu de manière irrégulière l’existence d’un risque de confusion tout en admettant la différence entre les produits et de ce fait, selon elle, l’absence de similarité entre ceux-ci. Elle conteste aussi le caractère probant du sondage d’opinion réalisé à la demande de l’opposante. OLD NAVY a conclu au rejet du recours. Soutenant que les pièces par elle versées aux débats démontrent que le public attribue la paternité d’un parfum revêtu d’une marque à la société commercialisant des vêtements sous la même marque, elle prétend que le risque de confusion retenu par l’INPI est patent et qu’il s’agit d’ailleurs du seul objectif poursuivi par PARFUMS VIA PARIS qui, alors qu’elle aurait déjà été condamnée pour des agissements du même genre, aurait déposé le signe contesté dans le seul but de faire échec à ses propres droits sur la marque invoquée et à ses perspectives de développement. Elle réclame une indemnité de 20.000 F pour ses frais irrépétibles. L’INPI, critiquant l’argumentation de PARFUMS VIA PARIS, selon elle non fondée, a conclu au rejet du recours. Le ministère public, à l’audience, a pris des observations dans le même sens.

DECISION Considérant que la société requérante soutient :

- que l’Institut aurait méconnu les dispositions des articles L 712-1 et L712-2 du Code de la Propriété intellectuelle, selon lesquels, d’une part, la marque s’acquiert par l’enregistrement, et, d’autre part, la demande d’enregistrement doit comporter notamment le modèle de la marque et l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ce qui implique que le déposant ne saurait prétendre bénéficier d’un droit au delà des limites qu’il a lui-même fixées, soit les produits des classes 25 et 35 et les services de la classe 42,
- qu’en indiquant que la reproduction totale de la marque antérieure par le signe contesté ayant été constatée, il convenait de s’interroger sur le point de savoir si du fait de cette reproduction, il n’existait pas un risque de confusion pour le consommateur malgré les différences entre les produits en présence, puis en retenant que « l’opposant donnant de nombreux exemples d’entreprises du secteur de la confection et du prêt à porter qui proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des »produits de la parfumerie et cosmétiques« que des »vêtements« il convenait de considérer que compte tenu de l’identité du signe contesté avec la marque antérieure et de l’association qui peut ainsi en être faite avec cette dernière, il existait un risque de confusion, le public étant fondé à croire que les »vêtements« et les »produits de la parfumerie et cosmétiques« proviennent de la même entreprise ou à tout le moins d’entreprises en étroite dépendance », l’INPI aurait statué « ultra petita » en allant au delà des interdictions énoncées aux articles L 713- 2 et L 713-3 car ces interdits visent des produits identiques ou similaires alors que l’institut a lui-même reconnu l’existence de différences entre les produits en présence,
- que l’argumentation d’OLD NAVY, selon laquelle il existerait un risque de confusion dans l’esprit du public au motif que la pratique des affaires voit les entreprises de confection diversifier leur activité pour exercer dans le domaine des parfums, ne peut être retenue parce que le risque de confusion doit s’ajouter à l’existence d’une similarité entre les produits, qu’une telle similarité doit faire l’objet d’une appréciation objective, prenant en considération la nature, la destination ou à tout le moins la complémentarité des produits, et qu’à cet égard OLD NAVY serait bien en peine de démontrer le caractère similaire des vêtements de prêt à porter et des parfums ; Mais considérant que les articles régissant l’acquisition du droit sur la marque invoqués en premier lieu par la requérante ne sauraient permettre d’éluder ceux relatifs aux droits conférés par l’enregistrement et particulièrement à l’interdiction, prévue de l’article L 713- 3 du Code de la propriété intellectuelle, de reproduire une marque antérieure pour désigner des produits similaires à ceux visés par l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ; que la constatation par l’INPI des différences entre les produits en présence ne faisait nullement obstacle à l’application de la règle ci- dessus mentionnée de l’article L 713-3 a) puisque celle-ci vise précisément le cas où les produits en présence ne sont pas identiques mais seulement similaires ;

Considérant que la thèse développée par PARFUMS VIA PARIS selon laquelle les conditions relatives à la similarité des produits et au risque de confusion énoncées à l’article L 713-3 devraient faire l’objet d’appréciations séparées, la similarité des produits devant être examinée en fonction seulement de leurs caractères intrinsèques, de leur nature, de leur destination, et éventuellement de leur complémentarité, ne trouve pas d’appui dans les textes qui n’imposent nullement une approche exclusivement « objective » de la similarité ; qu’il est au contraire acquis que doivent être considérés comme similaires des produits susceptibles d’être attribués par le consommateur à la même origine ; Considérant qu’en ce sens l’INPI rappelle avec pertinence que, statuant sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, dont l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle est la transposition, la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 29 septembre 1998, a indiqué « qu’il est indispensable d’apprécier la notion de similitude en relation avec le risque de confusion », … que « le risque de confusion dans l’esprit du public… doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce », et précisé : "L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. L’interd€épendance entre ces facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon lequel il est indispensable d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion…" ; Considérant qu’en l’espèce, l’opposante, en réponse au projet de décision avait présenté des observations assorties de justifications démontrant que de nombreuses entreprises de la confection et du prêt à porter -autres que des maisons de haute couture- offert à la vente non pas seulement des vêtements mais aussi sous la même marque et dans le même lieu des parfums ou cosmétiques ; que sans qu’il soit besoin de se référer au sondage dont la méthodologie est contestée, il sera constaté qu’elle a produit à cet égard des constats d’achat établis dans les magasins TATI, BENETTON, KOOKAI, LAURA A, AGNES B, RALPH LAUREN, PROMOD, CAROLL et a fait état d’autres exemples tels que ceux de CHEVIGNON ou de NAF-NAF ; qu’eu égard à ces éléments et à l’identité totale des signes en présence, l’INPI a justement retenu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public porté à croire que des parfums et cosmétiques revêtus de la marque OLD NAVY proviendraient de l’entreprise distribuant des vêtements sous cette marque ; que par une exacte application de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle il a rejeté avec raison la demande d’enregistrement ; Considérant que le recours de PARFUMS VIA PARIS sera en conséquence repoussé ; Considérant que l’équité commande d’allouer à la société défendresse une indemnité de 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours ; Condamne la société PARFUMS VIA PARIS à payer à la société OLD NAVY une indemnité de 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.