FAITS ET PROCEDURE Le 11 janvier 1992, la société ERIDANIA BEGHIN-SAY a acquis de la famille D, le groupe DUCROS spécialisé dans le conditionnement et la vente d’aromates et d’épices en gros et au détail. Après ce rachat, le 7 octobre 1992, Messieurs Gilbert, Yves et Marc D ont créé la société GYMA dont l’objet est de fabriquer et de commercialiser des aromates et des épices surgelés. Le 2 décembre 1992, la société ERIDANIA BEGHIN-SAY a fait assigner ces personnes devant le Tribunal de Commerce de PARIS en éviction du fait personnel sur le fondement de l’article 1628 du Code Civil. Par jugement du 17 mai 1993, le Tribunal de Commerce a débouté la société ERIDANIA BEGHIN-SAY de la totalité de ses prétentions. La Cour d’Appel de PARIS a confirmé ce jugement par arrêt du 8 mars 1994. La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé sur l’arrêt de la Cour d’Appel, le 21 janvier 1997. Des articles dans la presse ont courant 1996 et 1997 relaté quelles étaient les activités de la société GYMA en faisant référence à cette occasion à la société DUCROS. La société ERIDANIA BEGHIN-SAY cite la revue « Français à l’étranger » de mai 1996 qui titre « Quand GYMA se décarcasse », la revue « Stratégie » de septembre 1996 qui diffuse un rédactionnel intitulé « Gilbert D se décarcasse », la Tribune du 26 mai 1997 qui fait paraître un article « Quand Gilbert D se décarcasse contre D », la revue « Emballages Industrie du 5 juin 1997 qui mentionne »Gilbert D qui s’est relancé dans l’aventure industrielle en créant GYMA, va mener une nouvelle offensive sur le marché des épices sèches. « Nous allons proposer aux centrales d’achat de la grande distribution, le savoir- faire D 20% moins cher que nos concurrents »." Elle considère cet usage abusif et contraire aux dispositions du contrat de vente passé avec les membres de la famille D. En 1997, la société GYMA EPICES a décidé de se lancer dans la commercialisation des épices et aromates secs. La société ERIDANIA BEGHIN-SAY, ayant appris que la société GYMA préparait une plaquette publicitaire destinée à promouvoir ces nouveaux produits, a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance d’EVRY par ordonnance sur requête en date du 10 novembre 1997, l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de l’imprimeur de la société GYMA, la société DIAMANT GRAPHIC, ce sur le

fondement de ses droits de marques, par application des articles L 716-1 et L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les opérations de saisie-contrefaçon sont intervenues le 24 novembre 1997 en présence d’une employée de la société DUCROS, Mademoiselle S et d’un expert désigné par cette même société, Monsieur L. La plaquette publicitaire saisie reproduit en première page, la marque « GYMA J’AIME CA » et en deuxième page présente un texte intitulé « Histoire d’hommes » dont le libellé est le suivant : "Depuis plus de quarante ans, la famille D fait référence sur le marché international des épices, des herbes et des aromates. Après avoir cédé leur société familiale DUCROS en 1992, deux des quatre D, Gilbert et Yves ont décidé de mettre à profit leur savoir-faire pour construire ensemble une marque d’épices à vocation internationale et de première importance dans le domaine du goût : GYMA EPICES est ainsi née! ". Par exploits des 3 et 4 décembre 1997, la société DUCROS SA et la société ERIDANIA BEGHIN-SAY ont fait assigner la société GYMA EPICES et Messieurs Gilbert et Yves D aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon des marques n 1.253.422, 1.576.395 et 1.496.633 dont est titulaire la société DUCROS, commis par la société GYMA EPICES et des violations des dispositions contractuelles des actes passés avec la société ERITANIA BEGHIN-SAY, le 11 janvier 1992, commises par Messieurs Gilbert et Yves D. Elles réclament, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de publication, la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 10.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire par expertise ainsi qu’une somme de 30.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GYMA EPICES et Messieurs D contestent la validité de la saisie-contrefaçon opérée chez leur imprimeur. Ils considèrent que l’autorisation d’y procéder a été obtenue de manière frauduleuse dès lors que la marque dénominative DUCROS n 1.253.422 n’a pas été visée et que cette demande n’a été faite que dans le but de connaître les projets commerciaux de la société GYMA EPICES. Par ailleurs, ils notent qu’une seule personne mandatée par la société DUCROS était autorisée à assister aux opérations de l’huissier chez la société DIAMANT GRAPHIC et relèvent qu’il y en a eu deux, Mademoiselle S et Monsieur L, tous deux représentant la société adverse. Ils estiment que cela entache la régularité de la procédure.

Enfin, ils soulèvent le fait que les seconds originaux remis par l’huissier sont différents et ne portent pas les mêmes mentions. Ils soulignent que le procès-verbal écrit de la main de l’huissier remis à leur imprimeur ne relate pas les mêmes constatations que celles apparaissant sur l’exemplaire du procès-verbal versé aux débats et dactylographié postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon. Ils demandent que la nullité du procès-verbal soit prononcée, ces différences portant sur l’étendue de la contrefaçon leur faisant nécessairement grief. Au fond, la société GYMA EPICES demande au Tribunal de prononcer la déchéance des droits de la société DUCROS sur la marque semi-figurative n 1.576.935 par application de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. En tout état de cause, ils concluent à la forclusion par tolérance de la société DUCROS qui connaît l’existence de cette marque depuis au moins son assignation du 2 décembre 1992, dans la mesure où il en a été fait état dans le cadre de la précédente procédure les opposant, un délai de cinq ans s’étant écoulé avant qu’elle n’intente la présente action. De toute façon, la société GYMA EPICES conteste l’existence d’une quelconque contrefaçon de ladite marque par la sienne. Les consorts D relèvent que la société DUCROS n’est pas recevable à agir sur un fondement contractuel n’étant pas partie aux actes invoqués et la société ERIDANIA BEGHIN-SAY ne l’est pas plus eu égard à l’autorité de chose jugée s’attachant aux précédentes décisions intervenues entre eux. Ils nient, en tout état de cause, toute contrefaçon de la marque dénominative DUCROS et toute violation contractuelle indiquant que l’usage fait de leur patronyme l’est en tant que tel et non pour désigner des épices. La société GYMA EPICES rejette toute complicité de tels faits. Enfin, les défendeurs notent que les demanderesses ne fournissent aucune justification de leur préjudice. A titre reconventionnel, ils sollicitent chacun la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer une somme de 150.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société GYMA EPICES réclamant, en outre, une somme complémentaire de 500.000 francs pour le préjudice résultant de la saisie-contrefaçon abusive. Ils souhaitent obtenir, de plus, l’allocation d’une somme de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles. Les sociétés demanderesses estiment que la procédure de saisie-contrefaçon est parfaitement régulière, les mentions distinctes figurant sur les deux seconds originaux n’étant que des différences minimes.

Au fond, la société DUCROS déclare établir l’exploitation de sa marque n 1.576.935. Les sociétés ERIDANIA BEGHIN-SAY et DUCROS soulignent qu’il ne peut être attaché d’autorité de chose jugée aux décisions intervenues antérieurement dans la mesure où il n’y avait pas identité de parties, de cause et d’objet. La société DUCROS maintient sa demande en contrefaçon de marque estimant que le délai visé dans l’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’était pas écoulé au jour de l’assignation. Pour le surplus, elles maintiennent la totalité de leurs demandes.

DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE-CONTREFAÇON : Attendu que la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée au Président du Tribunal de Grande Instance d’EVRY est fondée sur les droits privatifs de marque détenus par la société DUCROS ; que les marques visées dans cette pièce sont celles enregistrées sous les n 1.496.633 et 1.576.935 ; Attendu que la demande a été motivée par le fait que l’imprimeur de la société GYMA EPICES s’apprêtait à fabriquer et livrer des plaquettes publicitaires comportant le signe DUCROS ; Attendu que les deux marques énoncées dans la requête comprennent la dénomination DUCROS ; qu’il en résulte que la société DUCROS pouvait ne pas faire état de sa marque dénominative « DUCROS » ; qu’au surplus, le Tribunal constate que les écritures postérieures de la demanderesse relativement à la contrefaçon concernent effectivement la marque n 1.576.935 visée dans la requête ; Qu’il n’apparaît donc pas que le magistrat qui a accordé l’autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon ait été trompé et que ladite autorisation ait été obtenue de manière frauduleuse ; Attendu que l’ordonnance en question indique que l’huissier est autorisé à se faire assister d’une personne mandatée par la société DUCROS et de tout officier de police judiciaire ; Attendu que le procès-verbal de constat fait état de deux personnes présentes sur les lieux avec l’huissier instrumentaire, Mademoiselle S, responsable juridique de la société DUCROS et Monsieur L, expert désigné par cette même société ;

Attendu que, certes, une de ces personnes n’est pas visée dans l’ordonnance ; Attendu que, toutefois, l’huissier, aux termes de l’article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle peut se faire assister d’un expert choisi par le requérant ; Attendu qu’en l’espèce, Monsieur L est un spécialiste de l’imprimerie qui était sur les lieux pour éventuellement faire fonctionner les machines ou déterminer si des documents étaient en cours d’impression ; que son rôle était donc purement technique et sans rapport avec le fond du litige ; Attendu qu’il en résulte que, si sa présence n’a pas été prévue de manière expresse dans l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, la société GYMA EPICES et les consorts D ne démontrent pas que cette omission leur ait fait grief et que la présence de cette personne sur les lieux ait porté atteinte à leurs droits ; Que ce moyen de nullité est rejeté ; Attendu que, par contre, le Tribunal constate qu’il dispose de deux seconds originaux du procès-verbal de saisie-contrefaçon qui ne contiennent pas les mêmes mentions ; Attendu que le premier, manuscrit, a été remis au représentant de la société DIAMANT GRAPHIC ; que le second, dactylographié, a été versé aux débats par la société DUCROS ; Attendu que le Tribunal relève que le second rédigé postérieurement aux opérations de saisie porte des constatations supplémentaires par rapport à l’exemplaire manuscrit ; Attendu qu’ainsi il est indiqué dans le procès-verbal écrit de la main de l’huissier au titre des pièces recueillies au cours de la saisie-contrefaçon « 2 photocopies de documents annexées au présent acte représentant une plaquette publicitaire intitulée »GYMA épices c’est avant tout avec ses six intercalaires« alors que dans l’exemplaire dactylographié, il est mentionné »3 bons à tirer représentant respectivement le premier : la couverture recto verso de la plaquette « GYMA épices c’est avant tout… », les deux autres : les intercalaires sur les différents produits de la gamme GYMA" ; Attendu qu’il existe donc une différence de qualification des documents saisis, simple photocopie dans le premier, bons à tirer dans le second ; que leur nombre est différent ; Attendu que, dans le premier procès-verbal, les éléments copiés sont : la copie de 4 bons à tirer représentant la plaquette "GYMA épices c’est avant tout et la copie de la facture n 9707 ; que dans le procès verbal dactylographié, les éléments copiés ne sont plus que 3 bons à tirer et la facture n 9797 pour laquelle l’huissier précise la date 31 juillet 1997 et le montant 28.642, 50 francs TTC ; Attendu que, là encore, des divergences apparaissent entre les deux documents ;

Attendu qu’enfin, la relation des déclarations de Monsieur A est distincte dans les deux pièces ; dans le premier procès-verbal, il déclare : "il n’y a pas de bon à tirer, la société GYMA est un de nos clients ; que, dans le second procès-verbal, cela devient : "Monsieur A a indiqué
- qu’il n’y a pas eu de bon de commande écrit, s’agissant d’un accord verbal ;

- que les bons à tirer n’avaient pas été signés par la société GYMA (pratique courante dans sa société) ;

- qu’il avait édité 1.000 dépliants, 3 volets avec rabat et 1.200 fiches palettisation épice ;

- qu’il ne pouvait nous fournir la preuve du règlement de la facture n 9707, sa comptable étant absente ce jour." Attendu que les déclarations de l’imprimeur ont été complétées entre la réalisation de la saisie-contrefaçon et sa transcription dactylographiée ; que les ajouts portent notamment sur l’importance de la commande réalisée par l’imprimerie pour le compte de la société GYMA ; Attendu que ces deux documents ont été signés par l’huissier instrumentaire qui ne les a pas rédigés de la même façon, apportant des modifications notables à son procès-verbal manuscrit ; Attendu que le Tribunal ignore à quel moment, l’huissier a effectivement indiqué les constatations réelles qu’il a faites et le document qu’il doit prendre en compte ; qu’il existe ainsi un doute sur l’étendue des constatations effectuées par l’auxiliaire de justice ; Attendu que l’incertitude générée par cette négligence de l’huissier fait nécessairement grief à la société GYMA EPICES dans la mesure où les constatations relatives à la contrefaçon éventuelle et les conditions dans lesquelles la mesure a été effectuée sont différentes d’un procès-verbal à l’autre et donc susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques et économiques différentes ; Attendu que, de ce fait, le Tribunal ne peut qu’annuler les deux procès-verbaux rédigés dans ces conditions par l’huissier et subséquemment ne peut pas valider une saisie- contrefaçon opérée dans de telles circonstances et doit prononcer sa nullité ; Attendu que la saisie-contrefaçon étant nulle, la plaquette publicitaire, support de la demande, découverte au cours de cette opération ne peut plus servir dans le cadre de la présente instance, n’ayant pas encore été diffusée dans le public et les demanderesses n’en disposant pas par ailleurs de manière régulière ; II – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE N 1.576.935 PRESENTEE PAR LA SOCIETE DUCROS :

Attendu que cette demande était fondée sur le document saisi dont le Tribunal vient de constater que la saisie avait été irrégulière ; que, de ce fait, la demande de ce chef, n’est plus étayée par aucune pièce et doit être rejetée ; Attendu qu’en effet, le Tribunal ne saurait considérer que les extraits d’articles de presse cités par la société DUCROS dans son assignation constituent des contrefaçons d’une de ses marques imputables à la société GYMA EPICES ; qu’en effet, il s’agit d’articles rédactionnels rédigés par les journalistes et qui ne sont donc pas le résultat d’un fait volontaire de cette société ; III – SUR LA DEMANDE DES SOCIETES ERIDANIA BEGHIN-SAY ET DUCROS A L’ENCONTRE DE MESSIEURS GILBERT ET YVES D SUR LE FONDEMENT DES CONTRATS SIGNES LE 11 JANVIER 1992 : Attendu qu’il convient de relever que la société DUCROS n’ayant pas été signataire desdits actes, ne peut être recevable à agir en violation des clauses contenues dans lesdits actes Attendu que la société ERIDANIA BEGHIN-SAY ne peut quant à elle qu’être déboutée de sa demande de ce chef puisque le fondement de son action est la plaquette publicitaire qui a été écartée des débats dans les conditions sus-énoncées ; Que, de la même façon que la société DUCROS relativement à ses marques, elle ne peut se plaindre d’un usage du nom de D dans des articles rédactionnels qui ne sont pas le fait des défendeurs ; qu’au demeurant, elle le sait pertinemment puisqu’elle a elle-même indiqué avoir adressé aux journaux en question des demandes de droit de réponse ; Qu’il en résulte que les sociétés demanderesses sont déboutées de l’intégralité de leurs prétentions ; IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES PRESENTEES PAR LA SOCIETE GYMA EPICES ET MESSIEURS D : 1 – sur la demande en déchéance des droits de la société DUCROS sur la marque n 1.576.935 : Attendu que l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que : "Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… Est assimilé à un tel usage : … b)l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée… La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu." ; Attendu qu’en l’espèce, la marque en question étant opposée à la société GYMA EPICES dans le cadre d’une instance en contrefaçon, celle-ci a un intérêt à solliciter la déchéance des droits de son adversaire sur ladite marque ; Attendu que, toutefois, cette demande ne peut concerner que les épices, seuls produits pour lesquels il était demandé de constater la contrefaçon opérée par la société GYMA en utilisant sa propre marque « GYMA, J’AIME CA » ; Attendu que la société GYMA EPICES n’ayant pas visé de période d’inexploitation, le Tribunal retient la période de cinq ans antérieure à la demande de déchéance formée dans les conclusions du 26 mai 1998 ; Attendu que la société DUCROS doit donc démontrer avoir fait un usage sérieux de sa marque pendant la période écoulée entre le 26 mai 1993 et le 26 mai 1998 ; Attendu que la société DUCROS produit les pièces suivantes à cette fin :

-une attestation de Monsieur D dressée le 17 juin 1998 dont la régularité n’a pas été contestée par la société GYMA EPICES, qui indique que la société DELATOUR dont il est le Directeur Général fabrique des bouchons de flacons de couleur rouge revêtus d’un logo sous la forme d’un D majuscule dans le jambage duquel on peut distinguer une tige au bout de laquelle figure une fleur stylisée tel que représenté dans la marque n 1.576.935, ce depuis 1986 et que la société DELATOUR a fourni à la société DUCROS en 1997 et 1998, 3.058.000 bouchons de ce type ; que le plan du bouchon et le dessin figurant dessus sont annexés à l’attestation ;

-six fiches publicitaires représentant les flacons de produits DUCROS sur lesquelles apparaissent les bouchons décrits par Monsieur D datant de janvier 1995, janvier et février 1997 et mai 1998 ;

-un procès-verbal de constat dressé par Maître A, huissier de justice à CARPENTRAS en date du 11 juin 1998 d’où il ressort que sont commercialisés au magasin « CENTRE LECLERC » de CARPENTRAS des épices D dans des flacons portant un bouchon comportant le logo décrit précédemment ; Attendu que cette dernière pièce ne peut pas être prise en considération dans la mesure où elle n’entre pas dans la période de référence retenue par le Tribunal ;

Attendu que les autres éléments établissent l’exploitation de l’élément figuratif de la marque n 1.576.935 ; que l’élément dénominatif de la marque n’apparaît pas ; Attendu qu’ainsi l’usage se limite à un élément isolé de la marque ; que, néanmoins, le logo a un caractère essentiel et exerce à lui seul, une partie de la fonction distinctive de la marque ; Que, par application du b) de l’alinéa 2 de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, il peut être admis que l’usage sérieux de la marque est démontré pendant la période de référence ; Attendu que l’existence de deux autres marques de la société DUCROS ne modifie pas cette appréciation dès lors qu’il s’agit pour l’une d’une marque dénominative et pour l’autre d’une marque complexe, la dénomination DUCROS figurant dans un cartouche et qu’elles sont donc de ce fait totalement distinctes de la marque en cause et n’en sont pas des variations ; Que la demande en déchéance des droits de la société DUCROS sur la marque n 1.576.935 est donc rejetée ; 2 – sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société GYMA EPICES pour saisie-contrefaçon abusive : Attendu qu’il a été précisé ci-dessus que l’autorisation de procéder à cette saisie- contrefaçon n’a pas été obtenue de manière frauduleuse ; qu’elle se fondait sur des droits privatifs de marque ; qu’en conséquence, aucune faute dans l’exercice de ses droits ne peut être reprochée à la société DUCROS ; Attendu qu’en tout état de cause, il ne peut lui être imputé la négligence de l’huissier de justice ayant abouti à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de la saisie- contrefaçon elle-même ; Attendu qu’au surplus, la société GYMA EPICES n’établit pas l’existence d’un préjudice de ce chef ; Qu’elle est déboutée de cette demande ; 3 – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société GYMA EPICES et Messieurs D : Attendu que la société DUCROS et la société ERIDANIA BEGHIN-SAY ont agi avec une légèreté blâmable en intentant la présente action sans disposer d’éléments sérieux ; Attendu qu’en effet, elles ne pouvaient ignorer que les articles de presse qu’elles invoquent au soutien de leurs demandes n’étaient pas le fait des défendeurs ;

Attendu que, de même, compte tenu du précédent contentieux intervenu entre la société ERIDANIA BEGHIN-SAY et les consorts D, elles ne pouvaient méconnaître l’interprétation donnée aux clauses du contrat et la protection accordée à leurs marques et dénomination sociale, ce même si l’autorité de chose jugée ne s’attache pas aux décisions judiciaires antérieures ; qu’il n’en demeure pas moins que les juridictions saisies avaient donné des indications sur ces points impliquant que les sociétés agissent avec précaution ; Attendu qu’elles ont ainsi commis une imprudence fautive à l’égard des défendeurs qui leur a nécessairement causé un préjudice matériel et moral résultant de la poursuite réitérée dont ils font ainsi l’objet de la part des demandeurs ; Attendu que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 20.000 francs auxquelles les demanderesses sont condamnées in solidum au paiement ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire eu égard à la décision prise ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande présentée par la société GYMA EPICES et Messieurs Gilbert et Yves D sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les sociétés DUCROS et ERIDANIA BEGHIN- SAY sont condamnées in solidum à régler à chacun la somme de 5.000 francs de ce chef ; Attendu que, succombant, elles doivent supporter dans les mêmes conditions les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

-Prononce la nullité de la saisie-contrefaçon effectuée le 24 novembre 1997 par Maître R, huissier de justice, dans les locaux de la société DIAMANT GRAPHIC ;

-Déboute les sociétés ERIDANIA BEGHIN-SAY et DUCROS de l’intégralité de leurs demandes ;

-Déboute la société GYMA EPICES de sa demande de déchéance des droits de la société DUCROS sur la marque n 1.576.935 et de sa demande de dommages et intérêts pour saisie-contrefaçon abusive ;

-Condamne in solidum les sociétés ERIDANIA BEGHIN-SAY et DUCROS à payer à chacun des défendeurs à savoir la société GYMA EPICES et Messieurs Gilbert et Yves D une somme de 20.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

-Condamne in solidum les sociétés ERIDANIA BEGHIN-SAY et DUCROS à verser à chacun des défendeurs, la société GYMA EPICES et Messieurs Gilbert et Yves D une somme de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Les condamne in solidum aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.